Hobbyesport ad avviso dell’esaminatore ha carattere descrittivo poichè il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e attività sportiva.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/03/2024
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I-89127 Reggio Calabria
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018933239
Hobbyesport
Hobbyesport
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I-06127 Perugia
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti
Classe 28 per i
quali è
stata
sollevata
l’obiezione
erano:
Attrezzatura sportiva e per esercizio fisico; Articoli e attrezzature sportive;
Apparecchi per allenare il corpo [esercizio fisico]; Articoli per la ginnastica e
lo sport; Articoli sportivi; Attrezzature sportive; Attrezzi da interno per il
fitness; Attrezzi per esercizi fisici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana e spagnola, in relazione ai prodotti per i quali
si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e
attività sportiva”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
estratte
da
Treccani
in
data
27/10/2023
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all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/hobby_res-551725fa-001f-11de-9d89
0016357eee51,
https://dle.rae.es/hobby?m=form, —-
https://www.treccani.it/vocabolario/sport/).
Il termine “SPORT” è utilizzato a livello internazionale e compreso in tutti gli stati
membri, inclusi l’Italia e la Spagna, nel senso di ‘attività sportiva’ sia perché esiste in
una forma identica o simile nella lingua interessata, sia perché fa parte del
vocabolario quotidiano (16/10/2013, T-453/12 ‘ZOOSPORT’, EU:T:2013:532, § 57).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati sono attrezzature, articoli e apparecchi da utilizzare per le
attività di svago nel tempo libero e anche per le attività sportive amatoriali o
agonistiche. Pertanto, il segno descrive funzione o destinazione dei prodotti.
L’Ufficio rileva che non vi sono spazi tra le parole «HOBBY», «E», e «SPORT».
Tuttavia, tali omissioni non modifica il carattere descrittivo del segno. I consumatori di
riferimento, quando percepiscono i marchi denominativi, li scompongono in elementi
che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già
conoscono (per analogia 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T: 2007:46, § 57;
13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Poiché le parole in questione
hanno tutte un significato autonomo e facilmente comprensibile nelle lingue
menzionate, la loro unione non determina l’acquisizione di carattere distintivo per il
segno.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.
L’Ufficio ha registrato marchi aventi le stesse caratteristiche di quello in esame, anche
di recente (maggio 2023 – elenco accluso dal richiedente). In tali esempi i consumatori di
riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti
rivendicati sono esattamente quelli descritti nella parola del marchio.
Si chiede all’Ufficio di registrare il marchio come richiesto. In alternativa, si chiede di
registrare il marchio “ ” nel font “Mystical Woods Rough Script” e di colore
arancione; o, come ulteriore alternativa, registrare il marchio solo in alcune delle sottoclassi
appartenenti alla Classe n. 28 (lista acclusa).
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
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L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Hobbyesport” in relazione ai
prodotti obiettati nella Classe 28 che consistono in articoli, attrezzi e attrezzature destinati
alle pratiche sportive e alle attività di svago nel tempo libero. Rispetto ai prodotti designati il
segno in esame descrive la loro destinazione d’uso o funzione.
Il richiedente non ha contestato le definizioni delle parole che formano il marchio fornite
dall’Ufficio né il significato attribuito al marchio nel suo complesso. Pertanto, ciò si considera
pacifico. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di
carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti rivendicati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Il segno “Hobbyesport” non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Infatti,
oltre ad informare che i prodotti rivendicati sono destinati ad attività sportive o di tempo
libero, il segno in esame non ha nulla che potrebbe consentire al pubblico di riferimento di
memorizzarlo facilmente e immediatamente come marchio distintivo per i prodotti in
questione nella Classe 28.
Pagina 4 di 5- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
esempio 018454076 – SPORT N HOME, 006395231 – SPORT & STYLE. Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto non contengono né gli stessi elementi verbali né la medesima struttura
grammaticale del marchio in esame.
Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48). - Per quanto concerne la richiesta di modificare il marchio oggetto di domanda in caso di
mantenimento del rifiuto, oltre ad essere condizionata, la stessa non è ammissibile ai sensi
dell’articolo 49, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale:
“La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente,
solo per rettificare il nome e l’indirizzo del richiedente, errori di espressione o di
trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale
l’identità del marchio e non estenda l’elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche
riguardano la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi, e quando
queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene
pubblicata la versione modificata.”
Considerato che la rimozione e/o l’aggiunta di elementi figurativi ad un marchio, come il
carattere e il colore, ne altererebbe in misura sostanziale l’identità, la richiesta rigettata in
quanto contraria all’articolo 49 RMUE ora menzionato.
Per essere ammissibile, la richiesta di limitazione di prodotti effettuata dal richiedente deve
essere esplicita, incondizionata, chiara e precisa. Poiché la Sua richiesta di limitazione è
subordinata alla condizione che il rifiuto contro la domanda di marchio in esame sia
mantenuto, tale richiesta non è ammissibile. Pertanto, l’Ufficio emetterà la propria decisione
sulla base dell’elenco di prodotti e servizi per cui è stata sollevata l’obiezione, indicato alla
sezione ‘I. Esposizione dei fatti’ di cui sopra.
Peraltro, la richiesta di limitazione non sarebbe in ogni caso ammissibile in quanto i prodotti
della Classe 28 per i quali, in alternativa, si richiederebbe la registrazione del segno non
erano stati rivendicati nell’originale domanda di marchio oggetto di esame e
rappresenterebbero un’indebita estensione della protezione rispetto alla richiesta iniziale.
