Un’opposizione contro una domanda di marchio dell’Unione europea è stata accolta integralmente. L’opponente ha dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per mobili (classe 20). È stato rilevato un rischio di confusione tra i segni, in particolare per il pubblico italofono, a causa dell’elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale. La domanda di marchio è stata pertanto respinta per tutti i prodotti contestati.
***************** Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
***************** Milano, Italia (rappresentante professionale).
Il 30/09/2025, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’ opposizione No B ************* è accolta per tutti i prodotti contestati. |
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea No 18 890 112 è totalmente respinta. |
| 3. | Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620. |
MOTIVAZIONI
In data 27/09/2023, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 890 112 ‘ALESSI COMFORT’ (marchio denominativo). L’opposizione registrazione di marchio dell’Unione europea No 1 792 472 ‘ALESSI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL’USO
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
La data di depositodella domanda contestata è il 19/06/2023. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 19/06/2018 al 18/06/2023 compresi.
Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodottisui quali si basa l’opposizione, vale a dire:
Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; appendiabiti, mensole da bagno.
Classe 21: Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini, spugne, spazzole, materiali per la fabbricazione di spazzole; materiali per la pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato, vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, porta sapone, porta asciugamani, porta spazzolini, porta dentifrici, porta carta igienica, spazzolini da denti.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
Il 25/07/2024, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente un termine per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore, successivamente prorogato fino al fino al 29/11/2024. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 25/11/2024 (entro il termine).
Considerando che i prodotti contestati sono in classe 20, la Divisione di Opposizione concentrerà l’analisi della prova d’uso sulla categoria ampia dei mobili in classe 20 dell’opponente.
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:
· Fatture: Insieme alle fatture, l’opponente riporta una traduzione dei termini francesi, tedeschi e inglesi più rilevanti che compaiono all’interno delle fatture di vendita:
Come spiegato dall’opponente, in ogni fattura, all’estremità in alto a destra è riportato il marchio “ALESSI”; all’estremità in alto a sinistra sono riportati il numero e la data di emissione di ciascuna fattura; su entrambi i lati destro e sinistro della parte superiore della fattura, sono riportate le informazioni dell’acquirente, in particolare il nome del soggetto privato / società, l’indirizzo di spedizione dei prodotti acquistati, il domicilio del soggetto privato / società e (per le fatture non italiane) del Paese Membro UE di destinazione; la parte centrale di ciascun documento riporta tutti i dati relativi alla fattura, suddivisi in colonne per codice dell’articolo (reperibile nel rispettivo listino), descrizione dell’articolo, numero di unità acquistate, prezzo per unità di prodotto, percentuale di sconto applicata, importo di acquisto ed (eventualmente) IVA applicata. Alla voce “descrizione articolo” delle fatture sono riportate le diverse tipologie di prodotti venduti (eventualmente precedute dal nome del modello di ciascun articolo, come riportato nei rispettivi listini). Sono reperibili, tra le altre, vendite di sedie, sgabelli, sedute e appendiabiti. In fondo a destra di ciascun documento è poi indicato il prezzo totale da pagare della singola fattura: in numerosi casi il volume di vendite riportato in ciascuna fattura è di diverse migliaia di euro; infine, a piè di pagina, sono riportate la denominazione sociale e l’indirizzo della sede legale della società consociata dell’opponente, a seconda del rispettivo Paese Membro UE in cui è stata emessa la fattura.
Inoltre, l’opponente afferma che le fatture riportate rappresentano un mero campione del totale delle fatture di vendita emesse dall’opponente. L’opponente produce anche una tabella in cui collega i codici di riferimento con le rispettive fatture, per esempio:
(Allegati 3a-3g).
· Listini prezzi e cataloghi: listini ufficiali in lingua italiana di tutti i prodotti a marchio “ALESSI” con i rispettivi prezzi di commercializzazione nell’area Euro, nello specifico le edizioni relative agli anni dal 2021 al 2023. All’interno di tali cataloghi sono mostrate le immagini di tutti gli articoli parte del portafoglio prodotti della ‘ALESSI’, inclusi sedie, tavoli e sgabelli. Ogni immagine è accompagnata dal nome del modello, descrizione, prezzo e codice identificativo di ciascun prodotto parte del portafoglio dell’azienda. Il codice, in particolare, permette di cercare ciascun prodotto consultando l’indice del listino e di confrontare tali prodotti con quelli elencati nelle fatture.
(Allegati 2a-2c).
· Articoli di stampa: l’opponente afferma a tal riguardo di aver vinto più di 200 tra premi e riconoscimenti internazionali per l’alto valore progettuale e culturale dei propri prodotti, tra cui 10 Compassi d’Oro, 19 Menzioni d’Onore ADI e 43 Good Design Awards. Nel corso della sua storia, per l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti, l’azienda si è avvalsa della collaborazione di alcuni rinomati designer (e architetti), tra i quali Ettore Sottsass, Richard Sapper, Achille Castiglioni, Alessandro Mendini, Zaha Hadid, Enzo Mari e Frank Gehry. L’opponente produce screenshot di vari giornali quali AD Italia 2020, Frankfurt Allgemeine 2024, Vogue Italia e Corriere della Sera 2023:
Inoltre, secondo l’opponente, i prodotti a marchio “ALESSI” sono poi stati esposti in mostre internazionali e in alcuni dei più rinomati musei al mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi e la Triennale di Milano. Nel 1998, l’azienda ha aperto il proprio Museo Alessi all’interno della propria fabbrica di Omegna, con oltre 25.000 opere di design, inclusi prototipi, stampi e bozzetti dei designer (allegati 7-8).
· Siti e-commerce, incluso il sito web dell’opponente: secondo l’opponente sul proprio sito è possibile acquistare diversi mobili e articoli di arredamento, quali tavolini, sedie, sgabelli, specchi e carrelli:
Tali prodotti sono offerti in vendita, per esempio:
L’opponente produce ulteriori screenshot tratti dal medesimo sito web, in cui è possibile visualizzare il carrello degli acquisti, all’interno del quale si possono aggiungere prodotti “ALESSI”. Alla voce “Consegna” è possibile osservare che tali prodotti possano essere spediti tanto in Italia quanto in altri Paesi dell’UE:
Screenshot, per esempio del sito amazon.it, mostrano i prodotti dell’opponente disponibili alla vendita:
(Allegati 4a-4c).
· Social networks: Facebook, Instagram e LinkedIn e un social media report che confronta gli anni 2022 e 2023 sotto il profilo dei risultati ottenuti nelle varie piattaforme, in particolare in termini di raggiungimento e coinvolgimento degli utenti (allegati 5b-5d).
Analisi delle prove
Inoltre, il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodottiper i quali il marchio anteriore è registrato.
L’affermazione del richiedentesi basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione di Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.
Luogo dell’uso
I documenti presentati, in particolare le fatture, forniscono alla Divisione di Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.
La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.
Il richiedente sostiene che in merito alle fatture, con particolare riferimento ai prodotti quali sedie ed appendiabiti, a tutto voler concedere, “dimostrano un uso del marchio del tutto esiguo e/o non regolare nel corso del periodo rilevante. Alla luce poi delle notevoli dimensioni di tale mercato, le quantità irrisorie di prodotti recanti il marchio contestato vendute dalla titolare salta ancor più all’occhio”.
Tuttavia, occorre notare che l’uso del marchio non ha bisogno di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo. La Divisione di Opposizione osserva che, in primo luogo, i prodotti rilevanti sono venduti per centinaia di euro; inoltre, le fatture sono state prodotte a titolo esemplificativo per dimostrare vendite in vari paesi dell’Unione Europea; infine, va considerata la presenza anche su siti di e-commerce e su riviste e giornali a dimostrare premi e riconoscimenti. Pertanto, non si può non evincere un certo volume d’affari in merito ai prodotti in questione. Come stabilisce la giurisprudenza, per quanto riguarda prodotti costosi o un mercato esclusivo, cifre di fatturato basse o un volume di vendite basso potrebbero essere sufficienti (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52).
Di conseguenza, la Divisione di Opposizione considera che l’opponente ha fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.
Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”
(14/07/2005, T‑126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, §‑45-46.)
Nel presente caso, le prove dimostrano l’uso del marchio per, inter alia, sedute (incluse sedie), appendiabiti, e tavolini, i quali appartengono all’ampia categoria dei mobili in classe 20. Poiché l’opponente non è tenuto a dimostrare l’uso del marchio per tutte le varianti immaginabili dei prodottiper i quali esso è registrato e poiché i prodottiper i quali è stato provato l’uso non costituiscono una sottocategoria a sé stante all’interno dell’ampia categoria di prodotti alla quale appartengono, la Divisione di Opposizione ritiene che le prove dimostrino l’uso effettivo del marchio anteriore per mobili in classe 20.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodottisui quali si basa l’opposizione e su cui la Divisione di Opposizione si è concentrata sopra nell’analisi della prova d’uso, sono i seguenti:
Classe 20: Mobili.
I prodotticontestati sono i seguenti:
Classe 20: Divani; poltrone; letti; materassi; mobili.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la loro natura, la loro destinazione, il loro metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità (“criteri Canon”). È necessario altresì tener conto, oltre che dei criteri Canon, di altri fattori, segnatamente, dei canali di distribuzione, del pubblico di riferimento e dell’origine abituale dei prodotti o dei servizi (02/06/2021, T‑177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
I mobili sonoidenticamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.
I divani; le poltrone; i letti sono compresi nell’ ampia categoria dei mobili dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I materassi sono simili ai mobili dell’opponente, poiché hanno lo stesso scopo. Solitamente coincidono nei canali di distribuzione e nel pubblico di riferimento. Inoltre, sono complementari.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico e a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
c) I segni
| ALESSI | ALESSI COMFORT |
| Marchio anteriore | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Le parole che compongono i segni hanno un significato, che sarà sicuramente compreso per esempio in Italia. Dato che le parti sono entrambe italiane, la Divisione di Opposizione ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni su tale parte del pubblico.
La parola in comune, “ALESSI”, verrà percepita come un cognome. Dal momento che non descrive nessuna caratteristica dei prodotti in questione, la sua distintività è normale.
La parola aggiuntiva del marchio impugnato, “COMFORT”, è percepita come comodità, agio materiale, il comfort della propria casa (informazione estratta dal dizionario online Garzanti Linguistica il 29/09/2025 al https://www.garzantilinguistica.it/it/comfort/689148dfd53226fa460733fa). Considerando i prodotti in questione in classe 20, tale parola è considerata tuttalpiù debole.
È rilevante per il caso di specie il principio per cui i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (25/03/2009, T‑109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T‑412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T‑176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono in termini di “ALESSI”, normalmente distintivo, e differiscono in termini di “COMFORT”, tuttalpiù debole per i motivi sopra indicati, inserito in seconda posizione nel segno contestato.
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Poiché entrambi i segni saranno associati al cognome “ALESSI”, consentendo una chiara identificazione di una particolare famiglia, i segni sono concettualmente molto simili. Il termine aggiuntivo nel segno contestato, “COMFORT”, che si riferisce ai prodotti in questione ed è pertanto tuttalpiù debole, non è capace di alterare questa somiglianza.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente ha sostenuto che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo accresciuto, ma lo ha fatto solo il 25/11/2024, insieme alla prova d’uso. Poiché la rivendicazione e le prove a sostegno sono state presentate dopo il termine per la motivazione, scaduto il 25/02/2024, la rivendicazione è tardiva e non può essere presa in considerazione, così come le prove presentate a sostegno della stessa.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di significato descrittivo per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti sono in parte identici e in parte simili e sono destinati a entrambi il pubblico generale e professionale, il cui grado di attenzione varia da medio ad alto. Il marchio anteriore ha un grado di carattere distintivo normale. I segni sono simili in alto grado in tutti e tre i livelli – visivo, fonetico e concettuale – data la riproduzione alla lettera dell’unico e distintivo elemento del marchio anteriore, “ALESSI”, nel primo elemento del segno contestato.
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Nel caso in questione, è altamente possibile che il pubblico di riferimento, anche con un livello di attenzione più alto, percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), data l’aggiunta dell’elemento verbale (tuttalpiù) debole, “COMFORT”.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 1 792 472 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotticontestati.
Dal momento che l’opposizione è fondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE sulla base della prova d’uso relativa a una parte dei prodotti, non è necessario esaminare la documentazione presentata per i restanti prodotti.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
