Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile
Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024
*********** Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti
HELIX
Marchio denominativo
************(PR)
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17
Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
e
gas;
Tubi
flessibili
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
non
metallici.
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.
• I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato
dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix
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Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
descrive la specie e la qualità dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
- Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II.
Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:
• In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il
consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono
prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione
nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente
qualificato. - Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del
marchio acquisita attraverso l’uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha
ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d’America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio
risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella
domanda di registrazione dell’Unione Europea.
• Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del
prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato
risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la
partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo
(fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il
richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc.
6).
• Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i
prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di
mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.
Pagina 3 di 9 - Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marcio «HELIX»
viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
3, del RMUE.
III.
Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le
cause d’impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In
questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev’essere valutata con riferimento ai
consumatori di lingua inglese dell’Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba stabilire se il segno
«HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una
descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente
ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 56).
L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa
conclusione.
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- Descrittività del marchio «HELIX»
Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il
pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella
determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della
natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l’Ufficio ritiene che i prodotti contestati
sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero
essere interessati all’acquisto di tali prodotti.
In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia
specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un’influenza
determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di
un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello
del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere
distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del
pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.
In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato
registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale
argomento l’Ufficio ricorda che
come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta
un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue
obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema
nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza,
l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere
valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria.
Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una
decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese
terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio
nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104
o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.
Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo
acquisito del segno, l’Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».
Come dimostrato dall’Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua
inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella
Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono
componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei
prodotti contestati.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio dovrà respingere gli argomenti del richiedente.
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Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio conferma che il marchio in questione risulta essere
descrittivo, ai sensi dell’’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. - Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»
In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per
questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi
prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
La Corte ha confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
utilizzati sul mercato:
[L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,
dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di
ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il
marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di
mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio, la quale si basa su fatti
derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei
prodotti e servizi interessati.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta
essere privo di carattere distintivo. - Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l’uso
Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente
ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.
A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
01/02/2024:
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- Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d’America del marchio «HELIX».
• Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
• Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel
mondo.
• Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e
l’utilizzo del marchio «HELIX».
• Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
• Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
• Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
• Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.
In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla
registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d),
RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
a favore di un solo operatore economico.
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in
seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del
carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve
essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l’Ufficio
considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell’Unione
Europea.
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie,
dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
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dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
è soddisfatta.
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza
comunitaria, come «direct proof» dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione
alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite
e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per
corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi
(12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio
«HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso in Irlanda e Malta, per le
ragioni esposte di seguito.
Valutazione della prova
In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti
(docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con
l’uso nei relativi paesi dell’Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è
irrilevante.
In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,
ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l’Ufficio
determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In
ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé
non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti
del marchio «HELIX».
In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare
accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l’Ufficio determinare come i
consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo. Lo scopo del test
relativo all’articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per
sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:
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Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,
Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o
continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.
In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società
provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso
di specie.
Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno
espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente
accanto al marchio contestato.
Per tutto quanto sopra, l’Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il
carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda
e Malta).
Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un’azienda italiana che vende
prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le
prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti
rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
come richiesto.
Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per
determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a
Malta attraverso l’uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in
cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come
provenienti da una determinata azienda.
Conclusione
Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
richiesto.
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IV.
Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945850 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.