Il segno UNICA a prescindere dal prodotto e/o servizio ad avviso dell’esaminatore è un termine descrittivo che il consumatore percepirebbe come prodotto che non ha uguali nel suo genere.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/10/2023
U**************** Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: M32855
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *************** (Teramo)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e
c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 6 Porte metalliche; Finestre metalliche.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola, portoghese e
rumena attribuirebbe al segno il significato seguente: che non ha uguali nel suo genere o
nella sua specie, ineguagliabile, straordinaria.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’Ufficio ha inviato informazioni circa le definizioni dei vocabolari delle lingue
summenzionate.
Benché il segno contenga una stilizzazione, i consumatori di riferimento percepirebbero il
segno come indicativo dell’informazione che la porta o finestra offerta dal richiedente è unica
nel suo genere, eccellente, ineguagliabile. Pertanto, il segno descrive una qualità dei
prodotti.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto, adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 12.07.2023, che possono essere
sintetizzate come segue:
- Nessun consumatore assocerebbe la parola “UNICA” con le porte e le finestre
metalliche. - Il consumatore deve fare una certa riflessione in quanto l’aggettivo presenta una
stilizzazione, si tratta della variante femminile dell’aggettivo unico e si è
sostantivato. Non si tratta dell’espressione “unica qualità, per esempio, che
darebbe una informazione più chiara. - Non è stato dimostrato un uso generalizzato del termine “UNICA” in relazione ai
prodotti in questione. - Il pubblico di riferimento è composto da professionisti ed il livello di attenzione è di
conseguenza elevato - L’EUIPO ha registrato marchi simili a quello contestato.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni
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descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come
marchi.
(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T 106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T 9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1,2, 3- L’Ufficio si è limitato a riportare il significato del termine contenuto nel marchio così
come appare nei dizionari delle varie lingue sopracitate e ad attribuire a tale termine l’unica
interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità
attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno. L’Ufficio è pertanto
dell’opinione che la dicitura non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce
il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti richiesti.
Contrariamente a quanto indicato dal richiedente il fatto che l’aggettivo sia utilizzato al
femminile non aggiunge distintività al segno e continua a descrivere una possibile
caratteristica dei prodotti ai quali si riferisce. Non cambia il significato del termine. Il fatto che
potrebbe essere un aggettivo sostantivato non cambia la percezione del consumatore che
vedrà nel termine, associato ai prodotti, la descrizione di una qualità delle porte.
La stilizzazione al quale fa riferimento il richiedente è alquanto impercepibile. Tale veste
grafica non può considerarsi sufficiente per distogliere l’attenzione del consumatore dal
chiaro significato del termine in quanto gli espedienti stilistici sono minimi e sicuramente non
in grado di imprimersi nella mente del consumatore, il quale percepirà solamente il
messaggio della chiara parte verbale.
Non esiste un elemento particolare o impattante che possa introdurre un intrigo come, per
esempio, un gioco di parole o un paradosso che avvierebbe nella mente del consumatore
uno sforzo interpretativo o un processo mentale tale da innescare una connessione con
l’origine commerciale dei prodotti del richiedente.
L’Ufficio non dubita sul fatto che esistano espressioni ancor più descrittive della presente ma
questa considerazione è ininfluente al momento dell’esame del presente marchio. L’Ufficio
ha provato l´esistenza della descrittivitá del termine in relazione ai prodotti obbiettati. Di
conseguenza, nel suo insieme il segno è anche privo di carattere distintivo.
4 – Il richiedente ritiene che il consumatore di riferimento sia il pubblico specializzato e che
quindi il livello di attenzione è maggiore. L’Ufficio non concorda. Porte e finestre metalliche
non sono prodotti destinati unicamente a un pubblico con un elevato livello di
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specializzazione ma sono beni a portata di qualsiasi consumatore. Tuttavia, ammesso e non
concesso che il pubblico di riferimento sia quello specializzato e con un livello di attenzione
superiore alla media ciò non ha un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la
valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha affermato che «non
ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il
pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
5- Riguardo l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame
dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che sono stati registrati altri marchi
dell’Unione Europea simili a quello oggetto della presente obiezione. Si rammenta
innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente del
RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale
dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre,
l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del
diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione,
l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi
con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di
questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che
richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un
eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione
identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione,
l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di
evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere
eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e
giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, l’Ufficio, senza entrare ad esaminare nel dettaglio i fascicoli portati ad esempio dal
richiedente, ha preso visione di essi ed ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in
questione.
EUTM 1049024, richiesto più di 10 anni orsono, per prodotti diversi da
quelli richiesti dal richiedente. La stilizzazione presenta un punto esclamativo al posto della
“I”.
EUTM 06107148, richiesto più di 16 anni orsono, anche questo
richiesto per prodotti differenti e presenta delle caratteristiche figurative diverse dal marchio
del richiedente.
Il marchio 015695968 non ha similitudini con il marchio in oggetto e
neanche il marchio “UNICO” o “UNIQUE” essendo quest´ultimi variazioni del termine “unica”.
Quindi come rilevato le varie forme di stilizzazione e rappresentazione grafica differiscono
da quella del segno in questione e inoltre i prodotti sono diverse da quelli richiesti per il
marchio oggetto del rifiuto. Inoltre, essi sono marchi richiesti molto tempo fa,
conseguentemente esaminati secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta
nel tempo adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018886319
è respinta.
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Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.
