Registrare un marchio nel settore degli alcolici – marchio rifiutato – 08-11-2023

“bes” è un termine abitualmente usato nel settore degli alcoolici e il pubblico di riferimento lo percepirebbe con il significato di bacca, per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/11/2023
*************
I-20122 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento: Bes
Marchio: BES
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************
I-20122 Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Gin; Alcolici (bevande alcoliche).

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di riferimento di lingua olandese, o più precisamente
neerlandese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe
al segno il significato di “bacca”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario
((informazioni estratte da dizionario online Van Dale in data 18/05/2023 all’indirizzo
https://www.vandale.nl/gratiswoordenboek/nederlands/betekenis/bes#.ZGTpQoTRaU
k).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti sono fatti di e/o contengono una bacca. Pertanto, il segno descrive
specie o altre caratteristiche quali un ingrediente dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 18/05/2023 è risultato
che il termine «BES» è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento per ‘gin’ e
altri prodotti alcolici ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti (1.
https://hansendranken.nl/nl/categorie/jenever-bessen, 2. https://wijnhandelslijterij.nl/shop/binnenlands-gedistileerd/vruchtenjeneverbrandewijn/floryn-zeeuwsezw-bes-jenever/, 3. https://kruidenwonder.be/blauwe-bes-jenever/).
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente in data 07/07/2023 ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni,
concessa dall’Ufficio in data 08/07/2023. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il
22/09/2023, che possono essere sintetizzate come segue.
In olandese la parola “bes” ha diversi significati oltre a “bacca”. Quindi il consumatore
medio di lingua olandese non associa “bes” solo al significato di ‘bacca’ ma anche ad altri
significati.
La parola “BES” al singolare, non è utilizzata per indicare gli ingredienti di gin o altri
alcolici dato che le botaniche sono sempre al plurale, cioè “bessen”, che è un termine
diverso e non confondibile con la parola “bes”.
Le bacche non sono incluse tra i possibili ingredienti del gin. Gli ingredienti del gin sono le
cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto. Un ingrediente del gin, noto
anche ai consumatori di riferimento, ossia le bacche di ginepro, non è tradotto in olandese
con la parola ‘bes’, bensì con le parole juniperus o jeneverbes.
Il termine “BES” è eventualmente solo lontanamente suggestivo o allusivo riguardo a
talune possibili caratteristiche dei prodotti. Dato che si tratta di un riferimento vago o indiretto
ai prodotti oggetto della domanda non incorre nella censura di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
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indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “BES” (in italiano: bacca) in
relazione alle bevande alcoliche contestate, che sono o possono essere fatte di o contenere
un particolare tipo di bacca. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il
segno non sia descrittivo e sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti
oggetto di obiezione.
Il richiedente sostiene che la parola ‘BES’ ha diversi significati e questi concorrono ad
abbassare la soglia di riferimento al singolo significato indicato dall’Ufficio.
L’Ufficio dissente. Innanzitutto, perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
Inoltre, l’unico significato menzionato dal dizionario olandese citato nella lettera di obiezione
è ‘bacca’. Pertanto è logico e corretto affermare che questo è il primo e principale significato
che il consumatore olandese di riferimento percepirà rispetto alla parola ‘BES’, in quanto è il
significato comune della parola in questione.
Rispetto agli altri significati della parola “BES” menzionati dal richiedente come la divinità
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dell’antico Egitto o l’origine del nome ‘Ibiza’, luogo non olandese corrispondente all’isola
spagnola di Ibiza, si osserva che la loro rilevanza è estremamente limitata in questo
contesto. Peraltro, la parte dei caraibi olandese nota come isole BES, non è una parola in
senso stretto, ma l’acronimo delle tre isole olandesi che la compongono, vale a dire Bonaire,
Sint Eustatius e Saba.
Il richiedente non ha fornito prove o indicazioni concrete che tali significati siano di comune
dominio per il consumatore medio olandese e tali da rimuovere il collegamento naturale tra
la parola “BES” e il suo primo ed unico significato secondo il dizionario olandese. Tale
significato, cioè ‘bacca’, è descrittivo di una caratteristica dei prodotti contestati ed è dunque
verosimile che il consumatore di riferimento, vedendola apposta su bevande alcoliche, ne
riconosca quel significato piuttosto che un altro molto distante dal prodotto e dalla cultura
generale.
Il richiedente sostiene che le bacche non sono un ingrediente del gin. Gli ingredienti del gin
sarebbero le cosiddette “botaniche” che non sono bacche in senso stretto.
L’Ufficio rileva che l’obiezione in questione si riferisce al solo prodotto ‘gin’, ad esclusione di
ogni altro tipo di bevanda alcolica inclusa tra i prodotti rivendicati. Pertanto, rispetto a tali
bevande, in assenza di alcuna specifica obiezione, l’Ufficio ritiene pacifico che ‘bes’ o bacca,
sia un ingrediente o uno dei possibili ingredienti dei prodotti rivendicati e, pertanto, sia un
termine descrittivo e non distintivo.
Per quanto concerne lo specifico prodotto ‘gin’, l’Ufficio non concorda con le affermazioni del
richiedente. Infatti, indipendentemente dalle informazioni sugli aspetti botanici del gin riferiti
dal richiedente, è di comune dominio che ci si riferisca all’ingrediente principale e
differenziale del gin, vale a dire al ginepro, come ad una bacca. Ciò è verosimile in tutta
l’Unione Europea e, certamente in olandese. Infatti, benché, tecnicamente, il ginepro non sia
una bacca, è “bes” o “bessen” il termine comunemente usato, anche in commercio, per
riferirsi al ginepro. Ciò è risultato sia dalla ricerca effettuata in data 18/05/2023 e
documentata nella lettera di rilievo, che da un’ulteriore ricerca su Internet effettuata in data
08/11/2023 su siti web olandesi, a completamento di quella:
https://www.qeuze.com/botanicals-jeneverbessen.html
Traduzione dell’Ufficio: Botanicals Bacche di ginepro 30 grammi. Ogni amante del Gin
dovrebbe avere un barattolo di bacche di ginepro nella credenza. È adatto a qualsiasi tipo
di Gin.
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https://www.allesovergin.nl/botanicals/
Traduzione dell’Ufficio: Tutto sul gin – Bacche di ginepro (foto) – Il gin è una combinazione di
alcol neutro, acqua, bacche di ginepro e sostanze botaniche. Se dovessimo omettere le
botaniche, rimarremmo con il gin. Le botaniche costituiscono quindi il cuore del gin e sono
una componente indispensabile per il distillatore.
Ciò, peraltro, è confermato anche dagli stessi documenti apportati dal richiedente. In
relazione al gin e ai suoi contenuti, si nota l’utilizzo diffuso e comune dell’espressione
‘bacche di ginepro” oppure dell’uso di ‘bacca’ o ‘bacche’ di altro tipo per la sua produzione,
come ad esempio nei seguenti estratti dai documenti del richiedente:
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L’argomento del richiedente che la parola “BES” al singolare, non sia utilizzata per indicare
gli ingredienti di gin o altri alcolici perché è normalmente usata al plurale (“bessen”), l’Ufficio
dissente. Infatti, da un lato ciò non è corretto, come dimostrano i risultati della ricerca
documentati nella lettera di obiezione (non contestati dal richiedente e dunque pacifici). Da
quelli risulta chiaramente che vi è uso della parola “BES” al singolare come descrizione di un
ingrediente o dell’ingrediente principale della bevanda alcolica di riferimento. Inoltre, poiché
“BES” ha il significato chiaro ed inequivocabile di “bacca” e questa (eventualmente anche
una sola) può essere un ingrediente dei prodotti obiettati, il termine è descrittivo di una
caratteristica dei prodotti.
Infine, l’Ufficio concorda che il divieto di registrazione di un marchio in base l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a marchi che sono solo lontanamente
suggestivi o allusivi riguardo a talune possibili caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Tuttavia,
nel caso di specie la parola “BES”, cioè ‘bacca’, indica uno degli ingredienti principali di
alcune bevande alcoliche, ad esempio il gin o alcuni liquori, oppure a uno dei possibili
ingredienti, nel caso di bevande alcoliche che abbiano una o più bacche come ingrediente
non principale. Pertanto, nella fattispecie, il segno obiettato non fa dei riferimenti vaghi o
indiretti ai prodotti oggetto della domanda ma ne descrive espressamente una caratteristica,
vale a dire, un ingrediente.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018859792 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.