Quando il marchio anteriore è originale vince – Opposizione 30-08-2023
Il marchio anteriore è il marchio BORRO il marchio impugnato è BURRO entrambi classe 33 vogliono rappresentare bevande alcoliche. Borro, non avendo carattere descrittivo è originale rispetto alle bevande alcoliche e, fosse anche solo per questo motivo, vince rispetto a BURRO, marchio registrato successivamente.
**************************** (AR), Italia (opponente), rappresentata da *************************************** Firenze, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
******************** Roma, Italia (richiedente)
Il 30/08/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’ opposizione No ********************** è accolta per tutti i prodotti contestati. |
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea No **************** è totalmente respinta. |
| 3. | Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620. |
In data 30/12/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 559 908 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 12 216 073 BORRO (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea No 12 216 073.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre).
Le bevande alcoliche (eccetto le birre) sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico.
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Gli elementi verbali dei marchi in disputa sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano o lo spagnolo non vengono compresi. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato né a “BORRO” né a “BURRO”, come per esempio la parte del pubblico di riferimento che parla bulgaro, lituano o polacco.
Per quanto riguarda il marchio impugnato, vale la pena notare che le lettere “BURRO” sono poste all’interno di un elemento rettangolare nero che funge da sfondo e quindi risulta essere pressoché privo di distintività in virtù della sua natura puramente decorativa.
Il marchio impugnato pure contiene un elemento figurativo posto al di sopra dell’elemento denominativo che consiste in un elemento circolare di colore nero formato da numerosi elementi grafici, della medesima forma irregolare arrotondata, ma di diverse dimensioni, che senza essere collocati in modo ordinato danno origine, come detto, ad un elemento composito di forma circolare. Questo elemento figurativo risulta essere in sé privo di qualsivoglia contenuto semantico ed è pertanto da considerarsi normalmente distintivo.
Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Tuttavia, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono nelle quattro lettere “B-RRO”, che fanno parte, nel medesimo ordine, sia del marchio anteriore che dell’elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, essi differiscono nella seconda lettera degli elementi verbali, rispettivamente “O” nel segno anteriore e “U” nel segno impugnato, oltre che negli elementi figurativi del marchio impugnato.
Tenendo in considerazione il fatto che le lettere che differiscono negli elementi verbali dei segni, ovvero “O” ed “U”, risultano essere, da un punto di vista della mera rappresentazione grafica, non particolarmente dissimili, ma al contrario convergono nella loro forma arrotondata, nonché il fatto che nel caso del segno impugnato i consumatori faranno più facilmente riferimento al segno utilizzando l’elemento verbale, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni siano visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento prese in esame, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “B-RRO”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle seconde lettere “O” nel segno anteriore e “U” nel segno impugnato, le quali, oltre ad essere entrambe vocali, in virtù della loro identica posizione non alterano in alcun modo il ritmo né l’intonazione di “BORRO” e “BURRO”. La Divisione d’Opposizione ritiene che anche da un punto di vista fonetico i segni siano simili in media misura, tenendo conto del fatto che le somiglianze prevalgono sulle differenze e sono presenti in un elemento che in particolare nel caso del segno impugnato ha un impatto più forte.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti in questione sia soggetta a confusione in merito alla provenienza degli stessi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nella classe 33 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici, ai prodotti nella medesima classe del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. In ragione del tipo di prodotti, si può presupporre un grado di attenzione medio da parte del consumatore.
I segni sono visivamente e foneticamente simili in media misura. È importante notare come essi coincidano nel loro unico elemento verbale ad eccezione di una sola lettera. In mancanza di elementi aggiuntivi e tenendo conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto da parte del pubblico che non attribuisce ai marchi alcun significato, come ad esempio il pubblico di lingua bulgara, lituana o polacca.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea No 12 216 073 deve considerarsi adeguatamente fondata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici a quelli del marchio anteriore.
Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.