PRIMA contro PRIMATO -Divisione di Opposizione del 09/07/2019

Il marchio anteriore è il marchio denominativo “PRIMA”, il marchio impugnato è il marchio figurativo “PRIMATO ROSSO” e le classi contestate sono la classe 29 Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata e la classe 30
Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.

Ad avviso della Divisione di Opposizione non c’è rischio di confusione.
Infatti per quanto riguarda il marchio impugnato, nonostante contenga la parola “prima”, presenta elementi aggiuntivi ossia le lettere “to”che aggiunte alla parola “PRIMA” danno luogo alla parola “PRIMATO” che è un termine diverso rispetto a “PRIMA”, in più c’è l’aggiunta del termine “rosso” e le foglie stilizzate che donano comunque una veste grafica seppur non particolarmente originale.

OPPOSIZIONE
N. B 2 560 871

Bolton Cile España, S.A., Calle Ombu, 3 – Torre Urbis, Planta 13, 28045,
Madrid, Spagna (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano
S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

Ferrara Food S.p.A., Via Benedetto Croce 7, 47521, Cesena, Italia (richiedente),
rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella 87, 40128, Bologna,
Italia (rappresentante professionale).

Il 09/07/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 560 871 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 966 965, vale a dire contro tutti i nelle classi 29 e 30, per il marchio figurativo. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio portoghese n. 260 224, sulla registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815, tutte per il marchio denominativo “PRIMA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti

I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione
di marchio portoghese n. 260 224

Classe 29:       Frutta e verdura in scatola,
incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per
insalata.

Registrazione
di marchio portoghese n.
259 384

Classe 30:       Prodotti alimentari di origine
vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.

Registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815

Classe 29:       Tutti i tipi di cibo in scatola,
carne, pesce, pollame e selvaggina. Estratti di carne, frutta verdure secche e
cotte, gelatine e marmellate, uova, latte e latticini, oli e grassi
commestibili, condimenti per insalata.

Classe 30:       Salse e condimenti, caffè, tè,
cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati
fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, gelati,
miele, sciroppo di melassa, lievito, in polvere, sale, senape, pepe, aceto,
ghiaccio.

I
prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili; pasta di pomodoro, passata di
pomodoro, conserve di pomodoro, concentrato di pomodoro, estratti di pomodoro,
succo di pomodoro per la cucina.

Classe 30:       Caffè, tè, cacao e succedanei
del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane,
pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti);
ghiaccio; salsa di pomodoro, salse a base di pomodoro, spaghetti in salsa di
pomodoro in scatola.

Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione.
Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a
una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame
dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotticontestati
fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l’opponente il
modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodottiche risultano essere, in
ipotesi, identici sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.

c)      I segni

PRIMA
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è il Portogallo per quanto riguarda la registrazione di marchio portoghese
n. 260 224 e la registrazione di
marchio portoghese n. 259 384 e la Spagna per
quanto riguarda la registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I
marchi anteriori sono denominativi. Il termine “PRIMA” che li compone
significa, tra le altre cose, cugina sia in portoghese che in spagnolo ma
indica anche, in spagnolo, una persona incauta che si fa ingannare facilmente o
una quantità di denaro che si offre a qualcuno a modo di ricompensa o
ringraziamento. Nessuno dei significati che il termine “PRIMA” può assumere
presenta tuttavia alcuna relazione con i prodotti nelle classi 29 e 30.
Pertanto, i segni “PRIMA sono distintivi.

Per
quanto riguarda il segno impugnato, esso è figurativo. È formato dalla dicitura
“primato rosso” riprodotta in caratteri di colore rosso. Essi sono posti
all’interno di un ovale di colore verde all’esterno del quale sono collocate
rispettivamente una linea rossa che ne raddoppia una piccola parte sul lato
destro e, sulla cima, la rappresentazione stilizzata di due foglie verdi.

Mentre gli elementi “primato” e “rosso” sono privi di
significato sia in portoghese che in spagnolo, e sono pertanto distintivi, lo
stesso non vale per quanto riguarda le foglie verdi stilizzate, che sono
elementi che a seconda dei prodotti possono considerarsi non distintivi, come
ad esempio in relazione a prodotti quali frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti,
per i quali hanno natura descrittiva oppure deboli, in quanto suggeriscono
un’idea di naturalità, o normalmente distintivi, per quei prodotti come il ghiaccio per i quali non è possibile
sottintendere alcuna relazione semantica.

Con riferimento al segno contestato, l’ovale all’interno del quale sono posti
gli elementi verbali è meno distintivo trattandosi
di un elemento di natura puramente decorativa.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero
essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad
altri.

Si deve poi tenere in conto che quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone
gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).

Visivamente, i
segni coincidono nelle lettere “PRIMA”, che formano i marchi anteriori nella
loro interezza e le prime cinque lettere del termine “primato” del marchio
impugnato. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio
impugnato, ovvero le due ultime lettere “to” del termine “primato”, il termine
“rosso” e gli elementi figurativi, i quali hanno il valore distintivo
esplicitato poc’anzi.

Alla luce di quanto sopra, i segni sono ritenuti essere
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “PRIMA”, presenti in modo
identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime
due lettere “to” del termine “primato” e delle lettere che formano la parola
“rosso” del marchio contestato, che
non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono
foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle
precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai
marchi.Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i
segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve
essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 29 e 30 sono stati considerati
essere, in ipotesi, identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene
che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere
distintivo normale per le ragioni viste nella sezione d) della presente
decisione.

Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in media misura sia
visivamente che foneticamente mentre non sono concettualmente simili.

I marchi anteriori sono
formati da un solo termine di cinque lettere, ovvero “PRIMA”. Per quanto invece
riguarda il marchio impugnato, se è vero che pure contiene le lettera “prima”,
esso presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due lettere che danno luogo
ad un termine diverso, ovvero “primato”, un termine aggiuntivo normalmente distintivo,
ossia “rosso” e una veste grafica, per quanto quest’ultima non particolarmente
originale e composta da un elemento figurativo, e cioè le foglie stilizzate,
che per taluni prodotti presenta carattere non distintivo.

Gli elementi aggiuntivi e
differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d’Opposizione
ritiene che la coincidenza in alcune lettere, anche alla luce del fatto che i
segni non sono concettualmente simili, non sia sufficiente per concludere che
sussista un rischio di confusione.

Considerato quanto precede,
anche qualora i prodotti fossero identici,non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte
del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento
d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza
regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii),
REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente
sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi
stabilito.

Divisione d’Opposizione

Valeria ANCHINI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.