NAUTICA vs SCUOLA NAUTICA ITALIANA – Divisione di Opposizione del 20-01-2020

“Nautica”è il marchio anteriore, “Scuola Nautica Italiana” è il marchio impugnato. Le classi sono Classe 9: Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d’insegnamento; Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria; Classe 35: Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento. Secondo la Divisione di Opposizione c’è il rischio di confusione poichè è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato seppur configurato in modo diverso come un sottomarchio per cui il marchio impugnato deve esser rigettato.

OPPOSIZIONE
N. B 3 071 383

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, 10019 New York, Stati Uniti
d’America (opponente), rappresentata da Akran Intellectual Property Srl,
Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Be Brand S.A.S. di
Brunello Alessio & C., via S. Martino
33 fraz. S.Martino Gusnago, 46040 Ceresara (MN), Italia (richiedente),
rappresentata da Avv. Luca Giove, Via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131
Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/01/2020, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 071 383 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 17 960 510 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 17 960 510 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa, inter alia, sulle registrazioni
di marchio
dell’Unione europea n. 13 304 621
e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo ‘NAUTICA’.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.

PROVA
DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza
del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di
cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di
priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso
effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i
servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o
che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è
assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era
registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova,
l’opposizione è respinta.

Il
richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso
mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo
1, RDMUE.

Pertanto,
la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 1, RDMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più
di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo
luogo, esaminare l’opposizione in relazione alle registrazioni di marchio
dell’opponente n. 13 304 621 e n. 7 081 391,
entrambe per il marchio denominativo ‘NAUTICA’.

a) I prodotti e servizi

I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i
seguenti:

1)
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 304 621

Classe 9:
Apparecchi e strumenti fotografici,
cinematografici, di pesata e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la
conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione,
la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione
digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa,
calcolatrici, computer; software; estintori; occhiali [ottica]; occhiali [ottica]; occhiali da sole;
monocoli; astucci, lenti, montature, catenelle, cordoncini e cinghie per
occhiali da sole o da vista; visiere parasole protettive; parti, componenti ed
accessori per tutti i suddetti articoli.

Classe 14:
Metalli preziosi e loro leghe;
oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologi; orologi [da polso e da
tasca]; oreficeria; bottoni per polsini; spille da cravatte; ferma-cravatte;
bigiotteria; amuleti [gioielleria]; targhette; braccialetti; spille; fibbie per
cinturini d’orologi; catene di orologi; ciondoli; orecchini; medaglioni;
medaglie; collane [gioielleria]; anelli da dito; braccialetti per orologi

[cinturini]

; braccialetti per orologi [cinturini]; fermagli per orologi; parti
ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 35:
Vendita al dettaglio e vendita al
dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento, calzature, copricapo, indumenti
per uomo, donna e bambino, accessori per l’abbigliamento, grembiuli,
calzetteria, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, stivali,
mocassini, sandali, canottiere, magliette della salute, boxer, articoli di
camiceria, camicette, magliette, pantaloni, pantaloni, jeans, fuseaux, scalda
muscoli, fodere, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, maglioni, maglie,
gonne, vestiti, sarong, completi da uomo, abiti completi, smoking, costumi da
bagno, cuffie da bagno, accappatoi, pantofole, pantaloncini, cravatte,
accessori da portare al collo (colletti, sciarpe, cravatte ecc), sciarpe,
bretelle, mutandine, mutande, calzetteria, calzetteria, reggiseni, pigiami,
cappelli e berretti, cappucci, bandane, fasce per la testa, guanti e manicotti,
cinture e bretelle, indumenti contro le
intemperie, poncho, scialli, polsini, dispositivi antisdruccevoli per
calzature, bavaglini, paraorecchie.

2) Registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 7 081 391

Classe 9:
Occhiali, ovvero occhiali da vista ed
occhiali da sole ed accessori, ovvero cordoncini e astucci.

Classe 25:
Indumenti, ovvero giacche, camicette,
cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie,
magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature,
cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica.

Classe 35: Vendita al dettaglio
d’un’ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da
sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9:
Occhiali; cordoncini per occhiali;
catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da
sole; occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori; occhiali protettivi
per lo sport.

Classe 14:
Orologi; orologi sportivi; orologi
digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini
per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso; braccialetti per
orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con
contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica;
orologi digitali con timer automatici.

Classe 25:
Abbigliamento da donna; abbigliamento da
uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il
tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per surf; abbigliamento
sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al
collo; articoli d’abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino;
bandane [foulards]; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body

; bomber; boxer [intimo]; boxer; bretelle; caffettani;
calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini;
calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie
hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da sport; capi d’abbigliamento
resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant;
completi da marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini;
copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno
da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per
costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti

; felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; gambaletti;
giacche; giacche in maglia; giacche di felpa; giacche di pile; giacche di
piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive; giacche
trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento];
jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime

; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a
maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport;
maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo
sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti;
pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni
sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo;
pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo;
scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini;
t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da
snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche;
scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in
gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antisdrucciolo
per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda;
ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie

; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette [cuffie]; pigiami;
pantofole.

Classe 35:
Servizi al dettaglio in relazione
all’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi
di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al
dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di
vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; servizi di vendita online
al dettaglio inerenti l’abbigliamento.

Al
fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il
termine “ovvero” utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi dell’opponente
per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una
categoria più ampia di prodotti e servizi, ha una funzione escludente e limita
la portata della protezione ai soli prodotti e servizi specificamente indicati.

In via preliminare, occorre osservare che,
secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 9

I
prodotti contestati occhiali; cordoncini
per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport;
occhiali da sole; occhiali protettivi per lo sport sono identici ai
prodotti occhiali [ottica]; occhiali da
sole; astucci, catenelle, cordoncini per occhiali da sole o da vista rivendicati
dal marchio anteriore n.1, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le
liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente
includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Gli
occhialini per subacquei; occhialini per
nuotatori del marchio impugnato sono dispositivi ottici esattamente come
gli occhiali del marchio anteriore
n.1. Essi possono condividere la stessa destinazione e coincidono in pubblico
di riferimento e canali di distribuzione. Tali prodotti sono pertanto simili
.

Prodotti
contestati in classe 14

I
prodotti impugnati orologi; orologi
sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di
orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso;
braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi
da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica
automatica; orologi digitali con timer automatici sono identici ai
prodotti orologi; parti ed accessori per
tutti i prodotti summenzionati del marchio anteriore n.1 perché
identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o inclusi nei prodotti
dell’opponente.

Prodotti contestati in
classe 25

Tutti
i prodotti impugnati in classe 25 ovvero

abbigliamento da donna;
abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica;
abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per
surf; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia;
accessori da portare al collo; articoli d’abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino; bandane

; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body [abbigliamento]; bomber; boxer [intimo];
boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini;
calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole;
camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da
sport; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant; completi da
marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume;
coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna;
costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da
bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti [abbigliamento]; felpe; foulard

[articoli di abbigliamento]

; gambaletti; giacche; giacche in maglia; giacche di
felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche senza
maniche; giacche sportive; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacconi;
giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie
sportive; maglie intime [maglieria]; maglieria; magliette; magliette a manica
lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e
pantaloncini per lo sport; maglioni;
mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci
nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti;
pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni
sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo;
pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo;
scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini;
t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da
snowboard; tute in acetato; visiere
[cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe
da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo
sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antisdrucciolo per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela
con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito
giapponesi; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette

; pigiami; pantofole

sono
almeno simili agli indumenti,
ovvero giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni,
pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle,
sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe
da ginnastica del marchio anteriore n. 2. I prodotti in questione infatti
possono avere lo stesso scopo (coprire e proteggere il corpo umano), origine
commerciale, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Servizi contestati in
classe 35

I
servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi di
vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al
dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di
vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; servizi di vendita
online al dettaglio inerenti l’abbigliamento sono identicamente
contenuti tanto nella lista di servizi del segno contestato come nella lista
dei servizi del marchio anteriore n.1 (inclusi i sinonimi).

I
servizi all’ingrosso in relazione
all’abbigliamento contestati ed i
servizi di vendita al dettaglio d’articoli d’abbigliamento del marchio
anteriore n.1 sono servizi relativi alla vendita degli stessi prodotti. I
servizi di vendita all’ingrosso consistono nella vendita di beni ad altre
imprese che poi rivendono tali beni ai consumatori finali. Anche se il pubblico
di riferimento e i canali di distribuzione sono diversi, questi servizi hanno
la stessa natura e la stessa destinazione e sono complementari tra di loro.
Inoltre, i grossisti talvolta forniscono anche servizi di vendita al dettaglio
e quindi anche i fornitori dei servizi in questione possono essere gli stessi.
Pertanto, tali servizi sono simili.

b) Pubblico
di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e serviziche
risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso, ad
esempio, dei servizi all’ingrosso in
relazione all’abbigliamento. Si
ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

NAUTICA
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione
europea.

La valutazione globale deve
fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale
dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei
marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).

Il carattere
unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione
europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione
contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che
comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla
percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali “SCUOLA” e “NAUTICA” sono privi di
significato in taluni territori, per esempio in quei paesi nei quali
l’italiano, lo spagnolo o il portoghese non vengono capiti. Di conseguenza, la
Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni
sulla parte del pubblico che non parla tali lingue e non attribuirà ai suddetti
elementi alcun significato, come ad esempio la parte del pubblico di riferimento
di lingua lettone e bulgara.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è
formato dai termini “SCUOLA”, “NAUTICA” e “ITALIANA” riprodotti in caratteri
ordinari maiuscoli di colore nero al di sopra dei quali si trova una
rappresentazione di una bandiera composta da tre bande. Sulla prima banda
appaiono tre stelle allineate in senso verticale.

I marchi anteriori sono dei marchi denominativi composti
da un unico elemento, “NAUTICA”.

Gli elementi “SCUOLA” e “NAUTICA” non hanno un
significato per il pubblico in questione e sono, pertanto, distintivi.

L’elemento “ITALIANA” del marchio impugnato, per quanto
non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il
medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi
considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l’origine o
una specifica caratteristica dei prodotti e servizi.

La raffigurazione della bandiera del marchio impugnato è
priva di un significato preciso in relazione ai prodotti e servizi in
questione. Tuttavia essendo composta da forme geometriche piuttosto semplici,
non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro
decorativa. Inoltre occorre tener conto del fatto che quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che
descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37).

Il segno
contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella parola “NAUTICA” che rappresenta l’unico elemento che costituisce i marchi anteriori ed è integralmente riprodotto nel segno contestato.
Tuttavia essi differiscono negli elementi verbali addizionali “SCUOLA” e
“ITALIANA” e nell’elemento
figurativo del segno impugnato. Tuttavia, per le ragioni esplicitate poc’anzi,
gli ultimi due elementi differenziatori menzionati hanno un impatto ridotto
sull’impressione globale fornita dai marchi.

Pertanto, i
segni sono visivamente simili almeno in ridotta misura.

Sotto il
profilo fonetico, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono la parola
“NAUTICA”, che costituisce i marchi anteriori nella loro interezza ed è
integralmente riprodotta nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono nel
suono delle lettere che compongono gli elementi verbali addizionali “SCUOLA” e “ITALIANA”
del segno impugnato. Tuttavia quest’ultimo è debole e poco atto a distinguere i marchi in
questione. L’elemento
figurativo del marchio impugnato poi non è rilevante sotto il profilo fonetico.

Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media
misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle
precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai
marchi. Il pubblico dei territori di riferimento percepirà il significato
dell’elemento figurativo e del termine “ITALIANA” nel marchio impugnato mentre
i marchi anteriori non hanno un significato nei territori in questione. Poiché i
marchi anteriori non saranno associati ad alcun significato, i marchi in
questione non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori siano particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si
baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei
territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei
marchi anteriori deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

La Corte ha affermato che
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di
tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di
riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può
fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o
servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi del
segno impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili ai prodotti e servizi dei marchi sui quali si basa l’opposizione. Essi
sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da
soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, i
quali in ambedue i casi presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono simili almeno
in ridotta misura da un punto di vista visivo e simili in media misura da un
punto di vista fonetico. In particolare, l’unico l’elemento verbale dei marchi
anteriori, peraltro normalmente distintivo, è interamente incluso nel segno
impugnato. Le differenze, anche di carattere concettuale, sono principalmente limitate
ad un elemento figurativo di scarsa capacità distintiva e che ha un peso minore
rispetto agli elementi verbali, e a un elemento come il termine “ITALIANA” del
marchio impugnato, che è pure debole in ragione del suo significato
descrittivo.

Si deve tenere poi conto
del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un
confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto
che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
26).

Inoltre, è importante
rammentare che il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il
consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il
consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che
i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese
economicamente collegate.

È quindi possibile che il
pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un
sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo
diverso a seconda del tipo di servizi che designa ma in ogni caso facente capo
al medesimo operatore economico, il quale sarebbe quindi in controllo dell’origine
dei servizi di entrambi i marchi.

Entrambe le parti richiamano a
sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali
dell’Ufficio Brevetti e Marchi italiano. Tuttavia, va osservato che le
decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra
marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio
perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si
applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T‑292/08,
Often, EU:T:2010:399).

In ogni caso i precedenti
invocati dalle parti non sono rilevanti
ai fini del presente procedimento poiché essi riguardano il pubblico di
riferimento di lingua italiana che non è stato preso in esame nel caso in
specie.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di
confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e
bulgara. Come precedentemente precisato
nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulle registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 13 304 621 e
7 081 391 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il
marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi
contestati.

Poiché tali diritti
anteriori portano all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio
impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è
necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente
(16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo
BLASI

Riccardo RAPONI

Sandra
IBAÑEZ

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.