MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630 – Divisione di Opposizione 30-04-2018

MORETTI contro MORETTI VITICOLTORI DAL 1630

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il
quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.
Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,
l’elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i
segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul
consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Un rischio di
confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è
sufficiente per respingere la domanda contestata.

OPPOSIZIONE N. B 2 791 849

Heineken Italia S.p.A., Località Autoporto nr. 11, 11020 Pollein (AO), Italia
(opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7,
20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandra Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu Roero (CN), Italia
– Riccardo Dionigi Luigi Moretti, Frazione San Vincenzo 1 bis, 12040 Monteu
Roero (CN), Italia – Poderi Moretti di Moretti Francesco, Frazione Occhetti 15,
12040, Monteu Roero (CN), Italia (richiedenti).

Il 30/04/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 791 849 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 795 628 è totalmente
respinta.
3. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

NOTA PRELIMINARE
A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n.
2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione
codificata) (‘RMUE’), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (‘RDMUE’) e dal
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (‘REMUE’), senza pregiudizio delle
disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto
nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo
che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:
L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 795 628 per il marchio figurativo ‘ ’.
L’opposizione si basa registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 343 696 per
il marchio denominativo “MORETTI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 2 di 7
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b),
RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i
prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente
collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di
reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza
dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi
distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); vino.
Le bevande alcoliche (eccetto le birre) equivalgono a un sinonimo delle bevande
alcoliche (escluse le birre). Questi prodotti sono quindi identici.
Il vino del marchio impugnato è compreso nell’ampia categoria delle bevande
alcoliche (escluse le birre) del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono
identici.
Nelle proprie osservazioni del 26/02/2017 i richiedenti sostengono, tra le altre cose,
che i loro prodotti:
– […] “escono sul mercato ad un prezzo medio-alto e si rivolgono ad un target di
clientela di nicchia, anche in virtù delle piccole dimensioni dell’Azienda. La tipologia
di consumatori di riferimento è dunque completamente differente”.
– “La birra è il principale prodotto legato al marchio “BIRRA MORETTI”
dell’Opposizione, il quale viene identificato e riconosciuto dai consumatori con uno
specifico logo e formato commerciale, tale da non poter essere confuso, in quanto il
sottoscritto Richiedente non ha mai prodotto, non produce attualmente e non ha
intenzione di produrre birra in futuro”.
– “La classe merceologica n. 33 interessa la nostra produzione vinicola, che non
trova concorrenza da parte dell’Opponente, il cui successo commerciale è incentrato
sulla produzione di sole birre.”
La Divisione d’Opposizione rileva che i suddetti argomenti debbano essere rigettati
in toto in considerazione del fatto che il raffronto fra prodotti deve basarsi sulla loro
definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti. Infatti, qualsiasi
uso effettivo o previsto non incluso nell’elenco di prodotti non è rilevante per il
raffronto, dal momento che quest’ultimo fa parte della valutazione del rischio di
confusione in relazione ai prodotti su cui l’opposizione si fonda e nei cui confronti è
rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 3 di 7
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche
prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio
può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande
pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
MORETTI
Marchio anteriore Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e
dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio
dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di
opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione
europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in
relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea
(18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Pertanto, un
rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione
europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
L’elemento verbale ‘VITICOLTORI DAL 1630” del segno impugnato ha un significato
in lingua italiana. Di conseguenza, la divisione Opposizione reputa opportuno
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 4 di 7
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua
italiana, in considerazione del fatto che la suddetta espressione sarà intesa come un
elemento debole, dato che qualifica positivamente una possibile caratteristica
dell’operatore commerciale, dal momento che sarà intesa come equivalente a “coloro
i quali coltivano la vite o si dedicano, come attività economica nel settore agricolo,
alla viticoltura dall’anno 1630”. Questo elemento, riprodotto in caratteri di fantasia di
colore nero, è pertanto da considerarsi non-distintivo, in considerazione del suddetto
significato in relazione a prodotti nella Classe 30.
Il segno impugnato presenta poi, al proprio centro, un elemento costituito dalla
raffigurazione di una sorta di emblema araldico al cui interno si trova una testa di tipo
“classico” e nella parte superiore l’elemento verbale “MORETTI” riprodotto
utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, essendo in particolare stilizzata originale la
rappresentazione della lettera “R”, la cui estremità inferiore risulta essere allungata
così finendo al di sotto della successiva lettera “E”.
Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dal termine “MORETTI”, il
quale è un cognome italiano piuttosto diffuso.
Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento,
l’elemento “MORETTI”, comune ad entrambi i segni, presenta carattere distintivo.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tenere presente che quando i
segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul
consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione
utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale distintivo “MORETTI”.
Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi verbali del marchio impugnato, i
quali sono tuttavia non-distintivi, nonché nell’elemento figurativo del marchio
impugnato, il quale svolge un ruolo secondario per le ragioni viste poc’anzi.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere del
termine distintivo “MORETTI”, presente in modo identico in entrambi i segni. La
pronuncia differisce nel suono che origina dalla pronuncia degli elementi
“VITICOLTORI DAL 1630”, del marchio contestato, che sono però parte di
un’espressione non-distintiva che è lecito attendersi non sarà tendezilamente
pronunciata dai consumatori.
Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti
il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un
significato simile, e gli elementi che li differenziano dal punto di vista concettuale
sono uno non-distintivi e l’altro secondario per le ragioni viste sopra, i segni sono
concettualmente molto simili.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 5 di 7
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto,
l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto
nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente
distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore
risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di
riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere
identici. Essi sono diretti al grande pubblico, che presterà un grado di attenzione
medio.
L’identità tra i prodotti acquista una notevole rilevanza se si tiene presente che
valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di
riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei
marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti
e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
I segni sono molto simili sia da un punto di vista fonetico che concettuale. Dal punto
di vista visivo, essi sono da considerarsi simili in media misura. Essi coincidono nel
termine distintivo “MORETTI”, che è l’unico elemento del marchio anteriore. Per
quanto concerne gli elementi aggiuntivi del segno oggetto di opposizione essi sono
secondari e non-distintivi, per le ragioni esplicitiate nella sezione c) della presente
decisione.
In ragione di ciò sussiste un rischio di confusione in quanto per l’appunto le
differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o
secondari.
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione almeno, ma non
necessariamente soltanto, da parte del pubblico di lingua italiana. Come
precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di
confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è
sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
11 343 696 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Per dovere di completezza si rileva che i richiedenti, nelle loro osservazioni del
22/09/2017 hanno altresì rivendicato l’esistenza di tre registrazioni di marchio che
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sarebbero anteriori alla registrazione di marchio sulla quale si basa la presente
opposizione, oltre a segnalare l’esistenza di dispute relative a marchi di loro proprietà
già intercorse tra le parti del presente caso.
Questo argomento non ha rilevanza in particolare a causa del fatto che il diritto su un
marchio dell’Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e
non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell’ambito
del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o
meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima
della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell’opponente, nella
misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del
richiedente.
I richiedenti pure eccepiscono la nullità relativa “ex art. 53 Par. 1 lett. A) Regolamento
CE n. 207/2009” del marchio anteriore per mancanza di capacità distintiva. A tal
riguardo va osservato che detta eccezione non è proponibile nell‘ambito del presente
procedimento d‘opposizione ma deve essere sollevata nell’ambito di un’azione
autonoma.
I richiedenti sostengono, altresì, la “malafede, quanto meno sub specie di condotta
temeraria” con cui l’opponente avrebbe agito sia al momento del deposito
dell’opposizione che in sede di osservazioni integrative.
Tale circostanza è tuttavia da considerarsi irrilevante ai fini del presente
procedimento d‘Opposizione poiché anche questa eccezione non è proponibile in
questa sede ma dovrebbe essere in ipotesi sollevata con azione autonoma dinanzi
alle autorità competenti.
Pertanto, tutte le suddette rivendicazioni dei richiedenti vanno respinte in quanto
infondate.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da
rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza,
fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Decisione sull’Opposizione N. B 2 791 849 pag. : 7 di 7
Divisione Opposizione
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO
Andrea VALISA Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il
ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria
scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.