Marchio promozionale, per questo motivo non è registrabile – Alicante 17-11-2023

Il Segno “Scelte di Benessere” verrebbe percepito dal consumatore come atto o servizio in grado di portare ad un benessere psico fisico. Per questo motivo è promozionale ed elogiativo di un servizio o prodotto per cui non registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 17/11/2023
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I-20129 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: *************
Marchio: SCELTE DI BENESSERE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************* Bologna
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 09/08/2021, l’Ufficio ha emesso una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, rigettando la registrazione della domanda per tutti i
prodotti e servizi. In seguito a ricorso del richiedente del 23/09/2021, con lettera del
13/01/2022 l’Ufficio ha comunicato di aver concesso la revisione della decisione di rifiuto
appellata in quanto conteneva un errore procedurale.
In seguito a riesame della domanda di MUE, in data 17 gennaio 2023 l’Ufficio ha emesso
una decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE,
rigettando la registrazione della domanda per tutti i prodotti e servizi. Con decisione del 26
giugno 2023, n. R 448/2023-2, la Seconda Commissione di Ricorso ha annullato la
decisione dell’Ufficio e rinviato l’istanza all’esaminatore per la prosecuzione della procedura
e l’adozione di una nuova decisione.
In seguito a successivo riesame della domanda di MUE, in data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo
aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2,
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 16 Carta; cartone; articoli di cartoleria in carta; stampati, libri; riviste; cataloghi;
periodici; depliant; Volantini; Manuali, Newsletter; figurine; album per la
raccolta di figurine; materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli
apparecchi); articoli di cartoleria e cancelleria; diari; agende; locandine,
poster, manifesti; opuscoli; sacchetti in carta ed articoli per l’imballaggio di
carta, cartone o plastica.
Classe 35 Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale;
lavori di ufficio, marketing; analisi e ricerche di mercato; marketing
industriale; marketing promozionale; servizi di marketing industriale;
marketing e servizi promozionali; attività promozionali; servizi di attività
promozionali di prodotti; preparazione di materiale promozionale e attività di promozioni per terzi; servizi di pubblicità; noleggio di spazi e materiale
pubblicitario; consulenza in materia di pubblicità e marketing; distribuzione
di volantini pubblicitari.
Classe 38 Servizi on-line, ovvero trasmissione elettronica di contenuti estratti da libri,
prodotti tipografici e stampati, da consultare tramite reti di
telecomunicazione, ad es. come podcast; servizi on-line, ovvero
trasmissione elettronica di notizie, informazioni, compilazione di testi,
disegni e immagini attraverso reti di telecomunicazione; servizi di
informazioni via reti telematiche (ad es. Internet), ovvero trasmissione di
notizie, messaggi, dati, immagini e documenti; servizi di provider di reti
telematiche, ovvero fornitura di accesso a offerte d’informazioni da
consultare in reti telematiche (ad es. Internet); approntamento di chatroom e
forum elettronici in reti telematiche (ad es. Internet); trasmissione di
presentazioni video tramite computer e televisione; messa in onda di
trasmissioni e contributi televisivi, via cavo e radiofonici, ad es. giochi sonori;
fornitura d’accesso a mezzi di comunicazione didattici e d’apprendimento su
Internet, in particolare unità d’apprendimento multimediale; fornitura di
accesso a programmi di computer/software, nonchè supporti per
l’insegnamento e l’apprendimento (scaricabili) offerti nelle reti telematiche
(ad es. Internet); noleggio di tempi d’accesso a una banca dati; fornitura di
accesso a banche dati in reti informatiche.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “liberi atti di benestare
fisico e morale”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
estratte da Treccani in data 04/08/2023 all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/scelta/,
https://www.treccani.it/vocabolario/benessere).
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Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «SCELTE DI BENESSERE»
semplicemente come uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare
un’affermazione commerciale, una dichiarazione di ispirazione o motivazione.
Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione
dell’origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato e che
serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti e servizi. Il segno invita
e motiva il consumatore di riferimento a scegliere i suoi prodotti e servizi perché
costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e morale, con tale scelta il
consumatore ispirerà, otterrà o determinerà per sé e/o per gli altri un beneficio, cioè
uno stato felice di salute, di forze fisiche e morali. Si pensi a prodotti di carta, cartone
e stampati di vario genere rivendicati dal marchio nella Classe 16 che provengano da
produzioni sostenibili, ottenute in modo ecologico, il cui utilizzo non danneggi
l’ambiente, e che pertanto costituiscono un’opzione che produce benestare fisico e
morale. Oppure libri, manuali, materiale per l’istruzione e stampati in genere, in
classe 16, servizi di analisi e ricerche di mercato, marketing industriale, ecc., nella
classe 35 e servizi di trasmissione elettronica di contenuti, notizie, informazioni, ecc.,
nella classe 38, che abbiano ad oggetto o come obiettivo, oppure sostengano o si
riferiscano alle opzioni esistenti per ottenere un benestare fisico e morale (ad
esempio libri e servizi di informazione sull’auto aiuto, chat room e forum sulla salute,
ecc.).
L’espressione “SCELTE DI BENESSERE”, percepita dal pubblico di riferimento nel
senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio
pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché
minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (in tal
senso, 21/01/2010, C−398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
L’espressione in questione, infatti, trasmette un messaggio semplice, chiaro e
preciso, che sarà facilmente comprensibile per i consumatori di lingua italiana, in
ragione della sua correttezza linguistica e della sua immediatezza (per analogia,
25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314,
§ 67).
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 23/08/2023, che possono essere
sintetizzate come segue:

Un marchio può avere carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera
b) pur contenendo informazioni parzialmente descrittive dei prodotti rivendicati. La
valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata
all’interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato, e non in
astratto.
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Il marchio in questione non è descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
Seppur tre dei vocaboli di cui è formato sono presenti sul vocabolario e con una
precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro accezione evocativa ed
elogiativa. Non tutti termini non arbitrari o fantasiosi, sono descrittivi.
La dicitura SCELTE DI BENESSERE, intesa nella sua unicità, è termine di fantasia o
tuttalpiù elogiativo, e quindi non carente di capacità distintiva in relazione ai prodotti e
servizi del marchio nelle classi merceologiche 16, 35 e 38.
Anche volendo ammettere che il segno possa richiamare in qualche modo un
significato “elogiativo”, esso è in ogni caso privo di qualunque carattere espressivo
che possa comportare, nella mente del pubblico, una relazione diretta e concreta con
i prodotti e servizi rivendicati delle classi indicate. Essi non possono ragionevolmente
e nemmeno concretamente racchiudere un benessere.
L’Ufficio ha registrato due marchi figurativi ‘SCELTE DI BENESSERE’ del richiedente
nelle medesime classi. Pur essendo dei marchi figurativi, la parte verbale è quella
principale e maggiormente distinguibile da parte del consumatore di riferimento.
Pertanto, con riferimento al principio di continuità e di non discriminazione anche il
marchio in oggetto deve essere accettato.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione. Questa è fondata sull’assenza di carattere distintivo del
segno per il consumatore di riferimento di lingua italiana, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. Pertanto, le argomentazioni del richiedente
relative alla non descrittività del segno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono
irrilevanti e non sono state prese in considerazione né affrontate dall’Ufficio.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi privi di carattere distintivo». È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti
alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro
ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati
alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli
reputati inidonei a consentire al pubblico interessato “di fare, in occasione di un acquisto
successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il
caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o
dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati
quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti
o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta
utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare
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come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi
di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie
di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del
pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e
che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può
rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs,
EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico
interessato, nel caso di specie, del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di
attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi
(05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle,
EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio
commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente
come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in
modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o
i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale”
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Ufficio ritiene che, alcune delle affermazioni del richiedente (ad esempio quelle al punto 1
della sintesi in testa) possano, in astratto, essere valide. Tuttavia, esse sono irrilevanti nel
caso di specie perché non attinenti col rilievo di cui alla lettera dell’Ufficio. Inoltre, l’obiezione
sollevata si riferisce all’assenza di carattere distintivo del marchio in esame ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b (e non c) del RMUE, ed in nessuna sua parte menziona
il carattere descrittivo dei termini che formano il marchio obiettato o del marchio nel suo
insieme. Come detto, tali affermazioni sono dunque ignorate in questa sede.
L’Ufficio concorda con il richiedente che, come da giurisprudenza consolidata, da un lato il
«carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai
servizi per i quali è stata chiesta la registrazione», ma ricorda che, dall’altro, deve essere
valutato «in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente» (09/10/2002, T
360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme.
L’Ufficio concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
(19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
riferimento, ossia “libere opzioni di benestare fisico e morale”. L’Ufficio sottolinea che il
richiedente non confuta che l’espressione “SCELTE DI BENESSERE” significhi quanto
indicato, che è dunque incontestato.
Il richiedente argomenta che seppur tre dei vocaboli di cui è formato il marchio sono presenti
sul vocabolario e con una precisa connotazione semantica, sono stati adottati nella loro
accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
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necessariamente descrittivi.
In linea di principio non è necessario che l’Ufficio dimostri che il segno in quanto tale è
oggetto di un lemma del dizionario per escludere la registrazione. I dizionari non offrono tutte
le combinazioni possibili, in particolare riguardo alle parole composte. Inoltre, la possibilità di
registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata esclusivamente
sulla base del diritto dell’UE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea. È pertanto
sufficiente che l’Ufficio applichi al suo processo decisionale i criteri seguendo
l’interpretazione della giurisprudenza, senza dover fare affidamento su prove (17/06/2009, T464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
In ogni caso, l’Ufficio ha spiegato debitamente il significato del segno nella lettera di
obiezione, e supportato la sua spiegazione dimostrando che tutti i termini di cui è composta
l’espressione sono presenti sul dizionario, nonché che essi, insieme, concorrono al
significato del segno contestato come indicato.
Il richiedente sostiene che non intende utilizzare sul mercato i vocaboli del marchio nella loro
accezione evocativa ed elogiativa, e che termini non arbitrari o fantasiosi, non sono
necessariamente descrittivi.
Tuttavia, l’esame di un marchio dovrebbe essere basato su criteri oggettivi. Le presunte
intenzioni del richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7,
RMUE. Inoltre, anche se l’Ufficio dovesse accettare l’argomento del richiedente secondo cui
intende utilizzare il marchio soltanto in modo non evocativo o elogiativo, il messaggio
trasmesso dal segno è chiaro e indiscutibile. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
sminuisce la questione del carattere non distintivo del segno, poiché ciò che conta è il
significato che probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei prodotti e servizi percepiranno.
Non si può considerare che l’intenzione del richiedente incida sul modo in cui il pubblico
percepisce il marchio oggetto della domanda di registrazione.
Anche se determinati termini o espressioni potrebbero non essere chiaramente descrittive
dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, i termini o le espressioni potrebbero comunque
essere oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto
che sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto
informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l’origine.
Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di
informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del
fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi,
EU:T:2012:369, § 23).
Sebbene il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere chiaramente
descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si considera un elemento che fornisce soltanto
informazioni di tipo promozionale, vale a dire che evidenziano gli aspetti positivi dei prodotti
e servizi, che invitano il consumatore a scegliere quelli del richiedente perché hanno
caratteristiche desiderabili, che “fanno stare bene”, cioè apportano benessere psicofisico.
Proprio in relazione all’espressione “SCELTE DI BENESSERE” la recente decisione della
Seconda Commissione di ricorso del 11 aprile 2022 nel procedimento R 1649/2021-2, § 30,
che ha confermato il rifiuto della domanda “SCELTE DI BENESSERE FAI UN GESTO
BUONO PER TE E PER L’AMBIENTE” ha stabilito che: “l’intera parte iniziale del segno in
questione, ossia SCELTE DI BENESSERE’ suggerisce che l’acquisto dei prodotti e servizi in
questione costituisce un’alternativa capace di produrre un benestare fisico e morale nel
consumatore”.
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Il segno in esame, dunque, indica, ad esempio, che articoli di carta, cartone e stampati di
vario genere come quelli rivendicati dal marchio, provengano da produzioni sostenibili,
ottenute in modo ecologico (ad esempio, con materiali riciclabili o con metodi a impronta
ecologica ridotta) e che il loro utilizzo non danneggi l’ambiente. Oppure che gli stampati
abbiano ad oggetto, contengano, indichino o si riferiscano alle possibili alternative per
ottenere il benestare fisico e morale, ad esempio perché relativi a settori quali
l’alimentazione, le neuroscienze, la spiritualità, l’auto aiuto, ecc. Oppure che i servizi
designati offrano alternative di benessere, siano prestati in maniera morale, conveniente,
rispettosa dei consumatori di riferimento e dell’ambiente, abbiano ad oggetto servizi di
informazione sull’ auto aiuto (per esempio chat room e forum sulla salute), ecc. Il segno
ispira e motiva all’acquisto di tali prodotti e servizi perché costituiscono un’alternativa che
ragionevolmente determina un benestare fisico e morale nel consumatore.
Il segno in esame è, sostanzialmente, uno slogan commerciale promozionale,
un’indicazione di qualità o un’espressione incitante ad acquistare i prodotti e i servizi
rivendicati ed è escluso dalla protezione perché svolge solo quella funzione. Il segno, infatti,
in ragione della sua formulazione e significato, e in assenza di altri elementi, non può essere
percepito immediatamente come un’indicazione di origine commerciale che possa
consentire al pubblico di distinguere senza confusione i prodotti o i servizi del richiedente
rispetto ad altri.
Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili (anche in seguito
a decisioni e sentenze delle Corti di Appello e del Tribunale dell’Unione Europea), quali ad
esempio “PERFECT PAIRS” n. 017528514 o “FITTEST ON EARTH” n. 017677055. Tuttavia,
la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Inoltre, i casi citati dal richiedente, tra cui anche le proprie registrazioni di MUE n.
018377914 , n. 018377906 e n. 018377908
non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
quanto sono dotati di diversi elementi verbali e/o figurativi assenti nel segno in esame.
Poiché non vi sono situazioni identiche né tantomeno analoghe, non vi è violazione del
principio di continuità e di non discriminazione.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018377902 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.