il segno è HYDROSMOKE insetticidi e vaporizzatori ed è descrittivo come termine poichè tradotto è acqua e fumo e ad avviso dell’esaminatore non conferisce distintività al segno.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/02/2025
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I-10121 torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
HYDROSMOKE
Marchio denominativo
************torino
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 5
Classe 7
Insetticidi; Preparati insetticidi; Antiparassitari; Pesticidi contro i nematodi;
Larvicidi; Ratticidi; Disinfettanti; Disinfettanti ed antisettici; Saponi disinfettanti;
Prodotti repellenti per insetti; Preparati per distruggere gli insetti.
Vaporizzatori (per insetticida -) [macchine].
Carattere descrittivo
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato seguente: fumo a base d’acqua.
Il suddetto significato dei termini “HYDRO” e” SMOKE”, di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario. HYDRO indicating or denoting water, liquid,
or fluid (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024) all´indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro
Traduzione non ufficiale
all’italiano: che indica o denota acqua, liquido o fluido
SMOKE the product of combustion, consisting of fine particles of carbon carried by hot
gases and air. (informazioni estratte dal dizionario Collins in data 29.07.2024 all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smoke ) Traduzione non ufficiale
all’italiano: Il prodotto della combustione, costituito da fini particelle di carbonio trasportate
da gas caldi e aria.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. L’unione
delle due parole “HYDRO” e “SMOKE” non conferisce distintività al segno.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 11.11.2024, che possono essere
sintetizzate come segue:
- L’ interpretazione dell’Ufficio non riflette correttamente l’originalità e il valore
innovativo della nostra tecnologia. - Il nostro target di riferimento è costituito principalmente da professionisti del
settore, non necessariamente di lingua inglese che hanno una conoscenza tecnica
avanzata e comprendono immediatamente le caratteristiche distintive dei nostri
prodotti. - Il termine “HYDROSMOKE” non significa “fumo a base d’acqua” come sostenuto
nella contestazione. Nel processo non vi è traccia di acqua residua nel fumo
generato. Il marchio si riferisce invece a una tecnologia in cui l’acqua crea una
reazione catalitica (idroreazione), generando abbastanza calore per trasformare
l’insetticida in vapore visibile. Questo calore crea un vapore saturo che si
distribuisce uniformemente, assicurando l’efficacia del trattamento. Un
consumatore tecnicamente preparato collegherebbe il marchio a una tecnologia
innovativa, riconoscendolo come una differenza distintiva rispetto ai prodotti dei
concorrenti. - L’Ufficio ha registrato marchi anteriori simili HYDROCLEAN (2022),
HYDROSTEAM (2022) e, negli anni precedenti, HYDROPOMPE e HYDROFLUID.
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III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il
richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
caratteristiche dei prodotti.
Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo
1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
(12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
1- L’argomentazione del richiedente non modifica il fatto che il marchio HYDROSMOKE sia
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costituito da termini direttamente descrittivi della natura del prodotto. L’originalità e il valore
innovativo della tecnologia non sono criteri rilevanti per superare l’obiezione ai sensi
dell’articolo 7(1)(b) e (c), poiché la distintività di un marchio si valuta in relazione alla sua
capacità di indicare l’origine commerciale del prodotto, non alla tecnologia sottostante.
Inoltre, il pubblico di riferimento entrerà in contatto con il marchio HYDROSMOKE come
segno verbale e non con la tecnologia in sé, percependolo quindi immediatamente come
un’indicazione della composizione o delle caratteristiche del prodotto, e non come un segno
distintivo idoneo a identificarne l’origine specifica.
2- Il richiedente ritiene che i consumatori di riferimento prestino un maggiore livello di
attenzione. Tuttavia, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato e con un livello di
attenzione superiore alla media non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici
utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. La Corte di giustizia ha
affermato che «non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo
più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir
machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Giova ricordare inoltre che L’argomentazione del richiedente non è sufficiente a dimostrare il
carattere distintivo del marchio HYDROSMOKE. Il fatto che il pubblico di riferimento sia
costituito da professionisti del settore con conoscenze tecniche avanzate non elimina il
carattere descrittivo del marchio. Al contrario, tale pubblico, essendo esperto, comprenderà
ancora più facilmente il significato diretto dei termini HYDRO e SMOKE in relazione ai
prodotti della Classe 5. Inoltre, la valutazione della distintività non si limita ai soli
professionisti, ma considera anche altri potenziali utenti del settore che potrebbero percepire
il marchio come una descrizione delle caratteristiche del prodotto piuttosto che come un
segno distintivo.
Non vi è dubbio che il richiedente intenda rivolgere i suoi prodotti a un pubblico più ampio.
Tuttavia, poiché il marchio è in lingua inglese, ai sensi del Regolamento RMUE, la
valutazione della sua distintività deve necessariamente tenere conto della percezione del
pubblico anglofono.
3- Il fatto che nel processo non vi sia traccia di acqua residua non ha niente a che vedere
con l’esame del marchio e non modifica la percezione immediata di esso da parte del
pubblico di riferimento. Il termine “HYDROSMOKE” è composto da due parole inglesi di uso
comune, “hydro” (acqua) e “smoke” (fumo), che nel loro insieme evocano chiaramente l’idea
di un fumo a base d’acqua. Indipendentemente dalla tecnologia sottostante, il consumatore,
anche se tecnicamente preparato, entrerà in contatto prima con il marchio che con il
prodotto, e la sua impressione iniziale sarà guidata dal significato immediato dei termini
utilizzati. Pertanto, il segno rimane descrittivo e privo di distintività.
4- Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto si riscontrano molte differenze rispetto al segno in questione.
Inoltre, alcuni di essi sono marchi richiesti molto tempo fa, conseguentemente esaminati
secondo prassi decisionale precedente. La prassi è evoluta nel tempo adeguandosi alla
giurisprudenza comunitaria.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019049240 è
respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
