MARCHIO DESCRITTIVO del prodotto: Decisione Quinta Commissione del 02-06-2021

SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 2 giugno 2021
Nel procedimento R 55/2021-5
Selle Italia S.r.l.
Viale Enrico Fermi, 2
31011 Frazione Casella D’asolo – Asolo
(TV)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 18 138 525
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
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Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. (“la
richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea
figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,
nastri per manubri e specchietti retrovisori.
2 In data 17 dicembre 2019, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
3 Le obiezioni dell’esaminatore possono essere sintetizzate come segue:
– Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal
Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana
attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per
disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta,
una motocicletta o un cavallo che provengano dall’Italia.
– Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella
scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono
il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come
contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i
prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano
la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed
esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad
oggetto la vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.
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– Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la
provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.
– Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di
carattere distintivo.
4 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente
presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di
registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità
distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La
richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività
acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente
possono essere sintetizzate come segue:
– In primo luogo, la richiedente presenta un’introduzione sulla storia
dell’azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13
sono incluse le informazioni sull’attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala,
inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai
migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,
relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente
fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.
– Successivamente, la richiedente invoca l’applicazione dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove
per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in
seguito all’uso che ne è stato fatto:
a) Documenti relativi all’Italia
o Documento 1.- Cataloghi dell’anno 2008 (suddiviso in documento 1.1,
documento 1.2, e documento 1.3).
o Documento 2.- Cataloghi dell’anno 2009 (suddiviso in documento 2.1,
documento 2.2, e documento 2.3).
o Documento 3.- Cataloghi dell’anno 2010 (suddiviso in documento 3.1
e documento 3.2).
o Documento 4.- Cataloghi dell’anno 2011 (suddiviso in documento 4.1,
documento 4.2, e documento 4.3).
o Documento 5.- Cataloghi dell’anno 2012 (suddiviso in documento 5.1
e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell’anno 2013 (suddiviso
in documento 6.1 e documento 6.2).
o Documento 7.- Cataloghi dell’anno 2014 (suddiviso in documento 7.1
e documento 7.2).
o Documento 8.- Cataloghi dell’anno 2015 (suddiviso in documento 8.1
e documento 8.2).
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o Documento 9.- Cataloghi dell’anno 2016 (suddiviso in documento 9.1
e documento 9.2).
o Documento 10.- Cataloghi dell’anno 2017.
o Documento 11.- Cataloghi dell’anno 2018 (suddiviso in documento
11.1 e documento 11.2).
o Documento 12.- Cataloghi dell’anno 2019 (suddiviso in documento
12.1 e documento 12.2).
o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.
o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).
o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).
o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 –
2019).
b) Documenti relativi alla Francia
o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).
o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 –
2020).
o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
c) Documenti relativi alla Spagna
o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).
o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-
2020).
o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
d) Documenti relativi alla Gran Bretagna
o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).
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o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 –
2020).
o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
e) Documenti relativi alla Germania
o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008
-2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 –
2020).
o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008 – 2019).
f) Documenti relativi al Benelux
o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).
o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010
– 2020).
o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008 – 2019).
g) Marchi e brevetti della richiedente
o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai
marchi registrati in Italia, nell’Unione europea, in Giappone, in Corea
del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l’accento è
posto sui marchi dell’Unione europea e su un marchio identico a quello
in questione che è stato registrato in Italia.
o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che ‘SELLE ITALIA è
titolare di oltre 55 famiglie brevettuali’ e fornisce un link e una
schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.
5 Con decisione del 12 novembre 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore,
riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo
agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita
attraverso l’uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e servizi
obiettati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato
disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:
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Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE
– Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell’Ufficio del
17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.
Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE
– Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il
pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di
conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è relativa all’Italia. In tal
senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori
francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.
– Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del
pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come
richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere
immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di
una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell’Ufficio, la
documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e
convincenti al riguardo.
– In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12,
non possono dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno,
poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro
struttura, in relazione al segno contestato:
– In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi
inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato)
potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di
determinare l’origine commerciale dei prodotti in questione.
– D’altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti
dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è
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possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a
determinare l’origine commerciale dei prodotti.
– Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel
Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si
riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con
elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare
insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che
compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi
sono accompagnati da altre parole.
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8
– La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a
sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia,
questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo
luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro
valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste
affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si
riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che
potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi
documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da
quello ora richiesto.
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9
– Pertanto, l’Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa
dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.
– Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere
distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati
dal richiedente dinanzi all’Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la
registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere
valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice
dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente
dell’Ufficio. Inoltre, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il
segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno
Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all’area
linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.
– In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un
fatto irrilevante.
– I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito
in seguito all’uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se
si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente
collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni
utilizzati dal richiedente.
– Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico
consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati,
attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
come richiesto.
– Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia
sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere
distintivo in Italia attraverso l’uso fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della
presentazione della richiesta.
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6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.
Motivi del ricorso
7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente
– Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha
dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia
sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio
SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo
così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più
efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero
per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi
grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una
determinata impresa”.
– Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale
marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea (Italia in
questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di
documenti, tra i quali le fatture attestanti l’attività promozionale del
Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019.
Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l’attività
promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente
abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor”
del Giro d’Italia, la corsa a tappe più importante d’Italia e seconda nel mondo
solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti
21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all’interno della sede di Selle
Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di
maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia
del ciclismo.
– La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove
relativamente a “fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta
dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni
professionali”.
– Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e
opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti
promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato
dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni
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provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della
storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour;
materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in
cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.
– Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo
l’Italia, ma le nazioni più popolose dell’Unione Europea quali Gran Bretagna,
Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda
il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia
all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del
perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.
– Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve essere
valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la
registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”,
pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione
SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per
bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione
del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di
un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE
ITALIA caratterizza selle di alta qualità.
– L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che
l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa
documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti
solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini
demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non
può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita
distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del
carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”.
Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una
parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,
RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a
dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,
cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni
riguardanti l’investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa,
tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro
intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni
giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente
ed anche in quantità considerevole.
Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l’acquisizione di
carattere distintivo
– La censura emessa dall’Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva
– è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per a quale le prove
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fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere
dalla veste grafica.
– Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli
elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in
Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di
segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l’attenzione del
consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente
per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo
luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due
marchi, l’aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,
per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.
– La richiedente contesta altresì l’affermazione dell’esaminatore secondo la
quale “si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal
richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. […]
Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i
consumatori a determinare l’origine commerciale dei prodotti”. Secondo
l’Ufficio l’elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul
prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in
grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una
determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.
– Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una
ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede
pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un
marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene
che l’erroneità del ragionamento seguito dall’esaminatore trovi conferma nel
paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica
dell’esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l’uso
non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non
essendo quella che ha procurato l’acquisizione della notorietà, il marchio
dovrebbe essere rifiutato.
Conclusioni
– La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3
RMUE, l’acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA
presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo
dello stesso.
– In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la
partnership pluridecennale con il Giro d’Italia, durante il quale il marchio
SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di
spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante
successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere
leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una
parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i
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prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come
originari dell’omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile
distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono
percepiti come originari di una determinata impresa.
– Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove
prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA,
indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere
distintivo”.
Motivazione
8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Ambito del ricorso
10 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi
con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non
abbia accolto le sue richieste”.
11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la
decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte
disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata
rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
12 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è
volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura in
cui l’esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.
13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della
decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono
relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le
conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in
questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
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15 L’ambito dell’appello è, pertanto, circoscritto all’esame della rivendicazione della
richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in
contestazione, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la
motivazione e le conclusioni dell’esaminatore in merito alla natura descrittiva e
alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di
lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni
espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.
Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
17 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si
applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato
fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione
stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,
quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione
(21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base
all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha
acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte
dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il
territorio rilevante è l’Italia.
19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato
acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione
europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P,
Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis,
EU:C:2006:530, § 22).
20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso,
deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della
categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti
dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,
nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation
d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella
fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e
altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente
informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e
convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione
significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i
prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un’impresa
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
15
determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61;
26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e
giurisprudenza ivi citata).
22 Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito
all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del
mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014,
C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare
una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la
prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il
marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.
23 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in
considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio,
l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità
degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa
determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione
(15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 90).
24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio
come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06,
BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
25 Alla luce dei criteri suesposti, l’esame congiunto del materiale probatorio
presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di
riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della
domanda), grazie al segno , i prodotti e servizi in contestazione
come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.
Valutazione delle prove depositate dalla richiedente
26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
Italia, in seguito all’uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove
elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.
27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le
prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di
riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
rilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
16
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati
rilevanti quanto all’uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti
ai brevetti titolarità della richiedente.
28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente
quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei
prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare
dall’anno 2008 all’anno 2019.
29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:
a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l’italiano;
b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima
pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa
dello stesso;
c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per
biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e
specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire
un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla
richiedente come Documento 14.3;
e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali
principalmente le seguenti:
Versione n. 1:
Versione n. 2:
Versione n. 3:
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
17
30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione
ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello
e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali
da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del
pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime
differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non
sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio
contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel
caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una
sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della
domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e
non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.
31 Pertanto, la Commissione conclude che l’uso dei marchi presenti nei cataloghi
prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell’esame
dell’acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che
i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze
di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però
sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno
in questione come segno distintivo di una determinata impresa.
33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la
Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al
deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per
ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l’altro a un unico cliente italiano, la
società Ciclo Promo Components S.p.A.
34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché
l’importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione
ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti
per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono
sufficienti per se a provare l’uso qualificato necessario ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento
possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere
distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare
l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l’uso
effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE.
35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la
Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e
14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell’arco di un decennio. Nel
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
18
contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo
giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per
dimostrare l’uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del segno da
parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe “Giro
d’Italia” (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al
segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle
modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al
segno de quo.
37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali
della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante
alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie
all’uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati
oggettivi.
38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla
richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l’uso nel
mercato italiano del marchio in questione, almeno per le “selle per biciclette”
della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione
prodotta dalla richiedente.
39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i
consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono
indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale
indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del
pubblico italiano di riferimento.
40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di
commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della
percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere
sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture,
sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i
consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
della richiedente.
41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il
livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul
mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova
diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale
del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare
l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, rispetto ai quali altri tipi
di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano
prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,
T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla
richiedente. A tal proposito, quanto all’affermazione della richiedente che “A
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
19
pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che
consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell’ambito del
ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.
Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del
49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%”, la Commissione nota che si
tratta di dati estratti da un’unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in
particolare la “Maratona les Dolomites” (le altre tre competizioni citate non si
riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di
capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto
si riferiscano i dati in questione.
43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola
indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81
milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili
per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l’uso. La
richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per
Stato Membro dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’Italia, né specifica
quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,
qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de
quo.
44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in
particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un’impresa
determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti
quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il
marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da
un’impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione
impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno
ha acquisito distintività tramite l’uso.
Sulle registrazioni anteriori
45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è
importante ricordare che le decisioni dell’Ufficio si basano sull’applicazione del
RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente
sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non
sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (28/06/2004,
C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli
Stati Membri dell’UE. La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea è
costante nell’affermare che l’Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le
domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in
nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le
prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia
stato precedentemente ammesso alla registrazione dall’Ufficio stesso, oppure da
Paesi membri della stessa zona linguistica.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
20
46 Anzi, l’applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del
principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio
vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al
fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del
diritto e di buona amministrazione che l’esame di ogni domanda di registrazione
deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi.
Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un
segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili
nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il
segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche
dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno
di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in
modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata
dall’EUIPO come marchio dell’Unione europea e che riguarda prodotti o servizi
identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi
(23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).
47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli
impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE. D’altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la
richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l’uso ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non
può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa
delle precedenti decisioni dell’Ufficio.
48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in
Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un
sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche
che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema
nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
Conclusioni
49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e
servizi contestati nelle Classi 12 e 35.
50 Inoltre, la richiedente non ha provato l’acquisizione di un carattere distintivo
attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai
prodotti e servizi contestati.
51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la
decisione impugnata e respinge il ricorso.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
21
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

1. Il ricorso è respinto.
   Firmato
   V. Melgar
   Firmato
   S. Rizzo
   Firmato