MARCHI: Quando il COGNOME non è diffuso nel territorio di riferimento

Nel caso di specie il settore è quello vitivinicolo ed è lo stesso per entrambi i marchi: sia per il marchio anteriore STEFANO ACCORDINI   sia per il marchio impugnato ILARIA ACCORDINI.   Quando come nel presente caso i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, dipende molto dalla percezione del cognome nel territorio di riferimento. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l’attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no). In questo caso il cognome ACCORDINI è un cognome veneto non particolarmente diffuso, è quindi lecito attendersi che esso attirerà l’attenzione dei consumatori, certamente molto più che i nomi propri “STEFANO” e “ILARIA” che sono gli unici elementi che differenziano i segni.

Quindi esiste un rischio di confusione tra ai due marchi e l’opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE
N. B 3 068 349

Az. Agricola Accordini
Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Società Agricola s.s., Località Camparol, 10, 37022 Fumane, Fraz. Cavalo
(VR), Italia (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via
Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

OnePiò Winery di Ilaria
Accordini, Località Fiocazzola 1b, 25015
Desenzano del Garda (BS), Italia (richiedente), rappresentata da Ruffini
Ponchiroli e Associati S.r.l., Via Caprera 6, 37126 Verona, Italia (rappresentante
professionale).

Il 07/04/2020, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 068 349 è accolta per tutti i prodotti
contestati.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 935 155 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iprodottidella domanda di
marchio dell’Unione europea n. 17 935 155 per il marchio
denominativo “ILARIA ACCORDINI”. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione
di marchio dell’Unione europea n.  17 155 921 per il marchio
denominativo “STEFANO ACCORDINI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su
più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in
primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 17 155 921.

  1. I prodotti

I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 33:      Vini.

I
prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33:      Vini.

I vini sono identicamente contenuti
in entrambe le liste di prodotti.

  • Pubblico
    di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono
diretti al grande pubblico. Il richiedente sostiene che, nel settore del vino,
il pubblico di riferimento è estremamente attento ed accorto e nell’accingersi
all’acquisto dei prodotti di cui alla presente opposizione esercita un livello
di attenzione ben superiore alla media. A tale proposito, la Divisione d’Opposizione
osserva che il vino, essendo una categoria piuttosto ampia, non si limita a
prodotti costosi e sofisticati, il che non significa necessariamente un grado
elevato di attenzione da parte del pubblico. Sebbene ci sia una parte del
pubblico che ha effettivamente conoscenze specifiche e un profondo interesse
per il vino, c’è un’altra parte del pubblico – che non è trascurabile – che
sceglie il vino piuttosto spontaneamente, specialmente quando si tratta di
prodotti di consumo di massa a basso costo. Pertanto, il grado di attenzione
del pubblico è considerato, nel complesso, medio.

  • I segni
STEFANO
ACCORDINI
  		ILARIA
ACCORDINI
 
 
Marchio anteriore 		 
Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea
comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere
in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di
marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio,
anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte
dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico
di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Gli elementi
dei segni saranno interamente riconosciuti, in particolare quale nome e
cognome, in Italia. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno
incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo
formato dai due termini “STEFANO ACCORDINI” mentre il marchio impugnato, pure
denominativo, è formato dai due termini “ILARIA ACCORDINI”. Mentre “STEFANO” e
“ILARIA” sono due nomi propri di persona, rispettivamente maschile e femminile,
il termine “ACCORDINI” sarà riconosciuto come un cognome italiano, e in
particolare di origine veneta, peraltro non particolarmente diffuso. Ciò si
evince, ad esempio, dai risultati che si possono ottenere da ricerche online
presso siti specializzati. Ad esempio, la pagina www.cognomix.it informa che
approssimativamente ci sono 120 famiglie Accordini in Italia. Si tratta di un
numero piuttosto limitato, a conferma che il suddetto cognome non sia
particolarmente diffuso.

Tutti gli
elementi dei marchi sono da considerarsi distintivi in assenza di qualsivoglia particolare
relazione tra essi e i prodotti nella classe 33.

Visivamente, foneticamente e concettualmente, i segni coincidono nel termine, e cognome,
“ACCORDINI”. Tuttavia, essi differiscono nei nomi propri, diversi, che lo
precedono, ossia “STEFANO” nel caso del marchio anteriore ed “ILARIA” per
quanto riguarda il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono, dai tre summenzionati punti di
vista, quantomeno simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

  • Carattere
    distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione
globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.

  • Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi
confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella classe 33 coperti dai marchi in disputa
sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico,
il grado di attenzione del quale sarà medio.

I segni sono quantomeno simili in media misura, e ciò
vale da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi coincidono nel
cognome “ACCORDINI” mentre differiscono nei nomi propri che lo precedono, ossia
“STEFANO” nel caso del marchio anteriore ed “ILARIA” per quanto riguarda il
marchio impugnato.

La percezione dei segni
costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell’Unione
europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore
valore intrinseco in quanto indicatori dell’origine dei prodotti o servizi,
perché l’esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran
numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome (a
condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare
l’esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di
parentela).

Quando come nel presente caso i segni in
conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il
risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio
rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso
attiri l’attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano
comuni o no).

Come visto nella sezione c) della presente
decisione, il cognome “ACCORDINI” non è particolarmente diffuso in Italia ed è
quindi lecito attendersi che esso attirerà l’attenzione dei consumatori,
certamente molto più che i nomi propri “STEFANO” e “ILARIA” che sono gli unici
elementi che differenziano i segni.

Inoltre, valutare il rischio di confusione
implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998,
C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La
Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della somiglianza tra i segni e
dell’identità dei prodotti è giocoforza che sussista un rischio di confusione
quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di
riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella
sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una
parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Pertanto,
l’opposizione basata sulla registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 17 155 921 deve considerarsi
adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere
respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 17 155 921
porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per
tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare
gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente, né tantomeno la questione
della prova d’uso invocata in relazione ad alcuni di essi (16/09/2004, T‑342/02,
Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Per dovere di completezza, si rileva che la richiedente
nelle proprie osservazioni del 14/11/2019 richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni,
precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono
vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata
separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la
contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che
la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni
dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una
precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr
Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non
abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni
raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al
momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente non sono rilevanti ai
fini del presente procedimento perché in tutti i casi menzionati i segni non
sono comparabili ai segni del caso ora in esame. In nessuno dei casi citati,
ovvero “HECTOR LEGRAND” contro “BARON GASTON LEGRAND”, “PRINZ MAX EMANUEL THURN
UND TAXIS” contro “GLORIA THURN UND TAXIS”, “HANNAH MONTANA” contro “MONTANA”, “P
POLLINI” contro  “ARMANDO POLLINI”, si possono
rinvenire le medesime circostanze del caso in esame. Tra gli altri fattori che
li distinguono, la Divisione d’Opposizione rileva che in nessuno dei suddetti
casi si sono infatti comparati segni che contenessero il medesimo cognome,
peraltro poco diffuso nel territorio preso in esame, accompagnato da due nomi
propri piuttosto comuni.  In due dei casi
succitati al contrario sono presenti elementi, quali “PRINZ”, o “BARON”, che
certamente aiutano ad identificare, eventualmente, persone differenti e
conseguentemente una possibile origine commerciale distinta, al di là di
eventuali rapporti di parentela.

Alla luce di quanto precede, ne
consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione
d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni
raggiunte potrebbero non essere le stesse, come nel presente caso. Quest’ultimo
argomento della richiedente deve quindi pure essere rigettato.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo
massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo
RAPONI 		Andrea VALISA Aldo
BLASI

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.