La Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha accolto la domanda di nullità contro il marchio internazionale CUCIELO (n. 1 447 788) registrato per vermouth in classe 33. La decisione si basa sul rischio di confusione con i marchi anteriori CIELO, registrati per vini. È stato dimostrato l’uso effettivo dei marchi anteriori nel periodo richiesto tramite fatture, volantini e vendite nell’UE. I prodotti sono stati considerati identici (il vermouth rientra nella categoria dei vini) e i segni mediamente simili perché CIELO è interamente contenuto in CUCIELO.
ANNULLAMENTO N. C 64 979 (NULLITÀ)
***************, Via ***************************** Verona, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
*************************************.
Il 09/03/2026, la Divisione di Annullamento emana la seguente
DECISIONE
| 1. | La domanda di nullità è accolta. |
| 2. | La registrazione di marchio internazionale No 1 447 788 è dichiarata interamente nulla per l’Unione europea. |
| 3. | La titolare della registrazione internazionale sopporta l’onere delle spese, fissate a 1 080 EUR. |
In data 11/03/2024, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro la registrazione internazionale che designa l’Unione european.1 447 788 Cucielo (marchio denominativo) (la registrazione internazionale). La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dallaregistrazione internazionale, che sono registrati nella Classe 33.
La domanda sibasa sul marchio dell’Unione europea n. 3 938 594, CIELO (marchio denominativo) e sulla registrazione di marchio italiana n. 599 610, CIELO (marchio denominativo).La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI
La richiedente sostiene che il marchio contestato CUCIELO debba essere annullato per rischio di confusione con i suoi marchi anteriori CIELO (marchio UE e italiano), entrambi registrati per vini (Classe 33). Secondo la richiedente, i segni presentano una forte somiglianza visiva, fonetica e concettuale: la parola CUCIELO include integralmente il termine CIELO, con l’aggiunta del prefisso “CU”, che non è sufficiente a differenziarli in modo significativo. La pronuncia delle sillabe “cie-lo” risulta identica in entrambi i casi. Inoltre, vermouth (prodotto contestato) e vini (marchi anteriori) sono considerati prodotti identici o simili, poiché rientrano nella stessa categoria merceologica delle bevande alcoliche e condividono canali distributivi (supermercati, enoteche).
La richiedente afferma anche che il marchio CIELO gode di distintività rafforzata in Italia grazie a un uso intensivo e prolungato, supportato da prove come fatture, partecipazione a fiere (Vinitaly), presenza online e promozione su piattaforme di e-commerce (es. Carrefour.it, Iperalspesaonline.it). La somiglianza tra i segni, unitamente alla reputazione del marchio anteriore, aumenterebbe il rischio di associazione da parte dei consumatori.
Il caso per la titolare
La titolare del marchio contestato respinge le argomentazioni del richiedente, sostenendo che non sussiste alcun rischio di confusione. Secondo la titolare, i segni sono visivamente e foneticamente distinti: il prefisso “CU” altera significativamente la pronuncia e il ritmo del marchio, creando una sillaba aggiuntiva (tre in CUCIELO vs. due in CIELO). I consumatori tendono a concentrarsi sulla parte iniziale di un marchio, e la presenza di “CU” – un suono occlusivo e marcato – elimina ogni somiglianza fonetica con CIELO.
Inoltre, la titolare sostiene che vermouth e vini sono prodotti distinti:
· Il vermouth è un vino aromatizzato, spesso usato come aperitivo o ingrediente per cocktail, con un contenuto alcolico più elevato (24–28€ a bottiglia).
· I vini CIELO sono invece prodotti standard (3–8€ a bottiglia), venduti in sezioni diverse dei negozi (es. reparti vini vs. liquori). Il pubblico di riferimento sarebbe in grado di distinguere chiaramente i due prodotti.
La titolare contesta anche la presunta distintività rafforzata di CIELO, definendolo un termine debole e comune nella Classe 33, come dimostrato dalla coesistenza di marchi simili (es. CIELLO, CIELO D’OR, CEILLO). Le prove del richiedente sono giudicate incomplete e disorganizzate, con lacune temporali (mancanza di documenti per il 2024) e incoerenze nella presentazione delle fatture. Infine, la titolare sottolinea che CUCIELO è un marchio fantasioso, ispirato al cuculo (“CU”) e al cielo (“IELO”), privo di significato per la maggior parte del pubblico europeo, il che riduce ulteriormente il rischio di confusione.
PROVA DELL’USO
Ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del titolare del marchio dell’Unione europea (MUE), il richiedente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda la domanda di nullità o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o, ove applicabile, priorità della domanda di registrazione del marchio contestato, il richiedente è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, RMUE erano, a tale data, soddisfatte.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta.
Per le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, la «data di deposito» o, ove applicabile, la «data di priorità» del marchio contestato ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, onde stabilire se la prova dell’uso debba essere presentata per un ulteriore periodo di cinque anni è considerata la data di registrazione, la data di successiva designazione dell’Unione europea o la data di priorità della registrazione internazionale contestata, ove applicabile. Il richiedente deve addurre la prova dell’uso di un ulteriore periodo di cinque anni, conformemente alla seconda frase dell’articolo 64, paragrafo 2, RMUE se, a tale data, il marchio anteriore era registrato da almeno cinque anni.
Il titolare della registrazione internazionale ha chiesto al richiedente di addurre la prova dell’uso dei marchi su cui si basa la domanda.
La richiesta è stata presentata in tempo utile ed è ammissibile, dato che è stata presentata come una richiesta incondizionata in un documento separatoe che i marchi anteriori erano registrati in data 15/03/2011 e 27/05/1993, oltre cinque anni alla data della domanda di nullità (11/03/2024).
La domanda di dichiarazione di nullità è stata depositata in data 11/03/2024. La data pertinente della registrazione internazionale contestata (vale a dire la data di registrazione internazionale) è 24/12/2018. Quindi è stato chiesto al richiedente di dimostrare che il marchio su cui si basa la domanda era oggetto di uso effettivo nell’Unione europea e in Italia nel periodo tra 11/03/2019 al 10/03/2024 compreso. Poiché i marchi anteriori erano stati registrati oltre cinque anni prima rispetto alla data pertinente della registrazione internazionale contestata, è necessario dimostrare che i marchi anteriori sono stati utilizzati anche nel periodo tra 24/12/2013 e 23/12/2018 compreso.
In aggiunta, la prova deve attestare l’uso dei marchi per i prodotti su cui si basa la domanda, ossia:
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 938 594
Classe 33: Bevande alcoliche, ovvero, vini.
Registrazione di marchio italiano n. 599 610
Classe 33: Vini.
Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione. Il termine “ovvero”, utilizzato nell’elenco dei prodottidel marchio dell’Unione europea per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto ed una categoria più ampia di prodotti, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli prodotti specificamente indicati.
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 3, RDMUE, la prova dell’uso deve indicare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa la domanda.
In data 26/07/2024, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio ha concesso alla richiedente fino al 30/09/2024 per presentare le prove dell’uso dei marchi anteriori.
In data 30/09/2024, la richiedente ha presentato prove dell’uso.
Poiché la richiedente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione di Annullamento fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.
Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:
· Schermate di siti web di rivenditori e supermercati italiani (datati tra il 2020 e il 2023) ove vini a marchio “Cielo” sono offerti in vendita.
· Volantini promozionali di supermercati italiani (datati tra il 2016 e il 2023) ove vini a marchio “Cielo” sono offerti in vendita.
· Fatture:
o Circa 90 fatture (datate tra il 2013 e il 2023) emesse dalla richiedente per la vendita di vini a marchio “Cielo” a clienti con sede in diverse regioni del territorio italiano (e.g. Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana).
o Circa 20 fatture (datate tra il 2021 e il 2023) emesse dalla richiedente per la vendita di vini a marchio “Cielo” a clienti con sede in diversi paesi dell’Unione europea (e.g. Francia, Germania, Irlanda, Repubblica Ceca, Lettonia)
o Circa 20 fatture (datate tra il 2013 e il 2019) emesse dalla richiedente per la vendita di vini a marchio “Cielo” a clienti con sede in diversi paesi dell’Unione europea (e.g. Germania, Irlanda, Repubblica Ceca, Paesi Bassi).
Il marchio “Cielo” appare nella descrizione dei prodotti venduti accompagnato da indicazioni descrittive (talvolta abbreviate) quali “Prosecco DOC”, “Trebb-P. Grigio”, “Merlot Veneto”, etc.). La quantità di prodotti vendute in ogni fattura è elevata e in alcuni casi supera le 10.000 bottiglie.
Rilievi preliminari
La titolare sostiene che la documentazione presentata dalla titolare non segue un ordine logico, e pertanto risulta difficile esaminare, ad esempio, le fatture emesse nello stesso anno, essendo distribuite in diversi allegati (si vedano, ad esempio, i documenti relativi all’anno 2014, che sono distribuiti tra l’allegato G.1 _d e G.1 q). Vi sono anche allegati che non compaiono nemmeno nell’indice (ad esempio, G.1q bis).
L’articolo 55, paragrafo 2, RDMUE, richiede che i documenti o altri elementi di prova devono essere contenuti in un allegato della memoria e la memoria deve includere anche un indice che precisi le prove allegate. Non solo: gli stessi allegati devono inoltre essere numerati in ordine progressivo e in funzione dell’indice. Questi stessi allegati devono poi recare il titolo sulla prima pagina e disporre di pagine numerate in continuità da un allegato a quello successivo.
Non esiste alcun obbligo di includere tutte le fatture relative ad un medesimo anno all’interno di unico allegato. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla titolare l’allegato G.1q bis appare correttamente elencato nell’indice dei documenti presentati in seno alla memoria della richiedente (si veda la schermata di seguito riportata).
Pertanto, dalla semplice osservazione del contenuto della memoria depositata dalla titolare e dall’insieme degli allegati a supporto della prova d’uso, risulta che le indicazioni operative espressamente richieste dall’Ufficio per il corretto deposito formale della prova d’uso sono state rispettate.
Valutazione dell’uso effettivo – fattori
Le prove devono dimostrare l’uso effettivodei marchi anteriori durante i periodi rilevanti, vale a dire dall’ 11/03/2019 al 10/03/2024 compreso e dall’ 24/12/2013 al 23/12/2018 compreso.
Luogo dell’uso
Nel caso di specie, le fatture indicano esplicitamente come territorio l’Italia e l’Unione europea. Ciò è facilmente desumibile dall’indirizzo dei clienti indicato nelle fatture.
Di conseguenza, le prove dell’uso presentate dalla richiedente contengono indicazioni sufficienti sul luogo dell’uso.
Riguardo all’estensione dell’uso, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato così come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.
Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che la richiedente abbia seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi. L’uso effettivo deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
La documentazione presentata dimostra che la richiedente, nel corso dei periodi rilevanti, ha venduto ingenti quantità di vino a marchio “Cielo” sia in Italia che in altri paesi dell’Unione europea. Ciò si evince dalle fatture presentate che dimostrano in maniera chiara un uso continuativo dei marchi.
La titolare del marchio contestato sostiene che i quantitativi dimostrati sarebbero insufficienti per accertare l’uso effettivo dei marchi anteriori. Tuttavia, come sopra menzionato, le fatture dimostrano quantità che sono oggettivamente elevate anche tenuto conto del prezzo (piuttosto basso) dei prodotti in questioni e del relativo mercato di riferimento.
La titolare afferma inoltre che la richiedente non ha presentato prove relative all’anno 2024. Tuttavia, per essere «effettivo», l’uso non dev’essere continuato nel corso dell’intero periodo di riferimento di cinque anni. È sufficiente che l’uso risalga anche solo all’inizio o alla fine del periodo di riferimento, purché si sia trattato di uso effettivo (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
Infine, la titolare sostiene che dalle prove prodotte risulterebbe che il sito web della richiedente sia attivo soltanto dal 2017. Tuttavia, tale circostanza è irrilevante ai fini del presente accertamento.
Le fatture depositate dimostrano chiaramente che i prodotti della richiedente contraddistinti dal marchio “Cielo” sono stati commercializzati con regolarità anche anteriormente al 2017. L’esistenza di un sito web per l’intero periodo di riferimento non costituisce un elemento determinante ai fini della dimostrazione.
Ne consegue che, la documentazione presentata, valutata nel suo complesso, è idonea a escludere un uso puramente simbolico, minimo o fittizio al solo scopo di conservare i diritti conferiti dai marchi anteriori.
Pertanto, la Divisione di Annullamento ritiene che la richiedente abbia fornito indicazioni sufficienti circa l’estensione dell’uso dei suoi marchi.
Natura dell’uso
Uso come marchio
La natura dell’uso richiede, tra l’altro, l’utilizzo del marchio anteriore come marchio, vale a dire per identificare l’origine, consentendo così al pubblico di riferimento di distinguere tra prodotti e servizi di diversi fornitori.
Le prove fornite, considerate nel loro insieme, dimostrano che i marchi anteriori sono stati utilizzati in modo tale da stabilire un chiaro collegamento tra i prodotti e la richiedente. Nelle fatture, il marchio “Cielo” compare sia nella descrizione dei prodotti venduti sia sulle etichette degli stessi. Inoltre, la denominazione sociale della richiedente è indicata nelle fatture quale soggetto emittente.
Pertanto, l’uso del segno consente al pubblico rilevante di percepirlo come un marchio atto a stabilire una connessione con i prodotti della richiedente.
Uso nella forma registrata
Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE, quanto segue costituisce uso ai sensi del paragrafo 1: l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato. Nell’esaminare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3), RMUE, l’articolo 18, RMUE può essere applicato per analogia per valutare se l’uso del segno costituisca o meno un uso effettivo del marchio anteriore per quanto riguarda la sua natura.
Lo scopo del sopra citato Articolo 18 paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE è quello di consentire al titolare del marchio di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia, la differenza deve riguardare elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Nel caso di specie, i marchi denominativi anteriori “Cielo” risultano utilizzati in forma puramente verbale sia sulle fatture sia nelle descrizioni dei prodotti riportate nei volantini promozionali. Sul prodotto, il marchio è riprodotto mediante una stilizzazione piuttosto banale – assimilabile a una grafia manoscritta – che non è idonea ad alterare il carattere distintivo del segno così come registrato.
Ne deriva che i marchi anteriori sono stati usati come registrati o in una forma essenzialmente identica a quella in cui sono stati registrati e, pertanto, gli usi indicati costituiscono uso dei marchi anteriori ai sensi dell’articolo 18 RMUE.
Uso in relazione ai prodotti
I marchi anteriori sono registrati per vini.
Le prove presentate chiaramente dimostrano uso genuino in relazione a questi prodotti.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
La domanda si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea della richiedente.
I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:
Classe 33: Vini
A seguito di una limitazione richiesta dalla titolare del marchio, i prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 33: Vermut.
Tuttavia, come risulta dalle definizioni di “vermuth” riportate nei principali dizionari, il significato letterale del termine “vini” comprende anche il vermut. È chiaro che l’ampia categoria dei vini include prodotti con diversa gradazione alcolica.
La titolare sostiene inoltre che i prodotti CUCIELO siano specificamente “Vermut di Torino”, ossia una sottocategoria particolarmente specifica di vermut, dotata di una propria indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi della normativa dell’Unione europea e, a differenza dei vini a marchio Cielo, generalmente commercializzata come “Vermut Premium”, con un prezzo indicativo compreso tra 24 e 28 euro a bottiglia.
Anche tali argomentazioni risultano tuttavia irrilevanti, poiché il compito della Divisione Annullamento consiste nel confrontare i prodotti o servizi così come registrati e non quelli concretamente utilizzati (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), salvo che per determinati prodotti o servizi sia stata fornita prova dell’uso del marchio anteriore. Nel caso di specie, l’uso del marchio anteriore è stato chiaramente dimostrato per l’intera categoria dei vini; pertanto, tale categoria deve essere integralmente presa in considerazione ai fini della presente comparazione.
Anche gli argomenti della titolare relativi alla differenza di prezzo dei rispettivi prodotti delle parti sono irrilevanti, poiché l’esame del rischio di confusione (compreso l’esame della somiglianza dei prodotti e dei servizi) è di natura «prospettica» e pertanto indipendente dalle concrete modalità di utilizzo dei marchi in conflitto da parte dei rispettivi titolari (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
| CIELO | Cucielo |
Marchio anteriore | Marchio contestato |
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai segni, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei segni (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Il marchio anteriore “CIELO” ha un significato in italiano e in spagnolo, ossia “cielo”. La percezione di tale significato nel marchio anteriore crea una forte differenza concettuale tra i segni per il pubblico di lingua italiana e spagnola. Pertanto, la Divisione di Annullamento ritiene opportuno concentrare il confronto dei segni sulle parti del pubblico che percepiranno sia il marchio anteriore sia il marchio contestato come privi di qualsiasi significato, ad esempio il pubblico di lingua inglese e quello di lingua tedesca.
Entrambi gli elementi verbali che compongono il marchio anteriore “CIELO” e il marchio contestato “CUCIELO” non hanno alcun significato per il pubblico rilevante e sono, pertanto, dotati di un carattere distintivo normale.
La titolare sostiene che la parola “CIELO” presenti un basso grado di carattere distintivo intrinseco per i prodotti in questione, poiché numerosi marchi dell’Unione europea registrati nella classe 33 includono tale termine. A sostegno della propria argomentazione, la richiedente richiama alcune registrazioni di marchi dell’Unione europea. Tuttavia, l’esistenza di varie registrazioni di marchi non è di per sé particolarmente determinante, in quanto non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, non è possibile ipotizzare solo sulla base dei dati di registro che tutti i marchi in questione sono stati utilizzati efficacemente (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Di conseguenza, le prove non dimostrano che i consumatori sono stati esposti a un ampio utilizzo dei marchi, cui si sono abituati, contenenti l’elemento “CIELO”. In queste circostanze, le affermazioni della titolare della registrazione internazionale devono essere ignorate.
Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nella sequenza di lettere “C-I-E-L-O” (e nel loro suono), che costituisce l’intero marchio anteriore e le ultime cinque lettere del segno contestato. Il marchio anteriore è quindi interamente contenuto nel segno contestato. Tuttavia, i segni differiscono nelle lettere aggiuntive “C-U” (e nel loro suono) che compaiono all’inizio del segno contestato.
Secondo la giurisprudenza, qualora la parola che costituisce il marchio anteriore sia interamente contenuta nel marchio contestato, ciò costituisce un’indicazione del fatto che i due marchi sono simili (01/03/2023, T-25/22, He&Me, EU:T:2023:99, § 44; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33; 21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 27; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 38). La Corte ha confermato che, nella valutazione della somiglianza visiva tra due elementi verbali, ciò che rileva è la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83). Nel caso di specie, i segni condividono cinque lettere nello stesso ordine, che rappresentano l’intero marchio anteriore e cinque delle sette lettere del segno contestato.
È vero che la parte iniziale di un marchio ha normalmente un impatto maggiore, sia visivo sia fonetico, rispetto alla parte finale (24/11/2021, T-551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, T-584/17, Primart Marek Lukasiewicz, EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Tuttavia, come indicato dall’uso dell’avverbio «normalmente», tale considerazione non può applicarsi in tutti i casi (12/07/2019, T-698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 62). Infatti, essa non può rimettere in discussione il principio secondo cui l’esame della somiglianza tra i segni deve tener conto dell’impressione complessiva da essi suscitata (13/07/2022, T-251/21, Tigercat / Cat, EU:T:2022:437, § 50; 04/05/2022, T-237/21, Fis (fig.) / Ifis, EU:T:2022:267, § 76; 07/03/2019, T-106/18, Vera Green / Lavera, EU:T:2019:143, § 57).
Non esiste una regola assoluta secondo cui i segni debbano essere considerati diversi qualora un gruppo identico di lettere sia preceduto da lettere differenti (18/10/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 92). Pertanto, laddove, come nel caso di specie, tutte e cinque le lettere del marchio anteriore siano integralmente incluse nel marchio contestato e la sequenza aggiuntiva di lettere “CU” riproduca, come lettera iniziale, la medesima “C” posta all’inizio del marchio anteriore, non è possibile concludere per l’assenza di somiglianza tra i segni in questione.
Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio.
Concettualmente, nessuno dei segni ha un significato per il pubblico di riferimento. Poiché un confronto concettuale non è possibile, l’aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.
e) Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
È opportuno ricordare che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
I prodotti coperti dai segni in conflitto sono identici. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco normale, poiché “CIELO” non ha alcun significato per il pubblico di riferimento anglofono e germanofono.
I segni sono visivamente e foneticamente simili in grado medio. L’aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza.
La somiglianza tra i segni deriva dalla circostanza che la sequenza di lettere che compone il marchio anteriore è integralmente e identicamente inclusa nel marchio contestato, nel quale è preceduta dalle lettere aggiuntive “CU”, la cui iniziale coincide con la medesima “C” posta all’inizio del marchio anteriore.
Alla luce di quanto precede, e tenuto conto dell’identità dei prodotti, del carattere distintivo normale del marchio anteriore nonché della somiglianza media tra i segni, non è possibile escludere la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai fini del presente accertamento.
Nelle sue osservazioni, la titolare della registrazione internazionale sostiene che il vino “CIELO” della richiedente e il vermut della titolare sono venduti attraverso gli stessi siti di e-commerce (e.g. www.vivino.com). A sostegno di questo argomento circa la coesistenza pacifica dei marchi sul mercato, la titolare riporta una schermata non datata della piattaforma Vivino.com. Tale documentazione è chiaramente non sufficiente a dimostrare la coesistenza dei segni nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e relative prove, questo argomento del titolare della registrazione internazionale deve essere respinto in quanto infondato.
La titolare ha presentato documentazione che include dati di vendita, iniziative promozionali e premi ottenuti dal suo prodotto. Anche ove tale documentazione fosse idonea a dimostrare un certo grado di notorietà del marchio contestato, ciò non sarebbe rilevante ai fini del presente accertamento. È soltanto la notorietà o il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, e non quello del segno contestato, che deve essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione (v., ad esempio, C-498/07, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84; 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 18; 23/09/2014, T-195/12, Nuna, EU:T:2014:804, § 102).
Parimenti, con riferimento agli argomenti della titolare relativi, da un lato, all’uso sul mercato del segno contestato in connessione con un’indicazione geografica protetta e, dall’altro, alla marcata differenza di prezzo tra i prodotti della richiedente e quelli della titolare, occorre rilevare che l’esame del rischio di confusione effettuato dall’Ufficio ha carattere prospettico. Le circostanze concrete in cui i prodotti o i servizi contraddistinti dai marchi sono effettivamente commercializzati non incidono, in linea di principio, sulla valutazione del rischio di confusione, poiché possono variare nel tempo in funzione delle scelte dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).
Tuttavia, l’Ufficio non è vincolato dalle sue decisioni precedenti, in quanto ogni caso deve essere trattato separatamente, prendendone in considerazione le particolarità.
Questa pratica è stata pienamente sostenuta dalla Corte, che ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento sul marchio dell’Unione europea, e non sulla base di una precedente prassi decisionale (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.
I precedenti richiamati dalla titolare non risultano pertinenti ai fini del presente procedimento, in quanto attengono a fattispecie non del tutto comparabili a quella in esame. In particolare, a differenza del caso di specie, in entrambi i precedenti invocati la sequenza aggiuntiva di lettere (“XI” o “SA”) non riproduce, come lettera iniziale, la medesima lettera posta all’inizio dell’altro marchio, che risulta integralmente inglobato.
Conclusione
Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e tedesca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per dichiarare il marchio contestato nullo.
Pertanto, la domanda basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 938 594 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati.
Dal momento che la domanda di annullamento è stata accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non vi è alcuna necessità di valutare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore per ampio uso onotorietà, come sostenuto dalla richiedente. Il risultato sarebbe lo stesso anche se il marchio anteriore fosse dotato di un carattere distintivo accresciuto.
Dal momento che il marchio dell’Unione europea anteriore determina l’esito positivo della domanda e dell’annullamento del marchio contestato per tutti i prodotti contro cui è stata rivolta la domanda, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dalla richiedente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
SPESE
Poiché risulta soccombente, la titolare della registrazione internazionale deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dalla richiedente nel corso di tale procedimento.
La Divisione di Annullamento
