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Accettata in data 06.02.2020  la domanda di registrazione del marchio  “Eco Line”  depositato il 03.07.2019 a Bergamo

La società di Cupertino è stata condannata (assieme a Broadcom) per avere «rubato» tecnologie sviluppate dal California Institute of Technology. Sotto accusa anche i chip contenuti in iPhone, iPad e Apple Watch

Apple e Broadcom dovranno pagare una multa miliardaria per aver violato quattro brevetti del California Institute of Technology, il prestigioso CalTech di Pasadena, riguardanti la trasmissione dati con tecnologie wi-fi. Un tribunale di Los Angeles ha infatti deciso che Apple dovrà pagare 837,2 milioni mentre Broadcom, altra grande società californiana, dovrà risarcire 270,2 milioni di dollari. Il CalTech aveva fatto causa ai due colossi tecnologici nel 2016 sostenendo che prodotti di Apple, compreso l’iPhone, contenevano componenti elettronici prodotti da Broadcom ma basati su brevetti sviluppati dall’Istituto di Pasadena.

Una multa da record
Quella decisa mercoledì 29 gennaio in California è la multa di importo maggiore inflitta dal tribunale californiano quest’anno e – secondo quanto risulta all’agenzia Bloomberg – è per importo la sesta sanzione di tutti i tempi. Apple che per anni ha fatto causa ad altre società come Samsung per difendere i propri brevetti, ha già fatto sapere che farà ricorso contro il verdetto. Così come Broadcom che contesta i fatti e anche i collegamenti normativi sui quali si è basato il giudizio. Gli avvocati di Apple e Broadcom hanno dunque sempre negato la violazione dei brevetti e hanno inoltre affermato che, in ogni caso, il CalTech non avrebbe diritto a risarcimenti significativi anche in caso di utilizzo di tecnologie di sua invenzione.

La soddisfazione del CalTech

Il CalTech «è soddisfatto che la giuria abbia riscontrato che Apple e Broadcom hanno violato i brevetti da noi realizzati», ha detto un portavoce, aggiungendo che l’istituto è «impegnato a proteggere la sua proprietà intellettuale a sostegno della sua missione di espandere la conoscenza umana e favorire la società attraverso la ricerca integrata con l’educazione».

Il CalTech (centro di ricerca noto anche ai più giovani per le avventure del genio-nerd Sheldon Cooper raccontate nella serie tv The big bang theory) aveva fatto causa a Broadcom nel 2016, facendo però riferimento specifico ai prodotti di Apple: iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, computer Mac, altoparlanti intelligenti HomePod e router wireless AirPort. Tutti dispositivi nei quali vengono utilizzati i componenti Broadcom contestati per la violazione dei brevetti. In un primo momento Apple e Broadcom avevano dichiarato in tribunale che le rivendicazioni nei confronti di Apple «si basavano esclusivamente sull’incorporazione di chip in presunta violazione» nei prodotti Apple. La corte californiana ha deciso che i chip forniti da Broadcom usavano i brevetti sviluppati dalla CalTech e che questa violazione va punita. La multa da 837,2 milioni di dollari inferta ad Apple segna una delle sconfitte più pesanti nella storia per il gigante della tecnologia di Cupertino.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

“Nautica”è il marchio anteriore, “Scuola Nautica Italiana” è il marchio impugnato. Le classi sono Classe 9: Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, di pesata e d’insegnamento; Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe; oreficeria, gioielleria; Classe 35: Vendita al dettaglio e vendita al dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento. Secondo la Divisione di Opposizione c’è il rischio di confusione poichè è possibile che il pubblico percepisca il marchio impugnato seppur configurato in modo diverso come un sottomarchio per cui il marchio impugnato deve esser rigettato.

OPPOSIZIONE
N. B 3 071 383

Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, 10019 New York, Stati Uniti
d’America (opponente), rappresentata da Akran Intellectual Property Srl,
Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Be Brand S.A.S. di
Brunello Alessio & C., via S. Martino
33 fraz. S.Martino Gusnago, 46040 Ceresara (MN), Italia (richiedente),
rappresentata da Avv. Luca Giove, Via Niccolò Tommaseo 69/d, 35131
Padova, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/01/2020, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 071 383 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 17 960 510 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 17 960 510 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa, inter alia, sulle registrazioni
di marchio
dell’Unione europea n. 13 304 621
e n. 7 081 391, entrambe per il marchio denominativo ‘NAUTICA’.
L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.

PROVA
DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza
del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di
cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di
priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso
effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i
servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o
che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è
assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era
registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova,
l’opposizione è respinta.

Il
richiedente non ha presentato la richiesta di prova dell’uso
mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo
1, RDMUE.

Pertanto,
la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 1, RDMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più
di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo
luogo, esaminare l’opposizione in relazione alle registrazioni di marchio
dell’opponente n. 13 304 621 e n. 7 081 391,
entrambe per il marchio denominativo ‘NAUTICA’.

a)      I prodotti e servizi

I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i
seguenti:

1)
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 304 621

Classe 9:
Apparecchi e strumenti fotografici,
cinematografici, di pesata e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la
conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione,
la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione
magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione
digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa,
calcolatrici, computer; software; estintori; occhiali [ottica];  occhiali [ottica]; occhiali da sole;
monocoli; astucci, lenti, montature, catenelle, cordoncini e cinghie per
occhiali da sole o da vista; visiere parasole protettive; parti, componenti ed
accessori per tutti i suddetti articoli.

Classe 14:
Metalli preziosi e loro leghe;
oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologi; orologi [da polso e da
tasca]; oreficeria; bottoni per polsini; spille da cravatte; ferma-cravatte;
bigiotteria; amuleti [gioielleria]; targhette; braccialetti; spille; fibbie per
cinturini d’orologi; catene di orologi; ciondoli; orecchini; medaglioni;
medaglie; collane [gioielleria]; anelli da dito; braccialetti per orologi

[cinturini]

; braccialetti per orologi [cinturini]; fermagli per orologi; parti
ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 35:
Vendita al dettaglio e vendita al
dettaglio on-line d’articoli d’abbigliamento, calzature, copricapo, indumenti
per uomo, donna e bambino, accessori per l’abbigliamento, grembiuli,
calzetteria, scarpe, scarpe da ginnastica, scarpe da ginnastica, stivali,
mocassini, sandali, canottiere, magliette della salute, boxer, articoli di
camiceria, camicette, magliette, pantaloni, pantaloni, jeans, fuseaux, scalda
muscoli, fodere, cappotti, soprabiti, impermeabili, maglioni, maglioni, maglie,
gonne, vestiti, sarong, completi da uomo, abiti completi, smoking, costumi da
bagno, cuffie da bagno, accappatoi, pantofole, pantaloncini, cravatte,
accessori da portare al collo (colletti, sciarpe, cravatte ecc), sciarpe,
bretelle, mutandine, mutande, calzetteria, calzetteria, reggiseni, pigiami,
cappelli e berretti, cappucci, bandane, fasce per la testa, guanti e manicotti,
cinture e bretelle,  indumenti contro le
intemperie, poncho, scialli, polsini, dispositivi antisdruccevoli per
calzature, bavaglini, paraorecchie.

2) Registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 7 081 391

Classe 9:
Occhiali, ovvero occhiali da vista ed
occhiali da sole ed accessori, ovvero cordoncini e astucci.

Classe 25:
Indumenti, ovvero giacche, camicette,
cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni, pantaloncini, maglioni, camicie,
magliette della salute, boxer, bretelle, sciarpe, guanti, maglieria, calzature,
cappelleria, stivali e scarpe e scarpe da ginnastica.

Classe 35: Vendita al dettaglio
d’un’ampia gamma di prodotti di consumo, ovvero occhiali da vista e occhiali da
sole, orologi da polso, da tasca e da parete e biancheria.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9:
Occhiali; cordoncini per occhiali;
catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport; occhiali da
sole; occhialini per subacquei; occhialini per nuotatori; occhiali protettivi
per lo sport.

Classe 14:
Orologi; orologi sportivi; orologi
digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di orologi; cinturini
per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso; braccialetti per
orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi da polso con
contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica automatica;
orologi digitali con timer automatici.

Classe 25:
Abbigliamento da donna; abbigliamento da
uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento per il
tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per surf; abbigliamento
sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia; accessori da portare al
collo; articoli d’abbigliamento per la vela; articoli di abbigliamento in lino;
bandane [foulards]; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body

; bomber; boxer [intimo]; boxer; bretelle; caffettani;
calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini; calzini per lo sport; calzoncini;
calzoncini da bagno; camicette; camiciole; camicie; camicie sportive; camicie
hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da sport; capi d’abbigliamento
resistenti al vento; cappotti; cardigan; cinture [abbigliamento]; collant;
completi da marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini;
copricostume; coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno
da donna; costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per
costumi da bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte; fazzoletti

; felpe; foulard [articoli di abbigliamento]; gambaletti;
giacche; giacche in maglia; giacche di felpa; giacche di pile; giacche di
piumino; giacche reversibili; giacche senza maniche; giacche sportive; giacche
trapuntate [abbigliamento]; giacconi; giubbotti; guanti [abbigliamento];
jerseys [indumenti]; leggings; maglie con collo a v; maglie sportive; maglie intime

; maglieria; magliette; magliette a manica lunga; magliette a
maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e pantaloncini per lo sport;
maglioni; mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo
sci nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti;
pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni
sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo;
pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo;
scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini;
t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da
snowboard; tute in acetato; visiere [cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche;
scarpe da vela; scarpe da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in
gomma; scarpe per lo sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antisdrucciolo
per la barca; scarpe per il tempo libero; scarpe di tela con suola di corda;
ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito giapponesi; cuffie

; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette [cuffie]; pigiami;
pantofole.

Classe 35:
Servizi al dettaglio in relazione
all’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi
di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al
dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di
vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; servizi di vendita online
al dettaglio inerenti l’abbigliamento.

Al
fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il
termine “ovvero” utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi dell’opponente
per indicare la relazione esistente tra un singolo prodotto o servizio ed una
categoria più ampia di prodotti e servizi, ha una funzione escludente e limita
la portata della protezione ai soli prodotti e servizi specificamente indicati.

In via preliminare, occorre osservare che,
secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 9

I
prodotti contestati occhiali; cordoncini
per occhiali; catenelle per occhiali; astucci per occhiali; occhiali da sport;
occhiali da sole; occhiali protettivi per lo sport sono identici ai
prodotti occhiali [ottica]; occhiali da
sole; astucci, catenelle, cordoncini per occhiali da sole o da vista rivendicati
dal marchio anteriore n.1, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le
liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente
includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Gli
occhialini per subacquei; occhialini per
nuotatori del marchio impugnato sono dispositivi ottici esattamente come
gli occhiali del marchio anteriore
n.1. Essi possono condividere la stessa destinazione e coincidono in pubblico
di riferimento e canali di distribuzione. Tali prodotti sono pertanto simili
.

Prodotti
contestati in classe 14

I
prodotti impugnati orologi; orologi
sportivi; orologi digitali; orologi automatici; orologi da tasca; cinturini di
orologi; cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; orologi da polso;
braccialetti per orologi da polso; orologi da polso con apparecchi GPS; orologi
da polso con contapassi; orologi a carica solare; orologi meccanici con carica
automatica; orologi digitali con timer automatici sono identici ai
prodotti orologi; parti ed accessori per
tutti i prodotti summenzionati del marchio anteriore n.1 perché
identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti o inclusi nei prodotti
dell’opponente.

Prodotti contestati in
classe 25

Tutti
i prodotti impugnati in classe 25 ovvero

abbigliamento da donna;
abbigliamento da uomo; abbigliamento intimo; abbigliamento per ginnastica;
abbigliamento per il tempo libero; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento per
surf; abbigliamento sportivo; accappatoi da bagno; accappatoi da spiaggia;
accessori da portare al collo; articoli d’abbigliamento per la vela;  articoli di abbigliamento in lino; bandane

; bermuda; biancheria intima; bikini; blazer; body  [abbigliamento]; bomber; boxer [intimo];
boxer; bretelle; caffettani; calzamaglie; calze; calze da uomo; calzini;
calzini per lo sport; calzoncini; calzoncini da bagno; camicette; camiciole;
camicie; camicie sportive; camicie hawaiane; canotte; canottiere; canottiere da
sport; capi d’abbigliamento resistenti al vento; cappotti; cardigan;  cinture [abbigliamento]; collant; completi da
marinaio; completi intimi composti da maglie e pantaloncini; copricostume;
coprispalle [abbigliamento]; costumi da bagno; costumi da bagno da donna;
costumi da bagno da uomo; costumi da bagno per bambini; parei per costumi da
bagno; pantaloncini [costumi da bagno]; cravatte;  fazzoletti [abbigliamento]; felpe; foulard

[articoli di abbigliamento]

; gambaletti; giacche; giacche in maglia; giacche di
felpa; giacche di pile; giacche di piumino; giacche reversibili; giacche senza
maniche; giacche sportive; giacche trapuntate [abbigliamento]; giacconi;
giubbotti; guanti [abbigliamento]; jerseys [indumenti];  leggings; maglie con collo a v; maglie
sportive; maglie intime [maglieria]; maglieria; magliette; magliette a manica
lunga; magliette a maniche corte; magliette con cappuccio; magliette e
pantaloncini per lo sport; maglioni; 
mantelli; mutande; mutandine [slip]; mute da wind-surf; mute per lo sci
nautico e da sub; pantaloncini [abbigliamento]; pantaloncini aderenti;
pantaloncini da surf; pantaloni; pantaloni di tute da ginnastica; pantaloni
sportivi; parka; pigiama; polo; polo in maglia; poncho; pullover a girocollo;
pullover a manica lunga; pullover con cappuccio; salopette; scaldacollo;
scaldamani [abbigliamento]; scaldamuscoli; scialli; sciarpe; spolverini;
t-shirt stampate; tee-shirt; teli da bagno; tracolle per abbigliamento; tute da
snowboard; tute in acetato; visiere 
[cappelleria]; jeans; scarpe; scarpe acquatiche; scarpe da vela; scarpe
da bagno; scarpe da spiaggia; scarpe di tela; scarpe in gomma; scarpe per lo
sport; sandali e scarpe da spiaggia; scarpe antisdrucciolo per la barca;  scarpe per il tempo libero; scarpe di tela
con suola di corda; ciabatte; ciabatte di plastica; ciabatte infradito
giapponesi; cuffie [copricapo]; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; berrette

; pigiami; pantofole

sono
almeno simili agli indumenti,
ovvero giacche, camicette, cappotti, soprabiti, impermeabili, pantaloni,
pantaloncini, maglioni, camicie, magliette della salute, boxer, bretelle,
sciarpe, guanti, maglieria, calzature, cappelleria, stivali e scarpe e scarpe
da ginnastica del marchio anteriore n. 2. I prodotti in questione infatti
possono avere lo stesso scopo (coprire e proteggere il corpo umano), origine
commerciale, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

Servizi contestati in
classe 35

I
servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi di
vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento; servizi di vendita al
dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di
vendita al dettaglio online di articoli d’abbigliamento; servizi di vendita
online al dettaglio inerenti l’abbigliamento sono identicamente
contenuti tanto nella lista di servizi del segno contestato come nella lista
dei servizi del marchio anteriore n.1 (inclusi i sinonimi).

I
servizi all’ingrosso in relazione
all’abbigliamento contestati ed i
servizi di vendita al dettaglio d’articoli d’abbigliamento del marchio
anteriore n.1 sono servizi relativi alla vendita degli stessi prodotti. I
servizi di vendita all’ingrosso consistono nella vendita di beni ad altre
imprese che poi rivendono tali beni ai consumatori finali. Anche se il pubblico
di riferimento e i canali di distribuzione sono diversi, questi servizi hanno
la stessa natura e la stessa destinazione e sono complementari tra di loro.
Inoltre, i grossisti talvolta forniscono anche servizi di vendita al dettaglio
e quindi anche i fornitori dei servizi in questione possono essere gli stessi.
Pertanto, tali servizi sono simili.

b)      Pubblico
di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e serviziche
risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, come nel caso, ad
esempio, dei servizi all’ingrosso in
relazione all’abbigliamento. Si
ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c)      I segni

NAUTICA
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione
europea.

La valutazione globale deve
fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale
dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi,
in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei
marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).

Il carattere
unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione
europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione
contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che
comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla
percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali “SCUOLA” e “NAUTICA” sono privi di
significato in taluni territori, per esempio in quei paesi nei quali
l’italiano, lo spagnolo o il portoghese non vengono capiti. Di conseguenza, la
Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni
sulla parte del pubblico che non parla tali lingue e non attribuirà ai suddetti
elementi alcun significato, come ad esempio la parte del pubblico di riferimento
di lingua lettone e bulgara.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è
formato dai termini “SCUOLA”, “NAUTICA” e “ITALIANA” riprodotti in caratteri
ordinari maiuscoli di colore nero al di sopra dei quali si trova una
rappresentazione di una bandiera composta da tre bande. Sulla prima banda
appaiono tre stelle allineate in senso verticale.

I marchi anteriori sono dei marchi denominativi composti
da un unico elemento, “NAUTICA”.

Gli elementi “SCUOLA” e “NAUTICA” non hanno un
significato per il pubblico in questione e sono, pertanto, distintivi.

L’elemento “ITALIANA” del marchio impugnato, per quanto
non facente parte del vocabolario lettone e bulgaro, sarà inteso con il
medesimo significato che esso possiede in lingua italiana e deve quindi
considerarsi un elemento quantomeno debole, dato che può indicare l’origine o
una specifica caratteristica dei prodotti e servizi.

La raffigurazione della bandiera del marchio impugnato è
priva di un significato preciso in relazione ai prodotti e servizi in
questione. Tuttavia essendo composta da forme geometriche piuttosto semplici,
non risulta particolarmente distintiva e svolge una funzione più che altro
decorativa. Inoltre occorre tener conto del fatto che quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che
descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace,
EU:T:2005:289, § 37).

Il segno
contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nella parola “NAUTICA” che rappresenta l’unico elemento che costituisce i marchi anteriori ed è integralmente riprodotto nel segno contestato.
Tuttavia essi differiscono negli elementi verbali addizionali “SCUOLA” e
“ITALIANA” e nell’elemento
figurativo del segno impugnato. Tuttavia, per le ragioni esplicitate poc’anzi,
gli ultimi due elementi differenziatori menzionati hanno un impatto ridotto
sull’impressione globale fornita dai marchi.

Pertanto, i
segni sono visivamente simili almeno in ridotta misura.

Sotto il
profilo fonetico, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere che compongono la parola
“NAUTICA”, che costituisce i marchi anteriori nella loro interezza ed è
integralmente riprodotta nel segno contestato. Tuttavia essi differiscono nel
suono delle lettere che compongono gli elementi verbali addizionali “SCUOLA” e “ITALIANA”
del segno impugnato. Tuttavia quest’ultimo è debole e poco atto a distinguere i marchi in
questione. L’elemento
figurativo del marchio impugnato poi non è rilevante sotto il profilo fonetico.

Pertanto, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili in media
misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle
precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai
marchi. Il pubblico dei territori di riferimento percepirà il significato
dell’elemento figurativo e del termine “ITALIANA” nel marchio impugnato mentre
i marchi anteriori non hanno un significato nei territori in questione. Poiché i
marchi anteriori non saranno associati ad alcun significato, i marchi in
questione non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori siano particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si
baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico dei
territori di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei
marchi anteriori deve essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

La Corte ha affermato che
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di
tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di
riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può
fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o
servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi del
segno impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili ai prodotti e servizi dei marchi sui quali si basa l’opposizione. Essi
sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da
soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, i
quali in ambedue i casi presteranno un grado di attenzione medio.

I segni sono simili almeno
in ridotta misura da un punto di vista visivo e simili in media misura da un
punto di vista fonetico. In particolare, l’unico l’elemento verbale dei marchi
anteriori, peraltro normalmente distintivo, è interamente incluso nel segno
impugnato. Le differenze, anche di carattere concettuale, sono principalmente limitate
ad un elemento figurativo di scarsa capacità distintiva e che ha un peso minore
rispetto agli elementi verbali, e a un elemento come il termine “ITALIANA” del
marchio impugnato, che è pure debole in ragione del suo significato
descrittivo.

Si deve tenere poi conto
del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un
confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto
che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
26).

Inoltre, è importante
rammentare che il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il
consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il
consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che
i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese
economicamente collegate.

È quindi possibile che il
pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come, ad esempio, un
sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo
diverso a seconda del tipo di servizi che designa ma in ogni caso facente capo
al medesimo operatore economico, il quale sarebbe quindi in controllo dell’origine
dei servizi di entrambi i marchi.

Entrambe le parti richiamano a
sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali
dell’Ufficio Brevetti e Marchi italiano. Tuttavia, va osservato che le
decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra
marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio
perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si
applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T‑292/08,
Often, EU:T:2010:399).

In ogni caso i precedenti
invocati dalle parti non sono rilevanti
ai fini del presente procedimento poiché essi riguardano il pubblico di
riferimento di lingua italiana che non è stato preso in esame nel caso in
specie.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di
confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua lettone e
bulgara. Come precedentemente precisato
nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulle registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 13 304 621 e
7 081 391 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il
marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi
contestati.

Poiché tali diritti
anteriori portano all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio
impugnato per tutti i prodotti e servizi contro i quali essa era diretta, non è
necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente
(16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Riccardo RAPONI

Sandra IBAÑEZ

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 19 dicembre 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a PARMA il marchio nazionale “CONDOMINIO 24 H” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 36, 37

Accettata in data 08.01.2020  la domanda di registrazione del marchio  “MP BERGAMO”  depositato il 10.05.2019 a Bergamo

Il 20 DICEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’EUIPO  a ANCONA il marchio europeo “L’impiegata” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 18, 25.

Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a TORINO il marchio nazionale “LINEA IN 1988” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.

In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici , finanza immobiliare e servizi monetari. L’opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visimamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine “Legal” è non-distinto o quantomeno debole.

OPPOSIZIONE
N. B 3 067 181

CBA Studio Legale e
Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122,
Milano, Italia (opponente), rappresentato da Studio Torta S.p.A., Via
Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino,
Italia –  Elena Appendino, Corso
Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati
da Buzzi Notaro & Antonielli D’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6,
10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iservizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 927 349 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa, inter alia,
sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854
per il marchio denominativo “CBA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su
più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in
primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854.

1. I servizi

I
servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 36:       Finanza immobiliare;
un’attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle
assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore
di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie
di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi
dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie
individuali; servizi svolti dagli “investment trusts” e dalle
compagnie “holding”; servizi svolti da mediatori di valori o di beni;
servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti
fiduciari; servizi consistenti nell’emissione di assegni turistici e di lettere
di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di
locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi
al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che
si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati;
servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.

Classe 45:       servizi giuridici;
un’attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale;
servizi personali e sociali, resi da terzi, per il
soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di
beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al
movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.

I
servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36:      Servizi
finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.

Classe 45:      Servizi
giuridici.

Al
fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

I termini “quali” e “come” ,
utilizzati nell’elenco dei servizi dell’opponente, indicano che i servizi
specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata
ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di
esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Servizi
contestati in classe 36

I servizi monetari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti in
relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex
officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici
ai servizi del marchio anteriore.

I servizi di attività bancaria del
marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti
per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con
essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex
officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici
ai servizi del marchio anteriore.

I servizi finanziari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di finanza
immobiliare del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione
d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi
contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio
anteriore.

I servizi immobiliari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti da
amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni
immobiliari o resi da finanziatori del marchio anteriore. Dal momento che
la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di
servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del
marchio anteriore.

Servizi
contestati in classe 45

I servizi
giuridici sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

• Pubblico
  di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i servizi
che risultano essere identici sono
rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene
informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a
una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di
servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie
per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando
li sceglie (03/02/2011, R 719/2010‑1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15;
19/09/2012, T‑220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C‑524/12 P,
F@ir Credit, EU:C:2013:874, respinto).

Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella
Classe 36, si deve tener presente che «l’acquisto e la vendita di proprietà
immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il
trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il
consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media,
posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione
possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010‑2, FIRST THE REAL
ESTATE (fig.) / FIRST
MALLORCA (fig.) et al., § 21).

Infine,
per quanto riguarda i servizi giuridici
nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono
derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in
genere, relativamente alto.

• I segni

CBA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è formato da tre lettere,
“CBA”, che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono
il marchio distintivo.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso
è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto “L” seguita dalle lettere,
leggermente più piccole, “BA”. Al di sotto di esse e alla destra
della terminazione della lettera “L” si trovano, in caratteri minuscoli assai
più piccoli, le lettere “egal”. Esse formeranno un tutt’uno con la lettera “L”
per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua
inglese (per cui esiste il termine “legal”) o quello di lingua italiana (per
cui esiste un termine molto simile, “legale”). Per la parte di pubblico che
non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso
è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento
riconoscerà il termine “Legal” nel segno impugnato il quale è non-distintivo
per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi
nella Classe 36. Le lettere “BA” sono prive di significato in quanto tali e
sono, come accennato poc’anzi, normalmente distintive.

Le
lettere “LBA” nel segno contestato sono, nel loro complesso, l’elemento
dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.

È
importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia
formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano
l’elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una
parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla
lettera “L”, un elemento debole o non-distintivo.

La
lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra
loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è
in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di
conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso
produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in
grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

Visivamente
e foneticamente,
i segni coincidono nelle lettere “-BA”, che sono elementi distintivi in
entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera “C” del
marchio anteriore e nella prima lettera “L” dominante e nelle lettere “-egal”,
del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di
riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una
parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.

Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine “Legal”, si
ritiene che i segni siano  visivamente e
foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale,
per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un
significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un
contenuto semantico al termine “Legal” del segno impugnato, i segni non sono
concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

• Carattere
  distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono
stati riscontrati essere tutti identici. Essi sono diretti sia al
grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si
ritiene che il grado di attenzione sia quantomeno relativamente alto.

Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in
ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono
simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine “Legal”, che è
non-distinto o quantomeno debole.

Essi condividono soltanto
due lettere, “BA”. D’altro canto, come gia accennato nella sezione c) della
presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati
da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore “CBA” o comunque il cui
elemento dominante è pure formato da tre lettere, “LBA”, indipendentemente dal
valore attribuito alla lettera “L” nel contesto del termine, comunque
secondario, “Legal”.

I segni in conflitto sono
quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che
essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere
conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le prime lettere dei marchi,
ovvero la “C” e la “L”, sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente
simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due
lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o
visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza dl rischio di
confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera “C”
del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera “L”, peraltro
graficamente dominante, del marchio impugnato.

Pertanto, l’opposizione
deve essere respinta.

L’opponente richiama, a
sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio
e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per
l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata
confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è
pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata
unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi
decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i
precedenti richiamati dall’opponente non sono rilevanti ai fini del presente
procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa
sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione
d’Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE)
riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive.
Inoltre, diversamente dal caso presente, l’attenzione del consumatore in
relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti
la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch’essa dall’opponente non appare
pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale
sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo
procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in
detta sentenza era una vocale (rispettivamente la “I” e la “E”), e non una
consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non
risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato
dall’opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.

Pertanto la rivendicazione
del richiedente va respinta in quanto infondata.

L’opponente ha basato
l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;

• La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori
invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché
essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la
cornice, i termini “STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO” o semplicemente caratteri, per
quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato.
Inoltre, si constaterebbe un medesimo
risultato, ossia l’identità, nella comparazione deiservizi.
Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i
quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali
servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore
prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Accettata in data 13.11.2019  la domanda di registrazione del marchio  “Margaritaio”  depositato il 27.03.2019 a Firenze

Il marchio anteriore è il marchio TATATU denominativo e il marchio impugnato è il marchio figurativo TATATU. Le classi di riferimento sono la n. 9, 38, 41, 42 rispettivamente per software, telecomunicazioni, editoria multimediale, creazione piattaforme internet siti web.

Ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione per cui l’opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 070 224

Massimo De Risi, Piazza Leonardo 30, 80129, Napoli, Italia
(opponente), rappresentato da Fabrizio Massaccesi, Via Giovanni Porzio
Centro Direzionale Isola E2, 80143, Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Tatatu Entertainment Group
Ltd, Hunkins Plaza, Main Street,
Suite 556, Charlestown, Saint Kitts e Nevis (richiedente), rappresentata da Studio
Legale Giangaleazzo Bettoni, Via Barberini 29, 00187, Roma, Italia
(rappresentante professionale).

Il 29/10/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 070 224 è accolta per tutti i
prodotti e servizicontestati.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 942 147 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizidella domanda
di marchio dell’Unione europea n. 17 942 147 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione
di marchio dell’Unione europea n.17 917 286 per il marchio
denominativo “TATATU”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9:         Contenuti registrati;
banche dati; banche dati (elettroniche); banche dati interattive; cd
preregistrati [compact disc interattivi]; cd-rom
preregistrati; cartoni animati sotto forma di pellicole cinematografiche; chip
contenenti registrazioni musicali; cinematografiche [pellicole] impressionate;
database elettronici registrati su supporti informatici; dischi; disegni
animati; ebook; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; film
cinematografici; fumetti scaricabili; musica digitale scaricabile; musica
digitale scaricabile disponibile da una banca dati informatica o su internet;
musica digitale scaricabile fornita da internet; musica digitale scaricabile
fornita da siti internet mp3; pellicole cinematografiche scaricabili; podcast;
podcast scaricabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; registrazioni
audio; registrazioni audiovisive; registrazioni di video musicali scaricabili;
registrazioni multimediali; registrazioni musicali scaricabili; registrazioni
sonore musicali; registrazioni sonore musicali scaricabili; registrazioni video;
registrazioni video musicali; registrazioni video scaricabili; relazioni
elettroniche scaricabili; riviste elettroniche; serie di registrazioni audio
musicali; video cinematografici preregistrati; video musicali preregistrati;
video preregistrati; video preregistrati contenenti giochi; software; dati
registrati elettronicamente; dati registrati elettronicamente da internet;
directory [elettriche o elettroniche]; file di dati registrati; firmware.

Classe 38:       Servizi di
telecomunicazione; accesso a televisione a protocollo internet; diffusione di
programmi mediante una rete informatica globale;
diffusione di segnali televisivi tramite internet; emissione di programmi di
teleshopping; servizi d’informazione riguardanti trasmissioni; servizi di
podcasting; servizi di trasmissione audiovisiva; servizi di trasmissione di
contenuti audio e video forniti tramite internet; servizi di trasmissione radio
via internet; servizi di trasmissione riguardanti televisione a protocollo
internet; trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite
internet e altre reti di comunicazione; trasmissione di contenuti audiovisivi e
multimediali tramite internet; trasmissione di contenuti generati dagli utenti
tramite internet; trasmissione di dati audio tramite internet; trasmissione di
dati video tramite internet; trasmissione di musica; trasmissione di pellicole
cinematografiche tramite internet; trasmissione di podcast; trasmissione di
programmi su internet; trasmissione di programmi radiofonici e televisivi,
anche attraverso reti; trasmissione di programmi televisivi tramite internet;
trasmissione di programmi televisivi tramite l’utilizzo di servizi video
on-demand e a pagamento; trasmissione di programmi video e audio su internet;
trasmissione di segnali digitali audio e video su una rete informatica globale;
trasmissione di webcast; trasmissione di video, film, illustrazioni, immagini,
testo, fotografie, giochi, contenuti generati dagli utenti, contenuti audio e
informazioni tramite internet; trasmissione di video a richiesta [on-demand];
trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento; trasmissione
televisiva in simulcast su reti globali di comunicazione, internet e reti
wireless; trasmissione televisiva mediante abbonamento; fornitura dell’accesso
a contenuti, siti web e portali; accesso a siti elettronici; accesso a siti web
di giochi d’azzardo e giochi di denaro su internet; fornitura all’utenza di
servizi d’accesso a informazioni su internet; fornitura all’utenza di servizi
d’accesso a motori di ricerca; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a
piattaforme su internet; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su
internet; fornitura di accessi a banche dati su internet; fornitura
dell’accesso mediante telecomunicazioni a centri di server; fornitura di
accesso a banche date online; fornitura di accesso a contenuti multimediali
online; fornitura di accesso a dati attraverso internet; fornitura di accesso a
siti web con musica digitale su internet; fornitura di servizi d’accesso a chat
su internet; fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; fornitura di
servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi
d’accesso a portali per la condivisione di contenuti video; fornitura di
servizi d’accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi
disponibili per mezzo di servizi video on-demand; fornitura di servizi
d’accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su internet;
fornitura di servizi d’accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e
video disponibili per mezzo di servizi video online on-demand; fornitura di
servizi d’accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi disponibili
per mezzo di servizi on-demand; servizi di caricamento di video; servizi di
caricamento di fotografie.

Classe 41:       Editoria multimediale;
fornitura di pubblicazioni on-line; pubblicazione di materiali accessibili
tramite banche dati o internet; pubblicazione
di recensioni; pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento;
servizi di scrittura di blog; produzione di contenuti audiovisivi e
multimediali, e fotografia; creazione di format per film; creazione di cartoni
animati; creazione di format per programmi televisivi; doppiaggio; fornitura di
classificazioni in base all’età per programmi televisivi, film, musica, video e
contenuti di videogiochi; fornitura di programmi d’intrattenimento multimediale
per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online;
fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite internet;
fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web;
montaggio di film; montaggio di programmi televisivi; montaggio di riprese
video; montaggio video; produzione d’animazioni; produzione di divertimento
sotto forma di serie televisive; produzione di film; produzione di film
d’intrattenimento; produzione di film di formazione; produzione di programmi
televisivi da trasmettere su dispositivi mobili; produzione di programmi
televisivi via cavo; produzione di spettacoli e film; produzione di spezzoni di
film cinematografici di animazione; produzione di una serie di spettacoli di
avventura di animazione.

Classe 42:       Allestimento di
piattaforme internet per il commercio elettronico; creazione di pagine web
archiviate elettronicamente per servizi on-line e
internet; creazione di siti web; creazione e progettazione di indici di
informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di
informazione]; creazione e progettazione di pagine web per terzi; elaborazione
grafica di homepage e siti web; progettazione di banche dati; progettazione di
opere creative audiovisive; progettazione di sistemi di stoccaggio;
progettazione e sviluppo di banche dati informatiche; progettazione e sviluppo
di prodotti multimediali; noleggio di server per banche dati a terzi; noleggio
di strutture e servizi informatici; noleggio di supporti per dati; servizi di
sicurezza dei dati; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di
software; archiviazione elettronica di file video digitali; archiviazione
elettronica di file audio digitali; archivio elettronico di dati; cloud
computing; concessione d’uso temporaneo di software on-line non scaricabili per
la trasmissione d’informazioni; concessione di contenuti digitali, ovvero diari
e blog on-line; domiciliazione di piattaforme su internet; fornitura d’utilizzo
temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione di dati;
fornitura dell’uso temporaneo di software online non scaricabile; fornitura di
software non scaricabili per uso temporaneo per la condivisione di commenti e
contenuti multimediali tra i vari utenti; fornitura di software online non
scaricabili per uso temporaneo per l’importazione e la gestione di dati;
fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati;
fornitura di software online non scaricabili ad uso temporaneo in tema di
investimento; hosting di contenuti di intrattenimento multimediali; hosting di
podcast; hosting di piattaforme per operazioni commerciali tramite internet;
hosting di strutture web online per conto terzi per la condivisione di
contenuti online; immagazzinamento di dati; servizi di hosting interattivo che
consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti
ed immagini online; utilizzo temporaneo di software non scaricabili;
aggiornamento di banche di memoria di sistemi informatici; fornitura di servizi
per l’autenticazione di utenti tramite tecnologia di autenticazione unica per
applicazioni software online; servizi di trasferimento dati; affitto di
firmware.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9:         Software scaricabili per
trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite
internet e reti di comunicazione globali;
software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e
multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili
per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali;
strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e
applicazioni mobili; software scaricabili per la creazione e la fornitura
d’accesso a banche dati consultabili d’informazioni e dati; software
scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per
acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti
multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche;
applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione
globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi;
film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d’azione e avventura,
animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari,
drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione
internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport,
thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti
musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non
drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività
d’apprendimento per bambini e giochi; software scaricabili per trasmissione in
continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet e a dispositivi
elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici
audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili
comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Classe 38:       Forum on-line per
trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video;
trasmissione e streaming di contenuti mediatici
audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici,
spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica
globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra
utenti in materia d’interessi generali; servizi di messaggi sul web;
trasmissioni di video su richiesta.

Classe 41:       Istruzione e
intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi
nel settore delle notizie d’attualità, divertimento,
sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura
di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di
film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di
blog in forma di un diario on-line su internet contenente notizie di attualità,
divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video
musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare
pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica
e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e
fotografie, in materia d’attualità, divertimento, sport, film comici, film
drammatici, musica e video musicali; servizi di divertimento sotto forma di
serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura,
animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari,
drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione
internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport,
thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione
d’esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi
e di film; servizi d’intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione,
produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche,
spettacoli televisivi e contenuti multimediali d’intrattenimento;
intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo;
produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli
televisivi; fornitura di servizi d’intrattenimento attraverso una rete di
comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un’ampia
gamma d’informazioni d’intrattenimento d’interesse generale in materia di film,
programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati
relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip
on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti
audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta
d’un sito web d’informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi,
giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi
interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non
scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta;
informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli
televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un
sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e
condividere video.

Classe 42:       Hosting di contenuti
digitali su internet; hosting e manutenzione d’una comunità on-line relativa a
contenuti audiovisivi, nel settore di
notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica
e video musicali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per
trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite
internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non
scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e
multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo
di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di
contenuti e multimediali; fornitura dell’uso temporaneo di software non
scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui
fare ricerca d’informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non
scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi,
video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili
per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via
internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per
contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non
scaricabili per il controllo e l’ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Prodotti
contestati in classe 9

Film e
spettacoli televisivi scaricabili in materia d’azione e avventura, animazione,
anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede,
famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale,
musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e
western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti,
rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento
dal vivo e divertimento di animazione, attività d’apprendimento per bambini e
giochi del marchio impugnato sono compresi
nell’ampia categoria delle registrazioni video scaricabili del marchio
anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Software scaricabili per trasmissione in
continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di
comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali
portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione
di contenuti e multimediali; software scaricabili per la creazione e la
fornitura d’accesso a banche dati consultabili d’informazioni e dati; software
scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per
acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti
multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche;
applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione
globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi;
software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici
audiovisivi tramite Internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari,
lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e
annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione
di annunci pubblicitari del marchio impugnato
sono compresi nell’ampia categoria del software del marchio anteriore. Perciò,
questi prodotti sono identici.

Gli strumenti per sviluppo di software
scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili del marchio
impugnato si sovrappongono con il software
del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Servizi
contestati in classe 38

Forum on-line per trasmissione di messaggi
tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di
contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport,
spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una
rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di
messaggi tra utenti in materia d’interessi generali; servizi di messaggi sul
web; trasmissioni di video su richiesta del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di
telecomunicazione del marchio anteriore. Pertanto, i suddetti servizi sono identici.

Servizi
contestati in classe 41

Servizi di divertimento sotto forma di
serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura,
animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari,
drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione
internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport,
thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d’esposizioni
e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria
dei servizi di fornitura di programmi d’intrattenimento multimediale per
mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online del
marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Istruzione e intrattenimento, ovvero
servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie
d’attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici,
musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete
informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video
musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su Internet
contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici,
spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con
contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi
televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati
musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d’attualità,
divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali;
fornitura di servizi d’intrattenimento attraverso una rete di comunicazione
globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un’ampia gamma d’informazioni
d’intrattenimento d’interesse generale in materia di film, programmi di
spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie
e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili
ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o
testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d’un sito Web
d’informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per
computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi
interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non
scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta;
informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli
televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un
sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e
condividere video del marchio impugnato sono compresi
nell’ampia categoria della fornitura di servizi di intrattenimento
multimediali tramite un sito web del marchio anteriore. Pertanto, questi
servizi sono identici.

I servizi d’intrattenimento sotto forma
di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di
pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali
d’intrattenimento del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria
dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
fotografia del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Intrattenimento sotto forma di spettacoli
teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole
cinematografiche e spettacoli televisivi del marchio
impugnato si sovrappongono ai servizi di produzione di spettacoli e film
del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Servizi
contestati in classe 42

I servizi di hosting di contenuti
digitali su Internet del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di hosting di contenuti di
intrattenimento multimediali del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

I servizi utilizzo
temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione
globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in
continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici
digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per
ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali;
fornitura dell’uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e
fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d’informazioni a
dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione
di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo
temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di
contenuti di supporti audiovisivi via Internet e su dispositivi elettronici
digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi;
utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e
l’ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di utilizzo
temporaneo di software non scaricabili del marchio anteriore. Dunque, essi sono
identici.

Hosting e manutenzione d’una comunità
on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento,
sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali sono identicamente contenuti in entrambe le liste
di servizi (inclusi i sinonimi).

• Pubblico
  di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si
ritiene che il grado di attenzione sia medio.

• I segni

TATATU
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il
segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Sotto il profilo concettuale,
nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di
riferimento. I segni sono pertanto distintivi. Poiché non è
possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è
irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Visivamente, i
segni coincidono in tutte le loro lettere, ossia “TATATU”. L’unica differenza
tra i segni risiede nella particolare caratterizzazione del termine “TATATU”
del segno impugnato, il quale è riprodotto in caratteri di fantasia di colore
rosso.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del
territorio di riferimento, i segni sono identici dal
momento che sono formati dalle medesime lettere nel medesimo ordine.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

• Carattere
  distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi
confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle
classi 9, 38, 41 e 42 coperti dai marchi in disputa sono identici. Essi sono
diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale composto da
specialisti. In entrambi i casi, la Divisione d’Opposizione ritiene che il
livello di attenzione sia medio. Il marchio anteriore ha un carattere
distintivo normale. La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce dell’identità
fonetica e dell’elevata somiglianza visiva oltre che dell’assenza di elementi
dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.

Pertanto, l’opposizione
basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.17 917 286 deve considerarsi
adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere
respinto per tutti i prodotti e servizicontestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base
al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE,
non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero
quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI

Ai sensi dell’articolo 67,
RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può
ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia
accolto le sue richieste.
Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “MAGENTA”

Il  marchio “MAGENTA ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

La Corte di Appello di Venezia fa prevalere il disciplinare di produzione alle regole di EUIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN ITALY”

Il  marchio “RAIN ITALY ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti

L’unione Europea aderisce all’atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Quanti sono i fronti sui quali deve lavorare oggi un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale? Il tema della contraffazione ormai non riguarda più solo marchi e brevetti ma, per effetto dell’intelligenza artificiale, anche la contraffazione di idee e persone.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Brexit, meglio correre ai ripari. Le imprese devono assicurarsi che i propri marchi e brevetti siano stati registrati anche nel Regno Unito.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Le associazioni Dilettantistiche non pagheranno più il Bollo sugli atti e i documenti comprese le ricevute rilasciate ai soci mentre l’istanza di annotazione e trascrizione presentata all’Ufficio italiano Marchi e Brevetti contenente più richieste non può pagare una sola volta il Bollo

Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN”

Il  marchio “RAIN ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR