Dal trattamento dei dati altrui alla tutela della proprietà intellettuale: aziende all’appello. Tra le accortezze per proteggere i propri prodotti registrare il marchio presso l’ufficio competente individuando le classi di riferimento.
Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore
Entrambi i marchi commercializzano prodotti alimentari in classe 29 e 30. Il marchio anteriore è REGALI, il marchio impugnato è REGEL marchio figurativo che il pubblico di riferimento percepirà come due parole distinte: RE e GEL. Evidentemente il significato della parola REGALI è DONO ed è originale perchè non attiene ai prodotti commercializzati. Ad avviso della commissione non esiste rischio di confusione tra i due marchi.
OPPOSIZIONE N. B 3 123 567
Zini Prodotti Alimentari S.p.a., Via Liberta’, 36, 20090 Cesano Boscone (MI), Italia (opponente), rappresentata da Eleonora Trigari, Via Boscovich, 27, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
L’ascolana S.r.l., Zona Industriale Campolungo II Fase snc, 63100 Ascoli Piceno, Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).
Il 20/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
MOTIVAZIONI
In data 09/06/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 208 673 (marchio figurativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle Classi 29 e 30. L’opposizione si basa sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 17 179 235, ‘REGALI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 30: Paste alimentari ripiene.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Salse.
Classe 30: Paste alimentari; pasta secca; pasta fresca; pasta all’uovo; pasta integrale; involucri di pasta; pasta in fogli; pasta sfoglia; piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; salse; sughi per pasta; sughi di carne; preparati fatti di cereali; alimenti a base di cereali; farina per paste alimentari; farina di cereali; alimenti a base di farina.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati nella Classe 29
I prodotti contestati salse del marchio impugnato sono simili alle paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento, e nei canali di distribuzione.
Prodotti contestati nella Classe 30
I prodotti contestati paste alimentari; alimenti a base di farina; farina per paste alimentari; alimenti a base di cereali; preparati fatti di cereali; farina di cereali del marchio impugnato si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.
I prodotti contestati pasta secca; pasta fresca; pasta all’uovo; pasta integrale; pasta in fogli; del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria o si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I prodotti contestati sughi per pasta; salse; sughi di carne del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.
I prodotti contestati piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; pasta sfoglia; involucri di pasta del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore. Coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
L’opponente sostiene che i prodotti del marchio anteriore siano prodotti alimentari di larghissimo consumo, di acquisto abituale e non costosi. Pertanto, il grado di attenzione sarà più basso della media.
Tuttavia, la Divisione di Opposizione ritiene di non poter accogliere l’argomentazione dell’opponente. Infatti, nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico che presterà un medio grado di attenzione.
c) I segni
REGALI
Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’elemento verbale «REGALI» del marchio anteriore non ha un significato per una parte del pubblico, come ad esempio per in consumatori che parlano Bulgaro o Lituano. Al contrario per una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano la lingua italiana, l’elemento verbale «REGALI» sarà inteso come la forma plurale del sostantivo «regalo» che indica ciò che si regala; dono o omaggio (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=regalo in data 10/08/2021). In entrambi i casi, tale elemento è distintivo poiché non ha alcuna relazione con i prodotti in questione.
L’elemento verbale «ReGel» del marchio impugnato non ha, in quanto tale, un significato compiuto per una parte del pubblico di riferimento, come affermato anche dall’opponente, ed è, pertanto, distintivo.
Tuttavia, i consumatori, anche se il marchio impugnato è composto da un solo elemento verbale, tenderanno a scomporlo in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Di conseguenza, l’elemento verbale «ReGel» verrà suddiviso nelle parole ‘Re’ e ‘Gel’ o ‘Gelo’, dipendendo se il fiocco di neve alla fine del marchio impugnato sia percepito come la vocale «o». La suddivisione in questione sarà agevolata altresì dalla inusuale presenza della lettera «G» che si trova al centro dell’elemento verbale del marchio impugnato scritta in maiuscolo.
Pertanto, come affermato anche dalla richiedente, una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano italiano, riconosceranno nel prefisso «Re» un termine che indica «un capo di uno stato retto a monarchia o una persona che ha una posizione preminente che eccelle in qualche attività» e nel suffisso «Gelo» un termine che indica «un freddo intenso» (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=re%201 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gelo in data 13/08/2021). Tali parole, valutate congiuntamente, danno luogo a un’unità concettuale che è debole, poiché allude al fatto che la richiedente eccelle nel campo dei prodotti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Un’altra parte del pubblico di riferimento riconoscerà solamente la parola «Gel» nel marchio impugnato inteso come sostanza gelatinosa. Tale elemento è distintivo perché non ha alcuna relazione coi i prodotti in questione.
Inoltre, con riferimento al marchio impugnato, esso è composto da tre elementi figurativi. La rappresentazione di una corona araldica posta sopra la vocale «e» è un simbolo che richiama la monarchia e che nel marketing è impiegato per evocare in modo elogiativo concetti quali forza, legittimità, vittoria, trionfo, onore e gloria. Pertanto, tale elemento, oltre a rafforzare per taluni consumatori il concetto veicolato dall’elemento verbale «Re», possiede, al massimo, un basso grado di distintività intrinseca per tutto il pubblico di riferimento. La rappresentazione di un fiocco di neve o un cristallo di ghiaccio stilizzato si ritiene debole, poiché indica che i prodotti in questioni sono venduti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Infine, la linea curva posta sotto all’elemento verbale «Regel» ha natura puramente decorativa e, pertanto, è non distintiva.
Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere «REGL()». Tale coincidenza secondo l’opponente depone fortemente a favore della somiglianza tra i segni. Tuttavia, anche se generalmente i consumatori tendono a focalizzare la propria attenzione alla parte inziale di un segno, quando si trovano di fronte a un marchio, ciò non altera il principio fondamentale secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Inoltre, l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, peraltro non tutte utilizzate con la stessa frequenza, ed è dunque inevitabile che molte parole condividano alcune di esse. Ciononostante, tale circostanza non conduce necessariamente a una somiglianza visiva.
Inoltre, secondo l’opponente, gli elementi figurativi del marchio impugnato differenziano i segni solo in minima parte, non solo per la scarsa originalità e le dimensioni, che, secondo questa, sono notevolmente ridotte rispetto all’elemento verbale, ma anche perché gli fanno semplicemente da cornice, collocandosi al di sopra, al di sotto e a destra della parola. A tale proposito, occorre sottolineare che gli elementi figurativi del marchio impugnato sono ben visibili. A ciò si aggiunga che gli elementi figurativi o stilistici di un segno non possono essere definiti in modo sommario come trascurabili ai fini della comparazione dei segni nella misura in cui possono contribuire alla differenziazione tra gli stessi o persino contribuire a un’impressione complessiva diversa (08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45 § 61).
I segni differiscono nella terz’ultima vocale («A» nel marchio anteriore e «e» nel marchio impugnato) e nell’ ultima lettera «I» del marchio anteriore. Ancora, il marchio impugnato contiene degli elementi figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, il marchio anteriore verrà pronunciato in tre sillabe «RE-GA-LI» mentre il marchio impugnato, dipendendo se il fiocco di neve verrà visto come la vocale «o», verrà pronunciato in due o tre sillabe «Re-Gel» o «Re-Ge-lo».
Pertanto, considerata la coincidenza tra i segni a confronto solo della prima sillaba, essi sono foneticamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico, nessuno degli elementi verbali dei due segni ha un significato. Pertanto, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
Per la parte di pubblico italiano che capisce sia il significato di «REGALI» del marchio anteriore, sia le parole «Re» e «Gelo» del marchio impugnato, i marchi in questione sono concettualmente dissimili. Allo stesso modo, i marchi sono concettualmente dissimili anche per quella parte di pubblico che capisce o solo il significato di «REGALI» del marchio anteriore o di «Gel» del marchio contestato.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Nel caso in esame, i prodotti sono identici o simili. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.
I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura ridotta. Infatti, gli elementi figurativi del marchio impugnato, seppur aventi un basso grado di distintività, unitamente alla inusuale presenza della lettera «G» in maiuscolo al centro dell’elemento verbale ReGel del marchio impugnato e alle ulteriori differenze come descritte nei paragrafi precedenti sono sufficienti a neutralizzare le somiglianze tra i segni a confronto. A ciò si aggiunga che concettualmente i segni sono dissimili per una parte del pubblico di riferimento e ciò contribuisce ulteriormente a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Pertanto, il basso grado di somiglianza visiva tra i segni depone contro il rischio di confusione per questi prodotti.
Considerato quanto precede, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico, nonostante la parziale identità e somiglianza dei prodotti. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Chiara BORACE
Aldo BLASI
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato per marchi e brevetti, nei settori più diversi, abbigliamento, vini, servizi ecc. Abbiamo assistito ad un record di domande nonostante la crisi e il periodo difficile.
Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore
Entrambi i marchi commercializzano borse, valigie e articoli di abbigliamento, il marchio anteriore è SUNSTRIPES e il marchio impugnato SUNSBOARDS. La parte verbale è originale in entrambi i marchi in quanto SUN non ha nessuna relazione con i prodotti oggetto dei marchi in questione. Ad avviso della Commissione esiste rischio di confusione e il marchio impugnato deve essere respinto.
OPPOSIZIONE N. B 3 131 474
Creative Suite S.r.l., Via delle Milizie, 19, 00192 Roma, Italia – Zero & Company S.r.l., SP Mariotto C.da Pozzo dello Russo, 70038 Terlizzi (BA), Italia (opponenti), rappresentate da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Alessandro Riva, Via Villoresi, 22, 20834 Nova Milanese (MB), Italia (richiedente), rappresentato da Murgitroyd & Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublino, Irlanda (rappresentante professionale).
Il 13/01/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
MOTIVAZIONI
In data 25/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724, (marchio figurativo). Gli opponenti hanno invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borsa boston; borse; borse a secchiello; borse a spalla; borse a tracolla; borse di tela; borse della spesa in tela; borse della spesa; borse da weekend; borse da viaggio per scarpe; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio in materie plastiche; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio con manici; borse da viaggio; borse da sport; borse da spiaggia; borse da sella; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da lavoro; borse da escursionismo; borse da aereo; borse con rotelle; borse con chiusura a cordoncino; borse alla moda; borse a tracolla per bambini; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per pannolini; borse per libri; borse per lavoro a maglia; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per la spesa; borse per asciugamani; borse per articoli da toilette; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse in pelliccia sintetica; borse in finta pelle; borse impermeabili; borse flessibili per indumenti; borse e portafogli in pelle; borse diplomatiche; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per scarpe; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori per monete; cinghie per borsellini; cinghie per bagagli; cinghie in cuoio; cartellini in pelle per sacche da golf; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito in pelle; pochette; piccoli portamonete; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; etichette per bagagli [pelletteria]; etichette in metallo per bagagli; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; portamonete in pelle; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in tessuto; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti in pelle; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portabiti da viaggio; portabanconote; porta carte di credito [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; tracolle per borsette; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchetto; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l’atletica; sacche da viaggio in tela; sacche da viaggio a rotelle; sacche a carrello multiuso per lo sport; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie piccole; valigie motorizzate utilizzabili come mezzo di trasporto; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; parapioggia; ombrelli da golf.
Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 18: Borse; borsellini; zaini; zaini sportivi; borsette [borsette]; borse casual; ombrelli.
Classe 25: Cappelli; abbigliamento; scarpe.
Prodotti contestati in classe 18
Borse; borsellini; zaini sportivi; zaini; borsette [borsette] sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Gli ombrelli del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, gli ombrelli da golf degli opponenti. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Le borse casual del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria delle borse degli opponenti. Pertanto, sono identici.
Prodotti contestati in classe 25
Abbigliamento; scarpe; cappelli sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
c) I segni
Marchio anteriore
Marchio impugnato
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Gli elementi verbali dei segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato agi elementi verbali dei segni, come ad esempio la parte del pubblico che parla l’italiano, per la quale essi sono quindi normalmente distintivi.
Il marchio anteriore, figurativo, è formato da un cerchio nero al di sotto del quale si trovano l’elemento verbale “SUNS”, riprodotto in caratteri neri di fantasia, e la cui ultima lettera “S” è riprodotta rovesciata. Al di sotto di questo elemento verbale si trovano una linea nera e ancora più in basso l’elemento verbale “BOARDS”, riprodotto in caratteri fi fantasia di colore nero.
Il marchio impugnato, pure figurativo, è formato da un cerchio nero, il cui tratto nella parte inferiore risulta come attraversato da tre linee orizzontali, nel mezzo del quale si trova la dicitura, in caratteri maiuscoli neri, “SUNSTRIPES”.
Come visto poc’anzi, gli elementi verbali dei segni in disputa sono privi di significato per la parte del pubblico presa in esame e sono quindi normalmente distintivi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi essi, pur non essendo estremamente originali, sono pure da considerarsi normalmente distintivi, in mancanza di qualsivoglia relazione con i prodotti nelle classi 18 e 25.
I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Tuttavia, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Inoltre, vale la pena rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, o dall’alto verso il basso, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra, o in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.
Visivamente, i segni coincidono nella presenza in entrambi delle lettere “SUNS”, oltre che della forma del cerchio, per quanto riprodotta in forma diverse nei dettagli, ma molto simili nella sostanza, trattandosi in entrambi i casi di cerchi neri dalle proporzioni molto simili. I segni differiscono nei dettagli di cui sopra, oltre che nelle rimanenti parti dei loro elementi verbali, ossia le ultime lettere “-TRIPES” del segno impugnato e il secondo elemento verbale “BOARDS” del marchio anteriore.
Tenuto conto delle circostanze particolari elencate nei paragrafi che precedono, la Divisione D’Opposizione ritiene che i segni siano quantomeno simili in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “SUNS”, presenti in modo identico in entrambi i segni e posizionati in modo tale da essere i primi elementi che i consumatori leggeranno, e sui quali quindi focalizzeranno maggiormente la loro attenzione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “BOARDS” del marchio anteriore e “-TRIPES” del marchio impugnato.
Anche dal punto di vista fonetico, tenuto conto di quanto delineato poc’anzi, i segni sono da considerarsi quantomeno simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Gli opponenti non hanno affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
In via preliminare, si rammenta che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti coperti dai marchi in questione nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.
I segni sono quantomeno simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico.
Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei segni, i quali presentano dal punto di vista grafico rilevanti somiglianze, si deve tener presente, come già sottolineato nella sezione c) della presente decisione, che sarà l’elemento denominativo del segno ad avere impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.
Si deve poi tener conto del fatto che sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.
Inoltre, è pure importante rammentare che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Nel caso in esame i segni condividono la parte iniziale dei loro elementi verbali, ossia le lettere “SUNS”, mentre differiscono nelle lettere “-TRIPES” o nel termine “BOARDS” che li seguono, e sui quali l’attenzione dei consumatori si focalizzerà in minor grado. Per i motivi visti poc’anzi, e in particolare l’identità tra i prodotti, si ritiene che le somiglianze tra i segni sia da un punto di vista verbale che fonetico siano sufficienti per non poter escludere l’esistenza di un rischio di confusione.
Non si può peraltro escludere che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Ciò vale quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, per la quale gli elementi verbali dei segni sono distintivi nella loro interezza essendo privi di significato.
Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dagli opponenti nel corso di questo procedimento.
Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare agli opponenti sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.
Divisione d’Opposizione
Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Andrea VALISA
Aldo BLASI
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
La Cassazione, con la sentenza n. 20250/2021, ha confermato che la legge sul diritto d’autore non protegge le idee e i principi alla base di un programma informatico, bensì il suo codice sorgente. È stato contestato ad una società di aver creato un software identico ad un altro imitando il software originario. Bene. In questo caso, la società potrà continuare ad usare il software non perchè il software sia diverso ma perchè i codici sorgente sono differenti.
“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetto che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.
Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore
Accettata in data 27.12.2021 la domanda di registrazione del marchio “FILOSOFIA E CAFFEINA” depositato il 15.04.2021 a Brescia
Gli Emirati Arabi dal 28 dicembre faranno parte dei paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid. Questa può diventare una buona opportunità per chi vuole depositare il proprio marchio internazionale e tutelarlo negli Emirati Arabi. Il nostro studio rimane a totale disposizione per consulenza e assistenza qualora abbiate esigenza di tutelare e registrare il vostro marchio nel settore abbigliamento, design, ristorazione, servizi o qualsiasi altro settore e vogliate espandere il vostro business nei paesi che affacciano sul Golfo.
Dal 20 dicembre 2021 è attiva sul portale on line (https://servizionline.uibm.gov.it ) la nuova procedura per il deposito delle domande internazionali basate su domande o registrazioni nazionali di marchio.
L’ utente, per avvalersi di questa procedura, dovrà selezionare, nella schermata iniziale di accesso al deposito, l’opzione “Marchio internazionale depositato in Italia” da individuarsi tra le istanze disponibili.
L’Ordine degli Avvocati di Messina con il patrocinio di AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Messina
organizza
Marchi e Brevetti come tutelare e valorizzare gli asset aziendali
Tra i Relatori
Avv. Luigi Martin “Il contenzioso della proprietà industriale: le misure cautelari”
on line su piattaforma ZOOM;
in diretta Streaming
in presenza Dipartimento Cultura e Servizi Via G. Venezian n. 43 a Messina
L’art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) prevede che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possano ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Per informazioni
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Da oggi 22 novembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare a Unioncamere le domande per l’accesso alle agevolazioni per la promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.
Si rimanda ai decreti per avere contezza dei criteri e dei parametri:
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021
decreto direttoriale 26 ottobre 2021
Per coloro che sono interessanti è di estrema utilità consultare la modulistica dal sito www.marchicollettivi2021.it
Abbiamo di fronte il marchio anteriore HORTO e il marchio impugnato HORTO HOTEL entrambi in classe 43 servizi alberghieri. La rilevanza a livello denominativo quindi letterale è maggiore rispetto a quella figurativa infatti il pubblico di riferimento porrà molta più attenzione istintivamente alla parte denominativa per cui anche la parte figurativa del marchio impugnato, seppur originale dell’ape e del fiore stilizzati, è comunque in secondo piano e meno appariscente rispetto al resto. Horto è distintivo per un servizio alberghiero in quanto in portoghese significa orto, giardino e la parola Hotel del marchio impugnato è totalmente descrittivo.
Diego Panizza, via Andrea Armanni 1, Capriolo, Italia (opponente), rappresentato da Michele Papa, via Lamarmora 40, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Riccardo Acquari, via Boccaccio 15, 50019 Sesto Fiorentino, Italia; Francesca Baccetti, via Grevigiana 80, 50020 San Casciano in Val di Pesa, Italia (richiedenti), rappresentati da A.Bre.Mar. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).
Il 12/11/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’ opposizione n. B 3 132 235 è accolta per tutti i servizi contestati. |
| 2. | La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 242 709 è totalmente respinta. |
| 3. | I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620. |
MOTIVAZIONI
In data 07/10/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 242 709 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 879,
. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 43: Fornitura di alimenti e bevande; bistrot; consulenza in materia di cucina; decorazione di alimenti; degustazione vini (fornitura di bevande); fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; fornitura di cibi e bevande per gli ospiti; fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti; fornitura di servizi personalizzati di programmazione di pasti attraverso un sito web; gastronomie [ristoranti]; organizzazione di pasti in alberghi; organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); preparazione di alimenti; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; servizi alimentari a contratto; servizi da asporto; servizi di banchetti; servizi di bar e ristorante; servizi di bar-caffè; servizi di cibi e bevande per asporto; servizi di caffetterie; servizi di fornitura di bevande; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; somministrazione di bevande alcoliche; somministrazione di cibi e bevande a ospiti; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti.
I servizi contestati sono i seguenti:
Classe 43: Servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; servizi di ristorazione alberghiera; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
I servizi di ristorazione alberghiera del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di ristorazione dell’opponente. Pertanto, sono identici.
I servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti del marchio impugnato sono simili a fornitura di alimenti e bevande del marchio anteriore poiché coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nel fornitore.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’elemento verbale ‘HORTO’ che è presente in entrambi i segni verrà associato dal pubblico che parla la lingua portoghese ad un piccolo orto/giardino (informazioni estratte da Priberam Dicionario https://dicionario.priberam.org/horto in data 08/11/2021). Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico per il quale esiste una somiglianza concettuale tra i segni.
Il termine ‘HOTEL’ del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di lingua portoghese ad un edificio appositamente costruito o adattato, attrezzato in modo da poter dare, a pagamento, alloggio ed eventualmente anche vitto a ospiti di passaggio per un soggiorno temporaneo (informazioni estratte da Priberam Dicionario https://dicionario.priberam.org/hotel in data 08/11/2021). Considerando che i servizirilevanti sono servizi alberghieri o alloggi temporanei tale elemento verbale non è distintivoperché ne indica la natura.
Il marchio anteriore è composto altresì da due elementi figurativi: la rappresentazione di un fiore e di un’ape, posti nella parte finale del marchio. Tuttavia, questi elementi sono rappresentati in un tono di colore molto chiaro che li fa risaltare molto meno rispetto all’altro elemento verbale ‘HORTO’. Essi sono distintivi in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi.
Il marchio impugnato è costituito anche dalla rappresentazione di una foglia che ha carattere distintivo in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi e da un quadrato sullo sfondo i cui lati laterali sono coperti dall’elemento verbale ‘HORTO HOTEL’. Tale ultimo elemento è una figura geometrica semplice ed è quindi non distintiva.
Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Pertanto, gli elementi figurativi dei segni come indicati sopra hanno un impatto minore sul consumatore che gli elementi verbali.
Nel marchio anteriore l’elemento verbale ‘HORTO’ può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto agli altri elementi figurativi che sono meno visibili.
Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Pertanto, nel marchio impugnato il pubblico focalizzerà l’attenzione sull’elemento distintivo verbale ‘HORTO’.
Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale ‘HORTO’ che è distintivo. Tuttavia, differiscono nell’elemento verbale ‘HOTEL’ privo di distintività che è presente solamente nel marchio impugnato. Inoltre, i segni presentano differenti elementi figurativi.
Prendendo anche in considerazione le osservazioni sopra esposte relative al carattere distintivo e/o dominante e/o l’impatto dei diversi elementi che compongono i segni, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.
Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’elemento verbale ‘HORTO’, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono del termine ‘HOTEL’ del marchio impugnato, che non ha controparte nel segno anteriore. Considerato che tale elemento verbale è posto in seconda posizione nel marchio impugnato ed è non distintivo, avrà un impatto limitato nella comparazione fonetica dei segni.
Pertanto, i segni sono foneticamentemolto simili.
Sotto il profilo concettuale, dal momento che i segni saranno associati a un significato identico in quanto coincidono nel termine ‘HORTO’, essi sono concettualmente simili almeno in media misura.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
I servizi sono identici o simili. Sono destinati al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo di livello normale.
I segni sono visivamente e concettualmente simili almeno in media misura e foneticamente molto simili in quanto l’unico elemento verbale del marchio anteriore ‘HORTO’ è incluso nel marchio impugnato.
Nella fattispecie, le sole differenze tra i segni risiedono nell’elemento verbale aggiuntivo ‘HOTEL’ del marchio impugnato, che è non distintivo, come spiegato sopra, e negli elementi figurativi dei segni. Alla luce di quanto sopra, queste differenze non sono sufficienti per evitare un rischio di confusione. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 879. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizicontestati.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché i richiedenti sono parte soccombente, devono farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Divisione d’Opposizione
| Martina GALLE | Chiara BORACE | Claudia ATTINÀ |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Accettata in data 11.11.2021 la domanda di registrazione del marchio “INCOSTORE” depositato il 22.02.2021 a VENEZIA
Il marchio è utilizzato in classe 5 e 10 nel settore dei prodotti per l’incontinenza.
Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l’esame dell’ufficio e viene rigettato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/03/2021
| ALFONSO LUCIA VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO ITALIA |
| Fascicolo nº: | 018304315 |
| Vostro riferimento: | |
| Marchio: | ProfessionalBet |
| Tipo de marchio: | Marchio figurativo |
| Nome del richiedente: | Isibet pro srl Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma IT |
In data 23.09.2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione
è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata che fa parte integrante della presente decisione.
In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.
1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l’Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.
L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.
Nella lettera inviata dall´Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un’espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.
Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti.
Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d’azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi , per un pubblico di professionisti.
Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L´Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L’Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, cosi come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell’esame della distintività del marchio. Quest’ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, ‘Quantum’, punto 59).
La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell’attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest’ultima che sono del tutto ininfluenti all´ora della concessione della registrazione del marchio il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.
In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.
4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.
Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessatodi distinguere prima facie, immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.
3 – Per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).
5 – L ´Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l´uso da intendersi come secondaria.
Per le ragioni di cui sopra l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Entrambi i marchi commercializzano caffè e riguardano prodotti e servizi attinenti al caffè e succedanei. Il marchio anteriore ha una parte denominativa MOAK ed è privo di significato per il pubblico di riferimento per cui è distintivo. Le tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve non ha attinenza con i prodotti e servizi oggetto del marchio. Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch’esse parallele tra di loro, di colore rosso. Ad avviso della Divisione di Opposizione non esiste possibilità di confusione tra i due marchi.
Caffe’ Moak S.P.A., Viale delle Industrie, 97015 Modica (RG), Italia (opponente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. Srl, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Carmela Vecchione, 77 bd du Jardin Exotique, Monaco, Principato di Monaco (richiedente), rappresentata/o da Brevetti Ing. Cirillo S.R.L., Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale).
Il 27/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’opposizione n. B 3 087 689 è totalmente respinta. | |
| 2. | L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR. | |
MOTIVAZIONI
In data 01/07/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 022 788 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 417 009 e del marchio italiano n. 1 160 220 identicamente rappresentato in entrambe i casi. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL’USO
Il richiedente ha richiesto la prova dell’uso del marchio anteriore. Tuttavia, a questo punto, la divisione d’Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d’uso presentate (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’esame dell’opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per tutti iprodotti e servizirivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell’opponente.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 7 417 009.
Iprodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 21: Tazzine da caffè; bicchieri di vetro e porcellana.
Classe 30: Caffè; surrogati del caffè; bevande a base di caffè.
Classe 43: Bar; caffè; ristoranti.
Iprodotti e servizicontestati sono i seguenti:
Classe 11: Bollitori elettrici; caffettiere elettriche; macchine per il caffè elettriche; filtri elettrici per il caffè; apparecchi per tostare il caffè; torrefattori; macchine per caffè espresso; caffettiere elettriche senza filo; macchine per tostare il caffè; impianti automatici per fare il caffè; macchine da caffè elettriche per uso domestico; apparecchi per il riscaldamento di bevande; apparecchi per il raffreddamento di bevande; refrigeratori.
Classe 21: Bastoncini (strumenti da cucina); bicchieri; bicchieri in carta o in materie plastiche; caffettiere non elettriche; filtri per il caffè non elettrici; filtri per il tè; macchine da caffè non elettriche; macinini per il caffè a mano; palette per torte; palette da gelato; paletta per dolci; prodotti di ceramica per uso domestico; recipienti coibenti per bevande; recipienti per bere; recipienti per la casa o per la cucina; scatole per il tè; servizi da caffè; servizi da tè; servizi per spezie; tazze; tazzine da caffè; piattini; teiere; utensili da cucina; utensili per la casa; caffettiere; tazzine da caffè; bicchieri da caffè; cucchiaini da caffè; cucchiai per miscelare; cucchiai per mescolare [utensili da cucina]; porta-tovaglioli; distributori di tovaglioli; scatole in metallo per la distribuzione dei tovaglioli di carta; vassoi; thermos per bevande; contenitori per bevande; agitatori per bevande; distributori portatili di bevande; cannucce per la degustazione delle bevande; capsule di caffè ricaricabili; macchine da caffè a leva non elettriche.
Classe 30: Aromi al caffè; bevande a base di cacao; bevande a base di caffè; bevande a base di cioccolato; bevande a base di tè; cacao; caffè; caffè macinato; caffè verde; caffe decaffeinato; caffè solubile; caffè aromatizzato; caffè in chicchi; estratti di caffè; essenze di caffè; capsule per caffè; miscele di caffè; succedanei del caffè; tè; tisane (infusi); zucchero; dolcificanti naturali; dolciumi; dolci; dolci gelato; gelato; biscotti; bonbons; caramelle; chicchi di caffè in confetti; cioccolato; confetteria; pasticceria; croissant.
Classe 35: Affitto di distributori automatici; distribuzione di materiale pubblicitario; fornitura su mercato on-line di beni e servizi per acquirenti e venditori; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; marketing; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; pubblicità; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità per corrispondenza; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a macchine per il caffè; servizi di vendita all’ingrosso in relazione al caffè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a caffè; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita al dettaglio relazione a bevande non alcoliche; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio in relazione a prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti da forno; servizi di vendita all’ingrosso relativi a prodotti da forno; servizi di vendita al dettaglio relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita all’ingrosso relativi ad articoli di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a utensili per la preparazione di alimenti; servizi di vendita all’ingrosso in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita al dettaglio in relazione ad utensili per la casa; servizi di vendita all’ingrosso in relazione a servizi da caffè e da tè; servizi di vendita al dettaglio in relazione a servizi da caffè e da tè; sponsorizzazioni promozionali; organizzazione ed attuazione di eventi promozionali; organizzazione di eventi a scopo commerciale e pubblicitario; vendita al dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; affiliazione (franchising), ossia servizi resi da un franchisor, vale a dire trasferimento di know-how commerciale ed organizzativo (informazioni di affari); assistenza nello sviluppo e nella direzione di un’impresa commerciale; gestione commerciale di ristoranti; gestione di ristoranti per conto terzi.
Classe 40: Lavorazione e torrefazione del caffè; macinatura del caffè; conservazione degli alimenti e delle bevande; conservazione di alimenti; macinatura di alimenti; lavorazione di alimenti.
Classe 43: Servizi di bar; servizi di bar e ristorante; servizi di caffetterie; servizi di ristorazione; servizi di ristoranti self-service; servizi di catering; servizi di ristoranti; alloggi temporanei; servizi di ristorazione mobili.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, iprodotti e serviziassunti come identicisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in virtù del prezzo, natura specialistica dei prodotti e/o servizi offerti ovvero dei termini e condizione di uso dei prodotti e servizi.
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’elemento verbale ‘MOAK’ del marchio anteriore è privo di significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, distintivo. L’elemento figurativo, consistente in tre linee parallele di colore nero, inclinate verso destra e con le estremità curve, non ha relazione con i prodotti e servizi. Pertanto, anche detto elemento figurativo, al pari di quello verbale, è distintivo.
Tuttavia, occorre osservare che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Come giustamente osservato dall’opponente, il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.
Il marchio contestato è un marchio puramente figurativo consistente in una figura astratta composta da due linee curve anch’esse parallele tra di loro, di colore rosso. Pur essendo una figura astratta non può escludersi che parte del pubblico, data la sua forma e colore, vedrà detto elemento figurativo come una rappresentazione stilizzata di una fiamma. Sia che venga vista come una figura astratta ovvero che venga vista come una fiamma, detto elemento figurativo non ha una relazione diretta con i prodotti e servizi in oggetto e, pertanto, è distintivo. In ogni caso, dato che una eventuale differenza concettuale aumenterebbe le differenze tra i segni, la Divisione d’Opposizione baserà la propria analisi sulla parte del pubblico che vedrà il segno contestato come una figura astratta priva di ogni significato. Detto scenario, infatti, è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata. Il colore rosso svolge una funzione meramente ornamentale e, come tale, non è distintivo.
Nelle sue osservazioni l’opponente sostiene che, data la conformazione dei due segni, potrebbe accadere che gli stessi vengano rappresentati, quando usati sui prodotti o in relazione ai servizi, nella medesima resa cromatica e che, inoltre, molto spesso il marchio anteriore viene utilizzato appunto con l’elemento figurativo rappresentato in rosso. Anche al fine di dimostrare ciò, l’opponente ha presentato numerose prove ritraenti il marchio rappresentato con l’elemento figurativo in rosso. Tuttavia, la Divisione d’Opposizione osserva che la valutazione circa la sussistenza o meno del rischio di confusione deve fondarsi solo ed esclusivamente sui marchi così come registrati e, di conseguenza, la maniera in cui gli stessi vengono effettivamente utilizzati sul mercato non può in alcun modo influenzare l’analisi dell’Ufficio. Pertanto, detto argomento non può essere accolto e l’analisi continuerà sulla base dei marchi così come poc’anzi descritti.
Visivamente, i segni coincidono solo nella misura in cui entrambi contengono delle linee curve. Tuttavia, i marchi de quibus hanno una diversa struttura forma e orientamento. Mentre l’elemento figurativo del marchio anteriore è costituito da tre linee simmetriche, parallele e di uguale dimensione e lunghezza, il marchio contestato è costituito da due linee di diverse dimensioni (essendo una decisamente più larga e lunga dell’altra) ed asimmetriche. Inoltre, mentre nel marchio anteriore le linee si toccano nella loro estremità superiore di destra, nel marchio contestato detto incontro non avviene. Essi differiscono, altresì, nell’elemento verbale ‘MOAK’ del marchio anteriore che non è presente nel segno contestato e nel colore (nero per il marchio anteriore e rosso per il marchio contestato) che, tuttavia, essendo meramente ornamentale, non è distintivo.
A parere dell’opponente sotto il profilo visivo i marchi sono pressoché identici. Tuttavia, tenuto conto che le differenze di cui sopra sono chiaramente percettibili e visibili all’interno dei segni e, considerando, come precedentemente argomentato, che l’elemento verbale avrà un impatto maggiore sul consumatore, i segni sono visivamente simili in misura molto ridotta.
I segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché il marchio contestato è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.
Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
Al punto d) della presente decisione la Divisione d’Opposizione ha presunto che il marchio anteriore sia stato usato in modo intensivo e goda quindi di un ambito di protezione accresciuto. L’esame del rischio di confusione sarà quindi basato sulla presunzione che il marchio anteriore possieda un ambito di protezione accresciuto. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
I beni e servizi in questione sono stati assunti identici. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento varia da medio ad alto. I segni sono visivamente simili in misura molto ridotta a causa della loro leggera somiglianza nei loro elementi figurativi mentre non è possibile una comparazione dal punto di vista fonetico e concettuale.
Tuttavia, la suddetta limitata somiglianza dal punto di vista visuale non è assolutamente sufficiente a creare un rischio di confusione nel pubblico di riferimento. Infatti, anche volendo considerare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, le limitate somiglianze visive derivano solo dall’elemento figurativo del marchio anteriore, che ha, come precedentemente osservato ed argomentato, un impatto minore sui consumatori rispetto all’elemento verbale ‘MOAK’. Inoltre, altro fattore determinante ai fini della presente comparazione, è il modo in cui vengono rappresentati gli elementi figurativi nei rispettivi segni. Infatti, gli stessi presentano una forma, struttura, dimensione e disposizione diverse tra loro.
Occorre osservare che la valutazione circa la somiglianza tra due marchi non può limitarsi ad un unico componente di un marchio composito ma dovrà basarsi, al contrario sui marchi nella loro interezza, tenendo conto, principalmente, dell’impressione generale trasmessa dai marchi. Infatti, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio nel suo insieme e non procede all’analisi dei suoi vari dettagli (12/06/2007, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35). Sebbene l’elemento figurativo del marchio anteriore condivida una leggera somiglianza con il segno contestato, il marchio anteriore contiene un altro elemento di maggiore impatto sui consumatori che sarà più facilmente richiamato dagli stessi (cioè “MOAK”) e che, pertanto, svolgerà la funzione ‘identificatrice’ all’interno del marchio anteriore. Ciò significa che è improbabile che i consumatori confondano l’origine dei prodotti e dei servizi in questione, o che presumano che tali prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze siano sufficientemente forti da controbilanciare le lievi somiglianze visive tra i segni e che, in ogni caso, le stesse siano tali da escludere con sicurezza un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione, anche per prodotti e servizi considerati identici e per il pubblico in generale che mostra un grado di attenzione medio.
L’assenza di un rischio di confusione si applica ugualmente alla parte del pubblico professionale nonché a quella parte di pubblico che percepirà nell’elemento figurativo del marchio contestato una fiamma atteso che, in tale eventualità, i marchi presenterebbero un’ulteriore differenza dal punto di vista concettuale che aumenterebbe, in tal modo, le differenze tra i segni in analisi.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l’opposizione deve essere rigettata.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:
Registrazione di marchio italiano n. 1 160 220, in relazione a prodotti e servizi delle classi 21, 30 e 43.
Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto, il risultato non può essere diverso. Pertanto, anche in relazione a tale marchio, il rischio di confusione non sussiste.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Divisione d’Opposizione
| Claudia ATTINÀ | Enrico DERRICO | Michele M. BENEDETTI – ALOISI |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Accettata in data 08.10.2021 la domanda di registrazione del marchio “DNA SOLUTIONS” depositato il 21.06.2021 a TORINO
Il marchio è utilizzato in classe 3, 5, 42 e 44
Ad avviso dell’esaminatore EUIPO il marchio AIHUB è descrittivo dei prodotti e servizi della classe 9 e 37 cioè dei dispositivi elettronici (HUB) e funzionano tramite intelligenza artificiale (AI)
Per questo il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e servizi che va a proporre.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/07/2021
| FUMERO S.r.l. Via Sant’Agnese, 12 I-20123 Milano ITALIA |
| Fascicolo nº: | 018404061 |
| Vostro riferimento: | FPV/63243 |
| Marchio: | AIHUB |
| Tipo de marchio: | Marchio denominativo |
| Nome del richiedente: | INIM ELECTRONICS S.R.L. Via dei Lavoratori 10 Frazione Centobuchi I-63076 MONTEPRANDONE (Ascoli Piceno) IT |
In data 26/03/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
I consumatori di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi elettronici che trasmettono dati e che utilizzano l’intelligenza artificiale. Il segno descrive quindi la specie, la qualità e altre caratteristiche come il mezzo utilizzato per fornire i prodotti e servizi in questione. Il segno sarebbe infatti percepito come indicativo dell’informazione che i prodotti e servizi della classe 9 e 37 sono dispositivi elettronici (HUB) che collegano tra loro altri dispositivi in una rete e che funzionano tramite intelligenza artificiale (AI) e servizi direttamente correlati a detti dispositivi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo in quanto non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il segno è quindi descrittivo e privo di carattere distintivo, e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 404 061 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, vale a dire per:
| Classe 9 | Sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione, sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi, sistemi di controllo accessi e presenze, sistemi di generazione e gestione di energia elettrica, sistemi di sorveglianza e video sorveglianza, sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni, elaboratori elettronici, e loro parti strutturali. |
| Classe 37 | Installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di controllo accessi e presenze; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di generazione e gestione di energia elettrica; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di sorveglianza e videosorveglianza; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali elaboratori elettronici, e loro parti strutturali. |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Nonostante l’identità tra i prodotti – integratori alimentari – e, nonostante entrambi i marchi inizino con NATURAL, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento e il suffisso “-ico” e il termine “alma” contribuirebbero a differenziarli. Di conseguenza, l’opposizione deve essere respinta.
Petroni GmbH, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach, Germania (opponente), rappresentata da Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale)
c o n t r o
Naturalma S.r.l., via Antonio Zanolini 15/4, 40126 Bologna, Italia (richiedente), rappresentata da Maria Luisa Manis, via Terranova 3, 09042 Monserrato (CA), Italia (rappresentante professionale).
Il 09/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’opposizione n. B 3 121 935 è totalmente respinta. |
MOTIVAZIONI
In data 20/05/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 195 088 (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotticompresi nella Classe 5. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 407 793, ‘NATURALICO’ (marcio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:
Classe 5: Integratori alimentari e preparati dietetici; alimenti per neonati; alimenti dietetici adattati per bambini piccoli; sostituti del latte materno; latte in polvere per neonati; latte in polvere per bambini; latti in polvere [alimenti per neonati]; bevande per bambini piccoli; prodotti per neonati senza lattosio; integratori alimentari per animali; vitamine per animali; integratori vitaminici per animali; alimenti dietetici per uso veterinario; sostanze dietetiche per uso veterinario; integratori dietetici minerali per animali; complementi alimentari di albumina; integratori alimentari di alginati; antiossidanti; integratori alimentari antiossidanti; preparazioni albuminose per uso medico; alimenti a base di albumina per uso medico; integratori dietetici a base di erbe per persone con fabbisogni dietetici speciali; integratori vitaminici e minerali; integratori vitaminici; bevande vitaminiche; preparazioni di vitamine; preparati vitaminici in forma di integratori alimentari; preparazioni vitaminiche miste; compresse vitaminiche; fibre vegetali alimentari [dietetiche]; integratori alimentari di glucosio; zucchero dietetico per uso medico; sostanze dietetiche per neonati; sostanze dietetiche per uso medico; integratori dietetici per bambini piccoli; alimenti complementari nel regime alimentare degli esseri umani; bevande a base d’integratori dietetici; integratori alimentari dietetici; bevande dietetiche per uso medico; preparati dietetici adattati ad uso medico; infusioni dietetiche per uso medico; confetteria dietetica per uso medico; alimenti dietetici per uso medico; alimenti dietetici per nutrizione clinica; alimenti dietetici per invalidi; integratori alimentari di enzimi; compresse di vitamine effervescenti; sostituti dello zucchero per diabetici; polveri sostitutive dei pasti; integratori alimentari sanitari per persone con esigenze dietetiche particolari; integratori alimentari sanitari principalmente a base di vitamine; integratori alimentari sanitari principalmente a base di minerali; cereali pronti per alimenti per invalidi; dolcificanti artificiali per diabetici; integratori alimentari di caseina; integratori alimentari di olio di semi di lino; integratori medicati per alimenti per animali; integratori dietetici minerali per uso umano; integratori alimentari minerali; residui del trattamento dei semi di cereali per uso dietetico o medico; preparati da utilizzare come additivi per alimenti ad uso umano [medicati]; preparati multivitaminici; integratori di proteine per gli animali; integratori alimentari di proteine; alimenti per diete mediche ristrette; additivi nutrizionali per uso medico.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 5: Integratori nutrizionali; integratori dietetici; integratori vitaminici; integratori alimentari dietetici; integratori alimentari e preparati dietetici.
Integratori alimentari e preparati dietetici; integratori vitaminici; integratori alimentari dietetici; integratori nutrizionali; integratori dietetici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identicisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio a relativamente alto, trattandosi di prodotti che riguardano, tra le altre cose, la salute.
Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio sul quale si basa l’opposizione è un marchio denominativo, ovvero “NATURALICO”.
Il marchio impugnato è un marchio figurativo, formato dalle lettere “naturalma”, riprodotte in caratteri minuscoli di fantasia, di colore verde scuro nel caso delle lettere “natur” e di colore verde chiaro per quanto riguarda le lettere “alma”. Al di sopra delle lettere “ur” si trova la rappresentazione stilizzata di due foglioline verdi.
Per quanto riguarda le due foglioline verdi, esse sono allusive di caratteristiche positive dei prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali. Questi elementi sono quindi quantomeno debole.
Per quanto invece riguarda gli elementi verbali, la Divisione d’Opposizione ritiene che la parte iniziale di entrambi i segni sarà associata dalla totalità del pubblico di riferimento ai concetti di natura o naturale, in ragione del fatto che gli elementi “natur” o “natural” rassomigliano a termini equivalenti nella pressoché totalità delle lingue dell’Unione europea, o sono comunque elementi ai quali i consumatori sono spesso esposti. Le parti iniziali dei segni sono quindi piuttosto deboli, in quanto alludono a concetti positivi in relazione ai prodotti nella classe 5, mentre la capacità distintiva dei segni risiede principalmente negli elementi “-ico” e “alma” dei segni, i quali sono privi di significato o hanno un significato, come ad esempio “alma”, che è il termine spagnolo per “anima”, o “-ico”, che pure in lingua spagnolo funge da suffisso che indica qualcosa, ad esempio, di piccolo, che nulla ha a che vedere con i prodotti nella classe 5. Per economia procedurale, la Divisione d’Opposizione escluderà dalla propria attenzione, per il momento, quella parte del pubblico di riferimento che attribuirà un qualche significato agli elementi “-ico” e “alma”, quale ad esempio la parte del pubblico di lingua spagnola.
Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “n-a-t-u-r-“ del termine debole “natur” del marchio anteriore e “a-l” del termine normalmente distintivo “alma” del medesimo e dell’elemento verbale “Naturalico” del marchio anteriore, all’interno del quale queste lettere pure svolgono un ruolo secondario, in quanto saranno associate, come visto, ad un elemento in se debole. I marchi differiscono nelle restanti lettere, ovvero “-ico” del marchio anteriore e “alma” del segno impugnato, le quali sono normalmente distintive in quanto tali, oltre che nell’elemento figurativo costituto dalle due foglioline del marchio impugnato, il quale è purtuttavia un elemento debole.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo fonetico, i segni coincidono in una sequenza di lettere il cui carattere è intrinsecamente debole, ovvero quelle che formano “natural” elementi verbali che alludono al concetto di natura. I marchi differiscono nelle ultime lettere “-ico” del marchio anteriore e nelle lettere che formano la seconda parte del marchio impugnato, ovvero “-ma”.
Alla luce di quanti sopra, i marchi sono da considerarsi foneticamente simili in ridotta misura.
Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, però limitatamente ad un elemento debole, essi sono concettualmente simili solo in ridotta misura.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti nella classe 5 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale, il cui grado di attenzione varia da medio a relativamente alto. Il marchio anteriore è poi da considerarsi, nel complesso, normalmente distintivo, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva.
Tuttavia, per quanto riguarda i segni in disputa, la comparazione tra di essi porta alla conclusione secondo la quale essi sono simili in ridotta misura da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale.
È vero che i segni condividono le prime lettere dei loro elementi verbali, ovvero “natural”, e nella medesima sequenza. Tuttavia, come dettagliatamente riportato nella sezione c), si tratta di lettere che formano elementi per loro natura deboli rispetto alla totalità del pubblico di riferimento.
La Divisione d’Opposizione ritiene infatti che elementi anche incompleti o allusivi di termini concreti in specifiche lingue, quali “natur” o “natural” non possano rivestire per prodotti nella classe 5 alcun ruolo di rilevanza, dato che essi alludono a un concetto che è fondamentalmente descrittivo o al limite allusivo di caratteristiche positive di prodotti, quale, ad esempio, il loro essere naturali.
È evidente come il pubblico di riferimento dovrà giocoforza contare sugli altri elementi dei segni nel momento in cui si trovi chiamato a rammentarli. Di conseguenza, la presenza di ulteriori elementi denominativi svolge un ruolo di estrema importanza nella percezione dei segni in esame.
Generalmente quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo di basso grado, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull’impatto degli elementi che non coincidono sull’impressione complessiva dei marchi, come in precedenza valutati nel contesto della comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.
Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione.
Gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente percettibili e sufficienti a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi, anche tenendo conto del fatto, come visto poc’anzi, che gli elementi comuni presentano un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.
Considerato quanto precede, e nonostante l’identità tra i prodotti, non sussisterebbe pertanto alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento. Ciò vale, a maggior ragione, per quella parte del pubblico, quale ad esempio quella di lingua spagnola, che attribuirà un significato ai restanti elementi verbali dei segni, ovvero il suffisso “-ico” e il termine “alma”. Di conseguenza, l’opposizione deve essere respinta.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.
Divisione d’Opposizione
| Edith Elisabeth VAN DEN EEDE | Andrea VALISA | Victoria DAFAUCE MENENDEZ |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Siamo di fronte al marchio anteriore SAPONE DEL MUGELLO e al marchio impugnato MUGELLO. Entrambi in classe 3, classe relativa ai saponi e cosmetici. “MUGELLO” evoca una zona geografica ben precisa, avente quindi natura descrittiva in quanto tale, nonostante l’assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Ad avviso del Tribunale di Milano, probabilmente aggiungendo a MUGELLO un elemento originale si potrebbe far convivere con l’altro marchio SAPONE del MUGELLO. Nel presente caso invece l’opposizione del marchio SAPONE DEL MUGELLO nei confronti dei MUGELLO è accolta.
Ludovico Martelli S.p.A., Via Faentina, 169/12, 50014 Fiesole (FI), Italia (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Officina Del Mugello S.r.l., Via Della Repubblica 3, 20020 Solaro (MI), Italia (richiedente)
Il 28/09/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
| 1. | L’ opposizione n. B 2 959 255 è accolta per tutti i prodotti contestati. |
MOTIVAZIONI
In data 19/09/2017, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 777 252 ‘MUGELLO’ (marchio denominativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 315 127, ‘SAPONE DEL MUGELLO’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
PROVA DELL’USO
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
La richiedentenon ha presentato la richiesta di prova dell’uso mediante un documento separato come richiesto dall’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.
Pertanto, la richiesta di prova dell’uso non è ammissibile ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, RDMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Detergenti; saponi; profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; prodotti per l’igiene e la cura del corpo.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 3: Toiletteria; preparati per pulire e profumare; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza; prodotti per l’igiene orale; profumeria e fragranze; fragranze per ambienti; prodotti di sbianca [bucato]; preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l’aromaterapia; olio di pino; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; olii essenziali di cedro; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; oli essenziali per uso cosmetico; oli essenziali per uso personale; aromi [oli essenziali]; essenza di menta [olii essenziali]; preparati per l’aromaterapia; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olii essenziali ed estratti aromatici; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchettini profumati; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; oli essenziali come profumi per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; detergenti da bucato per la pulizia della casa; preparati per il lavaggio per uso domestico; preparazioni detergenti per tessuti; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; prodotti per il bucato; prodotti per il lavaggio a secco; sapone liquido per bucato; sapone per il bucato; amidi naturali per il bucato; cera per lucidare; detergenti; detergenti per la casa; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti per la pulizia; salviette contenenti prodotti per la pulizia; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; tamponi imbevuti di sapone; creme per massaggi, non medicate; essenze di bergamotto; gel all’aloe vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (non medicati -); prodotti per la pedicure; deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; saponi deodoranti; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; deodoranti e antitraspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detergenti per l’igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; creme (sapone -) per il lavaggio; detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; prodotti di saponeria; prodotti detergenti per il viso antibatterici (non medicati -); ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone all’aloe; sapone per doccia; sapone per la pelle; saponette detergenti per il corpo; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi cremosi; saponi da toilette; saponi di bellezza; saponi liquidi; saponi in gel; saponi in forma liquida; saponi liquidi per il bagno; saponi liquidi per viso e mani; saponi profumati; saponi per la cura del corpo; saponi per il viso; saponi per le mani; saponi per uso personale; shampoo per il corpo; saponi e gel; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; sali da bagno non per uso medico; balsamo per capelli; sapone da barba; dentifrici; gel per sbiancare i denti; acque da toilette; creme e lozioni profumate per il corpo; deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; profumi; prodotti di profumeria; lozioni dopo barba; lozioni per i capelli; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; balsamo non per uso medico; saponette.
Classe 5: Saponi antibatterici; saponi disinfettanti; shampoo contro i pidocchi; articoli assorbenti per l’igiene personale; deodoranti e purificanti per ambienti; disinfettanti ed antisettici; saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; shampoo insetticida per animali; preparati e prodotti per l’igiene; preparati ed articoli antiparassitari; medicamenti farmaceutici e naturali; integratori alimentari e preparati dietetici; shampoo secco medicamentoso; shampoo medicamentosi; shampoo medicamentosi per animali da compagnia; balsami per uso medico; lozioni dopo-barba medicate; lozioni medicamentose per capelli; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; dentifrici medicamentosi; deodoranti per indumenti o materie tessili; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 3
Oli essenziali; detergenti; saponi; dentifrici; saponi e gel; lozioni per i capelli; profumeria e fragranze; prodotti di saponeria; profumi; prodotti di profumeria; olii essenziali ed estratti aromatici sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
Olii essenziali di cedro; oli essenziali per uso cosmetico; aromi [oli essenziali]; oli essenziali per uso personale; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limone; oli essenziali di sandalo; oli essenziali naturali; oli essenziali per l’aromaterapia; oli essenziali come profumi per il bucato; essenza di menta [olii essenziali] del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria degli oli essenziali dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Sapone liquido per bucato; creme (sapone -) per il lavaggio; saponi da toilette; sapone per doccia; saponi cremosi; saponi profumati; saponi in forma liquida; saponi per le mani; saponi per la cura del corpo; saponi per uso personale; saponi liquidi per il bagno; saponi in gel; saponi liquidi per viso e mani; saponi liquidi; saponette; sapone per il bucato; saponi deodoranti; sapone cremoso per il corpo; sapone alla mandorla; sapone all’aloe; sapone per la pelle; saponette detergenti per il corpo; saponi contro la traspirazione; saponi contro il sudore dei piedi; saponi di bellezza; saponi per il viso; sapone da barba del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei saponi dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Prodotti per l’igiene orale; gel per sbiancare i denti del marchio impugnato si sovrappongono con i dentifrici dell’opponente. Questi prodotti sono quindi identici.
Prodotti di sbianca [bucato]; tamponi imbevuti di sapone; salviette contenenti prodotti per la pulizia del marchio impugnato si sovrappongono con i saponi dell’opponente. Pertanto sono identici.
Prodotti per la pulizia; preparati per pulire e profumare del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i detergenti dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Detergenti per la casa; detergenti da bucato per la pulizia della casa; preparazioni detergenti per tessuti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei detergenti dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Deodoranti per la cura del corpo; deodoranti per uso personale (profumeria); deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; prodotti di toilette contro il sudore; spray per il corpo; creme per massaggi, non medicate; lozioni profumate [preparati per la toilette]; lozioni profumate per il corpo [preparati per la toilette]; preparati abrasivi per il corpo; prodotti non medicinali per la toilette; prodotti per la cura del neonato (Non medicati -); prodotti per la pedicure; detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; ricariche per dosatori, riempite con sapone per le mani; shampoo per il corpo; bagnoschiuma liquidi; olii per il bagno; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; deodoranti e antitraspiranti; creme balsamo di bellezza; creme detergenti; detergenti per mani; docciaschiuma; docciaschiuma e bagnoschiuma; creme solari per neonati; fazzoletti imbevuti per la detersione [non medicati, per uso sulla persona]; latte di bellezza; lozioni di bellezza; oli per il viso; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti detergenti per l’igiene personale; prodotti detergenti per uso personale; prodotti per la cura della pelle; balsamo per capelli; lozioni dopo barba; shampoo; shampoo secco; shampoo-balsami; fissatori per capelli; lozioni per la cura del viso e del corpo; preparati per schermi solari; prodotti per la pelle, gli occhi e la cura delle unghie; preparati per la depilazione e la rasatura; preparati per il bagno; preparati e trattamenti per i capelli; balsamo non per uso medico; creme e lozioni profumate per il corpo; prodotti detergenti per il viso antibatterici (Non medicati -) del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei prodotti per l’igiene e la cura del corpo dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza del marchio impugnato si sovrappongono con i saponi dell’opponente. Di conseguenza, essi sono identici.
Olio di pino; oli per aromaterapia [per uso cosmetico]; olio di mandorle; olio di lavanda; olio di gelsomino; oli profumati che emanano fragranze quando scaldati; oli profumati; oli naturali per uso cosmetico; preparati per l’aromaterapia; essenze di bergamotto del marchio impugnato si sovrappongono con gli oli essenziali dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Gel all’aloe vera per uso cosmetico; lacca per uso cosmetico del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei cosmetici dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Toiletteria; sali da bagno non per uso medico; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati] del marchio impugnato si sovrappongono con i cosmetici dell’opponente. Pertanto, sono identici.
Fragranze per ambienti; deodoranti per il corpo [profumeria]; eau de parfum; estratti di fiori [profumeria]; muschio [profumeria]; prodotti per fumigazioni [profumi]; spray profumati e rinfrescanti per tessuti; spray profumati per ambienti; spray profumati per biancheria; cuscini contenenti sostanze fragranti; cuscini contenenti sostanze profumate; cuscini per aromaterapia composti da pot-pourri in involucri di stoffa; preparati per profumare gli ambienti; prodotti deodoranti per tappeti; prodotti per eliminare gli odori degli animali domestici; prodotti per profumare la biancheria; profumi per ambiente; profumi per ambienti in spray; ricambi per diffusori elettrici per ambienti; sacchettini profumati; acque da toilette del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della profumeria dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.
Preparati per la pulizia della pelle e per pulire e lucidare le scarpe; detersivi biologici per il bucato; detersivo per il bucato; liquidi per il lavaggio a secco; ammorbidenti; preparati per il lavaggio per uso domestico; prodotti liquidi per il bucato; prodotti per ammorbidire i tessuti; cera per lucidare; liquidi di pulitura; liquidi lucidanti per pavimenti; preparati per la sbianca per uso domestico; prodotti smacchianti per uso su beni per uso domestico; strofinacci impregnati con un detergente per pulire; sostanze per lucidare; sostanze sgrassanti; tamponi imbevuti di prodotti per la pulizia; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; preparati per lucidare; creme per lucidare; oli per pulire; prodotti per pulire la carta da parati; prodotti per il lavaggio a secco; amidi naturali per il bucato; prodotti per il bucato del marchio impugnato sono simili ai detergenti del marchio anteriore poiché essi hanno la stessa destinazione e coincidono in canali di distribuzione, produttore e pubblico di riferimento.
Prodotti contestati in classe 5
Balsami per uso medico; integratori alimentari e preparati dietetici; saponi antibatterici; saponi disinfettanti; shampoo contro i pidocchi; articoli assorbenti per l’igiene personale; disinfettanti ed antisettici; saponi e detergenti medicinali e igienizzanti; shampoo insetticida per animali; preparati e prodotti per l’igiene; preparati ed articoli antiparassitari; medicamenti farmaceutici e naturali; shampoo secco medicamentoso; shampoo medicamentosi; shampoo medicamentosi per animali da compagnia; lozioni dopo-barba medicate; lozioni medicamentose per capelli; lozioni per uso farmaceutico; lozioni per uso veterinario; dentifrici medicamentosi del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi non solo hanno la stessa destinazione, ma pure coincidono in canali di distribuzione, produttore nonché pubblico di riferimento.
Deodoranti per indumenti o materie tessili; deodoranti, eccetto quelli per uso personale o per gli animali; deodoranti e purificanti per ambienti del marchio impugnato sono simili alla profumeria del marchio anteriore poiché essi coincidono in produttore, canali di distribuzione e pubblico di riferimento.
b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o similisono diretti nella stragrande maggioranza, e in particolare i prodotti nella classe 3, al grande pubblico. Tuttavia, alcuni dei prodotti nella classe 5 non solo sono diretti al grande pubblico ma a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. È il caso, ad esempio, di prodotti quali i medicamenti farmaceutici e naturali o le lozioni medicamentose per capelli. Mentre per i prodotti nella classe 3 il grado di attenzione sarà medio, per quanto riguarda i prodotti nella classe 5 si deve tener conto del fatto che trattandosi di prodotti che possono incidere sullo stato di salute di persone o animali, il grado di attenzione sia relativamente alto (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica.
| SAPONE DEL MUGELLO | MUGELLO |
| Marchio anteriore | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Italia.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Nelle proprie osservazioni la richiedente sostiene che la registrazione di marchio anteriore sia nulla, in quanto descrittiva per prodotti quali i saponi ma anche per altri prodotti, dato che la dicitura “SAPONE DEL MUGELLO” descriverebbe per l’appunto i prodotti coperti dal marchio e la loro origine, in considerazione del fatto che il Mugello è una regione storica e geografica della Toscana settentrionale, situata poco a nord del capoluogo di regione Firenze.
La Divisione d’Opposizione rileva come quanto rivendicato dalla richiedente sia in contrasto con la giurisprudenza in merito. Si vede tenere conto del fatto che l’Ufficio applica la pratica chiarita nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, vale a dire che nei procedimenti di opposizione alla registrazione di una domanda di MUE la validità dei marchi anteriori non può essere messa in discussione. Di conseguenza, gli elementi corrispondenti al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione dei marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo.
Nel presente caso ciò vale per entrambi i marchi, i per le ragioni già esposte dalla richiedente, trattandosi di termini che nella lingua italiana descrivono i prodotti e in una certa qual misura la loro origine, è il caso di “SAPONE DEL MUGELLO”, o soltanto la loro origine, ossia “MUGELLO”. È poi vero che il termine “SAPONE”, direttamente descrittivo per prodotti quali per l’appunto i saponi, presenta un maggior grado di distintività per quanto riguarda altri prodotti. Tuttavia, anche per altri prodotti per i quali, tale elemento non è direttamente descrittivo, esso presenta ad ogni modo una distintività limitata, data la connessione evidente con prodotti che hanno comunque a che vedere con l’igiene e la pulizia, trattandosi di elementi che in quanto tali non sono in grado svolgere la funzione di indicatori dell’origine commerciale.
Alla luce di tutto quanto sopra, e anche tenendo in considerazione la limitata distintività degli elementi che compongono i segni in disputa, dato che il segno impugnato risulta essere uno dei tre elementi del marchio anteriore, e in ragione della nulla o scarsa distintività degli elementi aggiuntivi del marchio anteriore, ossia “SAPONE DEL”, è possibile concludere che i segni siano visivamente, foneticamente e concettualmente molto simili.
d) Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti del marchio contestato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili ai prodotti dell’opponente. I prodotti rilevanti sono diretti al grande pubblico ed anche a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di attenzione atteso varia da medio a relativamente alto.
Da tutti i punti di vista (visivo, fonetico e concettuale) i segni sono molto simili in ragione del fatto che il segno impugnato “MUGELLO” risulta essere interamente incluso nel marchio anteriore “SAPONE DEL MUGELLO”.
Come esplicitato in precedenza nella presente decisione, seguendo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Divisione d’Opposizione attribuisce al marchio anteriore quanto meno un minimo grado di carattere distintivo.
La conclusione che un marchio ha un grado di carattere distintivo debole o persino debolissimo (minimo) può incidere in modo diverso sul rischio di confusione.
La Corte di giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Come visto poc’anzi, i segni sono molto simili. Gli unici elementi in grado di differenziarli, ovvero i due elementi verbali “SAPONE DEL”, non possiedono, nella migliore delle ipotesi, se non una debole distintività.
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.
Poiché i prodotti sono identici o simili in considerazione dell’elevata somiglianza tra i segni, che comporta un’impressione complessiva dei marchi molto simile, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.
Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio nazionale italiano n. 1 315 127 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
La richiedente richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti una decisione nazionale, nella fattispecie la sentenza del Tribunale di Milano nella causa con numero di ruolo RG/44637-2017 del 05/12/2017. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).
Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro rilevanti ai fini del presente procedimento.
Nel caso in esame, il precedente invocato dalla richiedente non è rilevante ai fini del presente procedimento. La valutazione effettuata dal Tribunale di Milano circa l’elemento “MUGELLO” è condivisibile, in virtù del fatto che, peraltro, coincide con quanto esplicitato nella presente decisione, ossia che si tratti di un’evocazione di una zona geografica ben precisa, avente quindi natura descrittiva in quanto tale, nonostante l’assenza di una specifica tradizione nella produzione di cosmetici e saponi. Lo stesso tuttavia non può dirsi della conclusione rispetto alla confondibilità dei segni, trattandosi nel caso citato dalla richiedente di una comparazione che riguarda un segno con caratteristiche diverse, ossia “OFFICINA DEL MUGELLO”, il quale evidentemente presenta elementi che nel segno “MUGELLO” non sono presenti, e che ne alterano la distintività. Il Tribunale di Milano sottolinea poi che i segni “SAPONE DEL MUGELLO” e “OFFICINA DEL MUGELLO” possano convivere, dato che presentano elementi aggiuntivi che, si ripete, non sono presenti nel marchio impugnato nel presente caso. Quest’ultimo argomento sollevato dalla richiedente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.
Divisione d’Opposizione
| Edith Elisabeth VAN DEN EEDE | Andrea VALISA | Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ |
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.