Il settore è quello della consulenza aziendale, del marketing, e della pubblicità. Il marchio anteriore è D!FFERENS il marchio impugnato è DIFFERENT. Nonostante la diversa grafica, alcuni elementi geometrici oltre che la presenza del punto esclamativo al posto della “i” che evidentemente all’interno della parola significa “i”, ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione. Del resto anche l’aggiunta di global non rende più originale il marchio impugnato essendo un vocabolo che indica globalità.

OPPOSIZIONE N. B 3 140 141

Andrea Rosini, Via delle Grigne 1, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italia (opponente), rappresentato da Innova & Partners S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia – Innova & Partners S.r.l., Calderón de La Barca 10, 3ºC, 03004 Alicante, Spagna (rappresentanti professionali)

c o n t r o

Different S.r.l., Via C. De Angeli 3, 20141 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Giambrocono & C. S.p.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/03/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’opposizione n. B 3 140 141 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:   Classe 35: Indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; ricerche di mercato; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; ricerca di sponsor; locazione di spazi pubblicitari; servizi di rassegne stampa; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; pubblicità; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; produzione di spot pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; servizi di lancio di prodotti; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; gestione di affari commerciali; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; consulenza in materia di marketing; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; gestione promozionale di personaggi celebri; servizi di analisi di dati commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; servizi di posizionamento del brand; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; marketing digitale; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; promozione di competizioni ed eventi sportivi; amministrazione commerciale; copywriting; layout per scopi pubblicitari; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; campagne di mercato.   Classe 42: Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione; creazione di siti web; servizi di analisi di dati tecnici; hosting di piattaforme di comunicazione su internet; servizi informatici d’analisi di dati; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali; consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione; sviluppo di software per sistemi di comunicazione; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione.
2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 326 390 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.	Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 04/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 326 390  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 091 185,  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 35: Pubblicità; consulenza gestionale, marketing, consulenza strategica aziendale; amministrazione commerciale; gestione di affari commerciali; lavori di ufficio.

Classe 42: Consulenza informatica, consulenza tecnologica, sviluppo di software.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; ricerche di mercato; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; ricerca di sponsor; locazione di spazi pubblicitari; servizi di rassegne stampa; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; pubblicità; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; produzione di spot pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; servizi di lancio di prodotti; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; gestione di affari commerciali; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; consulenza in materia di marketing; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; gestione promozionale di personaggi celebri; servizi di analisi di dati commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; servizi di posizionamento del brand; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; marketing digitale; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; promozione di competizioni ed eventi sportivi; amministrazione commerciale; copywriting; layout per scopi pubblicitari; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; campagne di mercato.

Classe 38: Servizi di agenzie stampa [comunicazione]; comunicazione elettronica tramite chat e forum.; servizi di agenzie di stampa per telecomunicazioni; servizi di agenzie di stampa; comunicazione mediante blog online; servizi di comunicazione digitale; consulenza in materia di comunicazione.

Classe 41: Educazione e formazione; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; pubblicazione di testi; organizzazione di eventi sportivi; seminari; organizzazione di eventi educativi; organizzazione di eventi ricreativi e culturali; organizzazione e conduzione di workshop di formazione.

Classe 42: Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione; creazione di siti web; servizi di analisi di dati tecnici; hosting di piattaforme di comunicazione su internet; servizi informatici d’analisi di dati; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali; consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione; sviluppo di software per sistemi di comunicazione; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione.

Classe 45: Servizi online di social networking.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di analisi di dati commerciali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; locazione di spazi pubblicitari; produzione di spot pubblicitari; consulenza in materia di marketing; servizi di lancio di prodotti; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; servizi di posizionamento del brand; campagne di mercato; indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (Collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; gestione promozionale di personaggi celebri; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; marketing digitale; promozione di competizioni ed eventi sportivi; copywriting; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; layout per scopi pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pubblicità nella Classe 35 dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Ricerche di mercato; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della gestione di affari commerciali dell’opponente. Pertanto, questo servizi sono identici.

I servizi di rassegne stampa del marchio impugnato sono simili alla gestione di affari commerciali nella Classe 35 del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, destinazione, e fornitore.

Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità del marchio impugnato sono simili alla pubblicità del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, destinazione, e fornitore.

Ricerca di sponsor del marchio impugnato è simile alla pubblicità del marchio anteriore poiché questi servizi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto alla pubblicità del marchio anteriore poiché questi servizi coincidono in pubblico di riferimento, fornitore e destinazione.

Servizi contestati in classe 38

Servizi di agenzie stampa [comunicazione]; comunicazione elettronica tramite chat e forum; servizi di agenzie di stampa per telecomunicazioni; servizi di agenzie di stampa; comunicazione mediante blog online; servizi di comunicazione digitale; consulenza in materia di comunicazione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in classe 41

Educazione e formazione; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; pubblicazione di testi; organizzazione di eventi sportivi; seminari; organizzazione di eventi educativi; organizzazione di eventi ricreativi e culturali; organizzazione e conduzione di workshop di formazione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Anche in questo caso le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in classe 42

Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione è identicamente contenuta in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi di analisi di dati tecnici; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali del marchio impugnato si sovrappongono con la consulenza tecnologica nella Classe 42 dell’opponente. Pertanto, questi servizi sono identici.

Servizi informatici d’analisi di dati del marchio impugnato si sovrappongono con la consulenza informatica nella Classe 42 dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Sviluppo di software per sistemi di comunicazione del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dello sviluppo di software nella Classe 42 dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Le consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria della consulenza informatica dell’opponente. Di conseguenza, questi servizi sono identici.

Creazione di siti web; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione del marchio impugnato si sovrappongono con sviluppo di software dell’opponente. Ne consegue che questi servizi sono identici.

I servizi di hosting di piattaforme di comunicazione su Internet del marchio impugnato sono simili allo sviluppo di software del marchio anteriore poiché questi servizi hanno in comune canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

  
Servizi contestati in classe 45

Servizi online di social networking del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto, trattandosi di servizi che possono riguardare anche considerevoli quantità di denaro e dai quali può dipendere il successo di un’attività imprenditoriale.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Come segnalato dall’opponente nelle proprie osservazioni si deve preliminarmente tenere conto del fatto che per quanto riguarda entrambi i segni in disputa, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Mentre il marchio anteriore sarà inteso come l’elemento verbale “DIFFERENS”, nonostante la stilizzazione grafica della seconda lettera, che è rappresentata come un punto esclamativo, non si può escludere che per quanto riguarda il segno impugnato esso venga percepito quantomeno da una parte del pubblico di riferimento come “DIFERENT”, o “DIFFERENT”. Ciò in ragione oltre che della presenza delle lettere “DI-ERENT” in quanto tali anche per la particolare configurazione grafica del terzo elemento, che richiama il simbolo di diverso usato in matematica e per il significato evocato, ovvero quello di “differente”, che portano verosimilmente chi osserva il segno ad una tale percezione. I suddetti elementi dei segni sono, per quanto allusivi di un significato che può avere connotazioni positive, ovvero quello di diversità, ad esempio rispetto ai servizi proposti da concorrenti, da considerarsi in sé normalmente distintivi, anche per la particolare veste grafica. Al contrario, l’elemento aggiuntivo “GLOBAL” del marchio impugnato sarà inteso come equivalente di “globale” in lingua italiana, e quindi percepito come un elemento dalla distintività limitata, dato che può indicare, ad esempio, la scala per l’appunto globale sulla quale vengono forniti i servizi in oggetto.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri mentre l’elemento “DIFERENT” o “DIFFERENT” del segno impugnato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Per quanto riguarda poi il rettangolo nero nel quale l’elemento dominante del segno impugnato è inquadrato, esso è un semplice elemento geometrico dalla funzione decorativo ed ha quindi una distintività assai limitata.

Visivamente, i segni coincidono in alcune delle loro lettere, per quanto riprodotte in una diversa veste grafica, ovvero la prima lettera “D”, la seconda lettera “I”, anche se nel caso del segno anteriore contraddistinta dal fatto che si tratta di un punto esclamativo, che purtuttavia condivide con la lettera “I” il fatto di essere in parte una linea verticale, nonché le lettere “-EREN-“. Essi differiscono nelle ultime lettere di “DIFFERENS” e “DIF(F)ERENT”, nella particolarità grafica del simbolo di diverso, che richiama in una certa forma due lettere “F”, nel rettangolo del segno impugnato e nel termine aggiuntivo “GLOBAL” del medesimo.  

Tenuto conto di quanto delineato poc’anzi circa il diverso ruolo svolto dai vari elementi dei segni, e in particolare della non-distintività e secondarietà del termine aggiuntivo “GLOBAL” del segno impugnato, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni in disputa siano visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico,  la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “DIFFEREN”, con la particolarità che nel caso del segno impugnato potrebbe essere riconosciuta una sola lettera “F” da almeno una parte die consumatori. Ad ogni modo, anche in questo scenario, la Divisione d’Opposizione ritiene che, data la sola differenza costituita dalla ultima lettera “S” del marchio anteriore e della lettera “T” del segno impugnato, e tenuto conto della non-distintività e secondarietà di “GLOBAL” del segno impugnato, si possa concludere che i marchi siano foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui “DIFFERENS” e “DIF(F)ERENT” posseggono il medesimo contenuto semantico, i segni sono concettualmente simili, anche alla luce della estremamente limitata se non nulla rilevanza del termine “GLOBAL” del segno impugnato.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I servizi contestati nelle Classi 35, 38, 41, 42 e 45 sono stati riscontrati essere identici, simili in vari gradi o dissimili. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti pubblico specializzato che presterà un grado di attenzione che varia da medio ad alto. Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni sono foneticamente e concettualmente simili almeno in grado medio mentre sono visivamente simili in ridotta misura.

La similarità tra i segni è dovuta al fatto che la maggior parte delle lettere che compongono il marchio anteriore sono identicamente riprodotte nel marchio contestato, e nel caso di quest’ultimo in corrispondenza dell’elemento che è dominante e maggiormente distintivo, data la secondarietà e la non-distintività del termine aggiuntivo “GLOBAL”.

La Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze tra i segni, per quanto a livello in particolare grafico abbiano un certo rilievo, non saranno idonee a neutralizzare le evidenti similarità tra i segni sopra descritte.

Se si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) e che anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la Divisione d’Opposizione considera che sussista un rischio di confusione per il pubblico di lingua italiana, anche nel caso in cui essa presti un livello di attenzione superiore alla media.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 091 185 deve considerarsi parzialmente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati ritenuti identici o simili in vario grado, e anche per quei prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei prodotti.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei servizicontestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

più di 6000 visitatori

Ha avuto un enorme successo di pubblico la mostra “Italia Geniale” che dal 14 febbraio è ospitata nella sede del Ministero dello sviluppo economico in occasione delle celebrazioni per i 90 anni di Palazzo Piacentini, rimarrà aperta fino al 1 Aprile.

La mostra ripercorre la storia del design italiano con una selezione di 66 oggetti che sono stati brevettati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise e realizzata con il supporto di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e Unioncamere

Gli orari di apertura sono mercoledì 14.30-17.30, venerdì 17-20, sabato e domenica 10-21.

La prenotazione è obbligatoria via mail polo.culturale@mise.gov.it

Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è un sistema di sovvenzioni pensato per sostenere i diritti di proprietà intellettuale (PI) delle piccole e medie imprese (PMI) dell’UE. Il Fondo per le PMI è un’iniziativa della Commissione europea attuata dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e sarà attivo dal 10 gennaio 2022 fino al 16 dicembre 2022.

Per maggiori dettagli è utile consultare il seguente link https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

Entrambi i marchi commercializzano articoli di abbigliamento e borse articoli in pelle occhiali, tessuti. . Il marchio anteriore è un marchio denominativo GREEN COVE. Il marchio impugnato è un figurativo GREEN CO con un disegno stilizzato di un vaso di fiori.

La Divisione di Opposizione decide che per le classi 25 e 18 la opposizione sia fondata. Questo è un esempio del fatto che un marchio che non sia descrittivo dei prodotti non necessariamente sia di per sè distintivo, probabilmente in questo caso sì, “Greenco” non descrive i prodotti ma non per questo è maggiormente distintivo; peraltro il consumatore finale si concentrerà su Green presente in entrambi i marchi, termine che evoca comunemente ecologia e rispetto per l’ambiente.

OPPOSIZIONE N. B 3 138 871

Scout S.r.l., Centergross, Bl. 38 bis – Via degli Scudai, 40050 Argelato, Fraz. Funo (BO), Italia (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Greenco Products LLC., 225 E Dania Beach Blvd. Suite 211, 33004 Dania Beach, Florida, Stati Uniti d’America (richiedente), rappresentata da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

Il 07/02/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.

L’opposizione n. B 3 138 871 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 18: Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapioggia.   Classe 25: Abbigliamento; tee-shirt; maglieria; polo in maglia; top [abbigliamento]; pantaloncini; maglioni; cardigan; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; jeans; soprabiti; abiti; giacche; cappotti; abbigliamenti impermeabili; mantelline; cinture; scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima; cappelleria; cappelli; calzature.   Classe 35: Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 314 256 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.	Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 13/01/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 314 256 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 728 528, ‘GREEN COVE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 728 528.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport; occhiali [ottica]; astucci per occhiali; occhiali per 3D; custodie per computer portatile; custodie per telefoni cellulari; cordine per occhiali; catenelle per occhiali.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bagagli e borse per il trasporto; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; collari, guinzagli e indumenti per animali; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per i ferri; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; cordoni [in cuoio]; cuoio grezzo o semilavorato; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; foderi per ombrelli; guarnizioni in cuoio per mobili; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebè; museruole; ombrelli da sole; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; pellicola d’intestini; pelli d’animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; porta-musica; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi da campeggiatori; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini; marsupi; abiti per animali da compagnia; sacchi da sport; valigie; valigiette.

Classe 24: Tessuti e loro succedanei; biancheria da casa; tende in materia tessile o in materia plastica; coperte da letto; coperte da viaggio; asciugamani in materie tessili; coperte per esterni; asciugamani da spiaggia.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti scamiciati; abiti [completi]; accappatoi da bagno; antisdrucciolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; biancheria personale antisudorifica; boa [pelliccia da collo]; bretelle; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzature; calzature per lo sport; calze; calze antisudorifiche; calzini; calzoncini; calzoncini da bagno; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; casule; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; copricapo [cappelleria]; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da carnevale; costumi da spiaggia; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; culottes [biancheria intima]; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; gambali di stivali; ghette; giacche; giarrettiere; gilè per la pesca; giubbi; gonne; grembiuli; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti a manopola; guanti da sci; guardoli per calzature; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglieria; maglie sportive; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne a pantalone; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine per bebè; mutandine [slip]; mute per sci nautico; panciotti; pantaloni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseni; rinforzi al tallone per le calze; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scaldapiedi [non elettrici]; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; soggoli [indumenti]; solette; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sotto-piedi; sparati di camicie; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali; stole [pellicce]; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; talloniere; tasche di indumenti; tee-shirt; toghe; tomaie; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; vestaglie; visiere [cappelleria]; visiere di berretto; zoccoli [calzature]; body [abbigliamento]; busti [biancheria intima]; scaldacolli; sottovesti.

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali; decorazioni per capelli; capelli finti; bracciali; cerchietti per capelli; applicazioni [articoli di merceria]; articoli d’ornamento per la capigliatura; fasce per i capelli; fermagli per capelli; fibbie [accessori di abbigliamento]; spille [accessori di abbigliamento].

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali; servizi di vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali; servizi di vendita al dettaglio on-line articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapioggia.

Classe 25: Abbigliamento; tee-shirt; maglieria; polo in maglia; top [abbigliamento]; pantaloncini; maglioni; cardigan; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; jeans; soprabiti; abiti; giacche; cappotti; abbigliamenti impermeabili; mantelline; cinture; scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima; cappelleria; cappelli; calzature.

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; gestione aziendale; amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di comunicazioni [lavori d’ufficio]; promozione delle vendite per i terzi; servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Pochette; portamonete, non in metalli preziosi del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei borsellini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Borse da viaggio; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria delle borse dell’opponente. Dunque, essi sono identici.

Portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore del marchio impugnato si sovrappongono con le valigette per documenti dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Borse; borse da spiaggia; borsette; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; sacchi da viaggio; zaini; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapioggia; pelle e finta pelle; bauli e valigie; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; astucci portachiavi in pelle sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Prodotti contestati in classe 25

Jeans; felpe; cardigan; pantaloncini; camicie sportive; top [abbigliamento]; polo in maglia; cinture del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell’opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

Abbigliamenti impermeabili; abiti; camicie; cappotti; giacche; gonne; maglioni; mantelline; pantaloni; soprabiti; tee-shirt; maglieria; abbigliamento; biancheria intima; calzature; cappelli; costumi da bagno; cravatte; scialli; sciarpe; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Servizi contestati in classe 35

Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento dell’opponente dato che essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione, natura e fornitore.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; gestione aziendale; amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di comunicazioni [lavori d’ufficio]; promozione delle vendite per i terzi del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

GREEN COVE
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, “GREEN COVE”. Il marchio impugnato è figurativo, ed è formato dall’elemento verbale “greenco” riprodotto in caratteri verdi minuscoli alla cui sinistra si trova un circolo verde all’interno del quale si trova la riproduzione stilizzata, di colore bianco, di una piantina in un vaso.

Nessuno degli elementi denominativi ha un significato in quanto tale in alcune lingue del territorio di riferimento, quali ad esempio l’italiano. Tuttavia, il termine di lingua inglese “green” è una delle parole della lingua inglese più comunemente utilizzate, il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri, in particolare nell’accezione di verde, ecologico, rispettoso dell’ambiente. In questo senso tale elemento e da considerarsi debole dal momento che fa riferimento ad eventuali caratteristiche positive dei prodotti e servizi coperti dai marchi de quo. Al contrario, per quanto riguarda “COVE” del marchio anteriore e le due lettere “CO” del marchio impugnato, questi elementi come detto non saranno associati ad alcun significato e saranno quindi normalmente distintivi, al pari dell’elemento figurativo del marchio impugnato, il cui contenuto semantico non presenta relazione alcuna con i prodotti e i servizi nelle Classi 18, 25 o 35. Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’italiano.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Tuttavia, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, è opportuno rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle prime lettere “GREEN” e nelle due lettere “CO-”. Tuttavia, essi differiscono nel fatto che il gli elementi “GREEN” e “COVE” del marchio anteriore sono separati, nelle due ultime lettere “-VE” di quest’ultimo nonché nell’elemento figurativo e nella veste grafica del marchio impugnato.

Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra circa il peso dei vari elementi che compongono i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che i marchi in disputa siano simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GREENCO-“, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime due lettere “-VE” del segno anteriore, che non ha controparte nel marchio contestato.

Alla luce delle considerazioni poc’anzi esposte circa il ruolo svolto dai vari elementi dei segni, si ritiene che i segni siano, foneticamente, quantomeno, simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, per quanto limitatamente ad un elemento debole, ossia “GREEN”, i segni concettualmente sono simili in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà. 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Nelle proprie osservazioni del 01/10/2021 l’opponente ha rivendicato il fatto che il marchio anteriore godrebbe di un carattere distintivo elevato dato che non conterrebbe elementi che siano descrittivi dei prodotti e servizi che contraddistingue.

Va osservato che, se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell’Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Come indicato sopra, tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l’uso o perché è particolarmente originale, insolito o unico (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa).

Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). 

In mancanza di prove idonee, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle Classi 18, 25 e 35 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presenterà un grado di attenzione medio.

La somiglianza visiva e fonetica tra i segni è media dato che il primo elemento del marchio anteriore “GREEN” e la prima metà del secondo elemento “COVE” si ritrovano nella totalità dell’elemento verbale del marchio impugnato “greenco”. È vero che l’elemento “GREEN” ha una distintività limitata per le ragioni suesposte nella sezione c) della presente decisione, ma ciò è controbilanciato dal fatto che gli unici due elementi del marchio anteriore che non si ritrovano nel segno impugnato sono le ultime sole due lettere “V”.

A tal proposito, svolge un ruolo significativo il fatto che  i consumatori tenderanno a prestare maggiore attenzione alla prima parte degli elementi verbali dei segni. Inoltre, è infatti lecito attendersi che l’elemento denominativo del segno impugnato avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

È opportuno poi rammentare che la valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si tiene poi conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Poiché i prodotti e i servizi nelle classi 18, 25 e 35 sono in parte identici e in parte simili in alto grado e in ragione delle somiglianze visive e fonetiche tra i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che, anche in virtù dell’impressione generale data dai segni, sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento nel territorio di riferimento preso in esame, ovvero la parte del pubblico che parla l’italiano.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 728 528 deve considerarsi parzialmente fondata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in alto grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

·    Registrazione di marchio italiano n. 2 015 000 083 440, “GREEN COVE” (marchio denominativo).

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre  un elenco più ristretto di prodotti, ovvero prodotti nelle Classi 18 e 25, e non servizi nella Classe 35 come il marchio oggetto di comparazione, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

A causa dell’aumento dell’inflazione, lo slittamento della consegna dei macchinari che godono degli incentivi statali, il governo ha deciso di prorogare a dicembre la scadenza per la consegna dei macchinari inizialmente prevista per giugno.

Dal trattamento dei dati altrui alla tutela della proprietà intellettuale: aziende all’appello. Tra le accortezze per proteggere i propri prodotti registrare il marchio presso l’ufficio competente individuando le classi di riferimento.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Entrambi i marchi commercializzano prodotti alimentari in classe 29 e 30. Il marchio anteriore è REGALI, il marchio impugnato è REGEL marchio figurativo che il pubblico di riferimento percepirà come due parole distinte: RE e GEL. Evidentemente il significato della parola REGALI è DONO ed è originale perchè non attiene ai prodotti commercializzati. Ad avviso della commissione non esiste rischio di confusione tra i due marchi.

OPPOSIZIONE N. B 3 123 567

Zini Prodotti Alimentari S.p.a., Via Liberta’, 36, 20090 Cesano Boscone (MI), Italia (opponente), rappresentata da Eleonora Trigari, Via Boscovich, 27, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

L’ascolana S.r.l., Zona Industriale Campolungo II Fase snc, 63100 Ascoli Piceno, Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).

Il 20/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 123 567 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 09/06/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 208 673 (marchio figurativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle Classi 29 e 30. L’opposizione si basa sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 17 179 235, ‘REGALI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Paste alimentari ripiene.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Salse.
Classe 30: Paste alimentari; pasta secca; pasta fresca; pasta all’uovo; pasta integrale; involucri di pasta; pasta in fogli; pasta sfoglia; piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; salse; sughi per pasta; sughi di carne; preparati fatti di cereali; alimenti a base di cereali; farina per paste alimentari; farina di cereali; alimenti a base di farina.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati nella Classe 29

I prodotti contestati salse del marchio impugnato sono simili alle paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento, e nei canali di distribuzione.

Prodotti contestati nella Classe 30

I prodotti contestati paste alimentari; alimenti a base di farina; farina per paste alimentari; alimenti a base di cereali; preparati fatti di cereali; farina di cereali del marchio impugnato si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.
I prodotti contestati pasta secca; pasta fresca; pasta all’uovo; pasta integrale; pasta in fogli; del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria o si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati sughi per pasta; salse; sughi di carne del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

I prodotti contestati piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; pasta sfoglia; involucri di pasta del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore. Coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

L’opponente sostiene che i prodotti del marchio anteriore siano prodotti alimentari di larghissimo consumo, di acquisto abituale e non costosi. Pertanto, il grado di attenzione sarà più basso della media.

Tuttavia, la Divisione di Opposizione ritiene di non poter accogliere l’argomentazione dell’opponente. Infatti, nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico che presterà un medio grado di attenzione.
c) I segni

REGALI

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento verbale «REGALI» del marchio anteriore non ha un significato per una parte del pubblico, come ad esempio per in consumatori che parlano Bulgaro o Lituano. Al contrario per una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano la lingua italiana, l’elemento verbale «REGALI» sarà inteso come la forma plurale del sostantivo «regalo» che indica ciò che si regala; dono o omaggio (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=regalo in data 10/08/2021). In entrambi i casi, tale elemento è distintivo poiché non ha alcuna relazione con i prodotti in questione.

L’elemento verbale «ReGel» del marchio impugnato non ha, in quanto tale, un significato compiuto per una parte del pubblico di riferimento, come affermato anche dall’opponente, ed è, pertanto, distintivo.

Tuttavia, i consumatori, anche se il marchio impugnato è composto da un solo elemento verbale, tenderanno a scomporlo in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).

Di conseguenza, l’elemento verbale «ReGel» verrà suddiviso nelle parole ‘Re’ e ‘Gel’ o ‘Gelo’, dipendendo se il fiocco di neve alla fine del marchio impugnato sia percepito come la vocale «o». La suddivisione in questione sarà agevolata altresì dalla inusuale presenza della lettera «G» che si trova al centro dell’elemento verbale del marchio impugnato scritta in maiuscolo.

Pertanto, come affermato anche dalla richiedente, una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano italiano, riconosceranno nel prefisso «Re» un termine che indica «un capo di uno stato retto a monarchia o una persona che ha una posizione preminente che eccelle in qualche attività» e nel suffisso «Gelo» un termine che indica «un freddo intenso» (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=re%201 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gelo in data 13/08/2021). Tali parole, valutate congiuntamente, danno luogo a un’unità concettuale che è debole, poiché allude al fatto che la richiedente eccelle nel campo dei prodotti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Un’altra parte del pubblico di riferimento riconoscerà solamente la parola «Gel» nel marchio impugnato inteso come sostanza gelatinosa. Tale elemento è distintivo perché non ha alcuna relazione coi i prodotti in questione.

Inoltre, con riferimento al marchio impugnato, esso è composto da tre elementi figurativi. La rappresentazione di una corona araldica posta sopra la vocale «e» è un simbolo che richiama la monarchia e che nel marketing è impiegato per evocare in modo elogiativo concetti quali forza, legittimità, vittoria, trionfo, onore e gloria. Pertanto, tale elemento, oltre a rafforzare per taluni consumatori il concetto veicolato dall’elemento verbale «Re», possiede, al massimo, un basso grado di distintività intrinseca per tutto il pubblico di riferimento. La rappresentazione di un fiocco di neve o un cristallo di ghiaccio stilizzato si ritiene debole, poiché indica che i prodotti in questioni sono venduti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Infine, la linea curva posta sotto all’elemento verbale «Regel» ha natura puramente decorativa e, pertanto, è non distintiva.

Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere «REGL()». Tale coincidenza secondo l’opponente depone fortemente a favore della somiglianza tra i segni. Tuttavia, anche se generalmente i consumatori tendono a focalizzare la propria attenzione alla parte inziale di un segno, quando si trovano di fronte a un marchio, ciò non altera il principio fondamentale secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Inoltre, l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, peraltro non tutte utilizzate con la stessa frequenza, ed è dunque inevitabile che molte parole condividano alcune di esse. Ciononostante, tale circostanza non conduce necessariamente a una somiglianza visiva.

Inoltre, secondo l’opponente, gli elementi figurativi del marchio impugnato differenziano i segni solo in minima parte, non solo per la scarsa originalità e le dimensioni, che, secondo questa, sono notevolmente ridotte rispetto all’elemento verbale, ma anche perché gli fanno semplicemente da cornice, collocandosi al di sopra, al di sotto e a destra della parola. A tale proposito, occorre sottolineare che gli elementi figurativi del marchio impugnato sono ben visibili. A ciò si aggiunga che gli elementi figurativi o stilistici di un segno non possono essere definiti in modo sommario come trascurabili ai fini della comparazione dei segni nella misura in cui possono contribuire alla differenziazione tra gli stessi o persino contribuire a un’impressione complessiva diversa (08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45 § 61).

I segni differiscono nella terz’ultima vocale («A» nel marchio anteriore e «e» nel marchio impugnato) e nell’ ultima lettera «I» del marchio anteriore. Ancora, il marchio impugnato contiene degli elementi figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, il marchio anteriore verrà pronunciato in tre sillabe «RE-GA-LI» mentre il marchio impugnato, dipendendo se il fiocco di neve verrà visto come la vocale «o», verrà pronunciato in due o tre sillabe «Re-Gel» o «Re-Ge-lo».

Pertanto, considerata la coincidenza tra i segni a confronto solo della prima sillaba, essi sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico, nessuno degli elementi verbali dei due segni ha un significato. Pertanto, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Per la parte di pubblico italiano che capisce sia il significato di «REGALI» del marchio anteriore, sia le parole «Re» e «Gelo» del marchio impugnato, i marchi in questione sono concettualmente dissimili. Allo stesso modo, i marchi sono concettualmente dissimili anche per quella parte di pubblico che capisce o solo il significato di «REGALI» del marchio anteriore o di «Gel» del marchio contestato.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso in esame, i prodotti sono identici o simili. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura ridotta. Infatti, gli elementi figurativi del marchio impugnato, seppur aventi un basso grado di distintività, unitamente alla inusuale presenza della lettera «G» in maiuscolo al centro dell’elemento verbale ReGel del marchio impugnato e alle ulteriori differenze come descritte nei paragrafi precedenti sono sufficienti a neutralizzare le somiglianze tra i segni a confronto. A ciò si aggiunga che concettualmente i segni sono dissimili per una parte del pubblico di riferimento e ciò contribuisce ulteriormente a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Pertanto, il basso grado di somiglianza visiva tra i segni depone contro il rischio di confusione per questi prodotti.
Considerato quanto precede, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico, nonostante la parziale identità e somiglianza dei prodotti. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Chiara BORACE
Aldo BLASI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato per marchi e brevetti, nei settori più diversi, abbigliamento, vini, servizi ecc. Abbiamo assistito ad un record di domande nonostante la crisi e il periodo difficile.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Entrambi i marchi commercializzano borse, valigie e articoli di abbigliamento, il marchio anteriore è SUNSTRIPES e il marchio impugnato SUNSBOARDS. La parte verbale è originale in entrambi i marchi in quanto SUN non ha nessuna relazione con i prodotti oggetto dei marchi in questione. Ad avviso della Commissione esiste rischio di confusione e il marchio impugnato deve essere respinto.

OPPOSIZIONE N. B 3 131 474

Creative Suite S.r.l., Via delle Milizie, 19, 00192 Roma, Italia – Zero & Company S.r.l., SP Mariotto C.da Pozzo dello Russo, 70038 Terlizzi (BA), Italia (opponenti), rappresentate da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandro Riva, Via Villoresi, 22, 20834 Nova Milanese (MB), Italia (richiedente), rappresentato da Murgitroyd & Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublino, Irlanda (rappresentante professionale).

Il 13/01/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 131 474 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724, (marchio figurativo). Gli opponenti hanno invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borsa boston; borse; borse a secchiello; borse a spalla; borse a tracolla; borse di tela; borse della spesa in tela; borse della spesa; borse da weekend; borse da viaggio per scarpe; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio in materie plastiche; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio con manici; borse da viaggio; borse da sport; borse da spiaggia; borse da sella; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da lavoro; borse da escursionismo; borse da aereo; borse con rotelle; borse con chiusura a cordoncino; borse alla moda; borse a tracolla per bambini; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per pannolini; borse per libri; borse per lavoro a maglia; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per la spesa; borse per asciugamani; borse per articoli da toilette; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse in pelliccia sintetica; borse in finta pelle; borse impermeabili; borse flessibili per indumenti; borse e portafogli in pelle; borse diplomatiche; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per scarpe; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori per monete; cinghie per borsellini; cinghie per bagagli; cinghie in cuoio; cartellini in pelle per sacche da golf; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito in pelle; pochette; piccoli portamonete; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; etichette per bagagli [pelletteria]; etichette in metallo per bagagli; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; portamonete in pelle; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in tessuto; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti in pelle; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portabiti da viaggio; portabanconote; porta carte di credito [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; tracolle per borsette; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchetto; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l’atletica; sacche da viaggio in tela; sacche da viaggio a rotelle; sacche a carrello multiuso per lo sport; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie piccole; valigie motorizzate utilizzabili come mezzo di trasporto; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; parapioggia; ombrelli da golf.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borsellini; zaini; zaini sportivi; borsette [borsette]; borse casual; ombrelli.

Classe 25: Cappelli; abbigliamento; scarpe.

Prodotti contestati in classe 18

Borse; borsellini; zaini sportivi; zaini; borsette [borsette] sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli ombrelli del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, gli ombrelli da golf degli opponenti. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le borse casual del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria delle borse degli opponenti. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelli sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali dei segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato agi elementi verbali dei segni, come ad esempio la parte del pubblico che parla l’italiano, per la quale essi sono quindi normalmente distintivi.

Il marchio anteriore, figurativo, è formato da un cerchio nero al di sotto del quale si trovano l’elemento verbale “SUNS”, riprodotto in caratteri neri di fantasia, e la cui ultima lettera “S” è riprodotta rovesciata. Al di sotto di questo elemento verbale si trovano una linea nera e ancora più in basso l’elemento verbale “BOARDS”, riprodotto in caratteri fi fantasia di colore nero.

Il marchio impugnato, pure figurativo, è formato da un cerchio nero, il cui tratto nella parte inferiore risulta come attraversato da tre linee orizzontali, nel mezzo del quale si trova la dicitura, in caratteri maiuscoli neri, “SUNSTRIPES”.

Come visto poc’anzi, gli elementi verbali dei segni in disputa sono privi di significato per la parte del pubblico presa in esame e sono quindi normalmente distintivi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi essi, pur non essendo estremamente originali, sono pure da considerarsi normalmente distintivi, in mancanza di qualsivoglia relazione con i prodotti nelle classi 18 e 25.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tuttavia, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, vale la pena rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, o dall’alto verso il basso, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra, o in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nella presenza in entrambi delle lettere “SUNS”, oltre che della forma del cerchio, per quanto riprodotta in forma diverse nei dettagli, ma molto simili nella sostanza, trattandosi in entrambi i casi di cerchi neri dalle proporzioni molto simili. I segni differiscono nei dettagli di cui sopra, oltre che nelle rimanenti parti dei loro elementi verbali, ossia le ultime lettere “-TRIPES” del segno impugnato e il secondo elemento verbale “BOARDS” del marchio anteriore.

Tenuto conto delle circostanze particolari elencate nei paragrafi che precedono, la Divisione D’Opposizione ritiene che i segni siano quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “SUNS”, presenti in modo identico in entrambi i segni e posizionati in modo tale da essere i primi elementi che i consumatori leggeranno, e sui quali quindi focalizzeranno maggiormente la loro attenzione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “BOARDS” del marchio anteriore e “-TRIPES” del marchio impugnato.

Anche dal punto di vista fonetico, tenuto conto di quanto delineato poc’anzi, i segni sono da considerarsi quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Gli opponenti non hanno affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, si rammenta che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in questione nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono quantomeno simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico.

Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei segni, i quali presentano dal punto di vista grafico rilevanti somiglianze, si deve tener presente, come già sottolineato nella sezione c) della presente decisione, che sarà l’elemento denominativo del segno ad avere impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Si deve poi tener conto del fatto che sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

Inoltre, è pure importante rammentare che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso in esame i segni condividono la parte iniziale dei loro elementi verbali, ossia le lettere “SUNS”, mentre differiscono nelle lettere “-TRIPES” o nel termine “BOARDS” che li seguono, e sui quali l’attenzione dei consumatori si focalizzerà in minor grado. Per i motivi visti poc’anzi, e in particolare l’identità tra i prodotti, si ritiene che le somiglianze tra i segni sia da un punto di vista verbale che fonetico siano sufficienti per non poter escludere l’esistenza di un rischio di confusione.

Non si può peraltro escludere che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Ciò vale quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, per la quale gli elementi verbali dei segni sono distintivi nella loro interezza essendo privi di significato.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dagli opponenti nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare agli opponenti sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Andrea VALISA
Aldo BLASI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

La Cassazione, con la sentenza n. 20250/2021, ha confermato che la legge sul diritto d’autore non protegge le idee e i principi alla base di un programma informatico, bensì il suo codice sorgente. È stato contestato ad una società di aver creato un software identico ad un altro imitando il software originario. Bene. In questo caso, la società potrà continuare ad usare il software non perchè il software sia diverso ma perchè i codici sorgente sono differenti.

“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetto che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Accettata in data 27.12.2021 la domanda di registrazione del marchio  “FILOSOFIA E CAFFEINA” depositato il 15.04.2021 a Brescia

Gli Emirati Arabi dal 28 dicembre faranno parte dei paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid. Questa può diventare una buona opportunità per chi vuole depositare il proprio marchio internazionale e tutelarlo negli Emirati Arabi. Il nostro studio rimane a totale disposizione per consulenza e assistenza qualora abbiate esigenza di tutelare e registrare il vostro marchio nel settore abbigliamento, design, ristorazione, servizi o qualsiasi altro settore e vogliate espandere il vostro business nei paesi che affacciano sul Golfo.

Dal 20 dicembre 2021 è attiva sul portale on line (https://servizionline.uibm.gov.it ) la nuova procedura per il deposito delle domande internazionali basate su domande o registrazioni nazionali di marchio.

L’ utente, per avvalersi di questa procedura, dovrà selezionare, nella schermata iniziale di accesso al deposito, l’opzione “Marchio internazionale depositato in Italia” da individuarsi tra le istanze disponibili.

L’Ordine degli Avvocati di Messina con il patrocinio di AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Messina

organizza

Marchi e Brevetti come tutelare e valorizzare gli asset aziendali

Tra i Relatori

Avv. Luigi Martin “Il contenzioso della proprietà industriale: le misure cautelari”

on line su piattaforma ZOOM;

in diretta Streaming

in presenza Dipartimento Cultura e Servizi Via G. Venezian n. 43 a Messina

L’art. 31 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita) prevede che i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possano ottenere l’iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Per informazioni

Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Da oggi 22 novembre 2021 e fino al 22 dicembre 2021 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo o cooperativo potranno presentare a Unioncamere le domande per l’accesso alle agevolazioni per la promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.

Si rimanda ai decreti per avere contezza dei criteri e dei parametri:

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021

decreto direttoriale 26 ottobre 2021 

Per coloro che sono interessanti è di estrema utilità consultare la modulistica dal sito  www.marchicollettivi2021.it

Abbiamo di fronte il marchio anteriore HORTO e il marchio impugnato HORTO HOTEL entrambi in classe 43 servizi alberghieri. La rilevanza a livello denominativo quindi letterale è maggiore rispetto a quella figurativa infatti il pubblico di riferimento porrà molta più attenzione istintivamente alla parte denominativa per cui anche la parte figurativa del marchio impugnato, seppur originale dell’ape e del fiore stilizzati, è comunque in secondo piano e meno appariscente rispetto al resto. Horto è distintivo per un servizio alberghiero in quanto in portoghese significa orto, giardino e la parola Hotel del marchio impugnato è totalmente descrittivo.

OPPOSIZIONE N. B 3 132 235

Diego Panizza, via Andrea Armanni 1, Capriolo, Italia (opponente), rappresentato da Michele Papa, via Lamarmora 40, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Riccardo Acquari, via Boccaccio 15, 50019 Sesto Fiorentino, Italia; Francesca Baccetti, via Grevigiana 80, 50020 San Casciano in Val di Pesa, Italia (richiedenti), rappresentati da A.Bre.Mar. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’ opposizione n. B 3 132 235 è accolta per tutti i servizi contestati.
2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 242 709 è totalmente respinta.
3.	I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 07/10/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 242 709  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 879, . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)   I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 43:       Fornitura di alimenti e bevande; bistrot; consulenza in materia di cucina; decorazione di alimenti; degustazione vini (fornitura di bevande); fornitura di cibi e bevande in ristoranti e bar; fornitura di cibi e bevande per gli ospiti; fornitura di cibi e bevande per i clienti di ristoranti; fornitura di servizi personalizzati di programmazione di pasti attraverso un sito web; gastronomie [ristoranti]; organizzazione di pasti in alberghi; organizzazione di ricevimenti nuziali [ristorazione]; ospitalità aziendale (fornitura di cibi e bevande); preparazione di alimenti; preparazione e fornitura di cibi e bevande per consumo immediato; servizi alimentari a contratto; servizi da asporto; servizi di banchetti; servizi di bar e ristorante; servizi di bar-caffè; servizi di cibi e bevande per asporto; servizi di caffetterie; servizi di fornitura di bevande; servizi di ospitalità [ristorazione]; servizi di prenotazione di ristoranti e pasti; servizi di ristoranti; servizi di ristorazione; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di alcolici; somministrazione di bevande alcoliche; somministrazione di cibi e bevande a ospiti; somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar; somministrazione di cibi e bevande per clienti di ristoranti.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 43:       Servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; servizi di ristorazione alberghiera; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I servizi di ristorazione alberghiera del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di ristorazione dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I servizi alberghieri; fornitura di sistemazioni alberghiere; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti del marchio impugnato sono simili a fornitura di alimenti e bevande del marchio anteriore poiché coincidono nel pubblico di riferimento, nei canali di distribuzione e nel fornitore.

b)   Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o similisono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).  Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento verbale ‘HORTO’ che è presente in entrambi i segni verrà associato dal pubblico che parla la lingua portoghese ad un piccolo orto/giardino (informazioni estratte da Priberam Dicionario https://dicionario.priberam.org/horto in data 08/11/2021). Di conseguenza, la Divisione di Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni su tale parte del pubblico per il quale esiste una somiglianza concettuale tra i segni.

Il termine ‘HOTEL’ del marchio impugnato sarà associato dal pubblico di lingua portoghese ad un edificio appositamente costruito o adattato, attrezzato in modo da poter dare, a pagamento, alloggio ed eventualmente anche vitto a ospiti di passaggio per un soggiorno temporaneo (informazioni estratte da Priberam Dicionario https://dicionario.priberam.org/hotel in data 08/11/2021). Considerando che i servizirilevanti sono servizi alberghieri o alloggi temporanei tale elemento verbale non è distintivoperché ne indica la natura.

Il marchio anteriore è composto altresì da due elementi figurativi: la rappresentazione di un fiore e di un’ape, posti nella parte finale del marchio. Tuttavia, questi elementi sono rappresentati in un tono di colore molto chiaro che li fa risaltare molto meno rispetto all’altro elemento verbale ‘HORTO’. Essi sono distintivi in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi.

Il marchio impugnato è costituito anche dalla rappresentazione di una foglia che ha carattere distintivo in relazione ai servizi poiché non hanno alcuna relazione con gli stessi e da un quadrato sullo sfondo i cui lati laterali sono coperti dall’elemento verbale ‘HORTO HOTEL’. Tale ultimo elemento è una figura geometrica semplice ed è quindi non distintiva.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Pertanto, gli elementi figurativi dei segni come indicati sopra hanno un impatto minore sul consumatore che gli elementi verbali.

Nel marchio anteriore l’elemento verbale ‘HORTO’ può essere considerato più dominante (visivamente di maggiore impatto) rispetto agli altri elementi figurativi che sono meno visibili. 

Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. 

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Pertanto, nel marchio impugnato il pubblico focalizzerà l’attenzione sull’elemento distintivo verbale ‘HORTO’.

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale ‘HORTO’ che è distintivo. Tuttavia, differiscono nell’elemento verbale ‘HOTEL’ privo di distintività che è presente solamente nel marchio impugnato. Inoltre, i segni presentano differenti elementi figurativi.

Prendendo anche in considerazione le osservazioni sopra esposte relative al carattere distintivo e/o dominante e/o l’impatto dei diversi elementi che compongono i segni, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’elemento verbale ‘HORTO’, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono del termine ‘HOTEL’ del marchio impugnato, che non ha controparte nel segno anteriore. Considerato che tale elemento verbale è posto in seconda posizione nel marchio impugnato ed è non distintivo, avrà un impatto limitato nella comparazione fonetica dei segni.

Pertanto, i segni sono foneticamentemolto simili.

Sotto il profilo concettuale, dal momento che i segni saranno associati a un significato identico in quanto coincidono nel termine ‘HORTO’, essi sono concettualmente simili almeno in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)   Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico di riferimento in relazione ai serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e)   Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I servizi sono identici o simili. Sono destinati al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo di livello normale.

I segni sono visivamente e concettualmente simili almeno in media misura e foneticamente molto simili in quanto l’unico elemento verbale del marchio anteriore ‘HORTO’ è incluso nel marchio impugnato.

Nella fattispecie, le sole differenze tra i segni risiedono nell’elemento verbale aggiuntivo ‘HOTEL’ del marchio impugnato, che è non distintivo, come spiegato sopra, e negli elementi figurativi dei segni. Alla luce di quanto sopra, queste differenze non sono sufficienti per evitare un rischio di confusione. Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Inoltre, si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua portoghese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 986 879. deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizicontestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché i richiedenti sono parte soccombente, devono farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Martina GALLE

Chiara BORACE

Claudia ATTINÀ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Accettata in data 11.11.2021 la domanda di registrazione del marchio  “INCOSTORE” depositato il 22.02.2021 a VENEZIA

Il marchio è utilizzato in classe 5 e 10 nel settore dei prodotti per l’incontinenza.

Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l’esame dell’ufficio e viene rigettato.

 Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/03/2021

ALFONSO LUCIA  VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO  ITALIA

Fascicolo nº:	018304315
Vostro riferimento:
Marchio:	ProfessionalBet
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	Isibet pro srl  Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma  IT

In data 23.09.2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione

è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata che fa parte integrante della presente decisione.

In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che il marchio in esame non indica né i prodotti né i servizi per i quali si è sollevato un´obiezione ma si tratta di un´interfaccia per i concessionari statali;
2. La parola “bet” non è descrittiva;
3. Il richiedente ha già registrato presso l´Ufficio un marchio contenente la parola Bet, ovvero Betstream;
4. La scritta è distintiva per il fatto che il termine è composto da due parole unite aventi la prima lettera maiuscola e presenta due colori;
5. Il richiedente fa richiesta di rivendicazione di distintività acquisita attraverso l´uso di tipo secondario, o accessorio.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno 

 rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o  se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l’Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.

L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.

Nella lettera inviata dall´Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un’espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.

Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti.

Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d’azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi , per un pubblico di professionisti.

Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L´Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L’Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, cosi come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell’esame della distintività del marchio. Quest’ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, ‘Quantum’, punto 59).

La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell’attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest’ultima che sono del tutto ininfluenti all´ora della concessione della registrazione del marchio  il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.

In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.

4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessatodi distinguere prima facie,  immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.

3 – Per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).

5  – L ´Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l´uso da intendersi come secondaria.

Per le ragioni di cui sopra l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.