Il 26 NOVEMBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a TORINO il marchio nazionale “LINEA IN 1988” Il marchio è utilizzato nella classe di servizi 44.

In Italia la proprietà intellettuale genera il 47% del pil

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il marchio anteriore è il marchio CBA, il marchio impugnato è il marchio LBA legal. Le classi di riferimenti sono la n. 36 e la n. 45 relative a servizi giuridici , finanza immobiliare e servizi monetari. L’opposizione è totalmente respinta in quanto a giudizio della Divisione di Opposizione i segni non sono simili nè visimamente nè foneticamente o quantomeno in misura ridotta; non sono simili da un punto di vista concettuale e il termine “Legal” è non-distinto o quantomeno debole.

OPPOSIZIONE
N. B 3 067 181

CBA Studio Legale e
Tributario, Galleria San Carlo, 6, 20122,
Milano, Italia (opponente), rappresentato da Studio Torta S.p.A., Via
Viotti, 9, 10121, Torino, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Marco Badellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino,
Italia –  Elena Appendino, Corso
Vittorio Emanuele II n. 76, 10121, Torino, Italia (richiedenti), rappresentati
da Buzzi Notaro & Antonielli D’Oulx, Corso Vittorio Emanuele II, 6,
10123, Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 12/11/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 067 181 è totalmente respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iservizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 927 349 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa, inter alia,
sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854
per il marchio denominativo “CBA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su
più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in
primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 10 578 854.

1. I servizi

I
servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 36:       Finanza immobiliare;
un’attività svolta per conto e/o a favore di terzi, nel settore delle
assicurazioni; servizi svolti per conto e/o a favore
di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con essi, come le agenzie
di cambio o i servizi di compensazione; servizi di istituti di credito diversi
dalle banche, come associazioni cooperative di credito e compagnie finanziarie
individuali; servizi svolti dagli “investment trusts” e dalle
compagnie “holding”; servizi svolti da mediatori di valori o di beni;
servizi svolti in relazione con affari monetari, assicurati da agenti
fiduciari; servizi consistenti nell’emissione di assegni turistici e di lettere
di credito; servizi svolti da amministratori di immobili, quali servizi di
locazione, di stima di beni immobiliari o resi da finanziatori; servizi connessi
al settore delle assicurazioni, quali servizi resi da agenti o da mediatori che
si occupano di assicurazioni; servizi resi agli assicuratori e agli assicurati;
servizi consistenti nella sottoscrizione di assicurazioni.

Classe 45:       servizi giuridici;
un’attività di consulenza e di assistenza legale; rappresentanza legale;
servizi personali e sociali, resi da terzi, per il
soddisfacimento di bisogni personali, servizi di sicurezza per la protezione di
beni e di individui; servizi politici, quali la tutela degli iscritti al
movimento politico, lobbying eccetto per scopi commerciali.

I
servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36:      Servizi
finanziari e monetari, e attività bancaria; servizi immobiliari.

Classe 45:      Servizi
giuridici.

Al
fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

I termini “quali” e “come” ,
utilizzati nell’elenco dei servizi dell’opponente, indicano che i servizi
specificamente indicati sono solo esempi di servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata
ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di
esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Servizi
contestati in classe 36

I servizi monetari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti in
relazione con affari monetari, assicurati da agenti fiduciari del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex
officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici
ai servizi del marchio anteriore.

I servizi di attività bancaria del
marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti
per conto e/o a favore di terzi da istituti bancari o da enti, in relazione con
essi, come le agenzie di cambio o i servizi di compensazione del marchio
anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex
officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici
ai servizi del marchio anteriore.

I servizi finanziari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di finanza
immobiliare del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione
d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi
contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio
anteriore.

I servizi immobiliari del marchio
impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi svolti da
amministratori di immobili, quali servizi di locazione, di stima di beni
immobiliari o resi da finanziatori del marchio anteriore. Dal momento che
la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di
servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del
marchio anteriore.

Servizi
contestati in classe 45

I servizi
giuridici sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

• Pubblico
  di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i servizi
che risultano essere identici sono
rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene
informato, ragionevolmente rispettoso delle norme e avveduto ed anche a
una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale. Trattandosi, però, di
servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie
per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando
li sceglie (03/02/2011, R 719/2010‑1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15;
19/09/2012, T‑220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, respinto; 14/11/2013, C‑524/12 P,
F@ir Credit, EU:C:2013:874, respinto).

Inoltre, per quanto riguarda i servizi immobiliari nella
Classe 36, si deve tener presente che «l’acquisto e la vendita di proprietà
immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il
trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni si ritiene che il
consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media,
posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione
possono essere molto dannose» (17/02/2011, R 817/2010‑2, FIRST THE REAL
ESTATE (fig.) / FIRST
MALLORCA (fig.) et al., § 21).

Infine,
per quanto riguarda i servizi giuridici
nella Classe 45, in considerazione delle conseguenze legali che da essi possono
derivare si ritiene che il grado di attenzione prestato dai consumatori sia, in
genere, relativamente alto.

• I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è formato da tre lettere,
“CBA”, che in quanto tali non hanno un significato nel loro insieme e rendono
il marchio distintivo.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso
è formato dalla lettera maiuscola e in grassetto “L” seguita dalle lettere,
leggermente più piccole, “BA”. Al di sotto di esse e alla destra
della terminazione della lettera “L” si trovano, in caratteri minuscoli assai
più piccoli, le lettere “egal”. Esse formeranno un tutt’uno con la lettera “L”
per almeno una parte del pubblico di riferimento, quale ad esempio quello di lingua
inglese (per cui esiste il termine “legal”) o quello di lingua italiana (per
cui esiste un termine molto simile, “legale”). Per la parte di pubblico che
non assocerà nessun significato agli elementi verbali del segno impugnato, esso
è normalmente distintivo. Tuttavia, una parte del pubblico di riferimento
riconoscerà il termine “Legal” nel segno impugnato il quale è non-distintivo
per quanto riguarda i servizi nella Classe 45 e quantomeno debole per i servizi
nella Classe 36. Le lettere “BA” sono prive di significato in quanto tali e
sono, come accennato poc’anzi, normalmente distintive.

Le
lettere “LBA” nel segno contestato sono, nel loro complesso, l’elemento
dominante in quanto dotate di maggiore impatto visivo.

È
importante tenere in considerazione il fatto che il marchio anteriore sia
formato soltanto da tre lettere così come sono tre le lettere che formano
l’elemento dominante del marchio impugnato, oltre al fatto che per almeno una
parte del pubblico di riferimento le restanti lettere formano, insieme alla
lettera “L”, un elemento debole o non-distintivo.

La
lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra
loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è
in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di
conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso
produrre un’impressione complessiva diversa. Per contro, il pubblico è meno in
grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

Visivamente
e foneticamente,
i segni coincidono nelle lettere “-BA”, che sono elementi distintivi in
entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella prima lettera “C” del
marchio anteriore e nella prima lettera “L” dominante e nelle lettere “-egal”,
del marchio impugnato, le quali per almeno una parte del pubblico di
riferimento formano insieme un elemento debole o non-distintivo, ma per una
parte sono invece normalmente distintive nel loro insieme.

Ad ogni modo che sia o meno inteso il termine “Legal”, si
ritiene che i segni siano  visivamente e
foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale,
per una parte del pubblico di riferimento nessuno dei due segni ha un
significato. Poiché in questo caso non è possibile procedere alla
comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini
dell’esame della somiglianza fra segni. Tuttavia, per la parte che assocerà un
contenuto semantico al termine “Legal” del segno impugnato, i segni non sono
concettualmente simili, pur trattandosi di un elemento debole o non-distintivo.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

• Carattere
  distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve
essere considerato normale.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

Nel caso in oggetto, i servizi nelle classi 36 e 45 sono
stati riscontrati essere tutti identici. Essi sono diretti sia al
grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si
ritiene che il grado di attenzione sia quantomeno relativamente alto.

Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente e foneticamente simili in
ridotta misura. Inoltre, da un punto di vista concettuale i marchi non sono
simili, per quanto limitatamente ad un elemento, il termine “Legal”, che è
non-distinto o quantomeno debole.

Essi condividono soltanto
due lettere, “BA”. D’altro canto, come gia accennato nella sezione c) della
presente decisione, è cruciale il fatto che si tratti di marchi brevi, formati
da tre lettere, come nel caso del marchio anteriore “CBA” o comunque il cui
elemento dominante è pure formato da tre lettere, “LBA”, indipendentemente dal
valore attribuito alla lettera “L” nel contesto del termine, comunque
secondario, “Legal”.

I segni in conflitto sono
quindi marchi di scarsa lunghezza. Di conseguenza, si ritiene che il fatto che
essi differiscano in una lettera sia un fattore rilevante, del quale tenere
conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Le prime lettere dei marchi,
ovvero la “C” e la “L”, sono ben distinte e non sono foneticamente o visivamente
simili tra di loro. Di conseguenza, il fatto che i marchi coincidano in due
lettere e che la sola lettera che differisce non sia foneticamente o
visivamente simile, ha come risultato la non sussistenza dl rischio di
confusione da parte del pubblico, in quanto, come visto, la prima lettera “C”
del marchio anteriore nulla ha a che vedere con la lettera “L”, peraltro
graficamente dominante, del marchio impugnato.

Pertanto, l’opposizione
deve essere respinta.

L’opponente richiama, a
sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio
e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per
l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata
confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è
pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata
unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi
decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i
precedenti richiamati dall’opponente non sono rilevanti ai fini del presente
procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa
sede. A titolo esemplificativo, la decisione emessa dalla Divisione
d’Opposizione nel procedimento B 2 892 985 (BIONADE / LIONADE)
riguardava due marchi non certo brevi e che coincidevano in ben sei lettere consecutive.
Inoltre, diversamente dal caso presente, l’attenzione del consumatore in
relazione ai prodotti ritenuti identici/simili era piuttosto bassa. Parimenti
la sentenza 23/10/2002, T-388/00 menzionata anch’essa dall’opponente non appare
pertinente in quanto le lettere che conformavano i marchi in questione in tale
sentenza non coincidono per nulla con quelle che conformano i marchi in questo
procedimento. Inoltre la lettera iniziale in ambedue i marchi considerati in
detta sentenza era una vocale (rispettivamente la “I” e la “E”), e non una
consonante come nel caso in oggetto. Infine, e ciò è un fattore importante, non
risulta che il grado di attenzione del consumatore nel caso citato
dall’opponente fosse quantomeno relativamente alto, come in questa sede.

Pertanto la rivendicazione
del richiedente va respinta in quanto infondata.

L’opponente ha basato
l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 10 578 797 per il marchio figurativo ;

• La registrazione di marchio italiano n.1 503 285 per il marchio figurativo .

Gli altri diritti anteriori
invocati dall’opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché
essi contengono elementi figurativi ulteriori e parole aggiuntive quali la
cornice, i termini “STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO” o semplicemente caratteri, per
quanto assai semplici di fantasia, che non sono presenti nel marchio contestato.
Inoltre, si constaterebbe un medesimo
risultato, ossia l’identità, nella comparazione deiservizi.
Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i
quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali
servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore
prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di
rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Accettata in data 13.11.2019  la domanda di registrazione del marchio  “Margaritaio”  depositato il 27.03.2019 a Firenze

Il marchio anteriore è il marchio TATATU denominativo e il marchio impugnato è il marchio figurativo TATATU. Le classi di riferimento sono la n. 9, 38, 41, 42 rispettivamente per software, telecomunicazioni, editoria multimediale, creazione piattaforme internet siti web.

Ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione per cui l’opposizione è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 070 224

Massimo De Risi, Piazza Leonardo 30, 80129, Napoli, Italia
(opponente), rappresentato da Fabrizio Massaccesi, Via Giovanni Porzio
Centro Direzionale Isola E2, 80143, Napoli, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Tatatu Entertainment Group
Ltd, Hunkins Plaza, Main Street,
Suite 556, Charlestown, Saint Kitts e Nevis (richiedente), rappresentata da Studio
Legale Giangaleazzo Bettoni, Via Barberini 29, 00187, Roma, Italia
(rappresentante professionale).

Il 29/10/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 3 070 224 è accolta per tutti i
prodotti e servizicontestati.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 942 147 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizidella domanda
di marchio dell’Unione europea n. 17 942 147 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione
di marchio dell’Unione europea n.17 917 286 per il marchio
denominativo “TATATU”. L’opponente ha invocato l’articolo 8,
paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9:         Contenuti registrati;
banche dati; banche dati (elettroniche); banche dati interattive; cd
preregistrati [compact disc interattivi]; cd-rom
preregistrati; cartoni animati sotto forma di pellicole cinematografiche; chip
contenenti registrazioni musicali; cinematografiche [pellicole] impressionate;
database elettronici registrati su supporti informatici; dischi; disegni
animati; ebook; files di immagini scaricabili; files musicali scaricabili; film
cinematografici; fumetti scaricabili; musica digitale scaricabile; musica
digitale scaricabile disponibile da una banca dati informatica o su internet;
musica digitale scaricabile fornita da internet; musica digitale scaricabile
fornita da siti internet mp3; pellicole cinematografiche scaricabili; podcast;
podcast scaricabili; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; registrazioni
audio; registrazioni audiovisive; registrazioni di video musicali scaricabili;
registrazioni multimediali; registrazioni musicali scaricabili; registrazioni
sonore musicali; registrazioni sonore musicali scaricabili; registrazioni video;
registrazioni video musicali; registrazioni video scaricabili; relazioni
elettroniche scaricabili; riviste elettroniche; serie di registrazioni audio
musicali; video cinematografici preregistrati; video musicali preregistrati;
video preregistrati; video preregistrati contenenti giochi; software; dati
registrati elettronicamente; dati registrati elettronicamente da internet;
directory [elettriche o elettroniche]; file di dati registrati; firmware.

Classe 38:       Servizi di
telecomunicazione; accesso a televisione a protocollo internet; diffusione di
programmi mediante una rete informatica globale;
diffusione di segnali televisivi tramite internet; emissione di programmi di
teleshopping; servizi d’informazione riguardanti trasmissioni; servizi di
podcasting; servizi di trasmissione audiovisiva; servizi di trasmissione di
contenuti audio e video forniti tramite internet; servizi di trasmissione radio
via internet; servizi di trasmissione riguardanti televisione a protocollo
internet; trasmissione di contenuti audio, video e multimediali tramite
internet e altre reti di comunicazione; trasmissione di contenuti audiovisivi e
multimediali tramite internet; trasmissione di contenuti generati dagli utenti
tramite internet; trasmissione di dati audio tramite internet; trasmissione di
dati video tramite internet; trasmissione di musica; trasmissione di pellicole
cinematografiche tramite internet; trasmissione di podcast; trasmissione di
programmi su internet; trasmissione di programmi radiofonici e televisivi,
anche attraverso reti; trasmissione di programmi televisivi tramite internet;
trasmissione di programmi televisivi tramite l’utilizzo di servizi video
on-demand e a pagamento; trasmissione di programmi video e audio su internet;
trasmissione di segnali digitali audio e video su una rete informatica globale;
trasmissione di webcast; trasmissione di video, film, illustrazioni, immagini,
testo, fotografie, giochi, contenuti generati dagli utenti, contenuti audio e
informazioni tramite internet; trasmissione di video a richiesta [on-demand];
trasmissione e diffusione di programmi televisivi a pagamento; trasmissione
televisiva in simulcast su reti globali di comunicazione, internet e reti
wireless; trasmissione televisiva mediante abbonamento; fornitura dell’accesso
a contenuti, siti web e portali; accesso a siti elettronici; accesso a siti web
di giochi d’azzardo e giochi di denaro su internet; fornitura all’utenza di
servizi d’accesso a informazioni su internet; fornitura all’utenza di servizi
d’accesso a motori di ricerca; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a
piattaforme su internet; fornitura all’utenza di servizi d’accesso a portali su
internet; fornitura di accessi a banche dati su internet; fornitura
dell’accesso mediante telecomunicazioni a centri di server; fornitura di
accesso a banche date online; fornitura di accesso a contenuti multimediali
online; fornitura di accesso a dati attraverso internet; fornitura di accesso a
siti web con musica digitale su internet; fornitura di servizi d’accesso a chat
su internet; fornitura di servizi d’accesso a forum su internet; fornitura di
servizi d’accesso a piattaforme e-commerce su internet; fornitura di servizi
d’accesso a portali per la condivisione di contenuti video; fornitura di
servizi d’accesso tramite telecomunicazione a film e programmi televisivi
disponibili per mezzo di servizi video on-demand; fornitura di servizi
d’accesso tramite telecomunicazione a contenuti video disponibili su internet;
fornitura di servizi d’accesso tramite telecomunicazione a contenuti audio e
video disponibili per mezzo di servizi video online on-demand; fornitura di
servizi d’accesso tramite telecomunicazione a programmi televisivi disponibili
per mezzo di servizi on-demand; servizi di caricamento di video; servizi di
caricamento di fotografie.

Classe 41:       Editoria multimediale;
fornitura di pubblicazioni on-line; pubblicazione di materiali accessibili
tramite banche dati o internet; pubblicazione
di recensioni; pubblicazione di rassegne online nel settore del divertimento;
servizi di scrittura di blog; produzione di contenuti audiovisivi e
multimediali, e fotografia; creazione di format per film; creazione di cartoni
animati; creazione di format per programmi televisivi; doppiaggio; fornitura di
classificazioni in base all’età per programmi televisivi, film, musica, video e
contenuti di videogiochi; fornitura di programmi d’intrattenimento multimediale
per mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online;
fornitura di registrazioni audio digitali, non scaricabili, tramite internet;
fornitura di servizi di intrattenimento multimediali tramite un sito web;
montaggio di film; montaggio di programmi televisivi; montaggio di riprese
video; montaggio video; produzione d’animazioni; produzione di divertimento
sotto forma di serie televisive; produzione di film; produzione di film
d’intrattenimento; produzione di film di formazione; produzione di programmi
televisivi da trasmettere su dispositivi mobili; produzione di programmi
televisivi via cavo; produzione di spettacoli e film; produzione di spezzoni di
film cinematografici di animazione; produzione di una serie di spettacoli di
avventura di animazione.

Classe 42:       Allestimento di
piattaforme internet per il commercio elettronico; creazione di pagine web
archiviate elettronicamente per servizi on-line e
internet; creazione di siti web; creazione e progettazione di indici di
informazioni per i terzi basati su siti web [servizi tecnologici di
informazione]; creazione e progettazione di pagine web per terzi; elaborazione
grafica di homepage e siti web; progettazione di banche dati; progettazione di
opere creative audiovisive; progettazione di sistemi di stoccaggio;
progettazione e sviluppo di banche dati informatiche; progettazione e sviluppo
di prodotti multimediali; noleggio di server per banche dati a terzi; noleggio
di strutture e servizi informatici; noleggio di supporti per dati; servizi di
sicurezza dei dati; servizi di hosting e software come servizio e noleggio di
software; archiviazione elettronica di file video digitali; archiviazione
elettronica di file audio digitali; archivio elettronico di dati; cloud
computing; concessione d’uso temporaneo di software on-line non scaricabili per
la trasmissione d’informazioni; concessione di contenuti digitali, ovvero diari
e blog on-line; domiciliazione di piattaforme su internet; fornitura d’utilizzo
temporaneo di software on-line non scaricabili per la trasmissione di dati;
fornitura dell’uso temporaneo di software online non scaricabile; fornitura di
software non scaricabili per uso temporaneo per la condivisione di commenti e
contenuti multimediali tra i vari utenti; fornitura di software online non
scaricabili per uso temporaneo per l’importazione e la gestione di dati;
fornitura di software online non scaricabile per la gestione di banche dati;
fornitura di software online non scaricabili ad uso temporaneo in tema di
investimento; hosting di contenuti di intrattenimento multimediali; hosting di
podcast; hosting di piattaforme per operazioni commerciali tramite internet;
hosting di strutture web online per conto terzi per la condivisione di
contenuti online; immagazzinamento di dati; servizi di hosting interattivo che
consentono agli utenti la pubblicazione e la condivisione dei propri contenuti
ed immagini online; utilizzo temporaneo di software non scaricabili;
aggiornamento di banche di memoria di sistemi informatici; fornitura di servizi
per l’autenticazione di utenti tramite tecnologia di autenticazione unica per
applicazioni software online; servizi di trasferimento dati; affitto di
firmware.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9:         Software scaricabili per
trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite
internet e reti di comunicazione globali;
software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e
multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; software scaricabili
per ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali;
strumenti per sviluppo di software scaricabili per creazione di software e
applicazioni mobili; software scaricabili per la creazione e la fornitura
d’accesso a banche dati consultabili d’informazioni e dati; software
scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per
acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti
multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche;
applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet e reti di comunicazione
globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi;
film e spettacoli televisivi scaricabili in materia d’azione e avventura,
animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari,
drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione
internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport,
thriller, guerra e western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti
musica, racconti, rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non
drammatiche, divertimento dal vivo e divertimento di animazione, attività
d’apprendimento per bambini e giochi; software scaricabili per trasmissione in
continuo di contenuti mediatici audiovisivi tramite internet e a dispositivi
elettronici digitali cellulari, lettori scaricabili per contenuti mediatici
audiovisivi; software di ricerca e annotazione video; software scaricabili
comprendenti controllo e ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Classe 38:       Forum on-line per
trasmissione di messaggi tra utenti in materia di condivisione di video;
trasmissione e streaming di contenuti mediatici
audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport, spettacoli comici,
spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una rete informatica
globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di messaggi tra
utenti in materia d’interessi generali; servizi di messaggi sul web;
trasmissioni di video su richiesta.

Classe 41:       Istruzione e
intrattenimento, ovvero servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi
nel settore delle notizie d’attualità, divertimento,
sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura
di informazioni on-line tramite una rete informatica globale in materia di
film, programmazione televisiva, video, video musicali e musica; fornitura di
blog in forma di un diario on-line su internet contenente notizie di attualità,
divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video
musicali; fornitura di un sito web con contenuti audiovisivi, in particolare
pellicole cinematografiche, programmi televisivi, video, video musicali, musica
e videoclip, filmati audio, filmati musicali, clip cinematografici e
fotografie, in materia d’attualità, divertimento, sport, film comici, film
drammatici, musica e video musicali; servizi di divertimento sotto forma di
serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura,
animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari,
drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione
internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport,
thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione
d’esposizioni e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi
e di film; servizi d’intrattenimento sotto forma di sviluppo, creazione,
produzione, distribuzione e post-produzione di pellicole cinematografiche,
spettacoli televisivi e contenuti multimediali d’intrattenimento;
intrattenimento sotto forma di spettacoli teatrali, musicali o comici dal vivo;
produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e spettacoli
televisivi; fornitura di servizi d’intrattenimento attraverso una rete di
comunicazione globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un’ampia
gamma d’informazioni d’intrattenimento d’interesse generale in materia di film,
programmi di spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati
relativi, fotografie e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip
on-line non scaricabili ed altri contenuti digitali multimediali contenenti
audio, video, grafica e/o testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta
d’un sito web d’informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi,
giochi per computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi
interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non
scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta;
informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli
televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un
sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e
condividere video.

Classe 42:       Hosting di contenuti
digitali su internet; hosting e manutenzione d’una comunità on-line relativa a
contenuti audiovisivi, nel settore di
notizie, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica
e video musicali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per
trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite
internet e reti di comunicazione globali; utilizzo temporaneo di software non
scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti audiovisivi e
multimediali a dispositivi elettronici digitali portatili; utilizzo temporaneo
di software non scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione di
contenuti e multimediali; fornitura dell’uso temporaneo di software non
scaricabili per la creazione e fornitura di accesso utenti a banche dati in cui
fare ricerca d’informazioni a dati; utilizzo temporaneo di software non
scaricabili per acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi,
video e contenuti multimediali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili
per la trasmissione in continuo di contenuti di supporti audiovisivi via
internet e su dispositivi elettronici digitali mobili e lettori scaricabili per
contenuti di supporti audiovisivi; utilizzo temporaneo di software non
scaricabili per il controllo e l’ottimizzazione di annunci pubblicitari.

Prodotti
contestati in classe 9

Film e
spettacoli televisivi scaricabili in materia d’azione e avventura, animazione,
anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari, drammi, fede,
famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione internazionale,
musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport, thriller, guerra e
western; registrazioni audio e video scaricabili contenenti musica, racconti,
rappresentazioni drammatiche, rappresentazioni non drammatiche, divertimento
dal vivo e divertimento di animazione, attività d’apprendimento per bambini e
giochi del marchio impugnato sono compresi
nell’ampia categoria delle registrazioni video scaricabili del marchio
anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Software scaricabili per trasmissione in
continuo di contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di
comunicazione globali; software scaricabili per trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici digitali
portatili; software scaricabili per ricerca, organizzazione e raccomandazione
di contenuti e multimediali; software scaricabili per la creazione e la
fornitura d’accesso a banche dati consultabili d’informazioni e dati; software
scaricabili per distribuire contenuti senza fili; software scaricabili per
acquisto, accesso e visione di film, spettacoli televisivi, video e contenuti
multimediali; software scaricabili relativi ad attività didattiche;
applicazioni cellulari scaricabili per accesso e trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione
globali; software interattivo di intrattenimento scaricabili per videogiochi;
software scaricabili per trasmissione in continuo di contenuti mediatici
audiovisivi tramite Internet e a dispositivi elettronici digitali cellulari,
lettori scaricabili per contenuti mediatici audiovisivi; software di ricerca e
annotazione video; software scaricabili comprendenti controllo e ottimizzazione
di annunci pubblicitari del marchio impugnato
sono compresi nell’ampia categoria del software del marchio anteriore. Perciò,
questi prodotti sono identici.

Gli strumenti per sviluppo di software
scaricabili per creazione di software e applicazioni mobili del marchio
impugnato si sovrappongono con il software
del marchio anteriore. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Servizi
contestati in classe 38

Forum on-line per trasmissione di messaggi
tra utenti in materia di condivisione di video; trasmissione e streaming di
contenuti mediatici audiovisivi nel settore di notizie, divertimento, sport,
spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali tramite una
rete informatica globale; bacheche elettroniche on-line per la trasmissione di
messaggi tra utenti in materia d’interessi generali; servizi di messaggi sul
web; trasmissioni di video su richiesta del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di
telecomunicazione del marchio anteriore. Pertanto, i suddetti servizi sono identici.

Servizi
contestati in classe 41

Servizi di divertimento sotto forma di
serie televisive senza interruzione e film in materia di azione e avventura,
animazione, anime, biografia, classici, commedia, criminalità, documentari,
drammi, fede, famiglia, fantasy, film-noir, storia, horror, situazione
internazionale, musical, mistero, storie d’amore, fantascienza, sport,
thriller, guerra e western; servizi di divertimento sotto forma di conduzione d’esposizioni
e convegni in materia di televisione film e personaggi televisivi e di film del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria
dei servizi di fornitura di programmi d’intrattenimento multimediale per
mezzo di televisione, broadband, sistemi wireless e servizi online del
marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Istruzione e intrattenimento, ovvero
servizi on-line che forniscono contenuti audiovisivi nel settore delle notizie
d’attualità, divertimento, sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici,
musica e video musicali; fornitura di informazioni on-line tramite una rete
informatica globale in materia di film, programmazione televisiva, video, video
musicali e musica; fornitura di blog in forma di un diario on-line su Internet
contenente notizie di attualità, divertimento, sport, spettacoli comici,
spettacoli drammatici, musica e video musicali; fornitura di un sito web con
contenuti audiovisivi, in particolare pellicole cinematografiche, programmi
televisivi, video, video musicali, musica e videoclip, filmati audio, filmati
musicali, clip cinematografici e fotografie, in materia d’attualità,
divertimento, sport, film comici, film drammatici, musica e video musicali;
fornitura di servizi d’intrattenimento attraverso una rete di comunicazione
globale in forma di giochi on-line e siti web contenenti un’ampia gamma d’informazioni
d’intrattenimento d’interesse generale in materia di film, programmi di
spettacoli televisivi, video musicali, animazione, filmati relativi, fotografie
e altri materiali multimediali; fornitura di videoclip on-line non scaricabili
ed altri contenuti digitali multimediali contenenti audio, video, grafica e/o
testo da o relativo ad una serie televisiva; offerta d’un sito Web
d’informazioni nel settore del divertimento; offerta di videogiochi, giochi per
computer e giochi elettronici on-line; utilizzo temporaneo di giochi
interattivi non scaricabili; fornitura di film e spettacoli televisivi non
scaricabili tramite servizi di trasmissione di video su richiesta;
informazioni, recensioni e raccomandazioni in materia di film e spettacoli
televisivi tramite un sito web e servizi di trasmissione video su richiesta; un
sito web per consentire agli utenti di computer di caricare, scambiare e
condividere video del marchio impugnato sono compresi
nell’ampia categoria della fornitura di servizi di intrattenimento
multimediali tramite un sito web del marchio anteriore. Pertanto, questi
servizi sono identici.

I servizi d’intrattenimento sotto forma
di sviluppo, creazione, produzione, distribuzione e post-produzione di
pellicole cinematografiche, spettacoli televisivi e contenuti multimediali
d’intrattenimento del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria
dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e
fotografia del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

Intrattenimento sotto forma di spettacoli
teatrali, musicali o comici dal vivo; produzione e distribuzione di pellicole
cinematografiche e spettacoli televisivi del marchio
impugnato si sovrappongono ai servizi di produzione di spettacoli e film
del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Servizi
contestati in classe 42

I servizi di hosting di contenuti
digitali su Internet del marchio impugnato si sovrappongono ai servizi di hosting di contenuti di
intrattenimento multimediali del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

I servizi utilizzo
temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in continuo di
contenuti audiovisivi e multimediali tramite Internet e reti di comunicazione
globali; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per trasmissione in
continuo di contenuti audiovisivi e multimediali a dispositivi elettronici
digitali portatili; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per
ricerca, organizzazione e raccomandazione di contenuti e multimediali;
fornitura dell’uso temporaneo di software non scaricabili per la creazione e
fornitura di accesso utenti a banche dati in cui fare ricerca d’informazioni a
dati; utilizzo temporaneo di software non scaricabili per acquisto, accesso e visione
di film, spettacoli televisivi, video e contenuti multimediali; utilizzo
temporaneo di software non scaricabili per la trasmissione in continuo di
contenuti di supporti audiovisivi via Internet e su dispositivi elettronici
digitali mobili e lettori scaricabili per contenuti di supporti audiovisivi;
utilizzo temporaneo di software non scaricabili per il controllo e
l’ottimizzazione di annunci pubblicitari del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi di utilizzo
temporaneo di software non scaricabili del marchio anteriore. Dunque, essi sono
identici.

Hosting e manutenzione d’una comunità
on-line relativa a contenuti audiovisivi, nel settore di notizie, divertimento,
sport, spettacoli comici, spettacoli drammatici, musica e video musicali sono identicamente contenuti in entrambe le liste
di servizi (inclusi i sinonimi).

• Pubblico
  di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si
ritiene che il grado di attenzione sia medio.

• I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il
segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Sotto il profilo concettuale,
nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di
riferimento. I segni sono pertanto distintivi. Poiché non è
possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è
irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Visivamente, i
segni coincidono in tutte le loro lettere, ossia “TATATU”. L’unica differenza
tra i segni risiede nella particolare caratterizzazione del termine “TATATU”
del segno impugnato, il quale è riprodotto in caratteri di fantasia di colore
rosso.

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del
territorio di riferimento, i segni sono identici dal
momento che sono formati dalle medesime lettere nel medesimo ordine.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

• Carattere
  distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.

• Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi
confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle
classi 9, 38, 41 e 42 coperti dai marchi in disputa sono identici. Essi sono
diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale composto da
specialisti. In entrambi i casi, la Divisione d’Opposizione ritiene che il
livello di attenzione sia medio. Il marchio anteriore ha un carattere
distintivo normale. La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce dell’identità
fonetica e dell’elevata somiglianza visiva oltre che dell’assenza di elementi
dominanti o non distintivi nei segni, sussiste un rischio di confusione.

Pertanto, l’opposizione
basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n.17 917 286 deve considerarsi
adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere
respinto per tutti i prodotti e servizicontestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base
al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE,
non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero
quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi dell’articolo 67,
RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può
ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia
accolto le sue richieste.
Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 29 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “MAGENTA”

Il  marchio “MAGENTA ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

La Corte di Appello di Venezia fa prevalere il disciplinare di produzione alle regole di EUIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il 15 OTTOBRE 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN ITALY”

Il  marchio “RAIN ITALY ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

Le produzioni di origine tutelate come marchi e brevetti

L’unione Europea aderisce all’atto di Ginevra e porta le indicazioni geografiche sotto la WIPO

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Quanti sono i fronti sui quali deve lavorare oggi un avvocato che si occupa di proprietà intellettuale? Il tema della contraffazione ormai non riguarda più solo marchi e brevetti ma, per effetto dell’intelligenza artificiale, anche la contraffazione di idee e persone.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Brexit, meglio correre ai ripari. Le imprese devono assicurarsi che i propri marchi e brevetti siano stati registrati anche nel Regno Unito.

articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Le associazioni Dilettantistiche non pagheranno più il Bollo sugli atti e i documenti comprese le ricevute rilasciate ai soci mentre l’istanza di annotazione e trascrizione presentata all’Ufficio italiano Marchi e Brevetti contenente più richieste non può pagare una sola volta il Bollo

Il 02 AGOSTO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BOLOGNA il marchio nazionale “RAIN”

Il  marchio “RAIN ”  è utilizzato nella classe di prodotti 9,16,25,41

CR

Accettata in data 26.07.2019  la domanda di registrazione del marchio  “Dottor Cucito” depositato il 08.01.2019 a Mantova

Il 19 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a GENOVA il marchio nazionale “BASTARDO CAPITALISTA”

Il  marchio “BASTARDO CAPITALISTA ”  è utilizzato nella classe di prodotti 38, 41.

CR

Il marchio anteriore è il marchio denominativo “PRIMA”, il marchio impugnato è il marchio figurativo “PRIMATO ROSSO” e le classi contestate sono la classe 29 Frutta e verdura in scatola, incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per insalata e la classe 30
Prodotti alimentari di origine vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.

Ad avviso della Divisione di Opposizione non c’è rischio di confusione.
Infatti per quanto riguarda il marchio impugnato, nonostante contenga la parola “prima”, presenta elementi aggiuntivi ossia le lettere “to”che aggiunte alla parola “PRIMA” danno luogo alla parola “PRIMATO” che è un termine diverso rispetto a “PRIMA”, in più c’è l’aggiunta del termine “rosso” e le foglie stilizzate che donano comunque una veste grafica seppur non particolarmente originale.

OPPOSIZIONE
N. B 2 560 871

Bolton Cile España, S.A., Calle Ombu, 3 – Torre Urbis, Planta 13, 28045,
Madrid, Spagna (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano
S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante
professionale)

c
o n t r o

Ferrara Food S.p.A., Via Benedetto Croce 7, 47521, Cesena, Italia (richiedente),
rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella 87, 40128, Bologna,
Italia (rappresentante professionale).

Il 09/07/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 560 871 è totalmente
respinta.

2.       L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a
300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 966 965, vale a dire contro tutti i nelle classi 29 e 30, per il marchio figurativo. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio portoghese n. 260 224, sulla registrazione di marchio portoghese n. 259 384 e sulla registrazione di marchio spagnolo n. 2 578 815, tutte per il marchio denominativo “PRIMA”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti

I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione
di marchio portoghese n. 260 224

Classe 29:       Frutta e verdura in scatola,
incluse secche e cotte, in particolare pomodori e loro derivati, condimenti per
insalata.

Registrazione
di marchio portoghese n.
259 384

Classe 30:       Prodotti alimentari di origine
vegetale per il consumo o la conservazione; coadiuvanti per alimenti.

Registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815

Classe 29:       Tutti i tipi di cibo in scatola,
carne, pesce, pollame e selvaggina. Estratti di carne, frutta verdure secche e
cotte, gelatine e marmellate, uova, latte e latticini, oli e grassi
commestibili, condimenti per insalata.

Classe 30:       Salse e condimenti, caffè, tè,
cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati
fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, gelati,
miele, sciroppo di melassa, lievito, in polvere, sale, senape, pepe, aceto,
ghiaccio.

I
prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili; pasta di pomodoro, passata di
pomodoro, conserve di pomodoro, concentrato di pomodoro, estratti di pomodoro,
succo di pomodoro per la cucina.

Classe 30:       Caffè, tè, cacao e succedanei
del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane,
pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa;
lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti);
ghiaccio; salsa di pomodoro, salse a base di pomodoro, spaghetti in salsa di
pomodoro in scatola.

Alcuni dei prodotti contestati
sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione.
Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a
una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame
dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotticontestati
fossero identici a quelli dei marchi anteriori, il che è per l’opponente il
modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

b)      Pubblico
di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodottiche risultano essere, in
ipotesi, identici sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è il Portogallo per quanto riguarda la registrazione di marchio portoghese
n. 260 224 e la registrazione di
marchio portoghese n. 259 384 e la Spagna per
quanto riguarda la registrazione
di marchio spagnolo n. 2 578 815.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I
marchi anteriori sono denominativi. Il termine “PRIMA” che li compone
significa, tra le altre cose, cugina sia in portoghese che in spagnolo ma
indica anche, in spagnolo, una persona incauta che si fa ingannare facilmente o
una quantità di denaro che si offre a qualcuno a modo di ricompensa o
ringraziamento. Nessuno dei significati che il termine “PRIMA” può assumere
presenta tuttavia alcuna relazione con i prodotti nelle classi 29 e 30.
Pertanto, i segni “PRIMA sono distintivi.

Per
quanto riguarda il segno impugnato, esso è figurativo. È formato dalla dicitura
“primato rosso” riprodotta in caratteri di colore rosso. Essi sono posti
all’interno di un ovale di colore verde all’esterno del quale sono collocate
rispettivamente una linea rossa che ne raddoppia una piccola parte sul lato
destro e, sulla cima, la rappresentazione stilizzata di due foglie verdi.

Mentre gli elementi “primato” e “rosso” sono privi di
significato sia in portoghese che in spagnolo, e sono pertanto distintivi, lo
stesso non vale per quanto riguarda le foglie verdi stilizzate, che sono
elementi che a seconda dei prodotti possono considerarsi non distintivi, come
ad esempio in relazione a prodotti quali frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti,
per i quali hanno natura descrittiva oppure deboli, in quanto suggeriscono
un’idea di naturalità, o normalmente distintivi, per quei prodotti come il ghiaccio per i quali non è possibile
sottintendere alcuna relazione semantica.

Con riferimento al segno contestato, l’ovale all’interno del quale sono posti
gli elementi verbali è meno distintivo trattandosi
di un elemento di natura puramente decorativa.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero
essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad
altri.

Si deve poi tenere in conto che quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone
gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).

Visivamente, i
segni coincidono nelle lettere “PRIMA”, che formano i marchi anteriori nella
loro interezza e le prime cinque lettere del termine “primato” del marchio
impugnato. Tuttavia, essi differiscono negli ulteriori elementi del marchio
impugnato, ovvero le due ultime lettere “to” del termine “primato”, il termine
“rosso” e gli elementi figurativi, i quali hanno il valore distintivo
esplicitato poc’anzi.

Alla luce di quanto sopra, i segni sono ritenuti essere
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la
pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “PRIMA”, presenti in modo
identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime
due lettere “to” del termine “primato” e delle lettere che formano la parola
“rosso” del marchio contestato, che
non hanno controparti nel segno anteriore.

Pertanto, i segni sono
foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle
precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai
marchi.Siccome i segni saranno associati a un significato diverso, i
segni non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d)      Carattere
distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve
essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione
in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto
accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi
considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 29 e 30 sono stati considerati
essere, in ipotesi, identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene
che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere
distintivo normale per le ragioni viste nella sezione d) della presente
decisione.

Per quanto riguarda i
segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in media misura sia
visivamente che foneticamente mentre non sono concettualmente simili.

I marchi anteriori sono
formati da un solo termine di cinque lettere, ovvero “PRIMA”. Per quanto invece
riguarda il marchio impugnato, se è vero che pure contiene le lettera “prima”,
esso presenta elementi aggiuntivi, e in particolare due lettere che danno luogo
ad un termine diverso, ovvero “primato”, un termine aggiuntivo normalmente distintivo,
ossia “rosso” e una veste grafica, per quanto quest’ultima non particolarmente
originale e composta da un elemento figurativo, e cioè le foglie stilizzate,
che per taluni prodotti presenta carattere non distintivo.

Gli elementi aggiuntivi e
differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d’Opposizione
ritiene che la coincidenza in alcune lettere, anche alla luce del fatto che i
segni non sono concettualmente simili, non sia sufficiente per concludere che
sussista un rischio di confusione.

Considerato quanto precede,
anche qualora i prodotti fossero identici,non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte
del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento
d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dall’altra parte.

Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza
regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii),
REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente
sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi
stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 3 LUGLIO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a BERGAMO il marchio nazionale “ECO LINE”

Il  marchio “ECO LINE ”  è utilizzato nella classe di prodotti 19, 20.

CR

Con il Decreto del 7 maggio 2019 del MISE sono state adottate le disposizioni attuative dell’intervento diretto ad agevolare l’acquisizione di consulenze manageriali. Le imprese possono stipulare con il manager individuato un solo contratto per anno solare e tra i parametri della consulenza si annoverano la capacità di indirizzare e supportare i processi di innovazioni, la trasformazione digitale e l’innovazione di tutti i processi relativi alla valorizzazione di marchi e segni distintivi

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il marchio anteriore è il marchio denominativo “DONNA INES”. Il marchio impugnato è il marchio figurativo “DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere” .

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.

Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta
secca.

Classe 43: Servizi di ristorazione.

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte “DONNA INES”, “1932” e Tenuta Bianco di Castel Rovere” sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emmanuele n. 253, 83100 Avellino,
Italia, e Ines Fruncillo, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino,
Italia (opponente), rappresentati da Luigi Martin, Borgo Ronchini, 3,
43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle
Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da Studio Legale Militerni &
Associati, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante
professionale).

Il 16/05/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 811 597 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 15 779 473 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 779 473 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basasulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 745 541 per
il marchio denominativo “DONNA INES”. L’opponente ha invocato
l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e
servizi

I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 29: Alimenti
salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta
a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta
secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie
trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto;
concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di
pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di
pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme
da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da
spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi;
fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a
guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili;
gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati;
legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie;
lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di
agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli
rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi;
miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate;
noccioline in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci
preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e
grassi alimentari; olio extra vergine d’oliva; pancetta a pezzetti; passato di
pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche
lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di
frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori
trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei;
prodotti lattieri; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne
conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure;
ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti];
salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi

[trattati]

; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta
candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla
frutta; soppressata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a
base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici;
succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura
concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di
tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura
essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto;
verdure trattate; zucche [piante, conservate].

Classe 30: Aceti;
aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come
condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a
base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei);
alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla
frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di
limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi
(eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse
disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione
di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè;
biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffé; caffè; caffè, tè e
cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali
lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
forno e lieviti; cereali lavorati per l’alimentazione umana; cereali per
l’alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati
per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi
di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di
grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di
frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi
per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare;
concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti
alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino;
confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni
liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle
non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta;
crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da
spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di
cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme

[dessert cotti al forno]

; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di
arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini;
derivati dell’amido per l’alimentazione umana; derivati di amido di mais in
polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno
per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di
cereali per l’alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione;
dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al
caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le
essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti

[eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]

; essenze da cucina; essenze
di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la
cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti

[esclusi gli oli essenziali]

; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti
di lievito; estratti di lievito per l’alimentazione umana; estratti di lievito
per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali]; farina
commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di
cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano; farina
di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano
saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di
nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza;
farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette
biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi
di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per
l’alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini; frumento
maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l’alimentazione
umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato;
granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti,
pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali];
involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa];
maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero;
mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele
biologico per l’alimentazione umana; miele naturale; miele naturale stagionato;
miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati; miscele
di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di
caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele di
farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane;
miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per
preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni contenenti
pane; miscele per salse; miscele per sughi in forma granulare; nocciole
rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di
cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato;
orzo maltato per l’alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini
croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta alimentare

[pasta per dolci]

; pasta all’uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e
fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale;
pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di carne;
pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta
per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena;
pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta
surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene;
pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria
salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e
biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino
in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti
essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti
asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti
contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente
a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza;
polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti;
praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare
bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come
agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e
miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati
per dolci; preparati per sughi; preparati vegetali succedanei del caffè;
prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare;
prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per
l’alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per
spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di
amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane
biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti
da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di
panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta;
prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in
scatola a base di pasta; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto
di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina;
ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccoli al formaggio [snack]; ripieni a
base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti
da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di
pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro;
salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina;
salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse
salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di
cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di
cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali
aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di
frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai
cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi
contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta
secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack principalmente
a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack pronti
a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di
farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscon profumo
da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono
gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che
impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali];
spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini
a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso;
succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi per
pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle;
tagliatelle all’uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina
integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non
medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte;
torte alla frutta; torte all’uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte
salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini; uova
di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.

Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta
secca.

Classe 43: Servizi di ristorazione.

In via preliminare, occorre osservare che,
secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 29

I pomodori
pelati; olio extra vergine d’oliva sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di prodotti.

Prodotti
contestati in classe 30

Caffè,
tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Servizi
contestati in classe 43

I servizi
di ristorazione sono simili in basso grado al caffè dell’opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune
i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono
complementari, in quanto i prodotti dell’opponente sono necessari per la
fornitura dei servizi contestati. 

b)      Pubblico di riferimento –grado di
attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere identici o simili in basso gradosono diretti al grande
pubblico e si ritiene che il
grado di attenzione sia medio.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione
europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio
dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa
essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda
di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione
del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori
in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Gli elementi
comuni “DONNA INES” saranno associati con un nome proprio preceduto da un
titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti
Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna),
per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la
Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni
sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi
o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi
presentano carattere distintivo.

Tali elementi sono gli unici che compongono il
marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto
tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.

Il segno impugnato è un segno figurativo formato
dai termini comuni “Donna Ines”
riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di
ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento
stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo
nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni
modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da
elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno
di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore
il numero “1932” e nella parte inferiore l’espressione “Tenuta Bianco di Castel
Rovere”. Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni
significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente
l’espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In
particolare, il numero “1932”, che può tra le altre cose indicare un anno del
Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal
momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad
esempio, dell’anno di inizio dell’attività di un qualsivoglia operatore
economico. L’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere” sarà percepita come
il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario
della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i
servizi sono forniti, in quanto “Tenuta” si riferisce a un “vasto possedimento
fondiario, specialmente se coltivato” (informazione ottenuta da Garzanti
Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta) – pertanto normalmente
distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, “Donna Ines”, sono gli
elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore
impatto visivo.

Visivamente, i segni
coincidono in termini di “Donna
Ines”, che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di “1932”,
non distintivo, e “Tenuta
Bianco di Castel Rovere”, normalmente distintivo – elementi inclusi solamente
nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella
rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente
decorativa, come spiegato sopra.

Pertanto, i segni sono visivamente
simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere
“Donna Ines”, presenti in modo identico in entrambi i segni e che
costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La
pronuncia differisce nel suono del numero “1932”, il quale è però un elemento
non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell’espressione
“Tenuta Bianco di Castel
Rovere”, la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento
secondario nell’insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc’anzi e che
in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.

Pertanto, i
segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel
territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai
termini comuni “Donna Ines”. Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – “1932”,
che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio
significato ma anche per il suo ruolo secondario nell’insieme grafico del
segno, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, che svolge anch’esso un ruolo
secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il
profilo concettuale.  

Pertanto, i segni sono concettualmente
molto simili.

Dato che i segni sono stati
rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio
di confusione procederà.

d)      Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione
globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo
del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate. È sufficiente
che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti
o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti
o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o
potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di
tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di
riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può
fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o
servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-

251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle
classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel
presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in
media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista
fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali
dominanti e distintivi “Donna Ines”. Questi elementi svolgono nel segno
impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di
quest’ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente
esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

Nel caso di specie è altamente possibile che il pubblico di riferimento
percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del
marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o
servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi
del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, come già
ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo
cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione
implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Per quanto riguarda i
servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il suddetto
principio d’interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza
visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli
elementi dominanti dei segni.

Le differenze tra i segni,
limitate all’espressione distintiva ma secondaria “Tenuta Bianco di Castel
Rovere” e all’elemento non distintivo “1932” e anch’esso secondario del segno
impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.

Considerato quanto sopra,
sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di
lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente
decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi
considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Il richiedente rivendica nelle
sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l’anteriorità del
proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a
sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede
dell’opponente, nell’affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo
la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività,
il tutto nonostante la coesistenza pacifica “da sempre” delle due aziende. Per
quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell’Unione
europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto
riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame
il marchio dell’Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare
se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno
degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti
verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono
privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui
precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori
rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente. In merito al secondo
punto, la Divisione d’Opposizione osserva che la malafede non costituisce una
difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il
fatto che l’opponente non utilizzi il marchio “DONNA INES” in relazione a
tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il
marchio anteriore si trova ancora nel “periodo di tolleranza (grace period)” di
cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l’uso del marchio per
poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d’Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l’intenzione
di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto
dall’ambito del presente procedimento e devono essere respinti.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base
al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE,
non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero
quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 14 GIUGNO 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a