Codice della proprietà industriale
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005 n.30 (in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 4 marzo, n. 52). – Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (1) . (Codice della proprietà industriale)
Testo aggiornato al 01.10.2015
Vedi il regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale – D.M. 13 gennaio 2010, n. 33.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
ARTICOLO N.1
Diritti di proprietà industriale
Art. 1.
1. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.2
Costituzione ed acquisto dei diritti
Art. 2.
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori (1).
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
(1) Comma modificato dall’articolo 2 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.3
Trattamento dello straniero
Art. 3.
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori , il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice (1).
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte nè della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nè della Organizzazione mondiale del commercio, nè, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’ Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani (2).
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all’estero, o al suo avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.
(1) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.4
Priorità
Art. 4.
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.
2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d’invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
ARTICOLO N.5
Esaurimento
Art. 5.
1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica [ ,con riferimento al marchio,] quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio (1).
3. Le facolta’ esclusive attribuite dalla privativa su una varieta’ protetta, sulle varieta’ essenzialmente derivate dalla varieta’ protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta’ essenzialmente derivata, sulle varieta’ che non si distinguono nettamente dalla varieta’ protetta e sulle varieta’ la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varieta’ protetta, non si estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta’ protetta oppure un’esportazione del materiale della varieta’ stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta’ del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.6
Comunione
Art. 6.
1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.
1-bis. In caso di diritto appartenente a piu’ soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell’interesse di tutti (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 5 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Capo II
NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
ARTICOLO N.7
Oggetto della registrazione
Art. 7.
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
ARTICOLO N.8
Ritratti di persone, nomi e segni notori
Art. 8.
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21, comma 1 (1).
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.9
Marchi di forma
Art. 9.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
ARTICOLO N.10
Stemmi
Art. 10.
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (1).
4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
(1) Comma modificato dall’articolo 7 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.11
Marchio collettivo
Art. 11.
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale [e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza] (1).
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
(1) Comma modificato dall’articolo 8 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.12
Novità
Art. 12.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia’ noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza tra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresi’ noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorieta’ acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso, o importi notorieta’ puramente locale, non toglie la novita’, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicita’, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia’ noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attivita’ economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identita’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra l’attivita’ d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e’ registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorieta’ di esso, o importi notorieta’ puramente locale, non toglie la novita’. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non e’ di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identita’ o somiglianza fra i segni e dell’identita’ o affinita’ fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo’ consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio gia’ da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunita’, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio gia’ notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie la novita’ il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullita’.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione (1).
(1) Articolo sostituito o dall’articolo 9 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.13
Capacità distintiva
Art. 13.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita’, la quantita’, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (1).
2. In deroga al comma 1 [e all’articolo 12, comma 1, lettera a),] possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (2).
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva (3).
(1) Comma sostituto dall’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 10, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.14
Liceita’ e diritti di terzi (1)
Art. 14.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:
a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
2. Il marchio d’impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.
(1) Rubrica modificata dall’articolo 11 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.15
Effetti della registrazione
Art. 15.
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell’articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.
ARTICOLO N.16
Rinnovazione
Art. 16.
1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.
ARTICOLO N.17
Registrazione internazionale
Art. 17.
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all’Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell’Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.
ARTICOLO N.18
Protezione temporanea
Art. 18.
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell’esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.
4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l’esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall’interessato e menzionate nell’attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
ARTICOLO N.19
Diritto alla registrazione
Art. 19.
1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita’ di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attivita’ istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 12 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.20
Diritti conferiti dalla registrazione
Art. 20.
1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
ARTICOLO N.21
Limitazioni del diritto di marchio
Art. 21.
1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attivita’ economica, purche’ l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita’, alla quantita’, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d’impresa se esso e’ necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (1).
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio.
(1) Comma sostituito dall’articolo 13 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.22
Unitarietà dei segni distintivi
Art. 22.
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivita’ economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (1).
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attivita’ economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 14 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 14 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.23
Trasferimento del marchio
Art. 23.
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
ARTICOLO N.24
Uso del marchio
Art. 24.
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo (1).
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
(1) Comma inserito dall’articolo 15 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.25
Nullità
Art. 25.
1. Il marchio è nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall’articolo 12;
b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell’articolo 8;
d) nel caso dell’articolo 118, comma 3, lettera b).
ARTICOLO N.26
Decadenza
Art. 26.
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo14, comma 2;
c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.
ARTICOLO N.27
Decadenza e nullità parziale
Art. 27.
1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
ARTICOLO N.28
Convalidazione
Art. 28.
1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
Sezione II
Indicazioni geografiche
ARTICOLO N.29
Oggetto della tutela
Art. 29.
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
ARTICOLO N.30
Tutela
Art. 30.
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.
(1) Comma modificato dall’articolo 16 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Sezione III
Disegni e modelli
ARTICOLO N.31
Oggetto della registrazione
Art. 31.
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
ARTICOLO N.32
Novità (1)
Art. 32.
1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
(1) Rubrica modificata dall’articolo 17 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.33
Carattere individuale
Art. 33.
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
ARTICOLO N.33 bis
Liceita’ (1)
Art. 33-bis
1. Non puo’ costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo’ essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.
2. Non puo’ costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta’ industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
(1) Articolo inserito dall’articolo 18 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.34
Divulgazione
Art. 34.
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell’autore o del suo avente causa.
[ 5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 19 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.35
Prodotto complesso
Art. 35.
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sè i requisiti di novità e di individualità.
ARTICOLO N.36
Funzione tecnica
Art. 36.
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 20 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.37
Durata della protezione
Art. 37.
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.
ARTICOLO N.38
Diritto alla registrazione ed effetti
Art. 38.
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.
5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.
ARTICOLO N.39
Registrazione multipla
Art. 39.
1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348 (1).
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.
3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.
(1) Comma modificato dall’articolo 21 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.40
Registrazione contemporanea
Art. 40.
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.
ARTICOLO N.41
Diritti conferiti dal disegno o modello
Art. 41.
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.
ARTICOLO N.42
Limitazioni del diritto su disegno o modello (1)
Art. 42.
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
a) all’arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all’importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
c) all’esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.
(1) Rubrica modificata dall’articolo 22 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.43
Nullità
Art. 43.
1. La registrazione è nulla:
a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello è contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall’articolo 118;
d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest’ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.
2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa (1).
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall’interessato alla utilizzazione.
(1) Comma modificato dall’articolo 23 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.44
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore
Art. 44.
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori (1).
[ 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all’Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell’articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, aula descrizione dell’oggetto ed all’autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.] (2)
[ 3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell’articolo 189 del presente codice.] (3)
(1) Comma modificato dall’articolo 4 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46.
(2) Comma abrogato dall’articolo 24 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma abrogato dall’articolo 24 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Sezione IV
Invenzioni
ARTICOLO N.45
Oggetto del brevetto
Art. 45.
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove eche implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale (1).
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali (2).
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
b) le varieta’ vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varieta’ vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta’ vegetale, anche se detta modifica e’ il frutto di un procedimento di ingegneria genetica (3).
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonche’ ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati (4).
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 81-quinquies (5).
(1) Comma modificato dall’articolo 25, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 25, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(4) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(4) Comma aggiunto dall’articolo 25, comma 4, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.46
Novità (1)
Art. 46.
1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo [ o internazionali] designanti [e aventi effetto per] l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi (2).
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 26, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 26, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.47
Divulgazioni non opponibili e priorita’ interna (1)
Art. 47.
1. Per l’applicazione dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità (2).
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità (3).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 27, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma inserito dall’articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99
ARTICOLO N.48
Attività inventiva
Art. 48.
1. Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.
ARTICOLO N.49
Industrialità
Art. 49.
1. Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
ARTICOLO N.50
Liceità
Art. 50.
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
2. L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
ARTICOLO N.51
Sufficiente descrizione
Art. 51.
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza (1).
2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un’invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162 (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 28, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 28, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.52
Rivendicazioni
Art. 52.
1. Nelle rivendicazioni e’ indicato, specificamente, cio’ che si intende debba formare oggetto del brevetto (1) .
2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni (2).
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.53
Effetti della brevettazione
Art. 53.
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico (1).
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 30, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 30, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.54
Effetti della domanda di brevetto europeo
Art. 54.
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata (1) (2).
(1) Articolo modificato dall’articolo 31 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.
ARTICOLO N.55
Effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia
Art. 55.
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 32 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.56
Diritti conferiti dal brevetto europeo
Art. 56.
1. Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed e’ sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e’ confermato a decorrere dalla data in cui e’ pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione (1).
2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione (2).
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall’origine, senza effetto in Italia (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 33, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Per i criteri e le modalita’ per il deposito per via telematica della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui presente articolo, vedi il D.M. 11 luglio 2014.
ARTICOLO N.57
Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
Art. 57.
1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti (1).
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.
4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un’invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 34, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 34, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.58
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
Art. 58.
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana (1).
2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell’articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.
(1) Comma modificato dall’articolo 35, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.59
Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
Art. 59.
1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.
ARTICOLO N.60
Durata
Art. 60.
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.
ARTICOLO N.61
(Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari) (1)
Art. 61.
1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all’ articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall’Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009 , (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Per la riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, di cui al presente articolo vedi l’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 .
(3) Articolo sostituito dall’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.62
Diritto morale
Art. 62.
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
ARTICOLO N.63
Diritti patrimoniali
Art. 63.
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.
ARTICOLO N.64
Invenzioni dei dipendenti
Art. 64.
1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
. Se non e’ prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attivita’ inventiva, e l’invenzione e’ fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terra’ conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonche’ del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, puo’ essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto (1).
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto (2).
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile (3).
5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l’esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.
(1) Comma sostituito dall’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 37, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.65
Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
Art. 65.
1. In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione.
Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
ARTICOLO N.66
Diritto di brevetto
Art. 66.
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
ARTICOLO N.67
Brevetto di procedimento
Art. 67.
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.
ARTICOLO N.68
Limitazioni del diritto di brevetto
Art. 68.
1. La facolta’ esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio’ strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita’, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi’ preparati, purche’ non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente (1).
[1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialita’ farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.] (2)
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, nè utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.
(1) Comma sostituito dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente soppresso dall’articolo 83, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.
ARTICOLO N.69
Onere di attuazione
Art. 69.
1. L’invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L’introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell’Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell’invenzione.
ARTICOLO N.70
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
Art. 70.
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l’abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare l’invenzione. Il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
ARTICOLO N.71
Brevetto dipendente
Art. 71.
1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.
2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull’invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente.
ARTICOLO N.72
Disposizioni comuni
Art. 72.
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell’invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l’azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l’esercizio, anche da parte del licenziatario, dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l’estensione dei diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l’ambito la durata, le modalità per l’attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell’articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica l’articolo 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l’uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
ARTICOLO N.73
Revoca della licenza obbligatoria
Art. 73.
1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l’attuazione dell’invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.
2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.
3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l’invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.
ARTICOLO N.74
Invenzioni militari
Art. 74.
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all’amministrazione militare o a quelle sottoposte dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.
ARTICOLO N.75
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
Art. 75.
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l’applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all’interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l’annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell’ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.
ARTICOLO N.76
Nullità
Art. 76.
1. Il brevetto è nullo:
a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell’articolo 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
c) se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto e’ stata estesa (1);
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.
2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione (2).
3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico (3).
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.
5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.
(1) Lettera modificata dall’articolo 39, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 39, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 39, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.77
Effetti della nullità
Art. 77.
1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.
ARTICOLO N.78
Rinuncia
Art. 78.
1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
ARTICOLO N.79
Limitazione
Art. 79.
1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.
2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’istanza, il richiedente dovra’ conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti (1).
3. In un giudizio di nullita’, il titolare del brevetto ha facolta’ di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso (2).
3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l’ambito di protezione conferito dal brevetto e’ determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute (3).
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.
(1) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma inserito dall’articolo 40, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.80
Licenza di diritto
Art. 80
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell’accettazione dell’offerta, anche se non è accettato il compenso.
3. In quest’ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.
4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui al comma 5 e’ concessa dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 41 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81
(Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria sui principi attivi mediata dal Ministro) (1)
Art. 81.
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 , si applica regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle parti di esso oggetto dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all’immissione in commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di protezione non puo’ in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.
5. E’ consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l’esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 , di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.
6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, e’ scaduta ovvero nei quali l’esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformita’ alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.
7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 42 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Sezione IV-BIS (1)
Invenzioni biotecnologiche
ARTICOLO N.81 bis
( Rinvio)
Art. 81-bis (1)
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81 ter
(Definizioni)
Art. 81-ter (1)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e’ essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.
3. La nozione di varieta’ vegetale e’ definita dall’ articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81 quater
(Brevettabilita’)
Art. 81-quater (1)
1. Sono brevettabili purche’ abbiano i requisiti di novita’ e attivita’ inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
d) un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura e’ identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’uomo e’ capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non e’ in grado di compiere;
e) un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e’ limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varieta’ vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalita’ previste dall’articolo 170-bis, comma 6.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81 quinquies
( Esclusioni)
Art. 81-quinquies (1)
1. Ferme le esclusioni di cui all’ articolo 45, comma 4 , sono esclusi dalla brevettabilita’:
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonche’ la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita’ e l’integrita’ dell’uomo e dell’ambiente;
b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e’ contrario alla dignita’ umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita’ ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita’ ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo donato e la finalita’ della clonazione;
2) i procedimenti di modificazione dell’identita’ genetica germinale dell’essere umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
4) i procedimenti di modificazione dell’identita’ genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilita’ medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonche’ gli animali risultanti da tali procedimenti;
5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita’ eugenetiche e non diagnostiche;
c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e’ considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all’invenzione.
2. E’, comunque, escluso dalla brevettabilita’ ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81 sexies
(Estensione della tutela)
Art. 81-sexies (1)
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprieta’ si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprieta’.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprieta’ si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta’.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e’ incorporato e nel quale l’informazione genetica e’ contenuta e svolge la sua funzione.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81 septies
( Limiti all’estensione della tutela)
Art. 81-septies (1)
1. La protezione di cui all’articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico e’ stato commercializzato, purche’ il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.81 octies
(Licenza obbligatoria)
Art. 81-octies (1)
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell’invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta’ vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica per l’uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 , in quanto compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e’ subordinato alla dimostrazione, da parte del richiedente:
a) che si e’ rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;
b) che la varieta’ vegetale o l’invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all’invenzione indicata nel brevetto o alla varieta’ vegetale protetta.
(1) Articolo inserito dall’articolo 43 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Sezione V
I modelli di utilita’
ARTICOLO N.82
Oggetto del brevetto
Art. 82.
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.
ARTICOLO N.83
Il diritto alla brevettazione
Art. 83
1. Il diritto al brevetto spetta all’autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa.
ARTICOLO N.84
Brevettazione alternativa
Art. 84.
1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile l’articolo 161 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 44 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.85
Durata ed effetti della brevettazione (1)
Art. 85.
1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo 53.
(1) Rubrica modificata dall’articolo 45 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.86
Rinvio
Art. 86.
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze obbligatorie.
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
ARTICOLO N.87
Oggetto della tutela
Art. 87
1. È prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
ARTICOLO N.88
Requisiti della tutela
Art. 88.
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
ARTICOLO N.89
Diritto alla tutela
Art. 89.
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.
ARTICOLO N.90
Contenuto dei diritti
Art. 90.
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale è costituito dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.
ARTICOLO N.91
Limitazione dei diritti esclusivi
Art. 91.
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un’analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.
ARTICOLO N.92
Registrazione
Art. 92.
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori è proteggibile a condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall’adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia rispondente ai requisiti indicati nell’articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).
ARTICOLO N.93
Decorrenza e durata della tutela
Art. 93.
1. I diritti esclusivi di cui all’articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell’anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
b) la fine dell’anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell’articolo 92, comma 1, lettera a).
ARTICOLO N.94
Menzione di riserva
Art. 94.
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.
ARTICOLO N.95
Contraffazione
Art. 95.
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
c) l’utilizzazione, l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l’importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l’utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l’esistenza dei diritti esclusivi di cui all’articolo 90.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell’attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l’acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell’equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza di diritto.
ARTICOLO N.96
Risarcimento del danno ed equo compenso
Art. 96.
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l’autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell’uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L’avente causa dell’acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all’articolo 92, comma 1 lettera a) (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 46 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.97
Nullità della registrazione
Art. 97.
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilità di cui all’articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all’articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all’articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990 (1);
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione e i relativi allegati non consentano l’identificazione della topografia e la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) (2).
(1) Lettera modificata dall’articolo 47, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Lettera modificata dall’articolo 47, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Sezione VII
Informazioni segrete
ARTICOLO N.98
Oggetto della tutela
Art. 98.
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.
ARTICOLO N.99
Tutela
Art. 99.
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all’ articolo 98 , ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 48, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
Sezione VIII
Nuove varieta’ vegetali
ARTICOLO N.100
Oggetto del diritto
Art. 100.
1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere :
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme (1) (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Lettera modificata dall’articolo 49, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.101
Costitutore
Art. 101.
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l’avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
ARTICOLO N.102
Requisiti
Art. 102.
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.
ARTICOLO N.103
Novità
Art. 103.
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.
ARTICOLO N.104
Distinzione
Art. 104.
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche.
ARTICOLO N.105
Omogeneità
Art. 105.
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
ARTICOLO N.106
Stabilità
Art. 106.
1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
ARTICOLO N.107
Contenuto del diritto del costitutore
Art. 107.
1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata;
b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.
5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l’autorizzazione del costitutore.
ARTICOLO N.108
Limitazioni del diritto del costitutore
Art. 108.
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.
2. Fermo quanto disposto dall’articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.
ARTICOLO N.109
Durata della protezione
Art. 109.
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
ARTICOLO N.110
Diritto morale
Art. 110.
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
ARTICOLO N.111
Diritti patrimoniali
Art. 111.
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.
ARTICOLO N.112
Nullità del diritto
Art. 112.
1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non aveva diritto e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’articolo 118.
ARTICOLO N.113
Decadenza del diritto
Art. 113.
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell’amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento del diritto, un’altra denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.
ARTICOLO N.114
Denominazione della varietà
Art. 114.
1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà.
Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all’UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.
8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
ARTICOLO N.115
Licenze obbligatorie ed espropriazione
Art. 115. (1)
1. Il diritto di costitutore puo’ formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita’ di pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varieta’ vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonche’ per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza puo’ prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.
6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varieta’ vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 50 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.116
Rinvio
Art. 116.
1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
ARTICOLO N.117
Validità ed appartenenza
Art. 117.
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale.
ARTICOLO N.118
Rivendica
Art. 118.
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l’avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione.
ARTICOLO N.119
Paternità
Art. 119.
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore, nè la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo (1).
3. Se un terzo presenta all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l’Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.
(1) Comma modificato dall’articolo 51 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.120
Giurisdizione e competenza
Art. 120.
1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di con traffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza puo` essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu` volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire (1).
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, nè domicilio nè dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora nè l’attore, nè il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma.
3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. (2)
6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresi’ alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 19, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Comma modificato dall’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
ARTICOLO N.121
Ripartizione dell’onere della prova
Art. 121.
1. L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale (1).
2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’ articolo 144 , il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (2).
3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.
(1) Comma modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente modificato dall’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
ARTICOLO N.121 bis
Art 121-bis (1) (Diritto d’informazione).
1. L’Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l’altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l’interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249 , 250 , 252 , 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile .
(1) Articolo inserito dall’ articolo 15 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
ARTICOLO N.122
Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza
Art. 122.
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale puo` essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’ articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio (1).
2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.
3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.
4. L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso (2).
5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio (3).
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale (4).
(1) Comma sostituito dall’articolo 19, comma 3, lettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Comma modificato dall’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(3) Comma modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(4) Comma modificato dall’articolo 19, comma 3, lettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
ARTICOLO N.123
Efficacia erga omnes
Art. 123.
1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
ARTICOLO N.124
Misure correttive e sanzioni civili (1)
Art. 124.
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità .
L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale (2).
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell’autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto (2).
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, nè può esserne interdetto l’uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell’applicazione delle sanzioni l’autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell’interesse dei terzi (3).
7. Sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
(1) Rubrica sostituita dall’ articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
(2) Comma sostituito dall’ articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
(3) Comma modificato dall’ articolo 16 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
ARTICOLO N.125
(Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione).
Art. 125 (1).
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223 , 1226 e 1227 del codice civile , tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 17 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
ARTICOLO N.126
Pubblicazione della sentenza
Art. 126.
1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
ARTICOLO N.127
Sanzioni penali e amministrative
Art. 127.
[1. Salva l’applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.] (1)
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall’ articolo 372 del codice penale , ridotte della metà (2).
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.
(1) Comma abrogato dall’articolo 15, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99
(2) Comma inserito dall’ articolo 18 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140
ARTICOLO N.128
(Consulenza tecnica preventiva) (1)
Art. 128. (2)
1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall’ art. 696-bis del codice di procedura civile , si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 55 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 55 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.129
(Descrizione e sequestro) (1)
Art. 129.
1. Il titolare di un diritto di proprieta’ industriale puo’ chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche’ dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entita’. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull’istanza con decreto motivato.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprieta’ industriale, finche’ figurino nel recinto di un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 56 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 56 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.130
Esecuzione di descrizione e sequestro (1)
Art. 130.
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell’articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 57 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.131
Inibitoria
Art. 131.
1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale (1).
1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione (2).
[1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.] (3)
[1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’ articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.] (4)
2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
(1) Comma sostituito dall’ articolo 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(2) Comma inserito dall’ articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
(3) Comma inserito dall’ articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente abrogato dall’articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(4) Comma inserito dall’ articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 e successivamente abrogato dall’articolo 58, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
ARTICOLO N.132
(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito) (1)
Art. 132. (2)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126 , 128 , 129 , 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purche’ la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu’ lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest’ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all’ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non e’ iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’ articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo’ iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell’ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo’ disporre una consulenza tecnica.
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 59 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 59 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.133
Tutela cautelare dei nomi a dominio
Art. 133.
1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attivita’ economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
(2) Comma modificato dall’articolo 60 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.134
Norme in materia di competenza (1)
Art. 134.
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 :
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell’ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 2007, n. 170 (in Gazz. Uff., 23 maggio, n. 20), aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui stabiliva che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Successivamente il presente articolo e’ stato sostituito dall’articolo 19, comma 5, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
ARTICOLO N.135
Commissione dei ricorsi
Art. 135.
1. Contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi (1).
2. La Commissione dei ricorsi, [ istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,] è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d’appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato (2).
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni (3).
L’incarico è rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all’Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d’ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell’Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
(1) Comma modificato dall’articolo 61, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 61, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 61, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.
ARTICOLO N.136
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
Art. 136.
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all’Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l’obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall’ultima notifica, presso gli uffici di cui all’articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All’originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l’eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l’ufficio ritiene utili al giudizio (2).
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l’espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l’intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.
9. La Commissione ha facoltà di chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o può farsi assistere da un legale o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico. L’Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti (3).
11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l’atto in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti (4).
15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.
16. La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all’interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all’articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.
(1) Comma modificato dall’articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(4) Comma modificato dall’articolo 62 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.137
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale
Art. 137.
1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.
2. All’esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L’atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all’esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;
e) il cognome e nome dell’ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d’uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell’atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l’atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, nè abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest’ultimo caso, copia dell’atto è affissa nell’Albo dell’Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l’annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All’uopo il giudice può stabilire che l’annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.
10. Il creditore istante, nell’esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l’atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell’autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 10, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l’udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice, nell’udienza, accertata l’osservanza delle disposizioni del comma 11, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l’esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile (1).
12. L’aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.
13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all’autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell’articolo 120.
(1) Comma modificato dall’articolo 63 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.138
Trascrizione
Art. 138.
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell’articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
h) le sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.
2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall’articolo 196 (1).
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
5. L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine di presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce non comportano l’invalidità della trascrizione.
(1) Comma modificato dall’articolo 64 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.139
Effetti della trascrizione
Art. 139.
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 65 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.140
Diritti di garanzia
Art. 140.
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione è dovuto lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.
ARTICOLO N.141
Espropriazione
Art. 141.
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.
2. L’espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l’espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell’interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito all’amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprietà industriale all’estero.
ARTICOLO N.142
Decreto di espropriazione
Art. 142.
1. L’espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell’interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell’attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l’obbligo e stabilire la durata del segreto sull’oggetto del titolo di proprietà industriale.
3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione è fissata l’indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi (1).
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 66, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 3, comma 16, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
ARTICOLO N.143
Indennità di espropriazione
Art. 143.
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità è determinata da un collegio di arbitratori.
2. All’inventore o all’autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorità all’estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all’espropriazione, è concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all’indennità di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Sezione II
Misure contro la pirateria
ARTICOLO N.144
Atti di pirateria
Art. 144.
1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta’ industriale realizzate dolosamente in modo sistematico (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 67 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.144 bis
Art. 144-bis (1) (Sequestro conservativo).
1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell’ articolo 671 del codice di procedura civile , il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni.
(1) Articolo inserito dall’articolo 20 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
ARTICOLO N.145
Consiglio nazionale anticontraffazione (1)
Art. 145.
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e’ istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e’ presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e’ composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall’ANCI. Il Consiglio puo’ invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche’ delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le modalita’ di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, della giustizia, per i beni e le attivita’ culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attivita’ di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o rimborsi spese. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1-quater, comma 5, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in Legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente sostituito dall’articolo 68, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
ARTICOLO N.146
Interventi contro la pirateria
Art. 146.
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell’autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d’ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all’articolo 120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria, su richiesta dell’amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 69 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
ARTICOLO N.147
Deposito delle domande e delle istanze
Art. 147.
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita’ di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione dell’avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione (1).
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza del segreto d’ufficio.
3. Non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell’articolo 201 (2).
3-ter. Salvo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l’obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrita’ del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilita’ con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi e’ tenuto a norma del presente codice sono a carico dell’interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalita’ di comunicazione (3).
3-quater. Ove manchi l’indicazione o l’elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche’ in tutti gli altri casi di irreperibilita’, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell’atto o di avviso del contenuto di esso nell’albo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (4).
(1) Comma sostituito dall’articolo 70 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 70 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131 e successivamente sostituito dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).
(3) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).
(4) Comma aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).
ARTICOLO N.148
Ricevibilita’ ed integrazione delle domande e data di deposito (1)
Art. 148.
1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L’irricevibilita’, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (2).
2 L’Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l’identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all’articolo 226.
e-bis) non e’ indicato un domicilio [in Italia] ovvero un mandatario abilitato (3).
3. Se il richiedente ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l’Ufficio dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.
4. Se tuttavia l’integrazione concerne solo la prova dell’avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l’indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e’ consegnata entro il termine di cui al comma 2, l’Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda (4).
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all’articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo’ essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio (5).
5-bis. L’Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta (6).
(1) Rubrica sostituita dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Lettera aggiunta dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131 e successivamente modificata dall’articolo 7, comma 2, della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014).
(4) Comma sostituito dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(5) Comma modificato dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 71 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.149
Deposito delle domande di brevetto europeo
Art. 149.
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l’Ufficio europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.
(1) Comma modificato dall’articolo 72 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.150
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
Art. 150.
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell’articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l’Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità, trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall’istante.
ARTICOLO N.151
Deposito della domanda internazionale
Art. 151.
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2.
ARTICOLO N.152
Requisiti della domanda internazionale
Art. 152.
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell’applicazione dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonche’ da una copia degli eventuali disegni, nonché degli eventuali disegni (1).
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.
(1) Comma modificato dall’articolo 73 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.153
Segretezza della domanda internazionale
Art. 153.
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all’articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.
ARTICOLO N.154
Trasmissione della domanda internazionale
Art. 154.
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l’imposizione del vincolo del segreto, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.
ARTICOLO N.155
Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
Art. 155.
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l’Ufficio internazionale oppure presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo (1).
2. La domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda è quella dell’articolo 6, comma 2, dell’Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall’Ufficio internazionale.
(1) Comma modificato dall’articolo 74 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.156
Domanda di registrazione di marchio
Art. 156.
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 (1).
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.
(1) Lettera modificata dall’articolo 75 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.157
Domanda di registrazione di marchio collettivo
Art. 157.
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.158
Divisione della domanda di registrazione di marchio
Art. 158.
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio (1).
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.
(1) Comma modificato dall’articolo 77 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.159
Domanda di rinnovazione di marchio
Art. 159.
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
[ 2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una soprattassa] (1).
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.
[ 5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte](2) .
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
(1) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma abrogato dall’articolo 78 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.160
Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità
Art. 160.
1. La domanda deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione dell’invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo (1).
2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51 (2);
b) i disegni dell’invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell’inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
4. La descrizione dell’invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu’ rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia’ riconosciuta (3).
(1) Lettera modificata dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma sostituito dall’articolo 79 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.161
Unicità dell’invenzione e divisione della domanda
Art. 161.
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta’ puo’ essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto (1).
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.
(1) Comma modificato dall’articolo 80 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.162
(Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico) (1)
Art. 162.
1. Se un’invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non puo’ essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale, la descrizione e’ ritenuta sufficiente, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, soltanto se:
a) il materiale biologico e’ stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell’articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: ‘Trattato di Budapest’;
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell’ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita’ al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell’articolo 53, commi 3 e 4.
3. Fermo restando il disposto dell’articolo 53, commi 2, 3 e 4, l’accesso al materiale biologico depositato e’ garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e’ rilasciato solo ad un esperto indipendente:
a) a partire dalla data di accessibilita’ al pubblico ai sensi dell’articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;
b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest’ultima.
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.
5. L’esperto designato e’ responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non e’ piu’ disponibile presso l’ente di deposito riconosciuto, e’ consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e’ oggetto del nuovo deposito e’ identico a quello oggetto del deposito iniziale.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 81 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.163
Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
Art. 163.
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi [che ha rilasciato il brevetto di base] con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto (1).
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell’invenzione;
d) numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa (2);
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.
(1) Comma modificato dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera modificata dall’articolo 82 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.164
Domanda di privativa per varietà vegetale
Art. 164.
1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;
e) l’eventuale rivendicazione della priorità;
f) l’elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche (1);
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all’articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
[ g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione] (2).
3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà (3).
4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.
5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.
(1) Lettera modificata dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera soppressa dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 83 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.165
Dichiarazione del costitutore
Art. 165.
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova, varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;
c) s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;
d) è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;
e) rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.
ARTICOLO N.166
Domanda di denominazione varietale
Art. 166.
1. La denominazione proposta per la nuova varietà:
a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (1);
b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
(1) Lettera sostituita dall’articolo 84 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.167
Domanda di registrazione di disegni e modelli
Art. 167.
1. La domanda deve contenere:
a) l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.
ARTICOLO N.168
Domanda di registrazione delle topografie
Art. 168.
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
a) una documentazione che consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;
d) l’eventuale designazione dell’autore o degli autori della topografia.
3. È consentita l’utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.
ARTICOLO N.169
Rivendicazione di priorità
Art. 169.
1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.
2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorita’ puo’ consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera a) (1).
3. Quando all’estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l’articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.
5-bis. La rivendicazione di priorita’ che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita’ puo’ essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita’ rivendicata . Entro lo stesso termine il richiedente puo’ correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita’, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita’ rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita’, anziche’ da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita’ che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo’ essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda (2).
5-ter. L’istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorita’ deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita’ (3).
6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.
8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.
(1) Comma modificato dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 85 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.170
Esame delle domande
Art. 170.
1. L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, [12, comma 1, lettera a)], 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3 (1);
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita’ che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita’, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita’ e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio (2);
c) per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 33-bis (3);
d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo (4);
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale .
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita’ previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche’ sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 e’ espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:
a) direttore generale della competitivita’ per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;
b) responsabile dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta’ vegetali;
d) esaminatore tecnico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
e) funzionario dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (5).
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e’ richiesta la designazione di un supplente (6).
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e) (7).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (8).
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l’esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia (9).
3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo’ sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti (10).
3-octies. Il parere e’ corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche’ dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente (11).
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta’ industriale in materia di nuove varieta’ vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis (12).
(1) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(4) Lettera modificata dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(5) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(10) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(11) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(12) Comma aggiunto dall’articolo 86 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.170 bis
(Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)
Art. 170-bis (1)
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita’ di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall’articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo’ richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell’invenzione, e’ dichiarata all’atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all’organismo biologico dal quale e’ stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell’espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e’ stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l’avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.
5. In materia di invenzioni biotecnologiche l’utilizzazione da parte dell’agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l’ambito e le modalita’ per l’esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attivita’ di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta’ siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilita’ di vendita diretta da parte dell’allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita’ agricola.
7. Qualora rilevi l’assenza delle condizioni di brevettabilita’ dell’invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita’ di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all’articolo 162, respinge la domanda.
(1) Articolo inserito dall’articolo 87 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.170 ter
(Sanzioni)
Art. 170-ter (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e’ stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne puo’ disporre, e’ punito e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella dichiarazione di cui all’articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.
3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.
4. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entita’, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialita’ lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita’ personali nonche’ del vantaggio patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Articolo inserito dall’articolo 88 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.171
Esame dei marchi internazionali
Art. 171.
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a).
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell’articolo 176:, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all’emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.
7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà industriale d’origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente l’Italia.
9. La domanda è depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all’Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.
ARTICOLO N.172
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
Art. 172.
1. Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.
2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.
3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all’articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.
6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.
ARTICOLO N.173
Rilievi
Art. 173.
1. I rilievi ai quali dia luogo l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all’articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell’ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell’articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l’istanza è respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l’accertamento di cui all’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni [ e a depositare i disegni non acclus] i, fissando all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l’osservanza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s’intende ritirata nelle ipotesi previste dall’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1).
9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione, nonche’ le raccolte dei titoli di proprieta’ industriale e le raccolte delle domande sono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l’Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell’Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 89 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 89 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Sezione II
Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi
ARTICOLO N.174
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
Art. 174.
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO N.175
Deposito delle osservazioni dei terzi
Art. 175.
1. Qualsiasi interessato puo’, senza con cio’ assumere la qualita’ di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione (1).
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).
(1) Comma sostituito dall’articolo 90 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.176
Deposito dell’opposizione
Art. 176.
1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilita’, deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e’ stata pubblicata ai sensi dell’articolo 179, comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriete’ Intellectuelle des Marques Internationales (1).
2. L’opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, e’ ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita’ (2):
a) in relazione al marchio oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l’opposizione.
3. L’opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 226.
4. Chi presenta l’opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all’articolo 178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l’opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.
5. Con l’opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all’articolo 8 (3).
(1) Comma sostituito dall’articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Alinea modificato dall’articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 91 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.177
Legittimazione all’opposizione
Art. 177.
1. Sono legittimati all’opposizione:
a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.
ARTICOLO N.178
Esame dell’opposizione e decisioni
Art. 178.
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita’ e l’ammissibilita’ dell’opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della facolta’ di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice (1).
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all’articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo’ presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio (2).
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’istanza da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi (3).
5. L’istanza del richiedente per ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l’opposizione, dandone comunicazione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
(1) Comma sostituito dall’articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 92 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.179
Estensione della protezione
Art. 179.
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni (1).
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall’avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
(1) Comma modificato dall’articolo 93 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.180
Sospensione della procedura di opposizione
Art. 180.
1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 178, comma 1;
b) se l’opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;
c) se l’opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;
d) se l’opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;
e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza;
e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (1).
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.
3. Se l’opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f), l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale (2).
3-bis. L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e’ stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria (3).
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera modificata dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 94 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.181
Estinzione della procedura di opposizione
Art. 181.
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;
c) l’opposizione è ritirata;
d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva (1);
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.
(1) Lettera modificata dall’articolo 95 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.182
Ricorso
Art. 182 (1).
1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione, e’ comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facolta’ di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all’articolo 135.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 96 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.183
Nomina degli esaminatori
Art. 183.
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette (1).
2. La nomina all’incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.
(1) Comma modificato dall’articolo 97 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.184
Entrata in vigore della procedura di opposizione
Art. 184.
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.
Sezione III
Pubblicita’
ARTICOLO N.185
Raccolta dei titoli di proprietà industriale
Art. 185.
1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.
2. I titoli di proprieta’ industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono (1):
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore (2);
e) gli estremi della priorità rivendicata;
f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte (3).
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.
(1) Alinea sostituito dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera modificata dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.186
Visioni e pubblicazioni
Art. 186.
1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.
2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l’accessibilita’ al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche’ possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un’istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione (1).
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni , delle rivendicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico (2).
4. Le copie per le quali si chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la copia o l’estratto.
6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all’articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni (3).
9. Il Bollettino e’ reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive (4).
(1) Comma sostituito dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(4) Comma modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.187
Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa
Art. 187.
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione dell’eventuale priorità;
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data di deposito della relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.
f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione (1);
f-ter) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (2).
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera aggiunta dall’articolo 100 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.188
Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali
Art. 188.
1. La comunicazione al pubblico prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell’Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a) l’elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente ed il nome dell’autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;
b) l’elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l’indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;
b-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (1);
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell’Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 101 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.189
Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.
Art. 189.
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di differimento dell’accessibilità al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute.
g-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6 (1).
2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 102 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.190
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
Art. 190.
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall’articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.
Sezione IV
Termini
ARTICOLO N.191
Scadenza dei termini
Art. 191.
1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.
2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente Codice, su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell’istante della comunicazione con cui l’Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta (1) (2).
(1) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) Comma modificato dall’articolo 103 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.192
Continuazione della procedura (1) (2)
Art. 192.
1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta’ industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e’ ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprieta’ industriale o altra conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all’articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e’ applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorita’, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita’, al periodo per l’integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell’articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta’ industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all’articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.
(1) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 104 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.193
Reintegrazione
Art. 193.
1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l’ inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso (1).
2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell’inosservanza deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere presentata l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l’attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora (2)(3).
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall’Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine [per la rivendicazione del diritto] di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità (4).
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l’oggetto dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:
a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.
(1) Comma modificato dall’articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Per la proroga dei termini di cui al presente comma, in riferimento alle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, vedi l’articolo 23, comma 14, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78.
(3) Comma modificato dall’articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(4) Comma modificato dall’articolo 105 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
ARTICOLO N.194
Procedura di espropriazione
Art. 194.
1. Il decreto di espropriazione è trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, che ha, senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa è anche trasferito l’eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino ufficiale e fa annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale deve essere indicata la durata dell’utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale, la brevettazione e la registrazione, nonché la pubblicazione dei relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione, se non si raggiunge l’accordo circa l’ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
5. Le spese dell’arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l’onere relativo.
Tale onere grava, in ogni caso, sull’espropriato quando l’indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente dall’amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell’indennità. Il termine dell’impugnazione è di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione dell’indennità viene comunicata alle parti.
ARTICOLO N.195
Domande di trascrizione
Art. 195.
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte [in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione], secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive (1).
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;
c) la natura dell’atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;
d) l’elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
(1) Comma modificato dall’articolo 106 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.196
Procedura di trascrizione
Art. 196.
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell’articolo 195, debbono essere uniti (1):
a) copia dell’atto da cui risulta il cambiamento di titolarita’ o dell’atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell’articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell’articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorita’ competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi puo’ richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita’ pubblica competente (2);
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.
(1) Alinea modificato dall’articolo 107 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 107 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.197
Annotazioni
Art. 197.
[1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice] (1).
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell’Ufficio per l’annotazione sul registro di cui all’articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.
4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all’articolo 201.
6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprieta’ industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullita’ o la decadenza dei titoli di proprieta’ industriale pervenute all’Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale (2).
(1) Comma abrogato dall’articolo 108 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 108 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.198
Procedure di segretazione militare
Art. 198.
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia , qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, nè depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa.
Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale (1).
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l’ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l’arresto. Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in misura non inferiore ad un anno.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprieta’ intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute (2).
4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell’Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande (3).
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato, diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all’Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad un’indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilità l’ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per domande di brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.
10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.
11. L’invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l’obbligo del segreto.
12. L’invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all’interessato la determinazione di promuovere l’espropriazione con imposizione del segreto.
13. L’obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.
14. La violazione del segreto è punita ai termini dell’articolo 262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell’ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l’esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all’ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell’esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l’obbligo del segreto. La presidenza dell’esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all’espropriazione dei diritti derivanti dall’invenzione, modello o topografia ai sensi delle norme relative all’espropriazione contenute nel presente codice (4).
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
(1) Comma modificato dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma sostituito dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(4) Comma modificato dall’articolo 109 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.199
Procedura di licenza obbligatoria
Art. 199.
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L’opposizione deve essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l’istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati. L’atto di convocazione è inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all’istante copia delle opposizioni presentate.
5. L’istante può presentare controdeduzioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attività produttive concede la licenza o respinge l’istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO N.200
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
Art. 200.
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;
d) indicazione dell’officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 1 (1).
3. L’UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, dell’istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti, l’accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all’UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l’Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui ai commi 6 e seguenti (2).
6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.
7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui ai commi 6 e 7, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un’equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi (3).
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l’accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(1) Comma modificato dall’articolo 110 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 110 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma modificato dall’articolo 110 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
ARTICOLO N.201
Rappresentanza
Art. 201.
1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L’atto di nomina o la lettera d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi [con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale]. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d’incarico (1).
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4-bis. I cittadini dell’Unione europea abilitati all’esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all’albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (2).
[5. Il mandato può anche essere conferito a cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti all’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il mandatario utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui risiede, espresso nella lingua originale, e che l’attività di rappresentanza dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel proprio Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio dell’attività di rappresentanza professionale previste in questo articolo.] (3)
6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.
(1) Comma modificato dall’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 87, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.
(3) Comma abrogato dall’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
ARTICOLO N.202
Albo dei consulenti
Art. 202.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L’Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.
3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.
4. La vigilanza sull’esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
ARTICOLO N.203
Requisiti per l’iscrizione
Art. 203.
1. Può essere iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
c) abbia [la residenza ovvero] un domicilio professionale in Italia o nell’Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e’ richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito (1);
d) abbia superato l’esame di abilitazione, di cui all’articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L’iscrizione è effettuata dal Consiglio dell’ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all’articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l’attivita’ di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprieta’ industriale, previa trasmissione da parte dell’autorita’ competente della dichiarazione preventiva di cui all’ articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 . L’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale (2).
[ 4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 e che abbiano [residenza ovvero] domicilio professionale in uno Stato membro dell’Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 120, comma 3, del presente codice.] (3)
(1) Lettera modificata dall’articolo 112, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.
(2) Comma sostituito dall’articolo 87, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27.
(3) Comma modificato dall’articolo 112, comma 2, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e successivamente abrogato dall’articolo 2, comma 1, della Legge 6 agosto 2013, n. 97.
ARTICOLO N.204
Titolo professionale oggetto dell’attività
Art. 204.
1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Esse possono certificare la conformita’ delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano brevetti e marchi (1).
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.
(1) Comma modificato dall’articolo 113 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.205
Incompatibilità
Art. 205.
1. L’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.
2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprietà industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell’ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
ARTICOLO N.206
Obbligo del segreto professionale
Art. 206.
1. Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l’articolo 200 del codice di procedura penale.
ARTICOLO N.207
Esame di abilitazione
Art. 207.
1. L’abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;
d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all’articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati (1).
2. È ammessa all’esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.
3. È ammessa all’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione richiesta.
5. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
6. L’esame di abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.
(1) Lettera modificata dall’articolo 114 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.208
Esonero dall’esame di abilitazione
Art. 208.
1. Sono esonerati dall’esame di abilitazione coloro che, gia’ dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta’ intellettuale (1).
2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l’Ufficio europeo dei brevetti.
(1) Comma sostituito dall’articolo 115 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.209
Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
Art. 209.
1. L’albo istituito ai sensi dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che puo’ consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui dipende (1).
2. La data di iscrizione determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.
(1) Comma modificato dall’articolo 116 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.210
Cancellazione dall’albo e sospensione di diritto
Art. 210.
1. Il consulente abilitato è cancellato dall’albo:
a) quando è venuto meno uno dei requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 205;
c) quando ne è fatta richiesta dall’interessato.
2. Il consulente abilitato può chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato è dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data dell’accertato adempimento.
ARTICOLO N.211
Sanzioni disciplinari
Art. 211.
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.
ARTICOLO N.212
Assemblea degli iscritti all’Albo
Art. 212.
1. L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può rappresentare più di cinque iscritti.
3. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive.
ARTICOLO N.213
Compiti dell’assemblea
Art. 213.
1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all’albo.
ARTICOLO N.214
Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’ordine
Art. 214.
1. I componenti del Consiglio dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. È ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.
ARTICOLO N.215
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale
Art. 215.
1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.
ARTICOLO N.216
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell’ordine
Art. 216.
1. Il Consiglio dell’ordine nomina tra i suoi componenti un presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente codice.
2. Il presidente può delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresì fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
ARTICOLO N.217
Attribuzioni del Consiglio dell’ordine
Art. 217.
1. Il Consiglio dell’ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all’esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all’articolo 207;
h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l’ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
p-bis) provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti (1).
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 117 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.218
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell’ordine
Art. 218.
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di convocazione.
ARTICOLO N.219
Sedute del Consiglio dell’ordine
Art. 219.
1. Il Consiglio dell’ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all’inizio di ogni seduta.
ARTICOLO N.220
Procedimento disciplinare
Art. 220.
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l’audizione dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.
3. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
ARTICOLO N.221
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine
Art. 221.
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell’ordine e’ esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all’interessato (1).
2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
(1) Comma sostituito dall’articolo 118 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.222
Tariffa professionale
Art. 222.
1. Il Ministro delle attività produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attività relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
ARTICOLO N.223
Compiti (1)
Art. 223.
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;
c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
(1) A norma dell’articolo unico del D.P.C.M. 25 settembre 2006 l’Ufficio di cui al presente articolo è l’autorità italiana competente a ricevere le rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti e a trasmetterle alle competenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale per l’esecuzione.
ARTICOLO N.224
Risorse finanziarie
Art. 224.
1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.
2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall’articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260 (1).
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.
(1) Comma modificato dall’articolo 119 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.225
Diritti di concessione e di mantenimento
Art. 225.
1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
ARTICOLO N.226
Termini e modalità di pagamento
Art. 226.
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.
ARTICOLO N.227
(Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale)
Art. 227 (1).
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta’ industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e’ stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l’ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d’invenzione, i modelli di utilita’ e i disegni e modelli, ove gia’ maturati alla fine del mese in cui e’ rilasciato l’attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta’ vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all’ articolo 109, comma 1 , a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento e’ ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare e’ determinato per ciascun diritto di proprieta’ industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprieta’ industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu’ diritti annuali.
7. Nel caso di cui all’ articolo 6, comma 1 , tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall’anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e’ pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all’articolo 230 sulla regolarizzazione.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 120 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.228
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
Art. 228.
1. All’inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
ARTICOLO N.229
Diritti rimborsabili
Art. 229.
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, lettera b) (1).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta [o ad un ricorso accolto]. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive (2).
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.
(1) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 121 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.230
Pagamento incompleto od irregolare
Art. 230.
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi [di cui all’articolo 223] può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1).
2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1 (2).
[ 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale ] (3).
(1) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(2) Comma modificato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
(3) Comma abrogato dall’articolo 122 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
ARTICOLO N.231
Domande anteriori
Art. 231.
1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.
ARTICOLO N.232
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
Art. 232.
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.
ARTICOLO N.233
Nullità
Art. 233.
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
ARTICOLO N.234
Trasferimento e licenza del marchio
Art. 234.
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi, ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.
ARTICOLO N.235
Decadenza per non uso
Art. 235.
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.
ARTICOLO N.236
Decadenza per uso ingannevole
Art. 236.
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
ARTICOLO N.237
Domande anteriori
Art. 237.
1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.
ARTICOLO N.238
Proroga della privativa
Art. 238.
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti, nè decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
ARTICOLO N.239
Limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore (1)
Art. 239.
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’ articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita’ con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d’autore compiuta proseguendo questa attivita’ anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purche’ detta attivita’ si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso (2).
(1) Articolo sostituito dall’articolo 4, comma 4, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni in Legge 6 aprile 2007, n. 46, dall’articolo 19, comma 6, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dall’articolo 123 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131.
(2) Comma modificato dall’articolo 22-bis, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2012, n. 14.
ARTICOLO N.240
Nullità
Art. 240.
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice.
ARTICOLO N.241
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
Art. 241.
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario.
Sezione III
Nuove Varieta’ Vegetali
ARTICOLO N.242
Durata della privativa
Art. 242.
1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.
2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita’ vegetali gia’ depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformita’ all’articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 (1).
(1) Comma aggiunto dall’articolo 124 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Sezione IV
Invenzioni
ARTICOLO N.243
(Invenzioni dei ricercatori delle universita’ e degli enti pubblici di ricerca)
Art. 243 (1).
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un’universita’ o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalita’ di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall’articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 , dal testo originario dell’articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorche’ in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 125 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
ARTICOLO N.243 bis
(Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)
Art. 243-bis (1)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.
(1) Articolo inserito dall’articolo 126 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.
Sezione V
Domande anteriori
ARTICOLO N.244
Trattamento delle domande
Art. 244.
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.
Sezione VI
Norme di Procedura
ARTICOLO N.245
Disposizioni procedurali
Art. 245.
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.
2. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza (1).
3. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore (2).
4. Le norme di procedura di cui all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137 ,146 , 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l’entrata in vigore del codice.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 2008, n. 112, (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 19), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall’articolo 19, comma 7, ettera a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 2009, n. 123, (in Gazz. Uff., 6 maggio , n. 18), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma; successivamente il suddetto comma è stato sostituito dall’articolo 19, comma 7, ettera b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Sezione VII
Abrogazioni
ARTICOLO N.246
Disposizioni abrogative
Art. 246.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;
g) l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;
i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l’articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l’articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
