Diritto d’autore.

Si al valore artistico delle statuine Thun

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

SUPERTOP – Quinta Commissione di Ricorso 21.03.2017

Siamo di fronte al marchio SUPERTOP  registrato da Tecnokar per le classi 12 e 39 (in sintesi camion e  servizi di noleggio)

Con decisione del 2 giugno 2015 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore rifiutava la domanda di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Il consumatore di lingua inglese non percepirà “SUPERTOP” come una combinazione insolita, in grado di scostarsi in modo percettibile dalla somma degli elementi che compongono il segno. Il marchio, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, non può essere considerato un marchio allusivo o suggestivo, giacché presenta un chiaro riferimento a una caratteristica dei prodotti e servizi.

In data 29 luglio 2015 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata.

Il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conclude che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata.

 

DECISIONE della Quinta Commissione di ricorso del 21 marzo 2017

Nel procedimento R 1520/2015-5

TECNOKAR TRAILERS S.R.L. Zona Industriale S. Chiodo 06049 Spoleto Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da BRUNACCI & PARTNERS S.R.L, Via Scaglia Est, n. 19-31, 41126 Modena, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 412 523

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), A. Pohlmann (Membro) e V. Melgar (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Lingua del procedimento: italiano
21/03/2017, R 1520/2015-5, Supertop (fig.)

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 29 ottobre 2014, TECNOKAR TRAILERS S.R.L. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo:

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 12 – Semirimorchi; camion; camion ribaltabili; camion con rimorchio; rimorchi per camion; camion a cassone ribaltabile; rimorchi [veicoli]; assali per rimorchi; giunti per rimorchi; attacchi per rimorchi; telai per rimorchi; rimorchi di veicoli; barre di traino per rimorchi; barre di attacco per rimorchi; cassoni [veicoli]; cassoni ribaltabili per veicoli; autocarri; telai di veicoli; carrelli; veicoli.

Classe 39 – Noleggio di camion; noleggio di autocarri; noleggio di rimorchi e semirimorchi; noleggio di veicoli; noleggio di parti di veicoli; noleggio di carrelli; noleggio di cassoni. 2 In data 18 novembre 2014, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i prodotti e servizi rivendicati. 3 In data 18 marzo 2015, la richiedente rispondeva al rifiuto provvisorio allegando che: – Per esprimere il concetto di “estremamente eccellente” o “di gran lunga superiore” il pubblico di riferimento utilizzerebbe espressioni diverse rispetto a “SUPERTOP” quali ad esempio “excellent”, “outstanding” o “best”. – Un elemento di un marchio esiste nella misura in cui viene percepito dal pubblico di riferimento. In caso di un segno caratterizzato da una sola parola, il pubblico di riferimento percepirà il segno come composto da più elementi quando una parte di tale segno ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato.

– L’esaminatore ha arbitrariamente attribuito al termine “TOP” il significato di aggettivo anziché di sostantivo. Ne consegue che il significato della combinazione di termini non è univoco, ma dipende dall’interpretazione che viene data alle singole componenti. Gli elementi “SUPER” e “TOP” sono diversamente traducibili a seconda del significato che si intende loro attribuire. – La scelta operata dall’esaminatore di interpretare il marchio come composto da un avverbio (“SUPER”) e da un aggettivo (“TOP”), anziché, secondo leregole della grammatica inglese, da un aggettivo (“SUPER”) e da un sostantivo (“TOP”), risulta essere arbitraria. Tradurre il marchio come “estremamente eccellente” o “di gran lunga superiore” implica l’applicazione di una regola grammaticale che costituisce un’eccezione alla regola generale. Tale interpretazione implica l’attribuzione di un significato esclamativo, ovverosia costituisce una valutazione personale che prescinde dal mero significato letterale del termine, finendo per attribuire un’ingiustificata e sopravvalutata rilevanza ai termini “SUPER” e “TOP”. – Nell’uso corrente, i termini “SUPER” e “TOP” sono di solito destinati a partecipare alla formazione di comparativi o superlativi mediante l’aggiunta di un aggettivo o di un sostantivo e non sono normalmente utilizzati congiuntamente. Pertanto, l’espressione “SUPERTOP” costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, trattasi di un’espressione iperbolica e tautologica e senza alcun diretto riferimento ai prodotti o servizi di cui si tratta. – La veste grafica del segno è da ritenersi sufficiente a conferire al segno un discreto carattere distintivo. In particolare, l’arrotondamento delle lettere, l’andamento inclinato del testo e il tratto della lettera “T” che sovrasta più lettere. – La richiedente produce altresì documenti volti a provare la capacità distintiva accresciuta del segno “SUPERTOP” nel mercato:

• All. 1: copia di un dépliant pubblicitario in lingua inglese; • All. 2: rassegna stampa in lingua italiana (“Uomini e trasporti” 2008, “GO! CAMION” 2010, “tuttoTrasporti” 2008; “vadoetorno” 200, “CSC cantieri strade costruzioni” 2012, “tuttoUsato” 2010); • All. 3: fatture emesse dalla richiedente dirette a clienti in Italia, Francia e Croazia; • All. 4: estratto contabile delle vendite; • All. 5: listino prezzi di rimorchi della richiedente (in vigore dal 20042005); • All.ti 6 e 7: elenco espositori fiera internazionale Transpo Logitec (2015 Italia).

4 Con decisione del 2 giugno 2015 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore rifiutava la domanda di marchio dell’Unione europea per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – Al fine di individuare la caratteristica distintiva di un marchio composto da più elementi, l’Ufficio deve considerarlo nel suo complesso. Come affermato dal Tribunale, una simile analisi non risulta incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che compongono il marchio in questione.

– I termini “SUPER” e “TOP” risultano essere del tutto correnti, reperibili in dizionari generici che danno vita ad una dicitura traducibile in italiano come “estremamente eccellente/i”. Non si tratta, come affermato dalla richiedente, di un’interpretazione forzata e personale dell’Ufficio e nemmeno di una dicitura scorretta dal punto di vista grammaticale. – Il termine “SUPER”, così come indicato dalla definizione tratta dal dizionario MacMillan, può svolgere una funzione avverbiale e, come tale, precedere un aggettivo. Il termine “TOP” oltre che aggettivo può anche essere considerato come sostantivo. – L’Ufficio, lungi dall’affermare che i singoli vocaboli abbiano un significato univoco, si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame un significato plausibile, vale a dire quello che sarebbe presumibilmente conferito dal consumatore. – Il consumatore di lingua inglese non percepirà “SUPERTOP” come una combinazione insolita, in grado di scostarsi in modo percettibile dalla somma degli elementi che compongono il segno. Inoltre, come confermato dalla giurisprudenza, il fatto che la dicitura “SUPERTOP” non sia rintracciabile in alcun dizionario non rende necessariamente il segno idoneo alla registrazione. – L’Ufficio conferma che, se applicata ai prodotti e servizi richiesti, il segno informa immediatamente il consumatore del fatto che si tratta di semirimorchi, camion, rimorchi per camion, giunti per rimorchi, veicoli, noleggio di camion, noleggio di veicoli, noleggio di cassoni ecc. estremamente eccellenti, ovvero di gran lunga superiori ad altri dello stesso tipo. – Il marchio, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, non può essere considerato un marchio allusivo o suggestivo, giacché presenta un chiaro riferimento a una caratteristica dei prodotti e servizi. – Gli elementi figurativi presenti nel segno non sono distintivi. Il segno in esame possiede determinati elementi figurativi stilizzati che si limitano all’utilizzo di caratteri di stampa alquanto comuni che ricordano la scrittura manuale. L’inclinazione, l’arrotondamento delle lettere e il tratto della “T” leggermente allungato non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Questi non sono in grado di imprimersi in modo efficace nella mente del consumatore, né sono in grado di sviare l’attenzione di quest’ultimo dal significato della dicitura, non essendo necessario uno sforzo interpretativo da parte del pubblico per capire il significato degli elementi verbali. – Con riferimento alla distintività acquisita del marchio in seguito all’uso che ne è stato fatto, l’Ufficio rileva che il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti e servizi in questione è composto da consumatori medi e specializzati di lingua inglese. Occorre pertanto verificare se una parte significativa dei consumatori del Regno Unito, Irlanda e Malta sia stata esposta al segno in esame per un periodo di tempo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale. – Le fatture allegate dalla richiedente sono principalmente dirette a clienti francesi e italiani, ad eccezione di alcune fatture per la Croazia. Non sono stati forniti dati generali relativi al fatturato. – Il documento “Vendite all’estero Supertop” non specifica quali siano i prodotti e servizi interessati e indica che dal 2006 al 2015 sono state fornite solo 3 unità a Malta, nessun riferimento a Regno Unito e Irlanda. – La richiedente non ha fornito nessun dato circa gli investimenti pubblicitari sostenuti o in riferimento alle quote di mercato detenute dal marchio, indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio. – Ne consegue che risulta impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente esposta al segno in esame.

5 In data 29 luglio 2015 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 2 ottobre 2015.

Motivi del ricorso

6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – La richiedente non comprende le ragioni per cui l’esaminatore abbia limitato il pubblico di riferimento ai soli paesi di lingua anglofona e non abbia motivato riguardo alla richiesta di estendere il pubblico di riferimento a tutta l’Unione europea. A tal proposito, occorre rilevare che i termini “SUPER” e “TOP” sono riconosciuti e utilizzati nella quasi totalità delle lingue parlate nel territorio dell’Unione. – Diversamente da quanto affermato dall’esaminatore, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da consumatori specializzati. I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio sono destinati ad un pubblico altamente specializzato che effettuerà la propria scelta sulla base delle caratteristiche tecniche del prodotto e non sulla base del messaggio veicolato dal marchio. – Anche riconoscendo che i termini “SUPER” e “TOP”, singolarmente considerati, possano essere utilizzati in modo descrittivo, è altrettanto vero che l’analisi conclusiva sul marchio deve sempre riguardare il segno nel suo complesso. La combinazione inusuale e fantasiosa dei predetti termini dà origine ad un neologismo che non veicola messaggio alcuno. – Con riferimento al consumatore anglofono, l’esaminatore avrebbe dovuto tenere conto del significato normalmente attribuito all’espressione
“SUPERTOP” secondo le regole della grammatica inglese. L’interpretazione più logica impone che il segno in questione venga inteso come l’accostamento di un aggettivo o un prefisso invariabile (“SUPER”) ad un sostantivo (“TOP”). Ne consegue che l’unico significato possibile sarebbe quello di un “TOP” che ha la qualità di essere “SUPER”. Tale significato non sarebbe descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati dal marchio “SUPERTOP”. – Anche nel caso in cui il marchio fosse interpretato come l’abbinamento di due aggettivi, l’originalità del segno sarebbe ravvisabile non solo nell’abbinare due termini che di solito sono utilizzati singolarmente, ma anche nell’accostare due espressioni sinonimiche, il cui accostamento non fa altro che rafforzare, esagerandolo, il significato dei due termini. – L’esempio fornito dall’esaminatore, tratto dal dizionario Macmillan non è pertinente con quanto sollevato dalla richiedente. Il termine “THIN”, indipendentemente dal significato attribuitogli, è sempre utilizzato con funzione aggettivale, mai con funzione sostantivale. Il termine che qui rileva è “TOP”, questo annovera tra i suoi significati un elevato numero di sostantivi e un minor numero di aggettivi. In termini probabilistici, risulta certamente più plausibile che il consumatore interpreti il termine “TOP” come un sostantivo. – La richiedente cita la sentenza del Tribunale dell’Unione europea, con riferimento al caso “ULTRAPLUS”, in cui si afferma che tale termine, privo di carattere descrittivo e di una costruzione lessicalmente corretta, può avere un carattere distintivo per degli utensili da forno (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 47). – Le caratteristiche dei prodotti e servizi designati non sono indicate né individuate dal segno di cui si chiede la registrazione e, anche nell’ipotesi in cui il pubblico di riferimento possa immaginare che tali caratteristiche siano evocate, queste restano troppo vaghe e indeterminate per rendere tale segno descrittivo dei prodotti di cui si tratta (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 24-26). – Il termine “SUPERTOP” non può essere considerato descrittivo in quanto esso rappresenta un neologismo che conferisce al marchio una funzione distintiva e il fatto che tale parola non figuri in alcun dizionario rappresenta un indizio rilevante a favore del suo carattere inventivo e di fantasia. – Il segno “SUPERTOP” può eventualmente essere considerato evocativo delle caratteristiche dei prodotti e servizi contraddistinti dal segno. L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE vieta la registrazione di marchi costituiti esclusivamente da indicazioni che servano a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o le caratteristiche dei prodotti e servizi, ma non vieta che un’impresa evochi indirettamente la fama dei propri prodotti o servizi. – La richiedente ritiene che la veste grafica sia sufficiente a conferire al segno un discreto valore distintivo, in conformità alla giurisprudenza in ragione della quale non è richiesta una peculiare creatività o immaginazione. Quello che a prima vista può essere considerato uno stile lineare, in realtà nasconde una scelta che colpisce profondamente proprio per la sua semplicità. Inoltre, alcuni degli elementi figurativi, inter alia il tratto di linea della lettera “T” e l’inclinazione delle lettere, hanno un impatto visivo autonomo e incidono sull’impressione d’insieme del segno allo stesso livello dell’elemento verbale e sono quindi in grado di attirare l’attenzione del consumatore. – Con riferimento alla scelta dell’Ufficio di considerare come pubblico di riferimento consumatori medi e specializzati di lingua inglese, la richiedente ritiene che, nel caso in esame, il pubblico di riferimento sia rappresentato da operatori economici europei altamente specializzati operanti a vario titolo nel settore autotrasporti che non appartengono esclusivamente ai paesi di lingua anglofona. In particolare, il grado di specializzazione del consumatore di riferimento determina l’effettivo ambito del pubblico di riferimento: più sarà elevato il livello di specializzazione in tema di prodotti e servizi, meno sarà rilevante la provenienza geografica e linguistica di detto pubblico. Ne consegue che il pubblico di riferimento sarà il consumatore specializzato europeo, indipendentemente dallo Stato di appartenenza. – Con riferimento alla mancata prova dell’acquisita distintività del marchio, la richiedente sostiene che le fatture di cui all’All. 3, tenuto conto della tipologia e del costo del prodotto, siano idonee a dimostrare l’estensione territoriale del marchio a livello europeo. Tali elementi, valutati in combinazione con gli All.ti 4a e 4b forniscono informazioni complete riguardo al numero di prodotti commercializzati all’interno dell’Unione europea. – Il documento “Vendite estero Supertop” è uno schema riassuntivo dei dati di vendita contenuti nelle successive pagine che compongono l’Allegato. Dall’esame di tali pagine è possibile rilevare la tipologia di prodotto venduto, il numero di pezzi, la data del contratto di vendita, l’ambito geografico e il nominativo dell’acquirente. – La richiedente produce in sede di ricorso i seguenti documenti: • All.ti 8a, 8b e 8c: estratti dalla pubblicazione “Cantieri strade e costruzioni”; • All. 9: articolo tratto dalla Rivista Trimestrale di Economia e Impresa del Sistema Confindustriale dell’Umbria; • All. 10: estratto dell’Associazione Nazionale della Filiera dell’Industria Automobilistica (ANFIA); • All. 11: certificati di qualità del prodotto UNI, EN, ISO. 7 Il 6 luglio 2016, la Commissione inviava alla richiedente una comunicazione in cui affermava che: – Non solo il pubblico anglofono, ma anche quello francofono è in grado di percepire l’espressione contenuta nel segno di cui si discute. In particolare, il segno a oggetto del presente procedimento fornisce al consumatore un’informazione di carattere astratto, indicando i prodotti e servizi della richiedente come superiori e/o migliori di quelli dei suoi concorrenti. – Pertanto, il marchio, considerato nel suo complesso, non sarà considerato dal pubblico francofono come un segno che prima facie è capace di distinguere l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi rivendicati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. – Inoltre, la Commissione ritiene altresì applicabile l’obiezione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. In particolare, nella percezione del pubblico anglofono il termine “TOP” è suscettibile di essere inteso come riferimento alla parte superiore di qualsiasi oggetto. Pertanto, il pubblico di riferimento percepirà il segno in questione nel senso che la parte superiore dei veicoli e rimorchi per cui il marchio è registrato possiede determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quelle dei prodotti offerti da altre imprese. – Inoltre, la vertente figurativa del marchio non è in grado di distogliere l’attenzione del pubblico dal messaggio convogliato dall’elemento verbale del segno. 8 In data 6 settembre 2016, la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016. In particolare la richiedente osservava quanto segue: – Il pubblico di lingua francese non percepirà immediatamente la valenza promozionale del segno. In lingua francese il termine “TOP” può essere interpretato come “segnale acustico”. Ne consegue che il pubblico francese potrà percepire il segno come “supersegnale”. – Occorre ritenere ingiustificata l’interpretazione della Commissione secondo la quale il marchio “SUPERTOP” possa essere percepito dal pubblico francofono come slogan commerciale. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli slogan commerciali sono considerati distintivi se, a parte la loro funzione promozionale, il pubblico li percepisce come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o sevizi in questione. Un sintagma come “SUPERTOP” il cui significato si presta a dubbi interpretativi, è ambiguo e la sua interpretazione richiede un notevole sforzo interpretativo da parte dei consumatori che non sarebbero in grado di stabilire un nesso chiaro e diretto con i prodotti e servizi rivendicati. – Anche nel caso in cui si volesse riconoscere un significato elogiativo ai termini “SUPER” e “TOP” singolarmente considerati, è altrettanto vero che l’analisi sul marchio deve riguardare il segno nel suo complesso. Il marchio “SUPERTOP” costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, in contrasto con le regole grammaticali. Il risultato di tale accostamento è un termine nuovo che va oltre il mero significato elogiativo dei singoli termini, come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 44 e 47). – La Commissione sostiene che l’interpretazione più coerente da adottare alla presente fattispecie sia quella di considerare “SUPERTOP” come l’accostamento di un aggettivo (“SUPER”) a un sostantivo (“TOP”). Il termine “TOP”, così come interpretato dalla Commissione non assume alcuna rilevanza per il pubblico dei consumatori, dal momento che non richiama né il prodotto o servizio rivendicato né alcuna delle sue caratteristiche o qualità intrinseche. – Anche nell’ipotesi in cui si volesse attribuire al segno il significato descrittivo attribuitogli dalla Commissione, l’apprezzamento del consumatore di riferimento non ne risulterebbe influenzato. Per il consumatore specializzato è irrilevante, ai fini della determinazione dell’acquisto di un mezzo industriale, che la parte superiore del prodotto sia eccellente. Tale parte risulta infatti essere la meno importante del prodotto, fungendo esclusivamente come copertura. Inoltre, tali mezzi industriali, essendo prevalentemente destinati alla movimentazione di materiali pesanti, sono contenitori per lo più privi di una parte superiore. – Con riferimento alla mancanza di una veste grafica sufficientemente caratterizzante da distogliere l’attenzione del pubblico dal significato del marchio, la richiedente si richiama alle difese esposte nei precedenti scritti difensivi. – Inoltre, il marchio “SUPERTOP” ha acquistato capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE su gran parte del territorio dell’Unione europea, Francia compresa. In tal senso la richiedente produce i seguenti documenti: • All.ti 12, 13, 14, 15, 16 e 17: copie di fatture emesse da TECNOKAR TRAILERS S.R.L relative al periodo 2011-2014 e dirette a clienti in Francia; • All. 18: copia del contratto di distribuzione esclusivo per la Francia concluso tra la richiedente e RE.MEC SARL; • All. 19: sentenza del Tribunale di Parigi instaurata dalla richiedente nei confronti di RE.MEC SARL, al fine di determinare la titolarità del marchio “SUPERTOP”; • All.ti 20 e 21: fatture dirette a clienti in Italia e Croazia.
Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile. 10 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sono esposte in seguito. 11 La Commissione, per ragioni di chiarezza espositiva, comincerà a valutare il marchio alla luce dall’impedimento di cui Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 12 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione europea. 13 I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 14 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14, e giurisprudenza ivi citata). 15 Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

16 La Commissione ritiene che i prodotti e servizi richiesti, rientranti nelle classi 12 e 39, si rivolgano sia al grande pubblico (ad esempio nel caso di veicoli e noleggio di veicoli), il cui consumatore medio si ritiene normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia ad un pubblico professionale (nel caso, inter alia, di semirimorchi, camion, camion ribaltabili, ecc.), trattasi di professionisti nel settore dei trasporti, il cui livello di attenzione si ritiene generalmente superiore alla media. 17 Con riguardo al pubblico composto da professionisti, si ricorda che il fatto che i prodotti e servizi obiettati possano indirizzarsi a un pubblico specializzato non è in grado di inficiare le precedenti considerazioni, dal momento che il livello di attenzione di un tale pubblico, in linea di principio elevato, è tuttavia relativamente debole con riguardo a indicazioni di carattere promozionale (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27).
18 Nel caso in esame, il segno consiste nell’espressione “SUPERTOP”, accompagnata da una certa stilizzazione grafica. I termini “SUPER” e “TOP” che compongono il segno, appartengono a vari idiomi ufficiali dell’Unione europea. Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, il paragrafo 1 di detto articolo trova applicazione anche qualora le cause d’impedimento esistano soltanto per una parte dell’Unione europea. 19 A tal proposito, la Commissione ritiene opportuno verificare la sussistenza dell’impedimento assoluto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE con riferimento alla percezione del pubblico anglofono dell’Unione europea che, seguendo un approccio restrittivo, è composto da consumatori dei seguenti territori: Regno Unito, Irlanda e Malta. 20 D’accordo con quanto citato dal Dizionario Online Collins, agli elementi del marchio oggetto della domanda può essere attribuito il significato seguente: – “SUPER”: Some people use super to mean very nice or very good. (https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/super_1) Traduzione all’italiano: Alcune persone usano “super” per indicare molto bello o molto buono. – “TOP”: The top of something is its highest point or part. (https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/top_1) Traduzione all’italiano: Il “top” di qualcosa è la sua parte o il suo punto più alto. 21 Alla luce dei predetti significati, la Commissione ritiene che l’espressione contenuta nel marchio, valutata nel suo insieme, sarà compresa dal pubblico anglofono come, inter alia, un’indicazione del fatto che la parte superiore di un oggetto possiede certe caratteristiche che la rendono molto buona o molto bella, e, quindi, migliore rispetto alle altre. 22 In linea con il contenuto della comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016, tale considerazione si discosta in certa misura dalla conclusione dell’esaminatore, che, invece, ha ritenuto che, relativamente al pubblico anglofono, l’espressione “SUPERTOP” convogliasse il significato di “estremamente eccellente/i”. 23 La Commissione, non condivide pienamente la valutazione dell’esaminatore. Infatti, la Commissione ritiene che il pubblico anglofono, conformemente ai significati indicati sopra, percepirà il termine “TOP” prevalentemente come un chiaro riferimento alla parte superiore di un oggetto e non come un aggettivo. Si tratta dunque di un’indicazione dai fini elogiativi e promozionali che si riferisce alla parte superiore dei rimorchi della richiedente. In effetti, tutti i prodotti richiesti possono consistere, contenere e formare parte di rimorchi, mentre i servizi richiesti si riferiscono espressamente ai prodotti rivendicati nella classe 12.
24 In particolare, con riferimento a “veicoli” e “autocarri”, i quali, a sua volta, includono i “camion; camion ribaltabili; camion con rimorchio; camion a cassone ribaltabile”, la Commissione reputa che l’espressione “SUPERTOP” indichi in maniera elogiativa che tutti questi prodotti della richiedente possiedono nella loro parte superiore, specialmente in quella del rimorchio, determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti, come, a titolo d’esempio, un sistema sofisticato e/o avanzato di apertura/chiusura o un telaio più resistente agli impatti e/o agli agenti atmosferici.

25 Allo stesso modo, l’espressione in esame, applicata a “semirimorchi; rimorchi per camion; rimorchi [veicoli]; cassoni [veicoli]; cassoni ribaltabili per veicoli; carrelli”, convoglierà un messaggio che promuove agli occhi del pubblico considerato il fatto che questi prodotti possiedono nella loro parte superiore determinate caratteristiche, come quelle citate in precedenza, che sono tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti.

26 Inoltre, in quanto ai restanti prodotti richiesti, ovverosia “assali per rimorchi; giunti per rimorchi; attacchi per rimorchi; telai per rimorchi; rimorchi di veicoli; barre di traino per rimorchi; barre di attacco per rimorchi”, essi si trattano di pezzi e componenti specifici di camion e rimorchi, poiché formano parte di quest’ultimi e ne permettono il funzionamento. Dunque, non vi è dubbio che l’espressione contenuta nel segno avrà una mera funzione di promuovere i prodotti in questione, indicando che essi appartengono o sono specificamente disegnati per veicoli, camion, rimorchi, ecc., che possiedono nella loro parte superiore determinate caratteristiche tali da renderla migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti.

27 Conseguentemente, almeno per una parte significativa del pubblico anglofono, l’espressione contenuta nel segno avrà una valenza di un mero messaggio promozionale che esalta, elogiandole, determinate caratteristiche dei prodotti di cui si discute. 28 Infine, è sufficiente notare che le considerazioni di cui sopra sono altresì valide per servizi richiesti, poiché essi hanno come oggetto principale attività di noleggio di rimorchi, semirimorchi, camion carrelli, autocarri ecc., in relazione ai quali, come considerato in precedenza, l’espressione contenuta nel segno trasmette un’informazione che promuove certe qualità di una loro caratteristica. 29 In tutti questi casi, il pubblico destinatario, o quantomeno una parte significativa di esso, sarà propenso a percepire il segno come un’indicazione che, anche se non specifica le ragioni, semplicemente elogia i prodotti e servizi rivendicati. Al riguardo, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che questi tipi di slogan promozionali siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questo genere di slogan promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire solo un’informazione di carattere astratto che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengano considerati. Pertanto, anche se il termine “SUPER” non descrive nessuna caratteristica specifica relativamente alla parte superiore dei prodotti e servizi in oggetto, ciò non toglie che esso esalti una caratteristica di tal prodotti o di una parte di questi. Al riguardo si rammenta come la consolidata giurisprudenza abbia più volte rifiutato la registrazione a messaggi
promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (20/01/2009, T424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 26 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 30 In quanto alle doglianze mosse dalla richiedente circa il fatto che il termine “TOP”, interpretato come la parte superiore di un oggetto, non avrebbe alcuna rilevanza per il pubblico dei consumatori, non richiamando né il prodotto o servizio rivendicato, né alcuna delle sue caratteristiche o qualità intrinseche, la Commissione, a mero titolo di esempio, ritiene opportuno fare riferimento alle evidenze fotografiche contenute a pagina 11 delle osservazioni della richiedente. Tali immagini permettono chiaramente di identificare la parte superiore dei mezzi industriali ivi rappresentati, in particolare quella dei rimorchi. Ovverosia una copertura posta a protezione del carico. 31 A prescindere dalle indicazioni contenute nel fascicolo, la Commissione ritiene di non poter dare accoglimento alle censure mosse dalla richiedente con riferimento al fatto che la parte superiore di suddetti mezzi industriali sia la meno importante del veicolo in sé considerato, trattandosi di mezzi destinati al trasporto di grandi quantità di materiali pesanti. 32 Ad avviso della Commissione, la circostanza per cui i rimorchi, semirimorchi, camion carrelli, autocarri ecc. della richiedente possano essere caratterizzati da un sistema di apertura/chiusura nella loro estremità superiore, rappresenta una caratteristica rilevante in quanto facilita una varietà di attività tipiche del trasporto e, in particolare, del carico/scarico di materiali, soprattutto pesanti, i quali saranno più agevolmente spostati dall’alto, per esempio, mediante un sistema di sollevamento carichi. Inoltre, la possibilità di chiudere l’estremità superiore dei prodotti in esame permette che la pioggia e altri agenti atmosferici non danneggino il carico. Il fatto che, secondo la richiedente, la parte superiore del prodotto svolga esclusivamente il ruolo di copertura e che non porti alcun beneficio al funzionamento del mezzo, non inficia il fatto che il termine “TOP” possa riferirsi a una parte dei prodotto in questione. 33 Inoltre, la Commissione non concorda con la richiedente secondo cui il marchio “SUPERTOP” costituirebbe una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale, in contrasto con le regole grammaticali, tale da creare un segno che possa essere considerato originale e dotato di capacità distintiva. Si tratta, al contrario, dell’accostamento di un aggettivo con un sostantivo. 34 La richiedente cita la giurisprudenza del Tribunale nel caso “Ultraplus”, in cui si afferma che detta espressione costituisce una giustapposizione insolita dal punto di vista lessicale e priva di carattere descrittivo, avendo un carattere distintivo per i prodotti per cui è registrata (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 44, 47). La richiedente, tuttavia, non tiene in dovuta considerazione la circostanza che, nel caso di specie, il pubblico anglofono di riferimento, o quantomeno una parte di esso, sarà propenso a percepire l’elemento “SUPER” in senso aggettivale e l’elemento “TOP” come sostantivo. Detta circostanza non si presenta nel segno “ULTRAPLUS”, formato da due elementi che saranno necessariamente percepiti come aggettivi. Pertanto, le considerazioni contenute nella sentenza cui si riferisce la richiedente non possono trovare applicazione nel presente caso. 35 Per tutte queste ragioni, la Commissione è in disaccordo con la richiedente sul fatto che l’espressione in esame è composta da elementi che sarebbero inaspettati e che creano una tensione cognitiva presso il pubblico relativamente ai prodotti e servizi richiesti. Al contrario, non trattandosi di una dicitura suggestiva, bensì di un una formula promozionale circa la circostanza che i prodotti richiesti, i quali sono oggetto principale dei servizi, possiedono una parte superiore che è migliore rispetto a quella dei prodotti di altre imprese concorrenti, l’espressione “SUPERTOP”, in assenza d’informazione previa alcuna, non permetterà al pubblico destinatario di percepire prima facie il segno come un’indicazione dell’origine commercial dei prodotti e servizi per cui si chiede la registrazione. 36 L’espressione in questione è, pertanto, unicamente un semplice e ordinario messaggio promozionale, il quale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti e servizi di cui trattasi. Infatti, essa non possiede nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti e servizi in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). 37 In quanto alla stilizzazione grafica del segno, costituita dall’impiego del tratto allungato sulla lettera “T”, la leggera stilizzazione della lettera “S”, l’inclinazione e l’arrotondamento delle lettere che compongono il segno, la Commissione concorda con l’esaminatore sul fatto che detta componente non sarà in grado di modificare l’impatto puramente descrittivo dato dall’elemento denominativo. 38 La Commissione conclude che essa risulta essere un espediente grafico dalla connotazione banale. Ne consegue che le caratteristiche grafiche usate nel segno della richiedente non costituiscono un espediente d’impatto sufficiente da aggiungere distintività alcuna in grado di alterare il carattere puramente descrittivo del marchio (21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 2434). 39 Quindi, la veste grafica del segno non è suscettibile di dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo. Il segno è conseguentemente privo di qualsiasi elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (v., per analogia, 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39 e 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata dalla sentenza del 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 40 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è privo di capacità disinibiva per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conferma che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

41 Inoltre, e conformemente alle considerazioni contenute nella comunicazione della Commissione del 6 luglio 2016, la Commissione resta dell’opinione che anche il pubblico francofono, professionale e non, percepirà altresì il segno come uno slogan promozionale ai sensi della disposizione in questione. 42 Quanto alle considerazioni linguistiche, la Commissione è a conoscenza del fatto che i termini che compongono il segno “SUPERTOP” costituiscono altresì espressioni colloquiali proprie della lingua francese: – “SUPER”: Préfixe du latin super, au-dessus de, exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré (supercarburant, superprofit), une supériorité hiérarchique (superpréfet); familièrement, indique que quelqu’un, quelque chose est exceptionnel, supérieur, extraordinaire (une supervoiture). (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/super-/75409?q=super#74550) Traduzione all’italiano: (colloquiale), indica che qualcuno o qualcosa è eccezionale, superiore, straordinario. – “TOP”: Familier. Le top, ce qui existe de mieux dans un domaine: Elle incarne le top de l’élégance. (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/top/10910206/locution? q=top#901346) Traduzione all’italiano: (colloquiale), ciò che esiste di meglio in un campo. 43 Considerando gli anzidetti significati letterali, il pubblico francofono, il quale comprende i consumatori di Francia, Belgio e Lussemburgo (21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264, § 77, 78), percepirà l’espressione contenuta nel marchio come uno slogan commerciale volto ad esaltare positivamente qualcosa o qualcuno indicando che è di gran lunga migliore rispetto agli altri. 44 Al riguardo è importante ricordare che il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un’indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì piuttosto un’informazione esclusivamente promozionale e astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 45 Pertanto, la Commissione ritiene che l’esclusivo carattere laudativo/promozionale di tale messaggio sia suscettibile di essere immediatamente percepito in relazione a tutti i prodotti e servizi obiettati. In particolare, il pubblico francofono, composto da figure professionali e non, percepirà l’espressione “SUPERTOP” come uno slogan commerciale, volto a esaltare le caratteristiche dei prodotti e servizi in questione, come di gran qualità da renderli migliori rispetto a quelli dei concorrenti. Tale messaggio dal carattere meramente informativo non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Infatti, l’esclusivo carattere laudativo-promozionale del segno richiesto è ugualmente percepibile dal pubblico più attento, il quale, non sarebbe in grado di considerare l’espressione “SUPERTOP” quale indicazione di una particolare origine commerciale. 46 La richiedente argomenta che il termine “TOP” possiede vari significati diversi e che il pubblico di riferimento potrà percepirlo nel significato di “segnale acustico”. Pertanto, secondo questa, tale significato combinato con “SUPER”, potrà essere interpretato come “supersegnale” e non come un’informazione di carattere astratto in grado di definire i prodotti e servizi della richiedente come superiori e/o migliori rispetto a quelli dei concorrenti. 47 A tal proposito, bisogna ricordare che un marchio deve essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti di cui trattasi (23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso la possibilità che il pubblico di riferimento percepisca il segno come una formula promozionale dei prodotti e servizi per cui si chiede la registrazione del marchio, determina una ragione per escludere il marchio dalla registrazione. 48 Per queste ragioni, il segno della richiedente è privo di carattere distintivo intrinseco anche per il pubblico francofono rispetto ai prodotti e servizi richiesti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE 49 Anche se come emerge dall’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio dell’Unione europea (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 51), questa Commissione conferma che la domanda di marchio deve essere rigettata per i prodotti e servizi richiesti non solo in vista del suo carattere esclusivamente elogiativo, ma anche poiché il segno in oggetto sarà percepito dal pubblico anglofono come un’indicazione descrittiva in relazione ai tali prodotti e servizi, ovverosia che essi sono, appartengono e si riferiscono a una linea di prodotti per espletare l’attività di rimorchio caratterizzati da parte superiore che possiede caratteristiche che la rendono migliore rispetto a quella dei prodotti delle imprese concorrenti. 50 Anche se il pubblico di una parte dei prodotti e servizi è composto da professionisti di lingua inglese, occorre rilevare che anche se il livello di attenzione prestato da questi sarà superiore alla norma, ciò non implica che il marchio di cui si chiede la registrazione sia meno soggetto agli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, RMUE. Infatti, segni che non sono completamente compresi da consumatori di prodotti di consumo di massa, possono essere immediatamente compresi da un pubblico specializzato, in particolare nel caso in cui detti segni includano termini che si riferiscono al settore in cui opera il pubblico in questione (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).

51 In tal senso, la giurisprudenza ha più volte affermato che è indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano, o meno, sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche (v., per analogia, 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101, 102; v. altresì 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 29). 52 Pertanto, tutti gli elementi del segno, valutati individualmente e nel loro insieme, producono un messaggio puramente descrittivo nella percezione del pubblico anglofono in relazione ai prodotti e servizi richiesti.

53 Ne consegue che il segno oggetto della domanda di marchio è descrittivo per i consumatori di lingua inglese relativamente a tutti i prodotti e servizi richiesti. Alla luce di ciò, la Commissione conclude che, con riguardo a questi prodotti e servizi, la domanda di marchio della richiedente deve essere rifiutata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
Articolo 7, paragrafo 3, RMUE 54 Stante la mancanza di carattere distintivo ab origine del segno, resta da valutare se questo abbia acquisito, per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, come sostiene la richiedente.

55 Secondo la giurisprudenza, un marchio può essere registrato in base all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab origine un tale carattere (10/03/2009, T-8/08, Conchiglia, EU:T:2009:63, § 36). 56 Inoltre, l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso deve essere avvenuta anteriormente al deposito della domanda di registrazione (21/04/2010, T–7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 29/01/2013, T–25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70), ovvero prima del 29 ottobre 2014. 57 Inoltre, l’uso deve essere dimostrato in tutti gli Stati membri nei quali è stata accertata la sussistenza di un impedimento alla registrazione (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 49), che, nella fattispecie, sono Regno Unito, Irlanda e Malta e, con riferimento ai paesi francofoni, Francia, Belgio e Lussemburgo. 58 In primo luogo, la Commissione ravvisa che, relativamente a Regno Unito, Irlanda e Malta , la richiedente ha prodotto un dépliant pubblicitario dei prodotti “SUPERTOP” in lingua inglese e, nel suo estratto contabile delle vendite estero “SUPERTOP”, dichiara altresì di aver effettuato nell’anno 2012 tre vendite a Malta. Dette vendite appaiono essere state fatte allo stesso cliente “ATITRANS COMMERCIALS LTD”. 59 La documentazione in questione è del tutto carente, mancando qualsiasi indicazione di vendita nel Regno Unito e in Irlanda. Ancor più importante, non è possibile conoscere la quota di mercato detenuta dal marchio in tutti i tre Stati
membri sopracitati. In quanto al dépliant della richiedente, si osserva come esso non sia datato e come, inoltre, non sia possibile conoscere il suo ambito di distribuzione. Quindi, non vi sono elementi per concludere o dedurre che una porzione significativa del pubblico in questi territori rilevanti sia entrata in contatto con la pubblicazione in questione. Nemmeno la circostanza che tre espositori inglesi e uno irlandese abbiano partecipato alla fiera “Transpo Logitec” nulla dice circa la percezione di una parte significativa del pubblico in esame.

60 Rappresenta principio giurisprudenziale reiteratamente affermato quello per cui, per valutare il carattere distintivo acquisito tramite l’uso del marchio oggetto di una domanda di registrazione, devono essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del segno, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (v. 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 51; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 88). 61 Tuttavia, per ciò che riguarda i territori di Regno Unito, Irlanda e Malta, la richiedente non è stata in grado di proporre prova alcuna che possa fornire questo tipo di informazioni in maniera convincente. Lo stesso può dirsi in relazione al Belgio e al Lussemburgo. 62 Pertanto, a seguito di un’attenta analisi della documentazione depositata dalla richiedente, la Commissione reputa che non vi siano elementi sufficienti per concludere a favore della sussistenza di un carattere distintivo acquisito attraverso l’uso del segno nei territori appena menzionati. 63 Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che la documentazione prodotta dalla richiedente fornisce prova di una certa dimensione economica dell’uso del marchio in questione solo con riferimento al territorio italiano, francese e in modo limitato in quello croato, così come dimostrato dalle copie di fatture e dall’estratto contabile delle vendite emesse da TECNOKAR TRAILERS S.R.L (All.ti 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21). 64 In tal senso, si nota che la copia del contratto di distribuzione esclusivo concluso tra la richiedente e la RE.MEC SARL (All. 18) e la sentenza del Tribunale di Parigi nel procedimento instaurato dalla richiedente nei confronti di RE.MEC SARL (All. 19), al fine di determinare la titolarità del marchio “SUPERTOP”, rappresentano un’indicazione di un uso del marchio nel territorio francese, ma non permettono di ottenere informazione alcuna relativamente alla percezione del pubblico in Francia. Fra l’altro, la sentenza del Tribunale di Parigi non è stata tradotta nella lingua del procedimento e non contiene informazioni che potrebbero essere comunque comprese da un soggetto non francofono. 65 Inoltre, nonostante le prove per il territorio della Francia appaiano rilevanti dal punto di vista dell’intensità dell’uso, in quanto la richiedente ha prodotto un ingente numero di fatture (non tutte presentano il segno “SUPERTOP”, ma altri segni come, ad esempio, “ASPOK”, o sembrano riferirsi a prodotti contraddistinti solo dalla ditta della richiedente), la Commissione ravvisa come in esse siano comunque assenti informazioni circa  la quota di mercato detenuta dal marchio, così come circa l’entità degli investimenti effettuati dalla richiedente per promuoverlo.

66 Pertanto, non è dato conoscere se il pubblico in Francia sia in grado di identificare i prodotti e servizi di cui trattasi come provenienti dalla richiedente grazie al marchio.

67 Al riguardo, è doveroso aggiungere che non sono stati depositati risultati di indagini e studi di mercato,  nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Infatti, la richiedente avrebbe potuto fornire prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso sul mercato ad esempio mediante la realizzazione di un sondaggio e/o anche attraverso la presentazione di dichiarazioni ottenute da organismi terzi come camere di commercio e organizzazioni di settore. 68 Nemmeno le informazioni relative ai ricavi e al numero di clienti fornite dalla richiedente, per quanto importanti, permettono di individuare la quota di mercato detenuta dal titolare mediante l’uso del marchio per i prodotti e servizi oggetto di ricorso. In particolare, questi dati sono riportati in una semplice tabella (All. 4), senza essere nemmeno accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la veridicità. Tale tabella si limita soltanto a effettuare un’analisi riepilogativa delle vendite effettuate al di fuori dell’Italia nel periodo 2006-2015, da cui non è possibile evincere alcun dato relativo alla quota di mercato detenuta dalla richiedente nemmeno procedendo a una lettura combinata con gli altri documenti da questa prodotti. 69 Infine, quanto alla presunta notorietà del marchio presso il pubblico in Francia su cui insiste la richiedente, si ricorda che il concetto di notorietà è associato al successo commerciale di un marchio, mentre quello di carattere distintivo acquisito è associato alla percezione del pubblico destinatario (29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 70). 70 Pertanto, sulla scorta degli elementi forniti dalla richiedente, non è possibile ritenere né dedurre che gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi, identifichino, grazie al marchio, i servizi oggetto del ricorso come provenienti dalla richiedente. 71 Spetta alla richiedente che si avvale del carattere distintivo del marchio richiesto l’onere di fornire indicazioni concrete e comprovate atte a dimostrare che, relativamente ai prodotti e servizi oggetto del ricorso, il marchio richiesto sia dotato di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Tuttavia, nel caso in esame, tale onere non è stato adempiuto. 72 Ne consegue che non è stato provato che il marchio abbia acquisito capacità distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, relativamente ai prodotti e servizi richiesti.

Conclusione

Alla luce di tutti gli argomenti innanzi esposti, il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo
Per questi motivi,

LA COMMISSIONE
così decide: Il ricorso è respinto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTOFINO contro EXTRAVERGINE PORTOFINO – Divisione d’Opposizione 13.03.2017

Il marchio anteriore, Portofino,  è denominativo.

Il marchio contestato, Extravergine Portofino, è figurativo e consiste delle parole “Extravergine” e “Portofino” in caratteri leggermente stilizzati e un elemento figurativo che consiste nella raffigurazione di un rametto d’ulivo.

La Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 550 229

 

Bottega di Lungavita S.r.l., Via Verga, 13, 24127 Bergamo, Italia (opponente), rappresentata da A.BRE.MAR.S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Niasca S.N.C. di Capra Carlo & C., Corso Matteotti 76/6, 16035 Rapallo (Genova)  Italia (richiedente), rappresentata da Internazionale Brevetti Ingg. Zini Maranesi & C.S.r.l., Piazza Castello, 1, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 13/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 550 229 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 3:  Acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; aloe vera preparati per uso cosmetico; ambra [profumeria]; aromi [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; basi per profumi di fiori; bastoncini di incenso; bastoncini ovattati per uso cosmetico; belletti; bianco di gesso; cipria per il trucco; creme abbronzanti; coloranti per la toilette; cosmetici; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; eau de toilette; eliotropina; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; essenze eteriche; estratti di fiori [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; geraniolo; grassi per uso cosmetico; incenso; ionone [profumeria]; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; legno aromatico; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d’allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; pot-pourri profumati; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; preparazioni cosmetiche per il bagno; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l’abbronzatura]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti di profumeria; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti per il trucco; prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per profumare la biancheria; prodotti per struccare; profumi; profumi per ambiente; rossetti; rossetti per labbra; safrolo; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; spray per rinfrescare l’alito; talco per toilette; terpeni; tinture cosmetiche; tinture per la toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; motivi decorativi per uso cosmetico.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 882 444 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 882 444. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 966 941. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

 

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

 

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, marchio dell’Unione europea n. 4 966 941.

 

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

 

La domanda contestata è stata pubblicata il 21/04/2015. Quindi è stato chiesto all’opponente di dimostrare che il marchio su cui si basa l’opposizione era oggetto di uso effettivo nell’Unione Europea nel periodo tra 21/04/2010 e 20/04/2015 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio/dei marchi in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

 

Classe 3:    Creme; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

 

Classe 5:    Prodotti farmaceutici; prodotti farmaceutici vitaminici; prodotti dietetici per uso medico; integratori alimentari; disinfettanti; integratori alimentari nutrizionali vegetali e integratori alimentari dietetici vegetali per la cura del corpo umano.

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 20/04/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato le prove d’uso il  20/04/2016 (entro il termine).

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

• Copia di dieci fatture datate tra il 2010 e il 2015 emesse su clienti in Grecia, Bulgaria e Lettonia in cui appara il marchio “PORTOFINO” per fragranze, bagno doccia e creme per il corpo. Le fatture mostrano una quantità totale di 119 pezzi per creme per il corpo, 48 pezzi per il bagno doccia e 53 pezzi per fragranze.

 

• Copia di una scheda tecnica in italiano in cui appare il marchio “PORTOFINO” in relazione a creme per il corpo e bagnodoccia.

 

• Copia di quattro confezioni di prodotti, creme per il corpo e bagno doccia, in cui appare il marchio “PORTOFINO”.

 

Il richiedente sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato.

 

L’affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

 

Le fatture dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è in Bulgaria, Lettonia e Grecia. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua da alcuni indirizzi in tali paesi. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento, ovvero l’Unione Europea.

 

Le fatture  recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

 

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato come registrato.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, e 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Per quanto riguarda l’estensione dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro (sentenza dell’08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

 

Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (sentenza dell’08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

 

Non è possibile stabilire una regola de minimis. L’uso di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato, può bastare a dimostrare che un tale uso è effettivo se risulta che l’operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale per il titolare del marchio (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 e seg.).

 

L’uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l’uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l’uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l’esterno e non unicamente all’interno dell’impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest’ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

 

Sebbene, i volumi in termini quantitativi non siano particolarmente significativi, le fatture sono distribuite in modo uniforme nell’arco temporale di riferimento e contengono il marchio anteriore. Inoltre, il codice a barre che appare sulle confezioni dei prodotti indica che i prodotti sono stati posti sul mercato dal momento che serve per indentificare in modo univoco i prodotti destinati al consumatore finale.

 

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

 

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

 

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

La giurisprudenza ha stabilito che, nell’applicare tale disposizione, si deve tenere conto di quanto segue:

 

“…qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

 

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.”

 

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

 

Nel presente caso, le prove dimostrano l’uso del marchio per creme per il corpo. Tali prodotti possono essere obiettivamente considerati come una sottocategoria di creme, ovvero creme per il corpo. Le prove dimostrano inoltre l’uso del marchio per fragranze che possono essere considerate come una sottocategoria di profumeria e l’uso del marchio per bagnodoccia che può essere considerato come una sottocategoria di cosmetici.

 

Le prove tuttavia non contengono alcun riferimento ai rimanenti prodotti coperti dal marchio anteriore.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 3: creme per il corpo, bagnodoccia, fragranze.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 3: Acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; aloe vera preparati per uso cosmetico; ambra [profumeria]; ammorbidenti; aromi [oli essenziali]; aromi per bevande [oli essenziali]; aromi per dolci [oli essenziali]; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; basi per profumi di fiori; bastoncini di incenso; bastoncini ovattati per uso cosmetico; belletti; bianco di gesso; cipria per il trucco; creme abbronzanti; coloranti per la toilette; cosmetici; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; eau de toilette; eliotropina; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; essenze eteriche; estratti di fiori [profumeria]; gel per massaggi non ad uso medico; geraniolo; grassi per uso cosmetico; incenso; ionone [profumeria]; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; legno aromatico; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d’allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; pot-pourri profumati; preparati abbronzanti [cosmetici]; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; preparazioni cosmetiche per il bagno; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l’abbronzatura]; prodotti cosmetici per la cura della pelle; prodotti di profumeria; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti per fumigazioni [profumi]; prodotti per il lavaggio; prodotti per il trucco; prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per la toilette; prodotti per profumare la biancheria; prodotti per struccare; profumi; profumi per ambiente; rossetti; rossetti per labbra; rosso per lucidare; safrolo; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; spray per rinfrescare l’alito; talco per toilette; terpeni; tinture cosmetiche; tinture per la toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; motivi decorativi per uso cosmetico.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti contestati acqua di colonia; acqua di lavanda; acque da toilette; acque odorose; eau de toilette; sono comprese nell’ampia categoria di fragranze del marchio anteriore. Essi sono pertanto identici.

 

I prodotti di profumeria includono in quanto categoria più ampia le fragranze del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l‘ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I profumi sono identici alle fragranze del marchio anteriore dal momento che si tratta di sinonimi.

 

I cosmetici; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti antisolari [preparati cosmetici per l’abbronzatura]; creme abbronzanti; cosmetici abbronzanti; creme cosmetiche; belletti; prodotti per la toilette; prodotti cosmetici per la cura della pelle si sovrappongono alle creme per il corpo del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l‘ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I pot-pourri profumati; profumi per ambiente; prodotti per profumare la biancheria si sovrappongono alle fragranze del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

Gli aromi [oli essenziali]; essenze eteriche; essenza di anice stellato; essenza di menta; essenze di bergamotto; oli essenziali; oli essenziali di cedro; oli essenziali di limoni; oli eterici; olio di gaultheria; olio di gelsomino; olio di lavanda hanno un alto grado di somiglianza con le fragranze del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura e scopo. Inoltre, possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione.

 

I prodotti contestati ambra [profumeria]; basi per profumi di fiori; estratti di fiori [profumeria]; menta per la profumeria; muschio [profumeria]; hanno un alto grado di somiglianza con le fragranze del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura, scopo, metodo d’uso e pubblico rilevante.

 

I deodoranti intimi; deodoranti per uso umano o animale [profumeria] hanno un alto grado di somiglianza con le fragranze del marchio anteriore. Tali prodotti hanno una natura, scopo e metodo d’uso simili. Inoltre, possono coincide in canali di distribuzione e pubblico rilevante, e possono essere in competizione tra loro.

 

I prodotti contestati bastoncini di incenso;  legno aromatico; incenso hanno un alto grado di somiglianza con le fragranze del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura, scopo e pubblico rilevante. Inoltre, possono avere gli stessi canali di distribuzione.

 

I prodotti contestati safrolo; ionone [profumeria]; eliotropina; terpeni; geraniolo sono composti profumati che si trovano in diversi oli essenziali. Tali prodotti sono simili alle fragranze del marchio anteriore. Tali prodotti coincidono in natura e scopo. Inoltre, possono dirigersi allo stesso pubblico.

 

I prodotti contestati aloe vera preparati per uso cosmetico; astringenti per uso cosmetico; astringenti pietre da barba; balsamo non per uso medico; cosmetici per le ciglia; cosmetici per le sopracciglia; gel per massaggi non ad uso medico; grassi per uso cosmetico; cipria per il trucco; lacche per le unghie; latte di mandorle per uso cosmetico; latte per la toilette; latti detergenti; lozioni dopobarba; lozioni per capelli; lozioni per uso cosmetico; lucidanti per labbra; mascara; maschere di bellezza; matite per le sopracciglia; matite per uso cosmetico; nécessaire per la cosmetica, non per uso medico; Oli abbronzanti; oli da toilette; olio di mandorle; olio di rose; oli per la profumeria; oli per uso cosmetico; ovatta per uso cosmetico; perossido di idrogeno per uso cosmetico; pietra pomice; pietre d’allume [astringenti]; pomate per uso cosmetico; preparati per igiene intima o sanitaria; preparati per schermi solari; coloranti per la toilette; prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la rasatura; prodotti per struccare; rossetti; rossetti per labbra; preparazioni cosmetiche per il bagno; sali per il bagno non per uso medico; salviette imbevute di lozioni cosmetiche; sapone alla mandorla; sapone da barba; saponette; saponi; saponi contro la traspirazione; saponi contro la traspirazione dei piedi; saponi deodoranti; servizi per cosmetica; shampoo; shampoo per animali da compagnia; shampoo secco; talco per toilette; tovaglioli imbevuti da lozioni cosmetiche; prodotti di toilette contro il sudore;  motivi decorativi per uso cosmetico; bastoncini ovattati per uso cosmetico; bianco di gesso; tinture cosmetiche; tinture per la toilette sono simili alle creme per il corpo del marchio anteriore.  Essi possono coincidere in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

 

I prodotti per la cura della bocca, non per uso medico; spray per rinfrescare l’alito; hanno un basso grado di somiglianza con le creme per il corpo del marchio anteriore. Tali prodotti possono coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.

 

I restanti prodotti contestati ammorbidenti; aromi per bevande [oli essenziali]; aromi per dolci [oli essenziali]; rosso per lucidare; prodotti per il lavaggio; prodotti per fumigazioni [profumi] non sono simili ai prodotti del marchio anteriore. Essi differiscono in natura, metodo d’uso e scopo. Essi, inoltre, non sono in competizione ne complementari.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. c) I segni

 

 

PORTOFINO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento “PORTOFINO” presente in entrambi i marchi è privo di significato per una parte del pubblico di riferimento mentre l’elemento “EXTRAVERGINE” del marchio impugnato sarà inteso da una parte del pubblico. La divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla spagnolo per i motivi che a seguire verranno esposti.

 

Il marchio anteriore è denominativo.

 

Il marchio contestato è figurativo e consiste delle parole “Extravergine” e “Portofino” in caratteri leggermente stilizzati e un elemento figurativo che consiste nella raffigurazione di un rametto d’ulivo.

 

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

 

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere meramente decorativo.

 

L’elemento “EXTRAVERGINE” del segno impugnato sarà inteso dal pubblico di riferimento nel suo significato letterale dal momento che è molto simile alla corrispondente espressione nazionale extra virgen. Il rametto d’ulivo verrà anch’esso percepito come tale. Questi due elementi in combinazione tra loro verranno percepiti come un riferimento  all’olio extravergine che può essere alla base o il componente di alcuni dei prodotti rilevanti che includono principalmente cosmetici e profumeria. Pertanto, tali elementi sono deboli per una parte dei prodotti rilevanti.

 

L’elemento “PORTOFINO” presente in entrambi i marchi sarà inteso da una parte del pubblico rilevante come una località geografica in Italia pertanto verrà percepito come l’origine geografica dei prodotti in questione.  Per un’altra parte del pubblico tale elemento non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

 

La Divisione d’Opposizione procederà all’esame dell’opposizione in relazione alla parte del pubblico spagnolo per il quale l’elemento “PORTOFINO” non ha alcun significato.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono nella parola “PORTOFINO” che è l’unico elemento del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nella parola “EXTRAVERGINE” e nell’elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “PORTOFINO”, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “EXTRAVERGINE” del segno contestato.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, alla luce delle considerazioni più sopra esposte i marchi sono concettualmente non simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in diversa misura ed in parte dissimili.

 

I marchi sono visualmente e foneticamente simili in misura media.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili (inclusi quelli simili in basso grado dal momento che si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianze di parte dei prodotti) a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTi-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYLOSA contro STILOSA YOUR EASY OUTFIT- Divisione d’Opposizione 02.03.2017

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura “STILOSA” scritta in caratteri di tipo ordinario, con l’eccezione della lettera “T”, che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera “I”, che consiste in realtà nell’immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l’uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini “your easy outfit”, riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

Il marchio sul quale si basa l’opposizione è anch’esso figurativo. Esso consiste nel termine “STYLOSA” riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera “O” si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

È pacifico che la dicitura comune “STYLOSA/STILOSA”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

L’unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un’evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti.

L’opposizione è parzialmente accolta per la Classe 18:  Borse, portafogli e contenitori portatili e per la  Classe 25:  Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 672 940

 

Sintex S.r.l., Centro Direzionale Isola G1, 80143 Napoli, Italia (opponente), rappresentata da Gennaro Cirillo, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Fabrizia Grassi, Via Manzoni 302, 80123 Napoli, Italia (richiedente).

 

Il 02/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 672 940 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 18:  Borse, portafogli e contenitori portatili.

 

Classe 25:  Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 011 802 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 011 802, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18 e 25. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 241 235. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 25:      Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria.

 

Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio in particolare servizi di franchising, ossia assistenza ai rivenditori nell’aiuto alla direzione di una impresa commerciale.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 18:      Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

 

Classe 25:      Abbigliamento; cappelleria; scarpe; cappelli.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 18

 

I prodotti dell’opponente articoli d’abbigliamento, scarpe e cappelleria della classe 25 sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda.

 

I prodotti contestati borse, portafogli e contenitori portatili della classe 18 sono collegati agli articoli d’abbigliamento, cappelleria e scarpe della classe 25 in quanto è probabile che i consumatori considerino i prodotti della classe 18 quali accessori complementari degli articoli d’abbigliamento, della cappelleria e anche delle scarpe. In effetti, i prodotti in questione vengono tra loro abbinati anche in modo rigoroso. Va altresì rilevato che i prodotti di cui si tratta possono essere distribuiti dagli stessi produttori/fabbricanti o da produttori/fabbricanti collegati. Inoltre, per un produttore di articoli d’abbigliamento, cappelleria e scarpe non è insolito realizzare e distribuire direttamente i suddetti articoli. Infine, i prodotti in esame si possono trovare negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili.

 

Per quanto riguarda i restanti prodotti contestati nella classe 18, ovvero le valigie, si tenga presente che esse sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio e non soddisfano quindi le stesse esigenze degli articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria. Questi prodotti hanno peraltro una natura radicalmente diversa rispetto ai prodotti nella classe 25 del marchio sul quale si basa l’opposizione. I prodotti in questione non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, essi non sono né concorrenti né complementari. Ne consegue che questi prodotti sono da considerarsi dissimili.

 

Prodotti contestati in classe 25

 

I prodotti contestati abbigliamento; cappelleria; scarpe son pure coperti dal marchio anteriore (essendo abbigliamento un sinonimo di articoli di abbigliamento). Pertanto, questi prodotti sono identici.

 

I prodotti contestati cappelli sono compresi nell’ampia categoria di cappelleria nella classe 25 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. c) I segni

 

Marchio anteriore

Marchio impugnato

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il segno oggetto della domanda è un marchio figurativo che consiste nella dicitura “STILOSA” scritta in caratteri di tipo ordinario, con l’eccezione della lettera “T”, che presenta il trattino orizzontale orientato verso il lato sinistro anziché verso quello destro, e della lettera “I”, che consiste in realtà nell’immagine altamente stilizzata di una donna, del tipo di quelle che si trovano sulle porte dei bagni atte ad indicare l’uso esclusivo da parte di persone di sesso femminile. Al di sotto di questi elementi, separati da essi da una linea sottile, si trovano i termini “your easy outfit”, riprodotti in caratteri minuscoli di tipo assai comune e di dimensioni pari a un quarto circa rispetto agli altri termini del segno oggetto della domanda.

 

Il marchio sul quale si basa l’opposizione è anch’esso figurativo. Esso consiste nel termine “STYLOSA” riprodotto tramite caratteri di fantasia. A fare le veci della lettera “O” si trova la raffigurazione di un cuore come normalmente stilizzato.

 

Mentre i termini del marchio contestato “your easy outfit” non presentano alcun significato, la dicitura “STYLOSA/STILOSA”, che verrà riconosciuta in entrambi i marchi, anche in virtù, nel caso di “STYLOSA”, della sua quasi identità, sarà percepita dal pubblico di riferimento come un neologismo, che ormai fa parte della lingua italiana, avente il significato di “che ha stile, eleganza; in particolare, raffinato nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda” (Per questa definizione, si veda il Vocabolario Treccani, Edizione Online alla pagina http://www.treccani.it/vocabolario/stiloso_%28Neologismi%29/).

 

 

È pacifico che la dicitura comune “STYLOSA/STILOSA”, potrebbe essere percepita dal pubblico del territorio di riferimento come un’allusione alle caratteristiche positive dei prodotti rilevanti, nel senso che si tratta di borse, portafogli e contenitori portatili, abbigliamento; cappelleria; scarpe e cappelli aventi stile, eleganza, ed adatti a consumatori i quali sono raffinati nella scelta del vestiario e degli accessori alla moda.

 

L’unico elemento comune ai due segni potrebbe dunque essere percepito dal pubblico di riferimento come un’evocazione laudativa di caratteristiche dei prodotti rilevanti. Trattandosi di un elemento laudativo, questo elemento sarà anche percepito, in una certa misura, come descrittivo di caratteristiche dei prodotti de quibus (13/09/2010, T-366/07, P&G PRESTIGE BEAUTE, § 65).

 

È anche pacifico che gli elementi figurativi dei segni, ovvero il cuore nel caso del marchio anteriore e la figura stilizzata di una donna nel segno oggetto della domanda, saranno associati al concetto di amore/passione da un lato e di persona di sesso femminile dall’altro.

 

Questi due elementi sono un elemento laudativo o, nel caso del segno contestato, descrittivo di caratteristiche dei prodotti in questione, motivo per il quale il pubblico non presterà la stessa attenzione a tali concetti di per sé privi di capacità distintiva intrinseca o dalla capacità distintiva limitata. Tuttavia, tali elementi possono avere un impatto nella percezione d’insieme dei marchi, impatto indotto accessoriamente dal loro posizionamento o dalle loro caratteristiche grafiche.

 

Dal punto di vista visivo, non è possibile individuare nel marchio anteriore una parte o elemento che prevalga sull’altra in modo da dominare l’impressione d’insieme. Al contrario, nel caso del segno contestato, è il termine “STILOSA” a essere dominante, in virtù della sua posizione e delle dimensioni dei suoi elementi.

 

Se ne deve pertanto concludere che è la combinazione dei vari elementi a conferire carattere distintivo al segno, senza che nessuno dei suoi elementi ne determini da solo l’impressione d’insieme memorizzata dal consumatore in modo che tutti gli altri elementi siano trascurabili (v., in tal senso, 19/05/2011, T-81/10,Air Force, EU:T:2011:229, § 30).

 

Sotto il profilo visivo, occorre segnalare che vi sono degli elementi figurativi e denominativi del marchio contestato che non trovano corrispondenza nel marchio anteriore, ovverosia gli elementi verbali “your easy outfit”, la particolare stilizzazione e il posizionamento degli elementi verbali, nonché la figura di donna stilizzata. D’altra parte, la stilizzazione dei caratteri di fantasia del marchio anteriore, la lettera “Y” e il cuore al posto della lettera “O” non trovano corrispondenza nel marchio oggetto della domanda.

 

Tuttavia, la Divisione d’Opposizione è dell’avviso che, date le loro dimensioni e soprattutto la loro posizione centrale all’interno dei due marchi in paragone, le rappresentazioni, pur diverse, della dicitura “STYLOSA/STILOSA”, comune ai marchi in questione, nonostante il carattere evocativo di tale parola, saranno percepite immediatamente dal pubblico destinatario, il quale non le ignorerà e, al contrario, le serberà nel proprio ricordo imperfetto.

 

Allo stesso modo, anche se i rispettivi elementi figurativi addizionali entreranno a far parte della percezione del consumatore medio dei marchi considerati, non è possibile concludere che l’attenzione di questi si concentrerà unicamente e in un primo momento su questi elementi, in modo da eliminare tutta somiglianza visiva fra i marchi in paragone, risultante dall’elemento comune “STYLOSA/STILOSA”. Quindi, anche se l’elemento denominativo comune è di scarso carattere distintivo, occorre ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visiva, estremamente basso.

 

Tenuto conto di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione considera che, nonostante la presenza di elementi figurativi visualmente significativi, la presenza dell’ elemento denominativo comune “STYLOSA/STILOSA” conferisca ai segni un certo grado di somiglianza visiva, sebbene non si tratti, certo, di una somiglianza di grado elevato.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della dicitura “STYLOSA/STILOSA”, che è l’unico elemento verbale del marchio anteriore. È vero che il marchio contestato contiene ulteriori elementi verbali. Tuttavia, essi sono di natura secondaria in quanto l’elemento “STILOSA” è dominante. I marchi sono dunque simili in medio grado dal punto di vista fonetico.

 

Sotto il profilo concettuale, gli elementi denominativi “STYLOSA” e “STILOSA” hanno un significato chiaro per il consumatore italiano, facendo riferimento al medesimo concetto laudativo. Anche se si volesse ritenere nel paragone concettuale la figura del cuore nel marchio anteriore e della donna stilizzata in quello impugnato, è giocoforza notare che questi elemento alludono a concetti positivi o financo descrittivi rispetto alla natura dei prodotti nelle classi 18 e 25.  I segni in conflitto presentano, dunque, una certa affinità logica, nella misura in cui entrambi evocano il concetto di “stilosa”, anche se questo concetto, che evoca in modo laudativo caratteristiche dei prodotti, non è particolarmente distintivo, in quanto possibilmente usato nel mercato.

 

Dalle suesposte considerazioni, la Divisine d’Opposizione conclude che la somiglianza fra i segni è certo limitata ad un elemento non particolarmente distintivo, ossia il termine “STYLOSA/STILOSA”. Tuttavia, visivamente, foneticamente e concettualmente, questo ricopre una posizione significativa e non del tutto subordinata in entrambi i marchi. Nonostante le differenze non trascurabili in quanto ai loro rispettivi elementi costitutivi e figurativi, si ritiene che essi non siano in grado di annullare completamente una certa somiglianza tra i marchi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

 

Per quanto concerne i segni, la Divisione d’Opposizione ha ritenuto che è possibile ammettere che tra essi esiste un grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale rilevante, pur limitata alla presenza in entrambi dell’elemento denominativo non particolarmente distintivo “STYLOSA/STILOSA” che, da un lato, costituisce l’unico elemento verbale del marchio anteriore ed è l’elemento dominante del marchio figurativo della richiedente.

 

Sebbene le parole “STYLOSA” o “STILOSA” abbiano una connotazione evocativa e laudativa, esse non possono ritenersi direttamente descrittive e conservano un certo grado di capacità distintiva, certo limitato, per i prodotti oggetto del ricorso.

 

Va poi richiamato che la Divisione d’Opposizione è chiamata, in questa sede, a pronunciarsi sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella fattispecie, vale a dire, da un lato, il marchio anteriore figurativo “STYLOSA” e, dall’altro, il marchio contestato figurativo “STILOSA”. Se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall’altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati (v. 07/07/2010, T-557/08, M Pay, EU:T:2010:287, § 42-43; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 62; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

 

Nella fattispecie, tanto per dimensione quanto per posizione centrale, la dicitura “STYLOSA/STILOSA” occupa, in entrambi i marchi, una posizione significativa, e ciò può determinare un rischio di confusione a prescindere dalla sua eventualmente limitata capacità distintiva (15/07/2015, T-333/13, BambinoLÜK / BAMBINO ea, EU:T:2015:490, § 40).

 

Alla luce delle precedenti considerazioni, nel caso di specie, la Divisione d’Opposizione rileva che, data la identità e somiglianza di una parte dei prodotti in paragone, nonché la pur limitata somiglianza visivae concettuale, e in medio grado fonetica, tra i segni in conflitto per il pubblico italiano, esiste un rischio che tale pubblico, che deve fare affidamento sull’immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria e che non è solito prestare un’attenzione particolarmente elevata nell’acquisto dei prodotti rilevanti, possa essere indotto a credere che i questi ultimi provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente collegate.

 

Anche se si supponga, quod non, che il marchio anteriore “STYLOSA”, sia di scarso carattere distintivo in relazione ai prodotti in paragone, questo non è, nella fattispecie, sufficiente a scongiurare tale rischio. Tale termine, infatti, costituisce, nel marchio anteriore, l’unico elemento denominativo e, nel segno richiesto, l’elemento dominante della componente verbale, che occupa una posizione centrale nel marchio impugnato, essendo in posizione più impattante e in caratteri di maggiori dimensioni, rispetto ai termini in inglese.

 

Tenuto conto di quanto sopra, pur ammettendo lo scarso carattere distintivo della parola “STYLOSA/STILOSA”, visto il principio d’interdipendenza, la coincidenza delle componenti verbali dei marchi nella medesima parola è comunque tale da indurre i consumatori italiani a ritenere che detti segni, apposti su prodotti identici o simili, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

 

In effetti, anche in questo caso, il pubblico italiano, già esposto al marchio anteriore, potrebbe ragionevolmente pensare che il marchio posteriore ne rappresenti una versione ammodernata o una linea di prodotti, nel caso destinati ad un pubblico femminile, del marchio dell’opponente.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell’opponente. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Orsola LAMBERTI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI SERRANO

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIABANCA contro MEDIOBANCA – Divisione d’Opposizione 16.03.2017

Mediabanca contro Mediobanca

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall’unico termine “MEDIABANCA” e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine “MEDIOBANCA” riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole “Banca di Credito Finanziario S.p.A”, in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole “MEDIOBANCA” e “Banca di Credito Finanziario S.p.A” rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

 

La Classe che identifica i servizi contestati è la Classe 35:  Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.

La domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 017 518

 

Mediabanca S.r.l., Via Agostino Bertani, 6, 20154 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Racheli S.r.l., Viale San Michele del Carso, 4, 20144 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 16/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 017 518 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

 

Classe 35:         Pubblicità; gestione di affari commerciali.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 559 748 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 559 748, vale a dire contro tutti i servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 685 922. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

PROVA DELL’USO

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMUE (nella versione in vigore alla data di deposito dell’opposizione), su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo di uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

 

La richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione, il marchio dell’Unione europea n. 3 685 922.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato per più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

 

La domanda di marchio contestata è stata pubblicata il 14/02/2012. Quindi è stato richiesto all’opponente di dimostrare che il marchio sul quale si basa l’opposizione ha formato oggetto di un uso effettivo e serio nell’Unione europea dal 14/02/2007 al 13/02/2012 compreso.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai servizi sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

 

Classe 35:  Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i suddetti servizi non in materia di viaggi ed alberghi.

 

Conformemente alla regola 22, paragrafo 3, REMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Dopo una richiesta di proroga del termine l’Ufficio ha concesso all’opponente fino al 13/04/2016 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMUE. L’opponente ha presentato prove d’uso il 13/04/2016 (entro il termine).

 

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

 

• Accordo di licenza tra la società MEDIAMIX S.r.l., in qualità di titolare del marchio e licenziante, e la società MEDIABANCA S.r.l., in qualità di licenziatario esclusivo, per l’uso del marchio dell’Unione europea n. 3 685 922 “MEDIABANCA”, in relazione ai servizi compresi nella classe 35, vale a dire, pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio. Il contratto è stato firmato dalle parti in data 01/07/2005, prevedeva una durata perpetua ed era circoscritto a tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea.

 

• Oltre 100 fatture emesse in italiano, nel periodo 2007-2012, contenenti il marchio figurativo “”, così come la denominazione sociale “MEDIABANCA SRL”, per l’erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web) a diversi clienti in Italia e avente un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di Euro.

 

• Vari contratti stipulati in data 2009-2011 per l’erogazione di servizi pubblicitari in Italia, come per esempio, per la fornitura da parte di MEDIABANCA SRL di numerosi spot pubblicitari. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni “” e “” e indicano diversi importi: 96 000 Euro, vari intorno ai 25 000 Euro, 110 000 Euro, 100 000 Euro più IVA.   

 

• 1 contratto di comunicazione commerciale cambio merce datato 01/06/2011 tra la società JRP S.r.l. e MEDIABANCA S.r.l.. Tali documenti riportano sulla carta intestata i segni “” e “JRP S.r.l.”.

 

Per quanto riguarda “l’accordo di licenza tra la società “MEDIAMIX S.r.l.”, titolare originario del marchio anteriore, e la società “MEDIABANCA S.r.l.” per l’uso del marchio dell’Unione europea n. 3 685 922 “MEDIABANCA” con riguardo ai servizi di pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; affari di ufficio, la richiedente contesta che tale accordo è nullo per vizio di forma, giacché la gratuità e perpetuità dell’accordo in mancanza di un ulteriore elemento qualificabile come causa, inducono a ritenere che il contratto sia nullo.

Nella fattispecie, il contratto di licenza riguarda l’accordo tra la prima titolare del marchio anteriore e l’opponente, l’attuale titolare. Dalla copia del contratto presentato si evince che in data 01/07/2005 “MEDIAMIX SRL” aveva dato in licenza il marchio “MEDIABANCA” all’opponente per l’uso del segno nel territorio dell’Unione Europea.

Premesso in generale l’uso del segno compiuto da un licenziatario si considera un caso tipico di uso da parte di terzi con il consenso del titolare, tale contratto indica che già dal 2005 l’opponente, a quel tempo licenziatario esclusivo del marchio, aveva intrapreso attività preparatorie per l’utilizzo del segno per i servizi rilevanti nella classe 35. La questione della validità del contratto non assume particolare rilevanza nella presente analisi, che non si basa su un unico documento ma sulla valutazione globale delle prove prodotte dall’opponente che per la grande maggioranza, come si vedrà in seguito, attestano un uso del segno da parte della medesima opponente.

La richiedente, inoltre, sostiene che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo, estensione, natura e prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è registrato.

 

L’affermazione della richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la Divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha “uso effettivo” del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, “Ansul”, e sentenza del 12/03/2003, T-174/01, “Silk Cocoon”).

 

Riguardo al territorio:

 

Le prove presentate, e in particolare le numerose fatture emesse per l’erogazione di servizi pubblicitari (campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti) e alcuni contratti di vendita di spot pubblicitari a diversi clienti in Italia dimostrano che l’uso è avvenuto all’interno dell’Unione Europea. Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (Italiano), dalla valuta menzionata (EURO) e dagli indirizzi in Italia. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

 

 

 

Riguardo al periodo pertinente:

 

La maggior parte delle prove, in particolare le fatture e i contratti per l’erogazione di servizi pubblicitari, è datata tra il 2007 e il 2012, cioè nel periodo di riferimento.

 

Riguardo all’uso effettivo:

A tal riguardo va osservato che come si evince dalla giurisprudenza constante, un marchio è oggetto di un “uso ‘effettivo” allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Nel verificare la serietà dell’uso del marchio, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato cosi come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.

La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.

L’uso effettivo non è escluso per il solo fatto che l’uso sia avvenuto con lo stesso cliente, nella misura in cui l’uso del marchio sia fatto pubblicamente e verso l’esterno e non unicamente all’interno dell’impresa titolare del marchio anteriore o in una rete di distribuzione di proprietà o controllata da quest’ultima (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 8/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Inoltre anche se l’uso del marchio non ha bisogno, di essere quantitativamente significativo per essere considerato effettivo, in questo caso, le fatture di vendita dei vari servizi pubblicitari prestati per l’opponente sono particolarmente significative, contengono il marchio anteriore e sono distribuite in modo uniforme nell’arco temporale di riferimento. Per tanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. A tal riguardo, la Divisione d’Opposizione ritiene che il volume commerciale dato dalle fatture di vendita presentate sia sufficiente a dimostrare un uso genuino del marchio.

Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione considera che l’opponente abbia fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.

Riguardo alla natura dell’utilizzazione:

Nel contesto della regola 22, paragrafo 3, REMUE, l’espressione “natura dell’utilizzazione” comprende la prova dell’uso in commercio del segno come marchio, o, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Il marchio anteriore è il segno verbale ‘MEDIABANCA’. Le prove dell’opponente mostrano che il segno è stato utilizzato sia nella forma registrata, come marchio verbale, sia nelle seguenti forme grafiche:

“” e “”.

La Divisione d’Opposizione ritiene che queste varianti non alterino il carattere distintivo del marchio come registrato dal momento che si tratta di lettere leggermente stilizzate rappresentate in grassetto alle quali, nel secondo segno, è stato aggiunto un cerchio stilizzato che circonda la quinta e la sesta lettera “AB”. Poiché si tratta di elementi aventi carattere ornamentale, si ritiene che il carattere distintivo del marchio anteriore non sia stato alterato.

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente, sebbene non possa considerarsi particolarmente esaustiva, raggiunge il livello minimo necessario per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I documenti presentati, pertanto, forniscono alla Divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso.

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i servizi da esso coperti.

 

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

 

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti servizi:

 

Classe 35:  Pubblicità.

 

Inoltre, le prove presentate dall’opponente dimostrano un uso effettivo relativo a campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web. Poiché l’opponente non è tenuto a dimostrare tutte le varianti immaginabili della categoria di servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e siccome i servizi per i quali è stato dimostrato un uso effettivo non costituiscono una sottocategoria all’interno della vasta categoria dei servizi di pubblicità, la Divisione di Opposizione considera che le prove presentate dimostrano un uso effettivo del marchio per pubblicità.

 

Nessuna evidenza è stata presentata riguardo il resto di servizi della classe 35, di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la Divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i servizi summenzionati.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

1. a) I servizi

 

I servizi sui quali si basa l’opposizione, dopo aver analizzato la prova dell’uso  sono i seguenti:

 

Classe 35:      Pubblicità.

 

I servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 35:       Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I servizi di pubblicità sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi protetti dai marchi.

 

I servizi di gestione di affari commerciali contestati sono servizi offerti in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di “consulenza”, “di fornitura di pareri” e di “assistenza” che può risultare utile nella “gestione di un’impresa”.

 

I servizi di pubblicità consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso, come per esempio, campagne radiofoniche, affissioni pubblicitarie, spot pubblicitari e impianti di siti web, ecc.

 

Quando si comparano i servizi di gestione d’affari commerciali con i servizi di pubblicità è necessario rilevare che la pubblicità è uno strumento essenziale per la gestione degli affari commerciali, dal momento che fa conoscere l’impresa nel mercato. Come si è visto più sopra, lo scopo dei servizi di pubblicità è quello di “rafforzare la posizione del cliente nel mercato”, mentre lo scopo dei servizi di gestione degli affari commerciali è quello di aiutare un’impresa ad “acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato”. Non vi è una netta differenza tra il “rafforzare la posizione del cliente nel mercato” e l’aiutare un’impresa ad “acquisire, sviluppare ed espandere la propria quota di mercato”. È del tutto ragionevole pensare che il professionista che fornisce la propria consulenza su come gestire in modo efficiente un’impresa o un’attività commerciale in genere possa includere in tale consulenza anche le strategie pubblicitarie, dal momento che la pubblicità svolge senza alcun dubbio un ruolo essenziale nella gestione degli affari commerciali. Inoltre, i consulenti aziendali sono in grado di offrire consulenza in materia di pubblicità (e di marketing) nell’ambito dei servizi da loro prestati. Di conseguenza, il pubblico di riferimento può ritenere che i servizi in questione abbiano la medesima origine commerciale. Pertanto, essi presentano un basso livello di somiglianza.

 

Tuttavia, i servizi di amministrazione commerciale contestati si occupano di attività amministrative e commerciali e, pertanto, non presentano alcun punto in comune con i servizi di pubblicità del marchio anteriore, giacché rispondono ad esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. Inoltre, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori e attività tutt’affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti. Essi, inoltre, non sono in competizione né complementari. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

 

I servizi di lavori di ufficio contestati si riferiscono in genere a una serie di mansioni di supporto amministrativo. Questi servizi e i servizi di pubblicità della parte opponente rispondono a esigenze diverse e si indirizzano a consumatori differenti. In fatti, sono normalmente realizzati da imprese specializzate in settori ed attività tutt’affatto eterogenee, risultano distribuiti attraverso canali differenti e venduti in negozi non coincidenti. Ne consegue che tali prodotti e servizi sono dissimili.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili in basso grado sono diretti ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il livello di attenzione varierà da medio ad alto in base alla natura specialistica dei servizi, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

 

 

1. c) I segni

 

 

MEDIABANCA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, paragrafo 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. La Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

 

Il marchio anteriore è denominativo. Esso è costituito dall’unico termine “MEDIABANCA” e, pertanto, non presenta elementi che possano esser considerati maggiormente dominanti e distintivi rispetto ad altri.

 

Il marchio impugnato è figurativo e consiste nel termine “MEDIOBANCA” riprodotto in caratteri standard e lettere maiuscole, le parole “Banca di Credito Finanziario S.p.A”, in lettere leggermente stilizzate e più piccole in corsivo (con la prima lettera di ogni parola è maiuscola mentre le restanti sono minuscole), ed un elemento figurativo a sinistra, che consiste in una specie di timbro (o stemma) circondato dalle parole “MEDIOBANCA” e “Banca di Credito Finanziario S.p.A” rappresentate in caratteri assai minori e difficilmente percettibili dal consumatore.

 

In virtù delle maggiori dimensioni rispetto alla dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A.”, gli elementi “MEDIOBANCA” e lo stemma alla sua sinistra avranno un maggior impatto visivo agli occhi del consumatore. Tuttavia, posto che i tratti dello stemma non appaiono chiaramente distinguibili dal punto di visto visivo, si ritiene che lo stesso possegga un carattere distintivo piuttosto esiguo. Inoltre, è probabile che la dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A.”, seppur non direttamente attinente ai servizi in conflitto, verrà percepita come una declinazione dell’elemento “MEDIOBANCA”, che è ragionevole considerare come l’elemento maggiormente distintivo del segno.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “MEDI*BANCA”. Tuttavia, essi differiscono nella quinta lettera, “A” nel marchio anteriore e “O” nel marchio impugnato. Inoltre differiscono anche nella dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A”, nell’elemento figurativo e la stilizzazione del marchio impugnato, che tuttavia, sono considerati elementi secondari nella valutazione del rischio di confusione in virtù della loro posizione all’interno del marchio e del loro carattere ornamentale.

 

Infatti, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, come il marchio impugnato, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Inoltre, i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Il fatto che il marchio anteriore e il primo l’elemento del marchio impugnato, che tra l’altro e il più distintivo abbiano le prime quattro lettere e le ultime cinque identiche gioca un ruolo importante nella comparazione dei segni.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura. Posto che il marchio anteriore è pressoché identico all’elemento dominante e maggiormente distintivo del marchio impugnato.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “MEDI*BANCA”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera “A” del marchio anteriore e della lettera “O” del marchio impugnato, nonché nel suono delle lettere che formano la dicitura “Banca di Credito Finanziario S.p.A” (inclusa anche nel elemento figurativo) anche se, come già detto prima, è stata considerata un elemento debole.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, è probabile che il pubblico rilevante riconosca gli elementi ‘MEDIABANCA’ e ‘MEDIOBANCA’ come composti dall’analoga composizione dei termini di senso compiuto “media/medio” e “banca”, dato che in italiano il termine “medio” è spesso usato anche come primo elemento di parole composte (i.e. medioatlantico, medioevo, mediofrontale). Sebbene il marchio della richidente presenti altri elementi verbali e figurativi che non trovano corrispondenza nel segno dell’opponente, poiché tale analogia si basa sulla corrispondenza sull’unico elemento del marchio anteriore e sull’elemento maggiormente distintivo del segno della richiedente, è possibile riscontrare una somiglianza concettuale di livello medio tra i segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I servizi sono in parte identici, in parte simili in basso grado e in parte dissimili.

 

I marchi sono visualmente, foneticamente e concettualmente simili in misura media dato che nove delle dieci lettere del marchio anteriore “MEDI*BANCA” sono incluse nell’elemento verbale più distintivo (considerato anche dominante) del marchio impugnato. I rimanenti elementi del marchio impugnato possiedono una limitata capacità distintiva o, qualora compresi e percepiti, svolgono un ruolo di natura secondaria. Gli elementi verbali “Banca di Credito Finanziario S.p.A” rappresentati al di sotto dell’elemento dominante “MEDIOBANCA” e all’interno dello stemma del marchio impugnato, hanno un peso minore nella valutazione del rischio di confusione stante l’utilizzo di caratteri più piccoli, la loro collocazione secondaria all’interno del segno e per il fatto che il pubblico rilevante gli percepirà come una declinazione finale (corrispondente)  dell’elemento “MEDIOBANCA”.

 

Si reitera inoltre che, così come menzionato in precedenza, nel caso di marchi complessi, l’elemento denominativo del segno di solito ha un maggior impatto sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Alla luce di quanto menzionato e reiterato, detti elementi non sono pertanto suscettibili di colpire l’attenzione del consumatore in misura tale da distoglierlo dall’elemento verbale del marchio impugnato che è quasi coincidente con il marchio anteriore, giacché l’unica differenza tra di loro è costituita da una lettera diversa che in mezzo alle altre probabilmente non sarà percepita come tale.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio, raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori che hanno un alto grado di attenzione devono fidarsi del ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro, oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

 

Difatti, è possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sotto-marchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

 

Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l’interdipendenza tra gli stessi, fra cui – tra gli altri – il fatto che un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra prodotti e/o servizi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17), la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno da parte del pubblico di riferimento di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, giacché le differenze esistenti tra i marchi sono limitate ad elementi ed aspetti secondari, puramente decorativi e di minore capacità distintiva, come si è già menzionato sopra.

 

Pertanto, l’opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come in precedenza precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici o simili in basso grado, poiché si ritiene che le somiglianze tra i marchi siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza tra una parte dei servizi contestati e quelli del marchio anteriore.

 

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

Pierluigi M. VILLANI

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

 

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

BLU contro  BLUE –  Divisione di Opposizione 09.03.2017

Il marchio anteriore, Blu,  è un marchio denominativo. Il segno contestato, Blue, è un marchio figurativo che consiste della parola leggermente stilizzata  ‘blue’ di colore blu ed una goccia di sfumature blu, blu chiaro, ocra, giallo, giallo oro e azzurro con una linea circolare di colore grigio.

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

Gli olii e grassi industriali, lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore, blu’ e la parola ‘blue’ del segno impugnato saranno associati al medesimo significato ‘azzurro, blu’.  La goccia del segno impugnato sarà percepita come tale.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano n. 1 456 234 dell’opponente.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 668 062

 

Eni S.p.A., Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma, Italia (opponente), rappresentata/o da Ufficio Brevetti Rapisardi s.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano, Italia  (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Prime Technology, SS Monti Lepini km 50.500 (traversa S/N), 04100 Borgo San Michele, Italia (richiedente)

 

Il 09/03/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 668 062 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 1:  Additivi chimici; Additivi per benzina; Additivi chimici per lubrificanti; Additivi detergenti per lubrificanti; Additivi chimici per carburanti; Additivi chimici per carburante; Additivi chimici per benzina; Additivi chimici per oli; Additivi detergenti per carburanti; Additivi (Chimici -) per oli industriali; Additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; Additivi (Chimici -) per fluidi idraulici; Additivi per la benzina [chimici]; Additivi per carburanti (prodotti chimici); Benzina (Additivi detergenti per la -); Additivi detergenti per la benzina; Additivi per perdita di fluidi; Comburenti [additivi chimici per carburanti]; Additivi per composti chimici per carburante; Carburante per motori (Additivi chimici per -); Additivi (Chimici -) per prodotti petroliferi; Additivi detergenti per olio per motori; Additivi per protezione contro il gelo; Additivi (chimici) per potenziare la combustione; Additivi chimici per oli di motori; Additivi per benzina a base di acidi grassi; Additivi chimici per pulitori di sistemi di iniezione carburante; Additivi per combustibile diesel a base di acidi grassi; Additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina; Additivi chimici per uso nei carburanti per prevenire la corrosione; Sostanze chimiche da utilizzare come additivi per oli lubrificanti industriali; Additivi per aumentare il numero di cetano di carburante diesel; Additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; Antigelo; Miscele antigelo; Liquidi antigelo; Composti antigelo; Prodotti antigelo; Agenti antigelo; Prodotti chimici antigelo; Oli per freni; Additivo chimico per il potenziamento degli ottani nel carburante.

 

Classe 4: Additivi per benzina [petrolchimici]; Olii e grassi industriali, lubrificanti; Composti di idrocarburi; Combustibili a base di idrocarburi; Combustibili (comprese le benzine per motori); Miscele di carburanti; Prodotti combustibili.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 737 472 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 737 472. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 456 234. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera  b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMU

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 456 234 dell’opponente.

 

 

1. a) I prodotti e servizi

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 1: Additivi chimici; Additivi per benzina; Additivi chimici per lubrificanti; Additivi chimici per polimeri; Additivi detergenti per lubrificanti; Additivi chimici per carburanti; Additivi chimici per carburante; Additivi chimici per benzina; Additivi antiruggine per radiatori; Additivi chimici per oli; Additivi detergenti per carburanti; Additivi (Chimici -) per oli industriali; Additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; Additivi (Chimici -) per fluidi idraulici; Additivi per la benzina [chimici]; Additivi per carburanti (prodotti chimici); Additivi chimici per uso industriale; Benzina (Additivi detergenti per la -); Additivi detergenti per la benzina; Additivi per perdita di fluidi; Comburenti [additivi chimici per carburanti]; Additivi per composti chimici per carburante; Carburante per motori (Additivi chimici per -); Additivi (Chimici -) per prodotti petroliferi; Additivi detergenti per olio per motori; Additivi per protezione contro il gelo; Additivi (chimici) per potenziare la combustione; Additivi chimici per oli di motori; Additivi per benzina a base di acidi grassi; Additivi chimici per pulitori di sistemi di iniezione carburante; Additivi per combustibile diesel a base di acidi grassi; Additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina; Additivi chimici per uso nei carburanti per prevenire la corrosione; Sostanze chimiche da utilizzare come additivi per oli lubrificanti industriali; Additivi per aumentare il numero di cetano di carburante diesel; Additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; Antigelo; Miscele antigelo; Liquidi antigelo; Composti antigelo; Prodotti antigelo; Agenti antigelo; Prodotti chimici antigelo; Liquidi antigelo per parabrezza; Oli per freni; Additivo chimico per il potenziamento degli ottani nel carburante.

 

Classe 4: Additivi per benzina [petrolchimici]; Olii e grassi industriali, lubrificanti; Composti di idrocarburi; Combustibili a base di idrocarburi; Combustibili (comprese le benzine per motori); Miscele di carburanti; Prodotti combustibili.

 

Classe 37: Lubrificazione (Veicoli -); Lubrificazione di veicoli; Lubrificazione di veicoli stradali; Lubrificazione di veicoli a motore; Manutenzione (veicoli); Manutenzione di veicoli; Manutenzione di veicoli terrestri; Manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di veicoli; Manutenzione e riparazione di veicoli; Manutenzione, revisione e riparazione di veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli elettrici; Manutenzione e riparazione di veicoli terrestri; Manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; Servizi di manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di motori per veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli d’acqua; Manutenzione e riparazione di veicoli a motore; Attrezzature per la manutenzione di veicoli (Noleggio di -); Noleggio di attrezzature per la manutenzione di veicoli.

 

 

Il marchio italiano n. 1 456 234 è registrato per l’intero titolo della classe 4 della Classificazione di Nizza. Tale marchio è stato depositato il 21/04/2011. Ai sensi della Comunicazione comune sull’esecuzione della sentenza “IP Translator” della Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli, l’Ufficio considera che l’ambito di protezione di tale classe comprende sia il significato comune ed ordinario delle indicazioni generali che ne compongono il titolo che la lista alfabetica della/e classe/i in questione conformemente alla Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda, che in questo caso è l’edizione n. 10.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 

Prodotti contestati in classe 1

 

I prodotti contestati Additivi chimici; Additivi per benzina; Additivi chimici per carburanti; Additivi chimici per carburante; Additivi chimici per benzina; Additivi detergenti per carburanti; Additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; Additivi per la benzina [chimici]; Additivi per carburanti (prodotti chimici); Benzina (Additivi detergenti per la -); Additivi detergenti per la benzina; Comburenti [additivi chimici per carburanti]; Additivi per composti chimici per carburante; Carburante per motori (Additivi chimici per -); Additivi (Chimici -) per prodotti petroliferi; Additivi per protezione contro il gelo; Additivi (chimici) per potenziare la combustione; Additivi per benzina a base di acidi grassi; Additivi chimici per pulitori di sistemi di iniezione carburante; Additivi per combustibile diesel a base di acidi grassi; Additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina; Additivi chimici per uso nei carburanti per prevenire la corrosione; Additivi per aumentare il numero di cetano di carburante diesel; Additivi chimici per carburanti per motori a combustione interna; Antigelo; Miscele antigelo; Liquidi antigelo; Composti antigelo; Prodotti antigelo; Agenti antigelo; Prodotti chimici antigelo; Additivo chimico per il potenziamento degli ottani nel carburante sono simili ai combustibili (comprese le benzine per motori) dell’opponente. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione, pubblico rilevante e sono sovente, anche se non necessariamente  usati in combinazione

 

I prodotti contestati Additivi chimici per lubrificanti; Additivi detergenti per lubrificanti; Sostanze chimiche da utilizzare come additivi per oli lubrificanti industriali; Oli per freni; Additivi (Chimici -) per fluidi idraulici; Additivi per perdita di fluidi; Additivi detergenti per olio per motori; Additivi chimici per oli di motori sono simili ai lubrificanti dell’opponente. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione,  pubblico rilevante e sono spesso o comunque possono essere usati in combinazione.

 

I prodotti contestati Additivi chimici per oli; Additivi (Chimici -) per oli industriali  sono simili agli Olii e grassi industriali dell’opponente. Essi sono complementari e possono avere gli stessi canali di distribuzione ,  pubblico rilevante e possono essere usati in combinazione.

 

I Liquidi antigelo per parabrezza sono dissimili dai prodotti dell’opponente nella classe 4 che includono  essenzialmente gli olii e i grassi industriali, i combustibili e le materie illuminanti. Con riferimento ai liquidi antigelo per parabrezza va osservato che sebbene questi prodotti possano coincidere in pubblico e canali di distribuzione sono comunque dissimili dal momento che normalmente non hanno la stessa origine commerciale.

 

I prodotti contestati Additivi chimici per polimeri; Additivi antiruggine per radiatori; Additivi chimici per uso industriale; sono dissimili dai prodotti dell’opponente nella classe 4. Essi differiscono in natura,  destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e origine abituale. Essi, inoltre, non sono complementari ne in competizione tra loro.

 

 

Prodotti contestati in classe 4

 

Gli olii e grassi industriali, lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

 

I combustibili a base di idrocarburi sono compresi nella categoria più ampia di combustibili (comprese le benzine per motori) del marchio anteriore e pertanto sono identici.

 

I prodotti combustibili sono identici ai combustibili (comprese le benzine per motori) del marchio anteriore. Essi pertanto sono identici.

 

I prodotti contestati Composti di idrocarburi; Miscele di carburanti si sovrappongono ai combustibili (comprese le benzine per motori) dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I Prodotti combustibili sono identici ai combustibili (comprese le benzine per motori) dell’opponente dal momento che si tratta di sinonimi.

 

Gli additivi per benzina [petrolchimici] sono simili ai combustibili (comprese le benzine per motori) del marchio anteriore. Essi possono coincidere in origine commerciale, canali di distribuzione, pubblico rilevante e sono spesso usati in combinazione.

 

 

Servizi contestati in classe 37

 

I servizi contestati Lubrificazione (Veicoli -); Lubrificazione di veicoli; Lubrificazione di veicoli stradali; Lubrificazione di veicoli a motore; Manutenzione (veicoli); Manutenzione di veicoli; Manutenzione di veicoli terrestri; Manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di veicoli; Manutenzione e riparazione di veicoli; Manutenzione, revisione e riparazione di veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli elettrici; Manutenzione e riparazione di veicoli terrestri; Manutenzione o riparazione di veicoli automobilistici; Servizi di manutenzione di veicoli a motore; Riparazione e manutenzione di motori per veicoli; Riparazione e manutenzione di veicoli d’acqua; Manutenzione e riparazione di veicoli a motore; Attrezzature per la manutenzione di veicoli (Noleggio di -); Noleggio di attrezzature per la manutenzione di veicoli sono servizi relativi alla manutenzione e riparazione di veicoli. Tali servizi sono dissimili dai prodotti dell’opponente nella classe 4. Essi differiscono in natura,  canali di distribuzione, e origine abituale. Essi, inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto in funzione della loro esatta natura e destinazione e del loro prezzo.

 

 

1. c) I segni

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il marchio anteriore è un marchio denominativo.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste della parola leggermente stilizzata  ‘blue’ di colore blu ed una goccia di sfumature blu, blu chiaro, ocra, giallo, giallo oro e azzurro con una linea circolare di colore grigio.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

 

I marchi, inoltre, non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere  ‘blu’. Tuttavia, essi differiscono nella lettera ‘e’ e negli elementi grafici/figurativi del segno impugnato.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

 

L’elemento verbale del segno impugnato ‘blue’ differisce unicamente nell’ultima lettera ‘e’ dal marchio anteriore ‘BLU’. A tal riguardo occorre rilevare che i consumatori tendono in genere a focalizzare meno la propria attenzione sulla parte finale di segno. Inoltre, sebbene sia vero che la lunghezza dei segni può influenzare l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti e che nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono produrre una impressione diversa, nel presente caso si ritiene che l’ultima lettera ‘e’ del segno impugnato non costituisce una differenza significativa posto che ‘blue’ verrà chiaramente associato  dal consumatore a ‘blu’.

 

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni è identica posto che la ultima lettera ‘e’ del segno contestato non sarà articolata dal  consumatore italiano che è abituato alla pronuncia di tale termine come “BLU” anche in presenza della vocale finale “e” del segno impugnato..

 

Sotto il profilo concettuale, il marchio anteriore, blu’ e la parola ‘blue’ del segno impugnato saranno associati al medesimo significato ‘azzurro, blu’.  La goccia del segno impugnato sarà percepita come tale.

 

Pertanto, i segni sono simili in misura media.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l’analisi del rischio di confusione.

 

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

I prodotti e servizi sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

I marchi sono identici sul piano fonetico, molto simili sul piano visivo e sono simili in misura media dal punto di vista concettuale.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano n. 1 456 234 dell’opponente.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in varia misura (compresi i prodotti considerati simili in basso grado dal momento che si ritiene che le significative somiglianze tra i marchi siano sufficienti a  compensare .  a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

 

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

 

Registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9 993 271 per il marchio denominativo ‘ENIBLU’;

 

Registrazione di marchio italiano n. 1 468 558 per il marchio denominativo ‘ENI BLU CLEAN’.

 

Il marchio italiano n. 1 468 558 invocato dall’opponente contiene ulteriori elementi quali ‘ENI’ (primo elemento) e ‘CLEAN’ (terzo elemento) che non hanno corrispettivo nel segno contestato. Essi hanno una diversa lunghezza, struttura e composizione. Con riferimento al marchio dell’Unione Europea n. 9 993 271 invocato dall’opponente, questo differisce nella parte iniziale ‘ENI’ che non è presente nel segno contestato. Si ritiene inoltre che il marchio anteriore ‘ENIBLU’ verrà percepito come un tutt’uno e non sarà separato ‘ENI’ da ‘BLU’.

 

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le differenze esistenti tra i marchi controbilancino le somiglianze tra i marchi e siano pertanto sufficienti ad escludere il rischio di confusione.

 

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Michele M.BENEDETTI-ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagat

 

 

 

 

 

 

SAPORI D’ITALIA GOURMET – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 15.12.2016

Siamo di fronte al marchio SAPORI D’ITALIA GOURMET, marchio figurativo. Andiamo nel dettaglio del rifiuto della domanda di deposito del marchio da parte di  Euipo.

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “SAPORI D’ITALIA gourmet” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (Olii e grassi alimentari; Ortaggi in conserva; Carne conservata; Conserve di legumi; Pesce conservato; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Carni; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Miscele per preparare zuppe; Spezie; Condimenti; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelati e sorbetti; Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Pasta alimentare; Pizze; Pesto [salsa] ecc.), ovvero che hanno il sapore inconfondibile dei piatti e dei prodotti tipici dell’Italia e sono pensati per raffinati buongustai.

Che un prodotto alimentare possieda il sapore tipico di un piatto italiano (ad esempio perché preparato secondo ricette tradizionali o con materie prime italiane) e che venga descritto come un prodotto per gourmet sarà senza dubbio un richiamo promozionale importante.
Un ragionamento simile è applicabile ai servizi (Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari ecc.), rispetto ai quali la dicitura “SAPORI D’ITALIA gourmet” indica che essi sono specializzati in tutto ciò che ha il sapore dei piatti e dei prodotti tipici dell’Italia e sono rivolti ai gourmet.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno il marchio appare in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto una parte dei termini sia in maiuscolo (“SAPORI D’ITALIA”) rispetto all’altra non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo. Gli elementi verbali sono inseriti all’interno di un’etichetta sostanzialmente quadrata e filettata, con gli angoli inferiori smussati. Giova ricordare che la forma di cuore è comunemente usata per indicare affetto, sensazioni positive ecc. e non sarà considerata come un’indicazione dell’origine del prodotti/servizio. Questi non sono in grado, né singolarmente né in combinazione tra loro, di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 15/12/2016

ARKONSULT DIV. BALDISSERA BREVETTI Via Serio, 3 I-35135 Padova (PD)  ITALIA

Fascicolo nº: 015451644 Vostro riferimento: Marchio: SAPORI D’ITALIA GOURMET

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: SIMENS ALIMENTARE – S.R.L.  VICOLO BARACCA 1 I-35018 S. MARTINO DI LUPARI (PD)  ITALIA

In data 23/06/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 01/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente trasmette un elenco di marchi già registrati presso l’EUIPO, espressivi nelle rispettive lingue di appartenenza, con vesti grafiche stilizzate, seppur evocative, e talora con diciture descrittive.

2. Il richiedente fa notare che il marchio n. 14 822 191 “ASSOCIAZIONE PIZZA NAPOLETANA GOURMET” è stato registrato nonostante contenga la dicitura “pizza napoletana”, ovvero una specialità tradizionale garantita e protetta dall’UE.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Ciò premesso, va rilevato che il richiedente non ha seriamente contestato i motivi addotti dall’Ufficio a dimostrazione della mancanza di distintività del segno. Pertanto, l’EUIPO non può che ribadire quanto indicato nella notifica allegata.
L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero “sapori”, “d’”, “Italia” e “gourmet”. Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari italiani generici, non specializzati.
Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “SAPORI D’ITALIA gourmet” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo promozionale destinato ad evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti richiesti (Olii e grassi alimentari; Ortaggi in conserva; Carne conservata; Conserve di legumi; Pesce conservato; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Carni; Pesce, frutti di mare e molluschi; Prodotti caseari e loro succedanei; Uova e prodotti a base di uova; Miscele per preparare zuppe; Spezie; Condimenti; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; Gelati, yogurt gelati e sorbetti; Prodotti da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; Pasta alimentare; Pizze; Pesto [salsa] ecc.), ovvero che hanno il sapore inconfondibile dei piatti e dei prodotti tipici dell’Italia e sono pensati per raffinati buongustai.
Che un prodotto alimentare possieda il sapore tipico di un piatto italiano (ad esempio perché preparato secondo ricette tradizionali o con materie prime italiane) e che venga descritto come un prodotto per gourmet sarà senza dubbio un richiamo promozionale importante.
Un ragionamento simile è applicabile ai servizi (Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite catalogo di prodotti alimentari; Vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari ecc.), rispetto ai quali la dicitura “SAPORI D’ITALIA gourmet” indica che essi sono specializzati in tutto ciò che ha il sapore dei piatti e dei prodotti tipici dell’Italia e sono rivolti ai gourmet.

Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione:
Il marchio appare in caratteri di stampa alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto una parte dei termini sia in maiuscolo (“SAPORI D’ITALIA”) rispetto all’altra non è che un espediente grafico dei più comuni e noti da tempo. Gli elementi verbali sono inseriti all’interno di un’etichetta sostanzialmente quadrata e filettata, con gli angoli inferiori smussati. Giova ricordare che la forma di cuore è comunemente usata per indicare affetto, sensazioni positive ecc. e non sarà considerata come un’indicazione dell’origine del prodotti/servizio. Questi non sono in grado, né singolarmente né in combinazione tra loro, di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

1., 2. Per quanto riguarda l’argomento in base a cui diverse registrazioni simili·sono state accettate dall’EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame. L’Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell’attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 451 644 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI

 

 

PERSONALIZZALO – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 14.12.2016

Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “PERSONALIZZALO” non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a incitare il consumatore ad adattare alle sue necessità, ai suoi gusti ecc. il prodotto che acquista o il servizio di cui intende fruire, interpretazione peraltro non seriamente contestata dal richiedente. Se applicata a prodotti quali “Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Prodotti di carta monouso; Sacche ed articoli per imballaggio ecc.” (classe 16), “Mobili e complementi di arredo; Recipienti; Schermi, espositori ecc.” (classe 20), l’espressione “PERSONALIZZALO” non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale, destinato ad incitare il consumatore a modificare il prodotto richiesto secondo i propri gusti o le proprie esigenze.

L’espressione pertanto sarà senza dubbio interpretata come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale del prodotto.

L’Ufficio ribadisce che l’obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento non percepirà l’espressione “PERSONALIZZALO” apposta sui prodotti e servizi di cui trattasi come un segno distintivo.

Per quanto concerne i nomi di dominio di proprietà del richiedente, l’Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura “PERSONALIZZALO” come nome di dominio non è una prova dell’uso effettivo del marchio.

Per quanto riguarda le statistiche estratte da “Google Analytics”  va indicato che il numero di visitatori di una pagina web non dimostra se il segno  è usato sul sito visualizzato, né tanto meno come esso sia percepito dal pubblico di riferimento.

 

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 14/12/2016

E-Pol srls  Viale Sant’Ambrogio 17D I-29121 Piacenza  ITALIA
Fascicolo nº: 015481963 Vostro riferimento: Marchio: Personalizzalo

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: E-Pol srls  Viale Sant’Ambrogio 17D I-29121 Piacenza  ITALIA

In data 22/06/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 13 e 14/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La dicitura in esame non è d’uso comune nel mercato di riferimento, né è un termine laudatorio/autopromozionale, né allude alle caratteristiche dei prodotti. In riferimento alle cover per telefoni non è descrittivo dei prodotti richiesti. Inoltre, la personalizzazione del prodotto può eventualmente avvenire solo qualora l’utente abbia un eventuale interesse, ad esempio utilizzando le foto presenti nel sito web. 2. Il marchio possiede carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Il richiedente offre un estratto da “Google Analytics” con analisi e statistiche relative ai visitatori del sito www.personalizzalo.it . La visibilità di tale web è  cresciuta esponenzialmente dal 2013 ad oggi. Le visite dall’estero sono cresciute. Il richiedente trasmette inoltre: l’elenco clienti italiani e stranieri (docc. 1 e 2); la lista di rivenditori dei prodotti “Personalizzalo” in Italia e all’estero (doc. 3); dati sugli investimenti per macchinari di stampa e creazione dei prodotti riconducibili al marchio in esame (doc. 4); fatture riguardanti la gestione e il marketing della web (doc. 5); “Keyword planner” (doc. 6); risultati da “Search Analytics” (doc. 7); estratti da “Google AdWords”; fatture riguardanti la gestione del logo; studio di progettazione del logo (doc. 10); bilanci E-Pol s.r.l.s. 2014 e 2015 (docc. 11 e 12).

Il richiedente ha inoltre acquistato vari nomi di dominio, tra cui “personalizzalo.com”, .it., .de, .fr, .es, .co.uk e altri.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
In primo luogo l’Ufficio fa notare che i motivi di rifiuto si basano unicamente sulla mancanza di carattere distintivo del marchio (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e non sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (descrittività del marchio. L’Ufficio ricorda inoltre di non avere affermato che la dicitura “Personalizzalo” è un’espressione negli usi del commercio, rifiutabile ex articolo 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE. Le considerazioni del richiedente al rispetto non verranno prese in considerazione, poiché non rilevanti nel caso in esame.
Ciò premesso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
1. L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero “personalizza” (imperativo del verbo “personalizzare”) e il pronome complemento “lo”. Si tratta di vocaboli italiani del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.
L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura gli unici significati che le verrebbero possibilmente conferiti di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.
Considerando la natura del marchio, i prodotti e servizi richiesti, nonché il pubblico di riferimento (ovvero sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua italiana), l’Ufficio ritiene che la dicitura “PERSONALIZZALO” non può che essere considerata come un messaggio promozionale destinato a incitare il consumatore ad adattare alle sue necessità, ai suoi gusti ecc. il prodotto che acquista o il servizio di cui intende fruire, interpretazione peraltro non seriamente contestata dal richiedente. Se applicata a prodotti quali “Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Carta e cartone; Cartoleria e materiale di insegnamento; Decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; Prodotti di carta monouso; Sacche ed articoli per imballaggio ecc.” (classe 16), “Mobili e complementi di arredo; Recipienti; Schermi, espositori ecc.” (classe 20), l’espressione “PERSONALIZZALO” non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un messaggio promozionale, destinato ad incitare il consumatore a modificare il prodotto richiesto secondo i propri gusti o le proprie esigenze.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, se riferita a mobili e complementi di arredo, la dicitura “PERSONALIZZALO” invita il consumatore ad adattare il prodotto alle sue necessità, ad esempio di spazio (modificando le dimensioni o aggiungendo elementi modulari, ecc.), nonché di gusto (adattando i colori dei mobili, ecc.) o di disponibilità economica (eliminando o aggiungendo elementi, modificando materiali ecc.).
L’espressione pertanto sarà senza dubbio interpretata come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale del prodotto.
Le stesse considerazioni sono applicabili ai servizi richiesti (Servizi di manifattura ed assemblaggio su ordinazione; Stampa e sviluppo di materiale fotografico e cinematografico; Servizi di progettazione; Servizi informatici; Allestimento di piattaforme Internet per il commercio elettronico; Computer grafica; Consulenza per il disegno di siti web; Consulenza in materia di sviluppo di prodotti; Design di capi d’abbigliamento, calzature e cappelleria; Illustrazioni grafiche per conto terzi; Progettazione di prodotti; Progettazione e sviluppo di pagine Web su Internet; Servizi di design tessile; Servizi di progettazione di marchi di fabbrica; Sviluppo di prodotti; ecc.). La dicitura incita il consumatore ad adattare il servizio alle sue necessità o ai suoi gusti. Si tratta senza dubbio di un richiamo promozionale importante, che il consumatore saprà tenere in debita considerazione, sia che si tratti del pubblico professionale con elevato livello di attenzione, sia del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
L’Ufficio ribadisce che l’obiezione sollevata non si basa sul carattere descrittivo del marchio, bensì si fonda sul fatto che il pubblico di riferimento non percepirà l’espressione “PERSONALIZZALO” apposta sui prodotti e servizi di cui trattasi come un segno distintivo.
Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione: Il marchio è in caratteri di stampa facilmente leggibili. Il fatto che la lettera “s” sia leggermente più grande delle altre e di colore diverso, non è in grado di sviare l’attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dall’elemento verbale.
L’Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.
L’Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.
2. Per quanto concerne l’argomento secondo il quale il segno avrebbe acquisito capacità distintiva in seguito all’uso, va ricordato che
In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico … .
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate … .
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento … .
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta … .
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Come si è visto più sopra, il pubblico di riferimento cui sono diretti i prodotti e servizi in questione è composto da consumatori medi e specializzati di lingua italiana. Di conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è unicamente relativa all’Italia, pertanto le informazioni inerenti altri paesi non sono rilevanti al fine della determinazione della distintitività acquisita in seguito all’uso.
Nel caso presente è quindi necessario determinare se una parte significativa del pubblico italiano sia stata “esposta” al segno in esame per un “congruo” periodo di tempo in modo tale da essere immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di una ben determinata origine imprenditoriale.
Ad avviso dell’Ufficio, la documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e convincenti al riguardo.
Il richiedente non ha fornito cifre relative al fatturato, né ha specificato quale percentuale del giro di affari sia stata generata in Italia dal marchio richiesto. Il richiedente ha unicamente trasmesso due bilanci relativi alla ditta E-Pol S.r.l.s. (docc. 11 e 12) nei quali non viene fatto alcun accenno al segno , oltre che una lista di clienti e di rivenditori non associata a dati contenenti cifre di vendita o quantità vendute.
Le fatture presentate, peraltro alquanto esigue, non si riferiscono né al marchio né direttamente ai prodotti/servizi richiesti, bensì alle materie/ai macchinari acquistati per la possibile attività del richiedente e al servizio di gestione della web (docc. 4 e 5). In particolare, la fattura riguardante la progettazione del logo si riferisce al servizio prestato a tale effetto, ma non indica alcunché in relazione all’utilizzo del marchio depositato.
Il documento “Studio di progettazione del logo” (doc. 10), non è altro che una proposta con varie versioni di segni, tutti recanti la scritta “PERSONALIZZALO”, ma con una serie di elementi diversi (una mano stilizzata; ulteriori diciture, come “L’artista sei tu”; elementi grafici quali macchie di colore, un camaleonte ecc.). Fra tutti i progetti presentati il richiedente ha selezionato il segno . Tuttavia, tale scelta si basa su ragioni estetiche, commerciali e di marketing che all’Ufficio non è dato analizzare e che, peraltro, possono variare nel corso del tempo. L’Ufficio deve limitarsi ad esaminare il segno così come depositato e non altre possibili varia dello stesso.
Il documento “Indicazioni uso del marchio” (doc. 9) è un semplice manuale per la corretta riproduzione grafica del segno, ma non indica se esso sia riconosciuto dal consumatore italiano.
Per quanto concerne i nomi di dominio di proprietà del richiedente, l’Ufficio rileva che un nome di dominio ha una funzione diversa rispetto ad un marchio, poiché identifica un sito Internet di proprietà del richiedente. Si tratta, in buona sostanza, di una pagina web a cui si può accedere digitando un indirizzo in Internet o mediante un link. La funzione del marchio, per contro, è sostanzialmente quella di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli di altre imprese concorrenti. L’uso della dicitura “PERSONALIZZALO” come nome di dominio non è una prova dell’uso effettivo del marchio (decisione 10 settembre 2001, R0638/2000-4, BUY.COM).
Per quanto riguarda le statistiche estratte da “Google Analytics” (doc. 7), va indicato che il numero di visitatori di una pagina web non dimostra se il segno  è usato sul sito visualizzato, né tanto meno come esso sia percepito dal pubblico di riferimento. Va peraltro ricordato che l’accesso a una pagina web può essere effettuato mediante un link (senza alcuna menzione al nome della pagina o del fornitore del prodotto/servizio) o addirittura cliccando su una foto o un banner (decisione 22 settembre 2015, R3192/2014-2, DO SOMETHING, § 79).
Inoltre il numero di visualizzazioni per l’Italia (anni 2013 e 2016) non indica in modo concreto e preciso quali prodotti o servizi tra quelli richiesti abbiano interessato il consumatore. Non va dimenticato che molti dei prodotti e servizi in questione, in particolare per quanto concerne le classi 16 e 20 sono prodotti di consumo corrente, destinati ad un bacino di utenza composto da milioni di potenziali acquirenti. A fronte di un simile pubblico di consumatori, le cifre relative alle visualizzazioni della pagina web del richiedente non possono quindi che essere considerate come estremamente modeste.
Per quanto riguarda i dati estratti da “Google AdWords”, l’Ufficio non è in grado di estrapolare elementi concreti e precisi circa l’uso del segno  nel mercato di riferimento. “AdWords” è infatti una piattaforma pubblicitaria che permette la comparsa sullo schermo dell’utente di annunci personalizzati, ad esempio sulla base di ricerche effettuate per parola chiave all’interno di un motore di ricerca. I dati offerti dal richiedente indicano che se un utente, navigando in Internet, si interessa per custodie per telefoni personalizzate, riceverà sul suo schermo una pubblicità relativa al sito www.personalizzalo.it . Tuttavia, l’Ufficio fa notare che le cover per telefoni non sono elencate fra i prodotti coperti dalla domanda di marchio. Ogni ulteriore analisi dei dati provenienti da “AdWords” non è pertanto utile ai fini dell’esame dalla capacità distintiva acquisita del segno in relazione ai prodotti e servizi richiesti.
Per quanto concerne le pubblicazioni web a cui fa riferimento il richiedente nella pagina 14 della memoria in risposta, esse mettono in relazione la dicitura “PERSONALIZZALO” fondamentalmente con la vendita di accessori per telefoni, in particolare cover o custodie personalizzate. Si ricorda nuovamente che tale prodotto non rientra nell’elenco richiesto contestualmente alla domanda di marchio.
L’Ufficio rileva altresì che non sono state specificate le quote di mercato detenute dal marchio o forniti risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio.
Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence”, costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale “secondary evidence”, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44).
L’Ufficio non può esimersi dal rilevare come nessuno degli elementi di prova qualificati come “direct proof” sia stato presentato dalla richiedente nel presente caso.
Sulla base delle circostanze di fatto più sopra menzionate è quindi impossibile valutare con ragionevole certezza se una parte significativa del pubblico di riferimento sia stata effettivamente “esposta” al segno in esame in modo tale da poterlo riconoscere come una chiara indicazione di una ben precisa origine imprenditoriale.
Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE sia da considerarsi esclusa.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 481 963 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI

 

MARCHIO SENZA TESTO – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 30.11.2016

Siamo di fronte ad un marchio tridimensionale senza testo, la cui domanda di registrazione è stata rifiutata per mancanza di carattere distintivo.

L’azienda del richiedente è l’unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi e presenta la seguente osservazione:

la circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l’intera struttura sia “minimalista“ conferirebbe al segno capacità distintiva.

Le argomentazioni sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.

L’Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo. È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l’attenzione del consumatore e da far si che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 16/11/2016

UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI  Via della Scala, 4 I-50123 Firenze  ITALIA

Fascicolo nº: 014997308 Vostro riferimento: 27771 Marchio: Tipo de marchio: Tridimensionale

Nome del richiedente: Tecnodidattica S.p.A.  Via G. Garibaldi 67 I-16040 San Colombano Certenoli (Genova)  ITALIA

In data 11/02/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/04/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente è titolare di un marchio identico che è stato concesso in Italia e la cui preesistenza viene rivendicata nella domanda oggetto di rifiuto. E’ inoltre titolare del marchio dell’ Unione Europea EUTM No. 6 536 577 che lui ritiene esser equivalente al segno oggetto di rifiuto.
2. Le immagini riportate dall’Ufficio nella comunicazione allegata, con il fine di provare che la forma del segno in oggetto non si differenzia da quelle normalmente in uso nel settore, sono di fatto immagini di basi per mappamondi prodotte dalla richiedente. A tal fine vengono presentate prove volte a dimostrare tale circostanza.
3. La richiedente è l’unica azienda nel mercato a produrre basi di mappamondi o globi come quella oggetto del presente procedimento. Ciò è dimostrato anche dai cataloghi in allegato.
4. Il richiedente ritiene che il segno sia distintivo poiché normalmente nel settore in questione, quello dei mappamondi, la base è molto più imponente ed inoltre è piena. La circostanza che la base oggetto del presente marchio sia vuota, di fatto un anello, e più precisamente che l’intera struttura sia “minimalista“ conferirebbe al segno capacità distintiva. Si allegano prove volte a dimostrare le differenze sopra menzionate. Tutto quanto sopra esposto renderebbe il segno facilmente memorizzabile e dunque conferirebbe al medesimo un carattere distintivo superiore alla soglia minima perché la medesima possa essere accettata.
5. Il richiedente argomenta in subordine il carattere distintivo acquisito e tal fine presenta delle prove che verranno elencate e analizzate in seguito.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
È giurisprudenza consolidata che il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro” (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Le argomentazioni di cui al punto 1 non possono essere accolte perché:

Per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:
il regime dell’Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale … Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell’Unione. Pertanto l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Per quanto riguarda l’argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata “le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare … relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Tutto ciò premesso il marchio anteriore del richiedente già registrato dall’Ufficio è il marchio :
EUTM No. 6 536 577
Le differenze fra tale segno e il segno oggetto di rifiuto, sono più che evidenti e non è necessario dilungarsi.
In relazione alle argomentazioni di cui al punto 2 l’Ufficio prende atto del fatto che le immagini riproducono basi per mappamondi prodotte dal richiedente e che dunque tali immagini non possano supportare la posizione dell’Ufficio, ma, per le ragioni che verranno spiegate in seguito tale circostanza non influisce sulla valutazione dell’Ufficio.
Le argomentazioni di cui al punto 3 sono tutte volte a dimostrare che il segno oggetto di rifiuto, una base per mappamondo ha una forma insolita e che si discosta dalle forme normali di tale parte del prodotto. Tale novità comporterebbe altresì carattere distintivo.
L’Ufficio refuta tale sillogismo, perché se da un lato è vero che:
“Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [RMUE]” (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).
È altresì vero che tale scostamento deve essere tale da richiamare l’attenzione del consumatore e da far si che esso percepisca la forma come indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.
Volendo comparare il segno del richiedente con una normale base per mappamondi
Si puó rilevare come la differenza sia imputabile al braccio che sostiene il globo e alla circostanza che la base nel caso del segno oggetto di rifiuto sia vuota e non è piena.
Nel presente caso il consumatore di riferimento è il grande pubblico e non certamente esperti del settore dei mappamondi delle basi per lampade.
Non vi sono ne prove ne indizi che detto consumatore percepirà quella che  è una stilizzazione, certamente riuscita ed elegante,  di una normale base per mappamondo, come un segno distintivo tridimensionale indicativo di una provenienza imprenditoriale.
Volendo porre in essere un esercizio di stile, tramite il quale si limita il pubblico ai consumatori specializzati nei settori interessanti, è possibile che essi giungano alla conclusione che la base per mappamondo, globo o lampada in questione è  un oggetto di design, ma non vi sono ragioni per concludere che gli stessi pensino che la medesima è indicativa della provenienza imprenditoriale del prodotto.
Sebbene come menzionato uno scostamento sia percepibile, lo stesso rientra nell’ambito delle stilizzazioni che fanno parte del mondo del design e certamente la forma non presenta uno scostamento tale da far si che il consumatore medio dell’Unione Europea percepisca la medesima come un segno distintivo.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la percezione del segno oggetto di rifiuto da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.
Carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE. Gli impedimenti registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico … .
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate … .
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento … .
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta … .
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Il richiedente ha presentato la seguente documentazione:
A) Affidavit reso dal Sig. Riccardo Donati, legale rappresentante della Tecnodidattica S.p.A, nella quale si dichiara che: 1) La società opera sin dal 1949 nella produzione di globi geografici e sussidi didattici; 2) La medesima raggruppa numerosi marchi e uno di questi marchi identifica la linea “Atmosphere” a cui appartengono le basi per mappamoondo in questione; 3) la società è titolare di un marchio italiano identico a quello oggetto del presente rifiuto; 4) Mappamondi avente una base identica al segno oggetto del presente rifiuto sono commercializzati sin dal 2004.
B) Una visura camerale della Società TECNIDATTICA S.p.A;
C) Estratti di cataloghi TECNODIDATTICA nei quali si rappresenta il marchio oggetto di rifiuto nella funzione di base per mappamondo. I cataloghi sono in Italiano ed Inglese.
D) Dichiarazione del menzionato Sig. Riccardo Donati datata 04/12/2012 tramite la quale dichiara che in relazione ai prodotti delle linee Colour, Colour Liight, Vision, Full Circle, Reflection ed Expression per gli anni dal 2008 al 2012 ammonta ad un totale di circa 724.000€ per l’estero e a  circa 1. 264.000€ in Italia. Le spese fra fiere e pubblicità ammontano per lo stesso periodo a circa 60.000€ per l’estero e a circa 50.000€ per l’Italia.
Fatture che vanno dal 2008 al 2016 (si riportano solo quelle emesse in data posteriore al 13/01/2016 per ragioni che verranno spiegate nel corso della decisione):
Tutti gli importi sono approssimativi
– Olanda:  n. 4 fatture Tot. 53.300€ – Spagna: n.2 fatture Tot. 9.500 € – Francia: n. 5 fatture Tot. 59.100€ – Germania n. 7 fatture Tot. 124.400€ – Repubblica Ceca n. 2 fatture Tot. 5.800€ – Polonia. 1 fattura Tot.9.600€ – Danimarca  n. 2 fatture Tot. 26.300€ – Regno Unito n. 2 fatture Tot. 55.400€ – Italia n. 37 fatture Tot. 270.048€ ( le fatture vanno dal 2008 al 2015)
E) Articoli di vari Giornali e riviste italiane (Es. Grazia, Sole 24 ore, Cose di Casa, Cosmopolitan) in cui il marchio “Atmosphere“ viene citato e i mappamondi rappresentati. Tutti gli articoli sono in lingua italiana. Nella maggior parte dei casi, si tratta di rappresentazioni di Globi/Mappamondi all’interno di articoli redazionali di portata più ampia che si riferiscono ad arredamento e design.
F) Estratti di cataloghi di concorrenti
G) Catalogo “FIDATY” dei supermercati Esselunga dove uno dei mappamondi è offerto come premio.
Si deve premettere che una parte delle fatture non sono state tenute in considerazione poiché posteriori alla data di deposito del 13/01/2016. Si rileva in tal senso che poiché un marchio gode di protezione a decorrere dalla sua data di deposito, e dal momento che la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto a un altro, un marchio deve essere registrabile a quella data. Di conseguenza, il richiedente deve dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione (sentenze dell’11/6/2009, C-542/07P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 e 51; e del 7/9/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22).
Sebbene sia vero che la prova dell’uso del segno dopo tale data non debba essere trascurata automaticamente si ritiene che la portata della medesima, che è agli atti, non sia tale da cambiare il risultato della presente analisi.
In primo luogo l’Ufficio rileva che la prova presenta delle carenze strutturali.
In tal senso, se da un lato le prove presentate dimostrano una reale presenza nel mercato, dall’altro manca del tutto un temine di paragone. L’Ufficio non è in grado di dedurre a quale sia la quota di mercato detenuta dal richiedente, né tantomeno dati in tal senso sono stai presentati dal quest’ultimo.
Sulla base delle fatture l’Ufficio puó solo concludere che il richiedente fra il 2008 e il 2015 ha veduto mappamondi per un totale di 370.500€.
Non sono d’aiuto neanche le prove riassunte al punto D) poiché sono semplici dichiarazioni del richiedente, della cui veridicità l’Ufficio non dubita, ma che non possono portare a conclusioni sulla quota di mercato detenuta, né tantomeno sulla percezione del  segno da parte del pubblico.
Per ciò concerne le rassegne stampa e gli articoli presentati, si rileva in primis che le medesime sono carenti dal punto di vista territoriale poiché relative esclusivamente al pubblico di lingua italiana. In secondo luogo dalle medesime non si puó in alcun modo dedurre che il segno venga percepito dal pubblico come un segno distintivo.
Le ulteriori prove presentate, se da un lato confermano una presenza nel mercato di basi per mappamondi o globi aventi la forma del segno oggetto di rifiuto, in nessun modo permettono di concludere che il segno abbia acquisito capacità distintiva tramite l’uso ai sensi dell’ articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
Non è dunque necessario valutare l’idoneità delle prove dal punto di vista territoriale.
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 997 308 è respinta per i seguenti prodotti
Classe 11 Basi per lampade; Basi concepite per il montaggio di lampade
Classe 12 Mappamondi; Globi celesti.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Michele M. BENEDETTI – ALOIS

BETTER SILVER – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 30.11.2016

La domanda di marchio dell’Unione europea relativa al marchio BETTER SILVER è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Questo rifiuto nonostante la società richiedente sia già titolare del marchio anteriore comunitario n. 7 360 563 BETTER SILVER che è identico a quello oggetto della domanda e presenta l’aggiunta della frase “produzione di catename dal 1977” e sia stato registrato senza alcun’obiezione in data 20/05/2009.

Evidentemente, in fase di analisi del marchio BETTER SILVER produzione di catename dal 1977,  l’insieme della parte denominativa e figurativa, dunque, realizza il risultato di comporre un segno sufficientemente distintivo, tale da essere registrabile secondo il Regolamento del Marchio dell’Unione Europea.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 30/11/2016
STUDIO BONINI SRL  Corso Fogazzaro, 8 I-36100 Vicenza  ITALIA
Fascicolo nº: 015663818 Vostro riferimento: 85.796

Marchio: BETTER SILVER

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: BETTER SILVER S.P.A.  Via dell’Artigianato, 25 I-36050 Bressanvido (Vicenza)  ITALIA

In data 22/07/2016 la Divisione d’Esame, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 22/09/2016 la richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La società richiedente è già titolare del marchio anteriore comunitario n. 7 360 563 BETTER SILVER che è identico a quello oggetto della domanda e presenta l’aggiunta della frase “produzione di catename dal 1977”. Esso è stato registrato senza alcun’obiezione in data 20/05/2009. Il marchio anteriore dell’Unione Europea n. 7 360 563 si differenzia solamente per l’aggiunta di una frase palesemente descrittiva dei prodotti rivendicati; pertanto non è ragionevole sostenere che essa aggiunga un quid di distintività, senza il quale la combinazione “Better Silver”+figura non possieda i requisiti minimi di carattere distintivo per la registrazione. Né vale l’obiezione per cui BETTER e SILVER sono parole di lingua inglese e “produzione di catename dal 1977” è una frase espressa in lingua italiana. Invero, la parola SILVER (“argento” in italiano) e BETTER (“migliore”) sono vocaboli conosciuti da persone di lingua italiana che hanno una conoscenza basilare a livello scolastico dell’inglese. Infatti, SILVER-argento è un vocabolo di uso comune del vocabolario di base insegnato nei primi anni di studio scolastico della lingua; BETTER (comparativo irregolare di GOOD o WELL “Buono” o “bene”) è un vocabolo basilare, insegnato proprio nello studio delle forme comparative dell’aggettivo e dell’avverbio, che sono pochissime in lingua inglese. La serie Good-Better-Best (“buono-migliore-ottimo”)
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
rappresenta una delle nozioni fondamentali, apprese negli anni della secondaria inferiore in Italia.  Considerando che il pubblico di riferimento sia italiano, dunque (come ha fatto correttamente l’esaminatore incaricato del prot. n. 7 360 563), bisogna rilevare che il marchio non consiste esclusivamente di parole meramente descrittive e comprensibili al pubblico italiano di riferimento (Better e Silver), ma anche di un elemento figurativo, non trascurabile nella dimensione e nella combinazione intersecata con la parte verbale.  L’insieme della parte denominativa e figurativa, dunque, realizza il risultato di comporre un segno sufficientemente distintivo, tale da essere registrabile secondo il Regolamento del Marchio dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, la Divisione d’Esame ha deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25). Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti.
Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Di conseguenza, la Divisione d’Esame fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno   rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86).

La Divisione d’Esame ritiene che non vi siano dubbi al riguardo.
In primo luogo, come già indicato nella comunicazione del 22/07/2016, la Divisione d’Esame ribadisce che i prodotti sono prodotti di consumo di massa e diretti principalmente al consumatore medio, che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tale circostanza non è stata ribattuta dalla richiedente.
La richiedente neppure ha contestato quanto concluso dalla Divisione d’Esame circa il significato in lingua inglese dei termini  “BETTER SILVER”. Essi verranno intesi come un’espressione corrispondente ad argento di migliore qualità.

Con riferimento a catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di argento; catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di bronzo; catene, collane, bracciali, anelli, ciondoli e spille, tutti i suddetti prodotti essendo realizzati totalmente o in parte sostanziale di ottone nella Classe 14 se applicato ad essi il marchio oggetto di obiezione informa immediatamente i consumatori, senza ulteriori riflessioni da parte di questi ultimi, che i prodotti oggetto della domanda sono fatti di o contengono argento di miglior qualità. Il marchio è quindi costituito essenzialmente da un’espressione che, senza tenere conto di taluni elementi stilizzati, trasmette informazioni ovvie e dirette su genere e qualità dei prodotti in oggetto.
Inoltre, perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).
Per i motivi sopra esposti il segno in esame è, prima facie, privo di carattere distintivo.
Ad avviso della Divisione d’Esame, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel segno in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con il prodotto.
Per quanto riguarda l’argomento della richiedente in base a cui una registrazione contenente, inter alia, la medesima dicitura “BETTER SILVER” sia stata accettate dall’EUIPO, va innanzitutto notato che si tratta di un marchio diverso, non comparabile con il segno in esame.
Si tratta infatti di un marchio composto da elementi sia in lingua inglese che italiana, e non, come nel presente caso, solo da elementi in lingua inglese, la comprensione dei quali da parte del pubblico rilevante non è stata in alcun modo messa in dubbio dalla richiedente.
Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Ciò premesso, va ricordato che “Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Per quanto infine riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale il marchio oggetto di obiezione conterrebbe elementi figurativi in grado di “comporre un segno sufficientemente distintivo”, la Divisione d’Esame non può che ribadire quanto già espresso nella precedente comunicazione, concetto peraltro non messo in discussione dalla richiedente.
Gli elementi figurativi che conferiscono al marchio de quo un grado di stilizzazione sono così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio in oggetto è infatti formato, oltre che dai termini “BETTER SILVER”, da ovali sovrapposti ad un cerchio. Questa ultima raffigurazione potrebbe essere intesa come un richiamo alla forma di particolari gioielli, quali ad esempio le catene, i quali sono i prodotti per i quali il marchio è stato domandato. Questi elementi non possiedono pertanto una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 663 818 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Andrea VALISA

ANTICA SARTORIA NAPOLETANA – Assenza di carattere distintivo.  Euipo 01.12.2016

 

L’Ufficio ritiene che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.

 

 

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE

Alicante, 01/12/2016

FRANCESCO MUSELLA  VIA MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA N.64 I-80133 NAPOLI  ITALIA
Fascicolo nº: 015402332

Vostro riferimento: ANTICASARTORIA Marchio: Antica Sartoria Napoletana

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: AERRE GROUP S.R.L.S.  Corso Novara n°36 I-80143 Napoli  ITALIA

In data 23/06/2016 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.
In data 04/08/2016 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. L’Ufficio non ha analizzato adeguatamente la veste grafica del segno.

2. La dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” non è immediatamente e meramente descrittiva dei prodotti, poiché innesca nel consumatore un ulteriore slancio cognitivo, dovuto alla mancata specifica menzione dei prodotti. Vi sono segni che possono esprimere un messaggio obiettivo, ma necessitano di un minimo sforzo interpretativo da parte del pubblico. Il nesso fra la dicitura e i prodotti è troppo vago e indeterminato. Il carattere manifatturiero e di pregio che si può inferire dal sintagma “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” rientra in una dinamica promozionale ed elogiativa dei prodotti e servizi contraddistinti.

3. L’attività manifatturiera non può essere realizzata seguendo unicamente antiche pratiche, a causa dell’industrializzazione dei processi di produzione. In particolare, per i servizi di vendita online la tradizione manifatturiera si scontra con l’innovazione, in special modo con Internet.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

4. Rispetto ad “abiti” la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” non indica le caratteristiche dei prodotti, ovvero se si tratti di abiti da sera, casual o fabbricati con l’antico metodo manifatturiero o seguendo una produzione industriale.

5. Il segno è stato valutato in modo diverso rispetto ad altri marchi già registrati dall’Ufficio (v. elenco trasmesso).
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.
Questi i motivi.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua italiana, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).
Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.
Come già indicato nella precedente comunicazione, la dicitura in questione contiene tre termini, “antica”, “sartoria” e “napoletana”, rintracciabili in dizionari di uso comune, che l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.
In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma indicante un laboratorio di sarto/produzione artigianale o industriale di abiti proveniente da un passato lontano/secondo le vecchie tradizioni della città di Napoli. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

2. Per quanto concerne, in particolare, il termine “sartoria”, contrariamente a quanto affermato dal richiedente che lo ritiene inadeguato ad indicare un tipo di fabbricazione industriale come quella odierna, l’Ufficio non può che rimandare alla definizione del vocabolo estratta dal dizionario Sabatini Colletti, all’indirizzo http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sartoria.shtml , come peraltro già indicato nella notifica del 23/06/2016: SARTORIA “1 Laboratorio di sarto (…) 2 Produzione artigianale o industriale di abiti; il settore di attività dei sarti”
(sottolineatura aggiunta).
Come si può notare, la produzione di una sartoria può seguire sia dei metodi di produzione artigianale sia industriale. Non esiste pertanto alcuno “scarto” nel messaggio trasmesso dal termine, che inneschi un fattore “sorpresa” nel consumatore.

4. Inoltre, per quanto riguarda la disquisizione del richiedente secondo la quale una sartoria si dedicherebbe al confezionamento di “abiti” (essendo questi ultimi un unico prodotto merceologico), l’Ufficio non può che manifestare la propria discordanza. L’Ufficio ritiene che il madrelingua italiano di cultura media sia perfettamente in grado di riconoscere nel termine “abito” tout court, oltre che un “vestito” anche un sinonimo di “capo di abbigliamento”, senza dover ricorrere a particolari sforzi cognitivi. Ciò peraltro è confermato anche dalle definizioni di “abito” del dizionario De Mauro (ricerca effettuata in data 01/12/2016 all’indirizzo http://dizionario.internazionale.it/parola/abito ): “1a. vestito, capo di abbigliamento”. Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
Ciò premesso, se applicata a prodotti quali “Abbigliamento; Abbigliamento casual; Abbigliamento da donna; Abiti da cerimonia per donna; Abiti da sera; Abiti da sera da uomo; Articoli di abbigliamento tessuti; Biancheria personale; Scialli e stole; Abbigliamento da uomo; Camicie; Panciotti; Corredini per neonati (abbigliamento);
Vestiti; Cappelleria; Calzature [tranne le calzature ortopediche]; Guanti [abbigliamento]; Borse; Borsette [borsette]; Cinghie di cuoio; Cinture” ecc. la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi provengono da un antico laboratorio di sarto con sede a Napoli o seguono i dettami dell’antica produzione artigianale/industriale napoletana.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA”, se applicata ad un abito da cerimonia o da sera da uomo o da donna, ad una camicia, ad uno scialle, ad un gilet ecc. non faccia che definire più concretamente quale sia l’origine o il fornitore del prodotto. Il fatto che il laboratorio di sarto abbia sede a Napoli da lunga data o segua le norme della produzione napoletana tradizionale, sia essa artigianale o industriale, sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione.
Va peraltro ricordato che anche prodotti quali “cappelleria, calzature, borse” ecc. possono essere commercializzati da/in un’antica sartoria con sede a Napoli, trattandosi di accessori che completano un capo di abbigliamento.

3. Infine, se applicata a “servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento e accessori per abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio in materia di abbigliamento” ecc. il sintagma in esame non fa che indicare che essi sono forniti da un antico laboratorio di sarto con sede a Napoli o sono specializzati nell’antica produzione artigianale o industriale napoletana. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il fatto che i servizi di vendita possano anche essere resi online non rende di per sé il marchio descrittivo. Anche ammesso e non concesso che una sartoria fosse esclusivamente un laboratorio artigianale, ciò non risulterebbe essere un impedimento per commercializzare i propri prodotti nel web. Va sottolineato che nel mercato globale attuale è sempre più usuale vendere prodotti artigianali mediante piattaforme informatiche: si tratta di un dato di comune esperienza che chiunque navighi in Internet può facilmente verificare.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio non comprende quale sarebbe lo “slancio cognitivo/ricognitivo” che si innescherebbe nel consumatore al confrontarsi con la dicitura in esame.
L’Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “ANTICA SARTORIA NAPOLETANA” sarebbe descrittiva dei prodotti e servizi richiesti. Va inoltre ricordato che
qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T-118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27-28].
(19/05/2010, T-464/08, ‘SUPERLEGGERA’, ECLI:EU:T:2010:212, § 49).
Il marchio designa in modo chiaro e diretto l’origine/il fornitore e la qualità dei prodotti e servizi in oggetto.
Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

1. Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno , l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero che esso
“è rappresentato in caratteri di stampa maiuscoli alquanto comuni e perfettamente leggibili. Il fatto che i termini siano disposti su righe diverse non è che un espediente grafico dei più frequenti e noti da tempo, che non è in grado di sviare l’attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dagli elementi verbali”.
Contrariamente a quanto affermato, l’Ufficio ritiene di aver eseguito un esame esaustivo, soffermandosi su ciascuna delle caratteristiche degli elementi figurativi che compongono il marchio, peraltro piuttosto semplici.
L’Ufficio ritiene pertanto che, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo.
Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all’insieme. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Per quanto riguarda l’argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall’EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

5. In particolare, l’Ufficio sottolinea che buona parte dei marchi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi, come nel caso dei marchi citati nn. 7 088 561, 14 788 467, 14 795 819, 10 013 043, 11 395 341 e 13 846 951. L’Ufficio ricorda inoltre che la prassi relativa ai marchi figurativi si è sviluppata nel corso del tempo, fino ad assumere, nell’attualità, criteri più restrittivi rispetto al passato, così come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 402 332 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI

La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere promuovono un’iniziativa di sostegno alle PMI per la valorizzazione del patrimonio dei marchi nazionali la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967.

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967

MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE – Assenza di carattere distintivo.  Quarta Sezione Euipo 31.01.2017

Siamo di fronte ad un marchio dell’Unione Europea raffigurante due curve rosse oblique.      I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 .

–  classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio;

– classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;

– classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate;

–  Classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».

Nel 2014 la ricorrente presenta domanda di registrazione del marchio europeo.

Nel 2015 l’esaminatore ne  respinge la registrazione per mancanza di carattere distintivo.

La ricorrente chiede ricorso dinnanzi a EUIPO.

La Seconda Commissione di Ricorso annulla la sentenza EUIPO.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un’elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.

Il Tribunale non è  in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento.

Per questo motivo la Quarta sezione del Tribunale decide che la decisione della seconda commissione è respinta.

 

 

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2017 (1)

Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante due curve rosse oblique – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di valutare il carattere distintivo di un marchio in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento»

Nella causa T-130/16,

Coesia SpA, con sede in Bologna (Italia), rappresentata da S. Rizzo, in qualità di agente, ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/2015-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo che raffigura due curve rosse oblique,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2016,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2016,
visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1        Il 26 gennaio 2014 la Coesia SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
2        Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo formato da due curve rosse oblique:
3        I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 35, 37 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–        classe 7: «Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, in particolare bottiglie, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti alimentari e di consumo, come macchine per imballaggio di sigarette e sigari, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, macchine per imballaggio di fazzoletti di carta, dispositivi per mettere nei sacchetti il tabacco trinciato; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione, bilance per tabacco per dispositivi di imballaggio del tabacco in sacchetti; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico, macchine per la fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette; macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine di trattamento stoppa per la preparazione di stoppa da filtri destinata alla fabbricazione di filtri per articoli fumabili, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine utensili per la produzione di ingranaggi; macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;
–        classe 35: «Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari»;
–        classe 37: «Servizi di installazione, riparazione e manutenzione delle macchine sopra indicate, quali: macchine per fabbricare recipienti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, dispositivi per inscatolare, macchine per la
fabbricazione di prodotti da fumare, in particolare sigarette, macchine per la fabbricazione di sigarette, sigari e filtri per sigarette, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, macchine utensili per la produzione di ingranaggi, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per la lavorazione di materie plastiche, fibrose e di materiali compositi»;
–        Classe 42: «Servizi nell’ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e sviluppo relativi a ciò; analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica».
4        Con decisione del 24 luglio 2015, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per tutti i succitati prodotti e servizi, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Costui ha sostanzialmente considerato che il segno figurativo di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione.
5        Il 24 settembre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
6        Con decisione del 26 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Alla stregua dell’esaminatore, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo.

Conclusioni delle parti
7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare la decisione impugnata;
–        condannare l’EUIPO alle spese.
8        L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9        La ricorrente deduce due motivi, attinenti alla violazione, rispettivamente, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e all’obbligo di motivazione.
10      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
11      Secondo una giurisprudenza costante, i marchi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del 3 dicembre 2015, Omega International/UAMI (Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero), T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].
12      Secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali sono chiesti la registrazione o la tutela del marchio, e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, C-473/01 P e C-474/01 P, EU:C:2004:260, punto 33, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 15).
13      Tuttavia, è sufficiente un minimo di carattere distintivo perché l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non sia applicabile (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto16 e giurisprudenza ivi citata).
14      L’accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo. 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. Basta che il marchio consenta al pubblico di riferimento d’identificare l’origine dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio e di distinguerli da quelli di altre imprese (v. sentenza del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
15      Tuttavia, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, o un comune pentagono, non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso [sentenze del 12 settembre 2007, Cain Cellars/UAMI (Raffigurazione di un pentagono), T-304/05, non pubblicata, EU:T:2007:271, punto 22, e del 3 dicembre 2015, Raffigurazione di un cerchio e di un rettangolo bianchi in un rettangolo nero, T-695/14, non pubblicata, EU:T:2015:928, punto 18].
16      Quanto al pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l’eventuale carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 12 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione erano principalmente destinati a un pubblico professionale e che, pertanto, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarebbe stata elevata. Questa osservazione della commissione di ricorso non è stata contestata e può essere convalidata.
17      La commissione di ricorso, al punto 12 della decisione impugnata, ha anche considerato che il marchio richiesto, nel suo complesso, era privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione.
18      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha completamente omesso di prendere in considerazione il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il che sarebbe contrario alla giurisprudenza. Secondo la ricorrente, il pubblico di riferimento, avendo una conoscenza approfondita del mercato e un’elevata attenzione sarebbe in grado di percepire come marchi segni figurativi relativamente semplici.
19      L’EUIPO replica che, secondo la giurisprudenza, i segni di una semplicità estrema, come il marchio richiesto, di solito non sono distintivi. Tale constatazione vale anche quando, come nella presente fattispecie, il pubblico di riferimento è dotato di una soglia di attenzione più elevata dell’usuale. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno.
20      Su questo punto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno, nei limiti in cui, se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere distintivo più debole del segno se il pubblico di riferimento è specializzato (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 48).
21      Infatti, il principio, derivante da giurisprudenza costante, secondo il quale, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita potrebbe essere rimesso in discussione se la soglia di distintività di un segno dipendesse, in maniera generale, dal livello di specializzazione del pubblico di riferimento (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punti da 48 a 50).
22      Tuttavia, sebbene si evinca dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 20 e 21 che il fatto che il pubblico di riferimento abbia un livello d’attenzione elevato non attribuisce automaticamente a un marchio un carattere distintivo sufficiente, non se ne evince che un livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento non debba affatto essere preso in considerazione al momento di valutare il carattere distintivo di un marchio.
23      La totale astensione dal prendere in considerazione un siffatto livello d’attenzione al momento della valutazione del carattere distintivo di un marchio sarebbe contraria alla giurisprudenza citata al precedente punto 12, la quale impone che tale carattere sia valutato in funzione della percezione del pubblico di riferimento.
24      Orbene, nel caso di specie, la commissione di ricorso si è limitata a ricordare, al punto 13 della decisione impugnata, la giurisprudenza citata al punto 20 supra. Nonostante tale generico richiamo, come sostiene giustamente la ricorrente, la commissione di ricorso non ha per niente precisato, nella decisione impugnata, di aver preso in considerazione l’elevato livello d’attenzione di cui dà prova il pubblico di riferimento.
25      Il Tribunale non è pertanto in grado di stabilire quale sarebbe stata la conclusione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo del marchio richiesto se la commissione di ricorso avesse preso in considerazione il livello d’attenzione elevato del pubblico di riferimento.
26      Da tutto quanto precede consegue che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 conformemente a uno dei criteri fondamentali derivanti dalla giurisprudenza.
27      Il primo motivo deve essere quindi accolto.
28      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata senza che occorra esaminare il secondo motivo.
Sulle spese
29      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 gennaio 2016 (procedimento R 1933/20152) è annullata.
2)      L’EUIPO è condannato alle spese.
Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2017.

Il cancelliere       Il presidente
E. Coulon       H. Kanninen
1 Lingua processuale: l’italiano.

 

Marchi d’impresa più protetti

Ma grava sul titolare l’onere di provare l’uso del brand

 

ITALIA XX VENTITERRE – DECADENZA MARCHIO FIGURATIVO- Divisione di Annullamento EUIPO 16.12.2016

 

Il titolare del marchio ITALIA XX VENTITERRE decade dai suoi diritti relativamente ai prodotti contestati della classe 33 e cioè Bevande alcoliche (tranne le birre) per mancato utilizzo per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il marchio rimane registrato per le restanti classi per cui era registrato e cioè:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

 

ANNULLAMENTO N. 13071 C (DECADENZA)

Casa Vinicola Zonin S.p.A, Borgolecco, 9, I-36053 Gambellara (VI), Italia (richiedente), rappresentata/o da De Gaspari Osnach S.R.L., Via Oberdan, 20, 35122 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Collegio Toscano degli Olivicoltori Ol.Ma S.A.C., Loc. II Madonnino, 3, I-58100 Montepescali Scalo (GR), Italia (titolare del marchio dell’Unione europea), rappresentata/o da Leonardo Paulillo, Via Andrea Bafile, 13, 00195 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/12/2016, la divisione di annullamento emana la seguente

 

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è accolta.

2. Il titolare del marchio dell’Unione europea è decaduto interamente dai suoi diritti in relazione al marchio dell’Unione europea n. 7 517 931 a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati, ossia:
Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

4. Il titolare del marchio dell’Unione europea sopporta l’onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 2 di 4

MOTIVAZIONI
Il richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell’Unione
europea n. 7 517 931  (marchio figurativo) (il marchio dell’Unione europea). La richiesta è diretta contro alcuni dei prodotti coperti dal marchio dell’Unione europea, ossia:

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).
Il richiedente ha invocato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio dell’Unione europea decade dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, RMUE, se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l’onere della prova spetta al titolare del marchio dell’Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare del marchio dell’Unione europea dimostrare l’uso effettivo nell’Unione europea o presentare le ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

In questo caso il marchio dell’Unione europea è stato registrato in data 22/08/2009. La richiesta di decadenza è stata depositata il 09/06/2016. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda il marchio dell’Unione europea era registrato da oltre cinque anni.
Il 14/06/2016, la divisione di annullamento ha debitamente notificato al titolare del marchio dell’Unione europea la domanda di decadenza concedendo un termine di tre mesi per presentare la prova dell’uso del/della marchio dell’Unione europea per i prodotti contestati.

Il titolare del marchio dell’Unione europea non ha presentato osservazioni o prove dell’uso in risposta alla domanda di decadenza entro il termine prestabilito.
Secondo la regola 40, paragrafo 5, RMUE, se il titolare del marchio dell’Unione europea non fornisce la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio contestato entro il termine fissato dall’Ufficio, il marchio dell’Unione europea sarà dichiarato decaduto.
Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 3 di 4
In mancanza di risposta da parte del titolare del marchio dell’Unione europea, non sussiste alcuna prova dell’effettiva utilizzazione del marchio dell’Unione europea nell’Unione europea per i prodotti né alcuna indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, RMUE, il marchio dell’Unione europea deve essere considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza, privo degli effetti specificati nel regolamento RMUE nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti.
Di conseguenza, il titolare del marchio dell’Unione europea deve decadere parzialmente dai suoi diritti, che sono considerati privi di effetti a decorrere dal 09/06/2016 per tutti i prodotti contestati. Il/La marchio dell’Unione rimane valido/a per tutti i prodotti e servizi non contestati.

SPESE
Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.
Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La divisione di annullamento
Miriam SANCHEZ FUNES María INFANTE SECO DE HERRERA
José Antonio GARRIDO OTAOLA

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94,

Decisione di annullamento n. 13071 C pagina 4 di paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

TEST DRIVE – MARCHIO FIGURATIVO – Dipartimento Operazioni EUIPO 25.10.2016

Marchio Test Drive

Il marchio Test Drive è un marchio figurativo e viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico. L’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese.

L’Ufficio competente ha riscontrato che il marchio è descrittivo e privo di carattere distintivo.

Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini “Test” e “Drive siano posti su due righe all’interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore.

 

 

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europeaex articolo 7, RMUE, e regola 11, paragrafo 3, REMUE Alicante, 25/10/2016
BRUNACCI & PARTNERS S.R.L  Via Scaglia Est, 19-31 I-41126 Modena  ITALIA

Fascicolo nº: 014672943 Vostro riferimento: 25541EU/MB/EB/ag Marchio: TEST DRIVE

Tipo de marchio: Marchio figurativo

Nome del richiedente: Stefano Ravazzini  Via dei Fiori, 95 I-41053 Maranello  ITALIA

In data 04/12/2015 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata. Allegare L110.

In data 04/04/2016 dopo aver richiesto una proroga dei termini, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l’utilizzo della dicitura “TEST DRIVE” serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.

2. L’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura “TEST DRIVE” non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l’opinione dell’Ufficio di come il segno in
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall’Ufficio, ossia a servizi di “prova di guida di un auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni”.

3. Il segno in questione è inusuale e fantasioso.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall’Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica “TEST DRIVE”.

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell’Unione n. 12 936 241 “TEST DRIVE MARANELLO” che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio “TEST DRIVE”.
Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti servizi:
Classe 35 Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio on-line di abbigliamento; servizi di merchandising. Classe 39 Imballaggio e deposito di merci; trasporto di passeggeri su veicoli con autista; servizi di trasporto su strada; trasporto di passeggeri su strada. Classe 41 Attività culturali.
L’obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti e servizi.

Osservazioni di carattere generale:

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Osservazioni del richiedente:
1. Il richiedente rileva che in ambito commerciale l’utilizzo della dicitura “TEST DRIVE” serve ad identificare un servizio complementare nella vendita di autoveicoli. Tuttavia, il segno in questione non è utilizzato in questo senso in quanto nessuno dei prodotti e servizi è riconducibile alla prova su strada per fini commerciali e/o vendita. Infatti, il marchio in questione viene impiegato per contraddistinguere i servizi di noleggio auto e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento turistico.
L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.
Come già indicato nella precedente comunicazione, il segno è composto dai termini “TEST DRIVE”, il cui significato è rintracciabile in dizionari inglesi di uso comune. In base alle definizioni date il consumatore di riferimento percepirà i termini come un’espressione dotata di significato, ossia “prova di guida”.
In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti nella lingua inglese. La dicitura fa riferimento alla prova di guida di un auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare, ad esempio, le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche.
Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
Ciò premesso, se applicata a prodotti e servizi quali quelli richiesti, la dicitura “TEST DRIVE” non fa che informare direttamente i consumatori del fatto che essi sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.
Per quanto concerne gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1, in primo luogo i servizi indicati dal richiedente, ossia auto di alta gamma e guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento, non corrispondono ai servizi indicati. Per quanto riguarda i servizi di guida assistita di veicoli di lusso a scopo di intrattenimento anche qualora fossero stati rivendicati, si tratta comunque di servizi che riguardano la prova guida di veicoli. Si potrebbe trattare, ad esempio, di una prova di guida di un veicolo guidato dal consumatore accompagnato da un istruttore o viceversa, con lo scopo di illustrare le caratteristiche tecniche e/o le prestazioni.

Rispetto all’argomento secondo il quale la dicitura “TEST DRIVE” viene utilizzata in ambito commerciale quale servizio complementare nella vendita di autoveicoli, l’Ufficio rileva che esso è solo uno dei tanti usi che si potrebbero fare del segno in oggetto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che se applicata a servizi di noleggio di automobili, noleggio di veicoli a motore, noleggio di vetture da corsa, la dicitura “TEST DRIVE” indicherà che tale noleggio è finalizzato a permettere al consumatore di effettuare per l’appunto una prova guida. Questa caratteristica permette al consumatore, ad esempio, di poter provare diverse classi di veicoli e poter apprezzare le differenti caratteristiche tecniche e/o prestazioni prima di effettuare una scelta definitiva.
Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 1 sono dunque da rigettare.

2. L’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma di accoglienza e promozione per la valorizzazione del patrimonio industriale e culturale motoristico del modenese. Non esiste nessun legame diretto tra il marchio e i servizi in classe 39 e 41. Tantomeno, dal punto di vista semantico, la dicitura “TEST DRIVE” non permette stabilire un collegamento immediato con i prodotti di classe 12 e i servizi rivendicati in classe 35. Il richiedente rileva che non condivide l’opinione dell’Ufficio di come il segno in questione possa essere considerato descrittivo per i prodotti e servizi in oggetto. La dicitura è da ritenersi distintiva e descrittiva solo in relazione alla definizione indicata dall’Ufficio, ossia a servizi di “prova di guida di un auto o di un altro veicolo a motore, al fine di determinare le sue capacità e limitazioni”.
Per quanto riguarda il punto 2, il fatto che l’attività svolta dal richiedente ha come oggetto la prova di veicoli inseriti all’interno di un programma promozionale e di valorizzazione del modenese, tale circostanza è irrilevante. Nessuno dei servizi sopra indicati sono stati rivendicati nella domanda di marchio.
L’Ufficio invece ritiene che, come già parzialmente esposto nel punto anteriore, i prodotti e servizi delle classi 12, 35, 39 e 41 sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida di un auto o un altro veicolo a motore, al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità, prestazioni e/o limitazioni tecniche. Pertanto il marchio in questione trasmette informazioni ovvie  che i prodotti e servizi in oggetto sono destinati a/specificamente disegnati o concepiti per prove di guida.
Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,
non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

L’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, sia esso specializzato o meno, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che il segno “TEST DRIVE” se utilizzato per contraddistinguere organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida che hanno come oggetto prove di guida; noleggio di vetture da corsa; non fa altro che definire più concretamente l’oggetto dei servizi prestati, ossia che sono dei viaggi organizzati per quei consumatori desiderosi di svolgere delle prove di guida di veicoli al fine di determinare le caratteristiche tecniche, capacità e prestazioni, ad esempio, la possibilità di poter effettuare delle prove di guida con diversi tipi di vetture fuoristrada, sportive ecc. Mentre per servizi quali attività sportive, inclusi servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida, formazione per automobilisti, addestramento dei conducenti, lezioni di guida sicura, istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli, il segno in questione indica che tali servizi sono resi mediante “TEST DRIVE”, ovvero prove di guida utilizzate, ad esempio, con fini formativi e/o di addestramento. Ad esempio, in seguito alla prova di guida, l’informazione raccolta viene riepilogata ed esaminata permettendo così di individuare gli errori di guida commessi, quegli aspetti di stile che vanno ottimizzati affinché la guida sia più efficace. L’informazione ottenuta viene utilizzata per fini didattici affinché si possa correggere o migliorare la guida in base al tipo di servizio di formazione/addestramento prescelto. Prodotti recanti la dicitura “TEST DRIVE”, come autovetture o auto sportive, saranno sicuramente apprezzati dal pubblico di riferimento, probabilmente perché saranno immediatamente individuati come i prodotti con cui verrà svolta o che hanno sostenuto una prova di guida che permetta di determinare le caratteristiche tecniche e le prestazioni su strada. Si tratta quindi di prodotti che appunto perché sono stati sottoposti al “TEST DRIVE”, soddisfano le necessità del pubblico di riferimento in quanto racchiudono le caratteristiche che un amante del mondo dei motori o un consumatore medio si aspetta dalla guida di uno dei prodotti in questione (ad esempio che il veicolo sia veloce nelle curve, abbia una buona accelerazione ecc.).
Ecco che anche le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 2 sono dunque da rigettare.

3.Il segno in questione è inusuale e fantasioso.
La “mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente” (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
L’argomentazione del richiedente inclusa nel punto 3 deve essere quindi respinta.

4. Il richiedente afferma che contrariamente da quanto affermato dall’Ufficio, i prodotti e servizi sono destinati ad un pubblico di riferimento altamente informato ed esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi offerti dal richiedente con quelli offerti con la denominazione generica “TEST DRIVE”.

L’Ufficio non può condividere l’affermazione del richiedente secondo la quale i prodotti e servizi sono destinati unicamente ad un pubblico di riferimento altamente informato es esperto, in grado di distinguere con la dovuta chiarezza i prodotti e servizi del richiedente.
La ratio dell’individuazione del consumatore di riferimento è imputabile alla necessità di individuare in primis, il grado di attenzione del medesimo e in secondo luogo il grado di specializzazione e comprensione del significato del marchio.  Si possono dunque dare situazioni in cui il termine è così specialistico che solo il consumatore specializzato comprenderà il significato del medesimo, ma tale non è il presente caso.
I prodotti e servizi richiesti non sono destinati esclusivamente al pubblico specializzato. Infatti, un’automobile, una moto, un servizio di autoscuola, un noleggio di auto ecc. non sono indirizzati esclusivamente a uno specialista, la cui consapevolezza è elevata, bensì anche al consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto.
Inoltre, come già indicato più sopra, la dicitura “TEST DRIVE” è un’espressione comunemente usata in inglese e che quindi è comprensibile anche dal consumatore medio, oltre che dal pubblico specializzato. È per tale motivo che l’Ufficio non concorda con le affermazioni del richiedente rispetto al pubblico di riferimento.
Inoltre, il consumatore professionale, la cui consapevolezza è elevata, proprio perché tale, comprenderà senza necessità di particolari sforzi mentali quale sia il significato della dicitura “test drive” in relazione ai prodotti e servizi obiettati. Egli pertanto cercherà prodotti e servizi che sono destinati a/specificamente disegnati e/o concepiti per prove di guida di un veicolo a motore al fine di determinare le caratteristiche tecniche e pertanto attribuirà certamente alla dicitura “TEST DRIVE” il significato indicato dall’Ufficio.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Ufficio ritiene di aver compiuto un esame esaustivo del legame esistente fra i consumatori di riferimento e i prodotti e servizi obiettati. Ecco che allora deve essere altresì respinta l’argomentazione del richiedente inclusa nel punto 4.

5. La componente figurativa è sufficiente da conferire al segno in oggetto carattere distintivo.
Per quanto concerne gli elementi figurativi presenti nel segno, l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella precedente comunicazione, ovvero
Sebbene sia vero che il marchio oggetto della domanda contiene determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di stilizzazione, si ritiene tuttavia che questi elementi siano così minimi per natura da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Il marchio appare in comuni caratteri di stampa. Il fatto che i termini “Test” e “Drive siano posti su due righe all’interno di un cerchio non sono altro che espedienti grafici piuttosto comuni e noti da tempo. Il marchio non è in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella mente del consumatore. Questi elementi non possiedono una caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.
L’Ufficio ritiene pertanto, seppure il segno in esame contenga degli elementi figurativi, essi non posseggano una caratteristica tale da dotare il marchio di un livello sia pur minimo di carattere distintivo, a differenza di quanto affermato dal richiedente.
Nessuno degli elementi costituitivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estendibile all’insieme. In quanto descrittivo di una caratteristica dei prodotti e servizi obiettati, il marchio in esame è, prima facie, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti/servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC (1203/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ecco che allora devono essere altresì respinte le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 5.

6. Il richiedente è già titolare del marchio dell’Unione n. 12 936 241 “TEST DRIVE MARANELLO” che conferma ulteriormente la capacità distintiva del marchio “TEST DRIVE”.

Per quanto riguarda l’argomento in base a cui la registrazione n. 12 936 241 “TEST DRIVE MARANELLO” di cui il richiedente è titolare è stata accettate dall’EUIPO, l’Ufficio rileva che si tratta di un marchio diverso, non comparabile con quello in esame. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Le argomentazioni del richiedente incluse nel punto 6 sono dunque da rigettare.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 729 943  è respinta per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 Autovetture; auto sportive; trasporti [veicoli]; veicoli da locomozione terrestri, aerei, acquatici e ferroviari; veicoli terrestri.
Classe 35 Pubblicità; organizzazione di eventi; esposizioni, fiere e spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 39 Organizzazione di viaggi, incluso servizi di guida; noleggio di automobili; noleggio di veicoli a motore; noleggio di vetture da corsa; organizzazione di visite turistiche; organizzazione di visite guidate; organizzazione, prenotazione e gestione di escursioni; servizi di autisti; prenotazione di autovetture a noleggio; fornitura di informazioni tramite internet inerenti il noleggio di automobili.
Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive, incluso servizi di formazione per autisti in materia di competenze di guida; formazione per automobilisti; addestramento dei conducenti; lezioni di guida sicura; istruzione avanzata di guida per autisti di autoveicoli; organizzazione di corsi di formazione per turisti; organizzazione di tornei; organizzazione di manifestazioni sportive, gare e tornei sportivi; organizzazione di workshop e corsi di formazione professionali; servizi di registrazioni video; scuola guida; noleggio di equipaggiamenti per lo sport ad eccezione dei veicoli; organizzazione di competizioni sportive; organizzazione di rally, tour e gare automobilistiche.

La domanda può proseguire per i rimanenti servizi.
Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.

Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

SAN FELICE contro DUCA SAN FELICE LIBRANDI  – Commissione di Ricorso  09.01.2017

Marchio San Felice contro marchio Duca San Felice Librandi

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini SAN FELICE.

Nel marchio impugnato le parole SAN FELICE sono scritte in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch’esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all’interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all’interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all’interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte

I prodotti – I prodotti contestati della classe 33  «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.

Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l’elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre).

Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo.

Tenuto conto  della somiglianza tra i marchi e l’identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell’Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

 

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 9 gennaio 2017

Nel procedimento R 373/2016-2

Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A. Contrada S. Gennaro, S.S. 106 88 811 Cirò Marina Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Studio Rubino SRL, Via Lucrezia della Valle, 84, 88 100 Catanzaro, Italia

contro

Società Agricola San Felice S.p.A Corso Italia 23 20122 Milano Italia Opponente / Resistente rappresentata da Porta, Checcacci & Associati S.P.A., Via Trebbia 20, 20135 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 292 673 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 055 281)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da T. de las Heras (presidente), H. Salmi (relatore) e C. Govers (membro)
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente
Lingua del procedimento: italiano
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Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 9 agosto 2013, Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A (in prosieguo: «la richiedente») chiedeva la registrazione del marchio figurativo
con riferimento al seguente elenco di prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (escluse le birre). La richiedente rivendicava i colori nero, bianco, rosso e oro e descriveva il marchio nel modo riportato in appresso. Il marchio è rappresentato da un complesso figurativo costituito da un disegno e due diciture. Il disegno è raffigurato da un paesaggio campestre di colore rosso al di sopra del quale in negativo è riportata la dicitura «duca san felice» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore bianco. Sotto tale disegno è raffigurato un fiore di agave al di sotto del quale è riportata la dicitura «librandi» in caratteri maiuscoli stilizzati di colore oro posta all’interno di un riquadro di colore nero. L’intero complesso figurativo è posto all’interno di tre cornici concentriche di diverso spessore di cui una di colore nero e le altre due di colore oro.

2 La domanda veniva pubblicata il 24 settembre 2013.

3 Il 18 dicembre 2013 la Società Agricola San Felice S.p.A. (in prosieguo: «l’opponente») presentava opposizione avverso la registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i prodotti suesposti.

4 L’opposizione era fondata sugli impedimenti di cui all’articolo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE

5 L’opposizione era basata sui seguenti diritti anteriori: – MUE n. 4 485 397 «SAN FELICE» depositato l’8 luglio 2005, registrato il 2 luglio 2008 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).  – Marchio italiano n. 665 262 «SAN FELICE», depositato il 27 settembre 1995, registrato il 13 dicembre 1995 e debitamente rinnovato per, inter alia, i seguenti prodotti:
Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).
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6 Con decisione del 23 dicembre 2015 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la divisione d’Opposizione ha accolto l’opposizione per tutti i prodotti contestati. Essa ha fondato, in particolare, la propria decisione sui seguenti motivi: – l’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio dell’Unione europea n. 4 485 397 dell’opponente.
I prodotti – I prodotti contestati «bevande alcoliche (escluse le birre)» sono contenuti in modo identico in entrambi gli elenchi di prodotti, nonostante siano formulati in modo leggermente diverso.
I segni – I segni da porre a confronto sono i seguenti:
– Il territorio di riferimento è l’Unione europea. – Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea significa che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione (sentenza dell’08/09/2008, C-514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana. – Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all’interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN
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SAN FELICE » sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch’esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi si trovano a loro volta all’interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all’interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta con il colore dorato, in stampatello maiuscolo e in grassetto all’interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. – Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-I-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, nei colori, nelle parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore. – Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SANFE-LI- CE» presenti nello stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-СА» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. – Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch’esso associato allo stesso concetto e, in tale misura, i marchi sono concettualmente simili. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio (v. il dizionario italiano Treccani online, http://www.treccani.it). Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano (v. www.cognomix.it). L’elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo. Nella misura in cui il marchio anteriore non fa riferimento a questi concetti, i marchi non sono simili concettualmente. – Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto della comparazione sono simili.
Elementi distintivi e dominanti dei segni – Il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri. – Per quanto riguarda il marchio contestato, l’elemento «DUCA» sarà associato a «un titolo nobiliare». Tenuto conto che i prodotti pertinenti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte
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del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà nei confronti di tale elemento di limitato carattere distintivo la stessa attenzione che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione. – Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, il fiore dorato è prettamente decorativo e pertanto si considera dotato di un minore carattere distintivo. Il paesaggio vitivinicolo suggerisce il luogo di produzione dei prodotti pertinenti della Classe 33, «bevande alcoliche (escluse le birre)», come per esempio i vini e, pertanto, si considera che tale elemento abbia un minore carattere distintivo. Di conseguenza gli elementi figurativi aggiuntivi del marchio contestato hanno solo un impatto limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi. – I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.
Carattere distintivo del marchio anteriore – Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso di specie non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno del suo argomento. – Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso di specie, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico nel territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Ne consegue che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
Pubblico di riferimento – grado di attenzione – Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Il livello di attenzione di tale pubblico sarà medio.
Valutazione globale, altri argomenti e conclusione – I prodotti nella Classe 33 oggetto di protezione dei marchi in conflitto sono stati ritenuti identici. – I marchi sono simili nella misura in cui il marchio anteriore «SAN FELICE» è interamente contenuto nel marchio contestato. I rimanenti elementi del marchio contestato dispongono di un limitato carattere distintivo o svolgono un ruolo di natura secondaria. Nel caso del termine «DUCA», questo è stato ritenuto in possesso di un limitato carattere distintivo, giacché frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche. Gli elementi figurativi del marchio contestato svolgono un ruolo decisamente debole e probabilmente non colpiranno l’attenzione visiva del consumatore in misura
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così determinante da distoglierlo dalle parole che compongono il marchio contestato. Va altresì rilevato che il termine «LIBRANDI» suggerisce il cognome del produttore. Tale elemento svolge inoltre un ruolo secondario, dal momento che è di dimensioni più ridotte rispetto al resto degli elementi del marchio contestato ed è posizionato al di sotto di quest’ultimi. – D’altra parte, va ricordato che, nel caso di specie, i marchi in conflitto riguardano prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). Il fatto che le bevande alcoliche siano prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche, è altresì importante nel caso di specie. Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata da fattori quali la probabile presenza di vari altri suoni percepiti dal destinatario dell’ordine al momento dell’acquisto. In luoghi come pub, bar e discoteche, le bevande alcoliche sono normalmente ordinate nei punti di vendita con un aumento del fattore di rumore (sentenza del 15/01/2003, T-99/01, Mistery, EU:T:2003:7, § 48). Di conseguenza, si ritiene che il grado di somiglianza fonetica tra i marchi, che si riferirà a entrambi i marchi principalmente attraverso il termine «SAN FELICE» (identico dal punto di vista fonetico sia nel marchio anteriore sia nel marchio contestato), sia un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione. Ciò anche perché il termine «LIBRANDI», come già detto in precedenza, suggerisce il cognome del produttore. – Per completezza, resta da prendere in considerazione la tesi della richiedente che richiama precedenti decisioni dell’Ufficio a sostegno delle proprie argomentazioni. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. – Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’Ufficio (sentenza del 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld EU:T:2004:198). – Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare. – Nel caso in esame, i precedenti richiamati dalla richiedente, ovvero la decisione dell’EUIPO del 27/07/2015, B 2 316 605, «CAPRI-PRELUDIO CAPRI», non è rilevante ai fini del presente procedimento, dato che i segni non sono comparabili con quelli del caso di specie, giacché entrambi sono figurativi; inoltre, l’opponente non aveva affermato in modo esplicito che i marchi anteriori erano particolarmente distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà. – Alla luce di quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel caso di specie, ivi incluso il principio d’interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da
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un elevato grado di somiglianza tra i prodotti (e viceversa), la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento di lingua italiana per i prodotti reputati identici in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata. – Pertanto, l’opposizione basata sul MUE anteriore deve essere considerata fondata. Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. – Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto alla notorietà rivendicata dall’opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo. – Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 485 397 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio contestato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (sentenza del 16/09/2004, T342/02, Moser Grupo Media, EU:T:2004:268).

7 Il 16 febbraio 2016 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. Una memoria contenente i relativi motivi del ricorso veniva depositata in data 21 aprile 2016.

8 Nelle sue osservazioni in risposta ricevute il 23 giugno 2016, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come riportato di seguito. – Il cuore del marchio richiesto, al di là delle rappresentazioni grafiche caratterizzanti e riprodotte nell’etichetta, non è rappresentato dalla sola dicitura «SANFELICE», ma dall’intera scritta «DUCA SANFELICE LIBRANDI», in cui tutti i singoli termini ed elementi denominativi contribuiscono ad attribuire al marchio un carattere maggiormente distintivo. – I marchi in questione appaiono diversi, in quanto, nonostante condividano alcuni elementi denominativi, questi sono riprodotti e collocati in modo completamente differente nel marchio richiesto, e sono oltretutto posti all’interno di una struttura denominativa e figurativa più ampia, nella quale sono presenti alcuni termini aggiuntivi, ossia le parole «DUCA» e «LIBRANDI» che contribuiscono a diversificare maggiormente i segni.
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– Il numero maggiore di sillabe, la loro diversa successione e la complessiva difforme struttura dei segni sono facilmente percepibili sul piano visivo. Inoltre, sul piano fonetico, tali caratteristiche sono di particolare impatto perché incidono fortemente sulla diversa successione di suoni, accenti e ritmo e sulla pronuncia complessiva dei marchi. Ne consegue, pertanto, che, sul piano visivo e fonetico, i marchi sono diversi. – Sotto il profilo concettuale, la decisione impugnata afferma che il pubblico italiano di riferimento percepirà il termine «SAN FELICE» come il nome di un santo, mentre con riferimento ai termini «DUCA» e «LIBRANDI», afferma che questi saranno percepiti rispettivamente dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare trasmissibile da padre in figlio, il primo, e come un cognome italiano, il secondo. Il significato specifico di ciascuno dei due termini del marchio anteriore non presenta alcun nesso con le caratteristiche dei prodotti della Classe 33, di conseguenza le due parole e il marchio nel suo complesso devono essere considerati dei meri segni di fantasia, dotati di originalità. – A differenza dei marchi di fantasia dell’opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo, Conte di Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte. – Pertanto, l’uso del termine «DUCA» è altresì fortemente ancorato ad un contesto e ad un personaggio storico che rendono l’associazione semantica opportuna e adeguata. – Quindi, dal momento che alla parola «DUCA SAN FELICE» presente nel marchio richiesto sarà associato un significato ben preciso da parte del consumatore, a differenza dei marchi anteriori dell’opponente, si può affermare che i marchi in questione non sono concettualmente simili. – Il mercato del vino è un settore altamente variegato e specializzato, che presenta notevoli differenze tra prodotti di vario tipo, vitigni, aziende produttrici, ecc. Il consumatore medio della categoria di riferimento, ossia prodotti vinicoli, sarà dunque considerato non «mediamente informato», ma «ragionevolmente ben informato» o, se appassionato o utilizzatore non sporadico del prodotto, «molto cauto e attento». Inoltre, laddove al bisogno primario da soddisfare sia associato il piacere, risulta evidente che il livello di attenzione prestato dal consumatore nella selezione e/o nell’acquisto di tali prodotti sarà molto più elevato. – Quindi, se, come afferma la controparte, il consumatore arriverà ad associare il vino «SAN FELICE» ai territori toscani del Chianti e del Montalcino, avrà ancor prima rilevato e carpito l’informazione che il vino «DUCA SAN FELICE» proviene da un vitigno diverso, ossia il Cirò, tipico delle zone del sud d’Italia e della Calabria in particolare. – In entrambi i casi dunque, il confronto tra i segni non porterebbe a un rischio di confusione e/o all’associazione dei prodotti vinicoli
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contraddistinti dai marchi in questione, in quanto il consumatore finale sarà in grado di ricordare e di apprezzare con maggiore precisione ed interesse le differenze esistenti tra etichette e aziende produttrici. – Dal momento che i prodotti nella Classe 33, protetti dai marchi in conflitto, sono stati ritenuti identici, e che, in particolare, essi non sono «bevande alcoliche» ma «vini», anche di un certo prestigio, la decisione impugnata ha commesso un errore di valutazione nell’affermare che «i marchi in conflitto riguardano le bevande alcoliche (escluse le birre), ossia prodotti spesso ordinati oralmente, ad esempio nei bar e nelle discoteche (…)» – Il vino viene acquistato e/o consumato generalmente nei ristoranti, nelle enoteche, nelle aziende produttrici o in qualsiasi altro luogo in cui il consumatore si reca per scegliere e degustare un vino. I consumatori sono certamente già a conoscenza delle caratteristiche e delle etichettature di tali vini, anche se li vedono e degustano per la prima volta; tuttavia, i vini non saranno di certo acquistati in discoteche. – La consumazione di bevande alcoliche non può essere paragonata a quella del vino, perché non solo sono diversi i canali di vendita e di somministrazione, ma è anche molto diverso il target del pubblico di riferimento, in quanto un estimatore di buon vino, anche solo mediamente informato, non si recherà mai nei luoghi descritti dall’esaminatore (bar e/o discoteche) per ordinarne un bicchiere o una bottiglia. Di conseguenza, anche la tesi dell’oralità dell’ordine e del rumore che inficia la corretta percezione fonetica del segno, viene a nostro avviso a cadere, dal momento che il tipo di bevanda contrassegnata dai marchi in questione, ossia il «VINO», non viene venduta nei suddetti luoghi e non viene ordinata oralmente, in quanto la scelta di un vino viene di solito coadiuvata da una carta dei vini o da una persona apposita che illustra caratteristiche e peculiarità del prodotto al consumatore interessato. – Il fatto che, nel caso di specie, i marchi anteriori non siano dotati di alcun carattere distintivo forte, essendo meramente denominativi e senza alcun elemento caratterizzante, deve essere considerato nella valutazione globale e di insieme, ed essi devono essere qualificati come aventi un grado basso di carattere distintivo, a differenza di quello riconosciuto al marchio opposto, in cui la parte figurativa, che include anche elementi denominativi aggiuntivi quali «DUCA» e «LIBRANDI», lo qualifica di per sé come avente un alto grado di carattere distintivo, perché dotato di un impatto visivo importante. – Inoltre, alla luce delle argomentazioni esposte finora, idonee a dimostrare che i marchi presentano significative differenze in quanto, anche laddove i prodotti siano risultati identici, gli elementi di diversità superano quelli di somiglianza, e che il rischio di confusione va stabilito sulla base di una valutazione globale tra i marchi, in base all’impressione generale conferita dagli stessi e tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti, – riteniamo non ravvisabile alcuna somiglianza tra i segni.
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10 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati secondo quanto indicato di seguito. – Il fatto che vi sia identità di prodotti non è stato contestato dalla richiedente. – Il marchio contestato include una parte verbale «DUCA SAN FELICE – LIBRANDI» e una parte figurativa, che comprende un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. I termini «DUCA SAN FELICE LIBRANDI» sono posti all’interno di rettangoli di vari colori. La parte figurativa menzionata è tipica delle etichette dei vini: difatti un paesaggio relativo alle viti sostanzialmente descrive i vigneti dove l’uva per la produzione del vino viene coltivata. La presentazione in rettangoli colorati è la tipica soluzione grafica che è presente nelle etichette dei vini di qualunque tipo e qualità, essendo forme geometriche semplici. Pertanto, la parte grafica non presenta alcun elemento distintivo particolare. Inoltre, la parola «DUCA» viene interpretata come un titolo nobiliare. Nel settore vitivinicolo, segnatamente le aziende agricole italiane e spagnole, sono solite aggiungere al loro nome un titolo nobiliare, come conte, marchese, duca, ecc., giacché in passato le aziende agricole erano di norma possedute, in particolare, da nobili. L’elemento «DUCA» non può essere considerato distintivo, ma piuttosto debole. – I marchi depositati anche solo a livello dell’Unione contenenti la parola «DUCA» nella Classe 33 per bevande alcoliche sono numerosissimi. Il fatto che «DUCA SAN FELICE» sia un personaggio realmente esistito cambia poco, dal momento che egli è conosciuto solamente da una minoranza di persone quali storici o intenditori di vini. Inoltre, l’utilizzo di nomi di personaggi effettivamente nobili è anch’esso prassi comune nel settore, come già evidenziato e descritto nell’opposizione, in cui una pluralità di marchi contenenti il titolo nobiliare conte, marchese, duca, ecc. nella Classe 33 identificava effettivi personaggi realmente esistiti appartenenti alla nobiltà. Pertanto, il commento della richiedente secondo cui tale personaggio può risultare distintivo agli occhi del consumatore non può essere accolto. In conclusione, la parola «DUCA» non può essere considerata distintiva. – Il termine «LIBRANDI», come si può osservare dalla rappresentazione del marchio registrato, appare in piccolo in basso con un carattere di dimensioni ridotte rispetto a «SAN FELICE». Tale termine viene molto probabilmente associato ad un cognome e specificatamente al cognome del produttore. – Pertanto, l’elemento «SAN FELICE» è quello dominante. – Un consumatore, per quanto bene informato, avrà difficoltà a percepire che «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» si riferiscano a prodotti provenienti da diversi produttori. I consumatori di vini ed in particolare quelli con una certa conoscenza del settore, sono abituati a vini la cui denominazione include un titolo nobiliare, quale appunto «DUCA». Viene quindi assai conseguente considerare i vini «SAN FELICE» e «DUCA SAN FELICE» come provenienti dallo stesso produttore, e considerarli delle varianti.
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– Da ultimo, nelle stesse carte dei vini solitamente non è riprodotta l’etichetta del vino, ma unicamente la sua denominazione. Anche qui, alla denominazione «DUCA SAN FELICE» della carta dei vini il consumatore assocerà un vino prodotto dal medesimo produttore di «SAN FELICE». – Non è inusuale ordinare vini e anche vini di pregio al bar; nelle stesse enoteche si svolgono degustazioni «modello bar» dove vengono serviti vini di qualità.
Motivi

11 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, esso è ammissibile.
Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

12 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata depositata prima che il nuovo regolamento sui marchi dell’Unione europea (RMUE), introdotto dal regolamento modificativo (UE) 2015/2424 entrasse in vigore (il 23 marzo 2016). Pertanto, il vecchio regolamento sui marchi comunitari (RMC) si applica al presente ricorso (sentenza del 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda le disposizioni non strettamente procedurali (sentenza del 13/06/2013, C-346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per pronto riferimento, la Commissione farà riferimento al «RMUE» e alla nuova terminologia introdotta dal regolamento modificativo, nonostante le modifiche sostanziali contenute nel regolamento non trovino applicazione nel caso di specie.

13 Dal momento che il nuovo regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (REMUE) non entrerà in vigore prima del 1º ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento all’attuale regolamento di esecuzione sul marchio comunitario (CE) n. 2868/95 (REMC).
Rischio di confusione

14 L’articolo 8 del RMUE recita: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: … (b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
…»
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15 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

16 Il rischio di confusione nella mente del pubblico dev’essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; del 29.09.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Pubblico e territorio di riferimento

17 La percezione dei marchi nella mente del pubblico di riferimento per i prodotti e servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.

18 Considerato che il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, il territorio di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è l’Unione europea.

19 Dal carattere unitario del marchio dell’Unione europea, sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, RMUE, discende che un marchio dell’Unione europea anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi dell’Unione europea anteriori sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che leda la loro tutela, anche solo con riguardo alla percezione dei consumatori di una parte del territorio dell’Unione. Da ciò consegue che il principio sancito dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale è sufficiente per rifiutare la registrazione di un marchio che un impedimento assoluto alla registrazione esista soltanto per una parte della Comunità [Unione europea], si applica, per analogia, anche al caso di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Pertanto, «una parte» dell’Unione europea può essere costituita da un solo Stato membro (sentenza del 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 e 83, ultima frase).

20 Pertanto l’opposizione deve essere accolta anche laddove il rischio di confusione sussista in un solo Stato membro. Per ragioni di economia processuale, la divisione d’Opposizione ha incentrato la propria analisi unicamente sul territorio italiano. La Commissione farà altrettanto.

21 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, quando i prodotti o i servizi sono destinati all’insieme dei consumatori, come nel caso di specie, occorre considerare che il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio (sentenza del 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 62 e la giurisprudenza ivi citata).
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22 L’argomento della richiedente, secondo cui il consumatore medio è molto attento, non può essere accolto. Le bevande alcoliche sono, in genere, prodotti di consumo quotidiano, spesso oggetto di una distribuzione su larga scala, che va dal reparto alimentari dei supermercati, dei grandi magazzini e di altri punti vendita al dettaglio, ai ristoranti e bar. Secondo una costante giurisprudenza, il consumatore di bevande alcoliche appartiene al pubblico generale, considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 25-26 e la giurisprudenza ivi citata).

23 La giurisprudenza summenzionata non esclude che talune sottocategorie di bevande alcoliche, come ad esempio alcune varietà di vino, in ragione della loro rarità o dell’elevato prezzo, possano essere rivolte a un numero limitato di estimatori o persino collezionisti, che mostrerebbero un grado di attenzione elevato. Tuttavia, tale affermazione non può automaticamente applicarsi al consumatore medio di bevande alcoliche in questione. Pertanto, anche qualora si ammettesse l’esistenza di talune sottocategorie di vini conosciute solo da un pubblico molto esclusivo o che sono accessibili solo da tale pubblico, ciò dimostrerebbe, se così fosse, un livello di attenzione superiore alla media. In ogni caso, bisogna tenere conto del fatto che la richiedente non ha provato che i prodotti coperti dai marchi in questione appartengono a tale sottocategoria. La richiedente non ha dimostrato che tali prodotti non sono rivolti al pubblico generale bensì, esclusivamente, ad una specifica categoria di consumatori. Al contrario, gli argomenti della richiedente si limitano a contenere generalizzazioni sui vini (per analogia, sentenza del 24/11/2016, T-250/15, CLAN / CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 30)

24 Il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza del 28/06/2005, T-301/03, Canal Jean, EU:T:2005:254, § 50).

25 Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comparazione dei prodotti

26 È pacifico che la decisione impugnata ha correttamente ritenuto che i prodotti debbano essere considerati identici.
Comparazione dei segni

27 Il rischio di confusione dev’essere determinato per mezzo di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei marchi, sulla base dell’impressione generale data dai marchi, tenendo presente soprattutto le loro componenti distintive e dominanti (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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28 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:

29 Come correttamente accertato nella decisione impugnata, da un punto di vista visivo, il marchio anteriore è un marchio denominativo composto dai termini «SAN FELICE». Il marchio contestato è un marchio figurativo formato da vari elementi posti all’interno di una cornice rettangolare. I termini «SAN FELICE» sono scritti in bianco e stampatello maiuscolo e al di sopra di questi si trova il termine «DUCA», scritto anch’esso in bianco, con lo stesso tipo di grafia. Questi elementi a loro volta si trovano all’interno di un rettangolo rosso con un paesaggio vitivinicolo sullo sfondo. Al di sotto di questi elementi si trova un elemento figurativo, ovvero un fiore dorato (all’interno di un rettangolo bianco). Infine, al di sotto del fiore, si trova la parola «LIBRANDI» scritta in colore dorato, in stampatello maiuscolo e grassetto all’interno di un altro rettangolo verde scuro, di dimensioni più ridotte. I segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle lettere «S-A-N-F-E-L-l-C-E». Essi differiscono, invece, nella rappresentazione, i colori, le parole «DUCA» e «LIBRANDI» e negli elementi figurativi del marchio contestato, ossia lo sfondo vitivinicolo e il fiore.

30 Il marchio contestato riproduce interamente il marchio anteriore e due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenza del 20/01/2010, T-460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 e la giurisprudenza ivi citata).

31 La Commissione cita altresì la giurisprudenza del Tribunale secondo cui se un marchio è contenuto interamente nel marchio richiesto, ciò indica che i due marchi sono simili (sentenza del 13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; del 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 e del 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).

32 Per quanto riguarda gli elementi figurativi del marchio contestato, la Commissione ritiene che il loro impatto sia limitato. Gli elementi figurativi non sono rappresentati in un modo così specifico e originale da consentire ai consumatori di ricordare tali elementi né sono tali da agevolarli nel distinguere i segni. Inoltre, occorre rammentare che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovrebbero, in linea di principio, essere considerati come maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando il loro nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio
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SAN FELICE
Marchio anteriore Segno contestato

(sentenza del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:70, § 45 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie non sussiste ragione alcuna per discostarsi da tale principio. Il pubblico di riferimento percepirà gli elementi figurativi del marchio contestato come componenti decorativi e non come elementi che indicano l’origine commerciale dei prodotti.

33 Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nelle sillabe «SAN-FELI-CE» presenti allo stesso ordine in entrambi i segni. Entro questi limiti, i segni sono identici dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle sillabe «DU-СA» del primo termine e «LI-BRAN-DI» del secondo termine del marchio contestato, che non trovano riscontro nel marchio anteriore. Il fatto che il marchio richiesto contenga parole in più e che sia quindi più lungo da pronunciare non consente di concludere che non sussiste alcuna somiglianza fonetica tra i marchi in questione (sentenza del 23/10/2015, T-96/14, VIMEO, EU:C:1999:323, § 39 e del 07/10/2015, T-227/14, EU:T:2015:760, FRECCE TRICOLORI, 46) Pertanto i segni sono simili da un punto di vista fonetico nella misura in cui il marchio anteriore è interamente contenuto nel segno contestato e le parole «SAN FELICE» si pronunciano in modo identico. 34 Inoltre, come correttamente affermato nella decisione impugnata, per quanto riguarda il marchio contestato, i consumatori italiani assoceranno l’elemento «DUCA» a un «titolo nobiliare». Tenendo conto che i prodotti rilevanti sono «bevande alcoliche» e che questo termine è frequentemente usato nell’industria delle bevande alcoliche, si ritiene che questo elemento sia dotato di un limitato carattere distintivo per questi prodotti, vale a dire per i prodotti della Classe 33, ossia bevande alcoliche (escluse le birre). La parte del pubblico di riferimento che comprende il significato di questo elemento non presterà la stessa attenzione a tale elemento di limitato carattere distintivo che rivolgerà agli altri elementi più distintivi del marchio. Di conseguenza, l’impatto di tale elemento è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione.

35 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le differenze tra i segni non siano tali da superare le considerevoli somiglianze visive e, in particolare, fonetiche esistenti tra i marchi. La Commissione ritiene che dall’impressione generale dei marchi si evinca la sussistenza di una somiglianza visiva e fonetica.

36 Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come «SAN FELICE», il nome di un santo. Con riferimento al marchio contestato si ritiene probabile che sarà anch’esso associato allo stesso concetto e in tale misura i marchi sono concettualmente identici. Il termine «DUCA» sarà percepito dal pubblico di riferimento come un titolo nobiliare, trasmissibile ereditariamente di padre in figlio. Il termine «LIBRANDI» sarà presumibilmente percepito come un cognome italiano. L’elemento figurativo del marchio contestato possiede un contenuto concettuale che potrà essere identificato dal pubblico di riferimento come composto da un fiore e da un paesaggio vitivinicolo.

37 Per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo cui, diversamente dal marchio dell’opponente, nel marchio contestato la dicitura utilizzata «DUCA SAN FELICE» non rappresenta un nome di pura fantasia, bensì un personaggio storico realmente esistito, e nello specifico il Duca Giovan Vincenzo Conte di
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Bagnoli, dal quale la famiglia Librandi aveva acquistato i terreni per piantarvi alcune viti, ed in onore al quale ne aveva riportato le fattezze sulle etichette delle prime annate prodotte e che dunque i marchi in questione non sono simili da un punto di vista concettuale, non vi è prova che il consumatore medio sarebbe al corrente delle specificità che riguardano la storia del nome del prodotto della richiedente.

38 Pertanto, i marchi presentano altresì, almeno, una scarsa somiglianza concettuale.

39 Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione condivide l’opinione della divisione d’Opposizione secondo cui i marchi sono nel complesso simili.
Carattere distintivo del marchio anteriore

40 La Commissione conviene con la divisione d’Opposizione sul fatto che, ai fini del presente procedimento, il marchio anteriore presenta un carattere distintivo normale per i prodotti in questione.
Valutazione globale del rischio di confusione

41 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La valutazione del rischio di confusione nella mente del pubblico dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dall’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e i servizi designati: esso deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 e 29 e del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 e 18).

42 Inoltre, per quanto riguarda i prodotti in questione, «bevande alcoliche (escluse le birre)» (i prodotti non coprono solo i «vini», come la richiedente sembra asserire), il Tribunale ha già statuito che nella valutazione complessiva del rischio di confusione si tiene conto della percezione sia visiva che fonetica dei consumatori, sebbene la percezione fonetica rivesta un’importanza particolare (sentenza del 29/02/2012, T-525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 67 e del 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 35). Questi prodotti sono altresì venduti in bar e ristoranti nei quali il consumatore sceglie dopo aver letto il menù il quale riproduce solamente gli elementi denominativi dei marchi in questione. In tali circostanze, il rischio di confusione è maggiore in ragione del fatto che le differenze visive tra i marchi non aiutano il consumatore a distinguere i suddetti marchi (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 58 e del 16/09/2009, T-458/07, Dominio de la Vega, EU:T:2009:337, § 48).

43 Di conseguenza, nel caso di specie, bisogna attribuire meno importanza alle differenze visive tra i segni in questione e dare maggior peso alle somiglianze
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fonetiche (sentenza del 27/02/2014, T-602/11, Qta S. José de Peramanca, EU:T:2014:97, § 59).

44 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, quando i prodotti coperti dai marchi in questione sono identici o molto simili, il grado di differenza dei segni deve essere alto in modo da escludere un rischio di confusione (sentenza del 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53). Nel caso di specie, come affermato nei paragrafi che precedono, i segni sono nel complesso simili.

45 Alla luce di quanto detto, tenuto conto di una certa interdipendenza tra i fattori che devono essere presi in considerazione nonché, in particolare, della somiglianza tra i marchi e l’identità dei prodotti interessati, la Commissione ritiene che, dal momento che i prodotti sono identici, i segni sono simili e il marchio dell’Unione europea anteriore presenta un normale grado di carattere distintivo, sussista il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

46 La Commissione osserva, inoltre, che in base al principio di interdipendenza e data l’identità dei prodotti, si giungerebbe alla stessa conclusione anche laddove risultasse che i marchi presentano nel complesso solo un grado di somiglianza basso.

47 Pertanto, il ricorso è respinto.
Spese

48 La richiedente, in quanto parte soccombente ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, dovrà sopportare le spese del procedimento di ricorso. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 6, RMUE, e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, la richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso per l’importo specificato nella regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC (550 EUR). Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d’Opposizione ha ordinato alla richiedente di sopportare le spese sostenute dell’opponente per un importo pari a 650 EUR. Questa posizione è rimasta invariata.
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Dispositivo Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Ordina alla richiedente di sopportare l’importo totale di 1 200 EUR in relazione alle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione.

Signed
T. de las Heras
Signed
H. Salmi
Signed
C. Govers
Registrar:
Signed
H.Dijkema

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TECNINOX contro TECNOINOX – Divisione di Opposizione 23.01.2017

Marchio Tecninox contro marchio Tecnoinox

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “tecninox” leggermente stilizzata, dove le lettere “tecn” sono più grandi delle restanti lettere “inox”. Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all’interno del quale sono riprodotte una “t” con un pallino, entrambi di colore bianco e una “i” in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

Il segno contestato è un marchio figurativo costituto da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate “ti” e della parola “tecnoinox” in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l’altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

I prodotti contestati lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox sono simili alla rubinetteria dell’opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili a quelli del marchio anteriore.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 543 588

 

TecninoxS.r.l., Via Emilia 89/A – Frazione Sanguinaro, 43015 Noceto (Parma), Italia (opponente), rappresentata da Ing. Dallaglio S.r.l., Via Mazzini, 2, 43121, Parma, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Tecnoinox S.r.l., Via Torricelli, 1, 33080 Porcia, Italia (richiedente), rappresentata da Abp Agenzia Brevetti Pordenone Di Da Riva Luigi, Via div. M. Modotti, 1/6, 33170, Pordenone, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 23/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 543 588 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 11: Lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 700 273 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 700 273, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 11. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 764 561. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 7: Miscelatori per polveri e liquidi, pompe, valvole.

 

Classe 11: Rubinetteria.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 11: Accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell’acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d’aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell’aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

I prodotti contestati lavabi; lavandini per cucine; lavelli in acciaio inox sono simili alla rubinetteria dell’opponente. Tali prodotti sono complementari e hanno la stessa destinazione. Inoltre, essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico rilevante e origine commerciale.

 

I restanti prodotti accessori di sicurezza per condutture del gas; accessori per la regolazione e la sicurezza di impianti di acqua e gas; addolcitori dell’acqua; apparecchi ad acqua calda; apparecchi ad aria calda; apparecchi da cucina a gas; apparecchi di congelamento per alimenti; apparecchi di cottura; apparecchi di cottura a barbecue; apparecchi di cottura a gas; apparecchi di cottura a vapore elettrici; apparecchi di cottura allo spiedo; apparecchi di refrigerazione; apparecchi di regolazione (parti di bruciatori a gas); apparecchi ed impianti di raffreddamento; apparecchi ed impianti di refrigerazione; apparecchi elettrici per cuocere a vapore la verdura; apparecchi elettrici per cuocere a vapore il riso; apparecchi elettrici per il riscaldamento; apparecchi elettrici per cuocere a vapore; apparecchi elettrici per cuocere il riso; apparecchi elettrici per cuocere il pane; apparecchi elettrici per cuocere le uova; apparecchi industriali per cuocere il riso; apparecchi per cottura a gas comprendenti griglie da cottura; apparecchi per cuocere; apparecchi per cuocere le uova; apparecchi per la generazione di fumo per la cottura; apparecchi per la generazione di flussi d’aria; apparecchi per la generazione di calore; apparecchi per la produzione di vapore; apparecchi per la produzione di ghiaccio; armadi riscaldati per alimenti; armadio di fermentazione per pasta da pane; armature per forni; arrostiere elettriche; aspiratori di fumi; attrezzatura per il trattamento dell’aria; attrezzature per cucinare, riscaldare, raffreddare e trattare cibi e bevande; attrezzature per refrigerare e congelare; barbecue; barbecue a gas; barbecue [apparecchio]; barbecues; blocchi di cottura; bruciatori; bruciatori a gas; cucine; cucine a gas; cucine elettriche; elementi scaldanti piatti; fornelli a gas; fornelli [apparecchi di cottura]; fornelli comprendenti grill; fornelli con superfici smaltate in vetro; fornelli da cucina; fornelli elettrici; fornelli elettrici e a gas; forni; forni a convezione; forni a carrello; forni a gas; forni da cucina; forni da tavolo; forni di cottura per uso commerciale; forni elettrici; forni elettrici da cucina; forni per panetteria; friggitrici; friggitrici commerciali per catering; friggitrici elettriche; friggitrici elettriche industriali; frigoriferi (armadi -); frigoriferi-congelatori; frigoriferi elettrici; girarrosto; griglie; griglie a gas; griglie [apparecchi di cottura]; griglie elettriche [il calore viene dalla parte inferiore]; griglie per barbecue; griglie per carne; griglie per cucinare; grill elettrici; impianti di cottura; impianti di produzione di vapore; macchine da cucina (a gas) per la cottura; macchine e apparecchi per il ghiaccio; macchine per cuocere alimenti; macchine per cuocere il pane; macchine per fare il pane; macchine per la cucina elettriche per cucinare; macchine per il ghiaccio; macchine per la frittura di alimenti; macchine per la produzione di vapore; pentole elettriche per la cottura; pentole per brodo elettriche; pentole per bollire; piani di cottura; piani di cottura a incasso; piani di cottura ad incasso; piani di cottura per riscaldare cibi; piani di lavandini in acciaio inossidabile; piastre di cottura [anelli]; piastre elettriche; piastre in ceramica vendute come parte di stufe; piastre in ceramica vendute come parte di piani di cottura; piastre in vetroceramica [parti di forni]; piastre in vetroceramica [parti di stufe]; piastre [parti di forni]; piastre [parti di stufe]; piastre per grigliare; spiedi per forni; spiedi per rosticceria; wok elettrici sono dissimili dai prodotti coperti dal marchio anteriore nelle classi 7 (miscelatori, pompe, valvole) e 11 (rubinetteria). Essi differiscono in natura, scopo, canali di distribuzione e origine commerciale. Essi, inoltre, non sono complementari né in competizione tra loro.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua bulgara.

 

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura “tecninox” leggermente stilizzata, dove le lettere “tecn” sono più grandi delle restanti lettere “inox”. Tale dicitura è preceduta da un elemento figurativo di colore nero all’interno del quale sono riprodotte una “t” con un pallino, entrambi di colore bianco e una “i” in nero e puntellata in bianco. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico mentre la restante parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

 

Il segno contestato è un marchio figurativo costituto da un elemento figurativo con angoli arrotondati e delle lettere stilizzate “ti” e della parola “tecnoinox” in caratteri stilizzati. Il marchio è in colore blu. Dal momento che le lettere “ti” sono fortemente stilizzate si ritiene probabile che verranno percepite come tali solo da una parte del pubblico di riferimento mentre l’altra parte vedrà solo un elemento figurativo astratto.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi rispetto ad altri.

 

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “t-e-c-n-*-i-n-o-x” e nelle due lettere “t-i” (per la parte del pubblico che sarà in grado di percepirle) poste all’inizio di entrambi i marchi. Essi, tuttavia, differiscono nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti e nella lettera “o” del segno impugnato.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

 

La parola “tecninox” del marchio anteriore e “tecnoinox” del segno impugnato hanno lo stesso inizio. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “t-e-c-n-*-i-n-o-x”, presenti in entrambi i segni. Inoltre, per una parte del pubblico la pronuncia potrebbe coincidere anche nel suono delle lettere “ti” laddove articolate.  La pronuncia differisce nel suono delle lettera “o” del segno contestato, che non ha controparte nel marchio anteriore.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l’analisi del rischio di confusione.

 

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

I prodotti sono in parte simili e in parte dissimili.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico. In particolare i marchi differiscono unicamente nei loro elementi grafici/figurativi e nella lettera “o” del segno contestato. Come visto anteriormente, nel caso di marchi complessi l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli elementi grafici/figurativi.

 

Alla luce di quanto più sopra esposto, si ritiene che le differenze tra i marchi non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze tra di essi.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua bulgara e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Martina GALLE

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 E

 

EUPHIDRA contro EUPHYTOS MADE IN NATURE – Prima Commissione 26.01.2017

Marchio EUPHIDRA contro marchio EUPHYTOS MADE IN NATURE

Siamo di fronte al marchio anteriore EUPHIDRA e al marchio impugnato EUPHYTOS.

Tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell’esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio “EUPHIDRA”, che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l’elemento dominante e distintivo è “EUPHYTOS”, potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell’opponente.

 

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 26 gennaio 2017

Nel procedimento R 147/2016-1

SPECCHIASOL S.R.L. Via Bruno Rizzi, 1/3 37012 Bussolengo (Verona) Italia Richiedente / ricorrente rappresentato da Praxi Intellectual Property Spa, Piazza Brà, 28, 37121 Verona, Italia

contro

ZETA FARMACEUTICI S.P.A. Via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI) Italia Opponente / resistente rappresentato da BARZANÒ & ZANARDO ROMA S.P.A., Via del Commercio, 56, 36100 Vicenza, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 437 534 (domanda di marchio dell’Unione europea  n. 13 063 458)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e Ph. von Kapff (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente
Lingua del procedimento: italiano
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda dell’8 luglio 2014, SPECCHIASOL S.R.L. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo

per i seguenti prodotti :
Class 3 – Prodotti cosmetici ivi compresi: balsami e creme cosmetiche; tinture per capelli; shampoo e balsami per capelli; maschere ed impacchi per capelli; lozioni per capelli anche in fiale; prodotti per il fissaggio dei capelli; lacche per capelli; gel per capelli; schiume per capelli; prodotti decoloranti per capelli; prodotti ondulanti per capelli; olii per capelli; prodotti per la colorazione dei capelli; decapanti; prodotti ristrutturanti bifasici; thalasso mineral; districanti per capelli; lucidanti per capelli; trattamenti permanenti per capelli e prodotti per permanenti; cosmetici a base d’acqua ossigenata; attivatori per la colorazione dei capelli; bagno schiuma per il corpo; gel per massaggi non ad uso medico; latte per la toilette; lozioni per uso cosmetico; maschere di bellezza; oli da toilette; oli per uso cosmetico; pomate per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; preparati per il bagno, non per uso medico; prodotti per la toilette.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 25 agosto 2014.

3 In data 24 novembre 2014, ZETA FARMACEUTICI SPA (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti. 4 L’opposizione si fondava sul rischio di confusione di cui all’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) , RMUE con il marchio dell’Unione europea No 11 576 949 “EUPHIDRA”, di tipo denominativo, depositato il 15 febbraio 2013 e registrato il 27 giugno 2013 per, tra gli altri, i seguenti prodotti:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici; Abrasivi; Acqua di colonia; Acqua di lavanda; Acque da toilette; Acque odorose; Adesivi decorativi per unghie; Adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; Adesivi per fissare i posticci; Adesivi per fissare le ciglia posticce; Agenti decapanti; Alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; Aloe vera preparati per uso cosmetico; Ambra [profumeria]; Amido per dare il lustro; Ammorbidenti; Aria compressa, conservata in scatola, per la pulizia e la spolveratura; Aromi [oli essenziali]; Aromi per bevande [oli essenziali]; Aromi per dolci [oli essenziali]; Astringenti per uso cosmetico; Balsamo non per uso medico; Basi per profumi di fiori; Bastoncini di incenso; Bastoncini ovattati per uso cosmetico; Belletto; Bianco di gesso; Blu per azzurrare la biancheria; Candeggina; Candeggina per il bucato; Carburi metallici [abrasivi]; Carburo di silicio [abrasivo]; Carta per lucidare; Carta smeriglio; Carta vetro [vetrata]; Carte abrasive; Cenere vulcanica per pulire; Cera antiscivolo per pavimenti; Cera per calzolai; Cera per depilare; Cera per i baffi; Cera per il bucato; Cera per lucidare; Cera per parquet; Cera per sarti; Cera per scarpe; Cere per lucidare; Ciglia posticce; Cipria per il trucco; Coloranti per capelli; Coloranti per la toilette; Corindone [abrasivo]; Corteccia di quillaia per lavaggio;
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Cosmetici; Cosmetici per animali; Cosmetici per le ciglia; Cosmetici per le sopracciglia; Creme cosmetiche; Creme per calzature; Creme per il cuoio; Creme per lucidare; Creme per sbiancare la pelle; Cristalli di soda per la pulizia; Decoloranti per uso cosmetico; Dentifrici; Deodoranti per animali domestici; Deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; Detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; Diamantina [abrasivo]; Eliotropina; Essenza di anice stellato; Essenza di menta; Essenza di trementina [prodotto per smacchiature]; Essenze di bergamotto; Essenze eteriche; Essiccanti per lavastoviglie; Estratti di fiori [profumeria]; Gel per massaggi non ad uso medico; Gel per sbiancare i denti; Gelatina di petrolio per uso cosmetico; Geraniolo; Gesso per la pulizia; Grassi per uso cosmetico; Henna [tintura cosmetica]; Incenso; Ionone [profumeria]; Lacche per capelli; Lacche per unghie; Latte di mandorle per uso cosmetico; Latte per la toilette; Legno aromatico; Liquidi antiscivolo per pavimenti; Liquidi per lavacristalli; Liscivia di soda; Lozioni dopo barba; Lozioni per i capelli; Lozioni per uso cosmetico; Lucidanti per labbra; Lucido da scarpe; Mascara; Maschere di bellezza; Matite per le sopracciglia; Matite per uso cosmetico; Menta per la profumeria; Motivi decorativi per uso cosmetico; Muschio [profumeria]; Nécessaires di cosmetica; Neutralizzanti per permanenti; Oli da toilette; Oli essenziali; Oli essenziali di cedro; Oli essenziali di limone; Oli per la profumeria; Oli per pulire; Oli per uso cosmetico; Olii essenziali di cedro; Olio di gaulteria; Olio di gelsomino; Olio di lavanda; Olio di mandorle; Olio di rose; Ovatta per uso cosmetico; Paste per le coramelle; Pece per calzolai; Perossido d’idrogeno per uso cosmetico; Pietra per levigare; Pietra per lucidare; Pietra pomice; Pietre d’allume [astringenti]; Pietre da barba [astringenti]; Pomate per uso cosmetico; Pots-pourris profumati; Preparati abbronzanti [cosmetici]; Preparati cosmetici per il bagno; Preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; Preparati per l’apprettatura del bucato; Preparati per la pulizia delle protesi dentarie; Preparati per lucidare; Preparati per ondulare i capelli; Preparati per pulire le protesi dentarie; Preparati per schermi solari; Preparati per sturare tubi di scarico; Preparati per togliere il tartaro per uso domestico; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; Prodotti contro l’elettricità statica per uso domestico; Prodotti cosmetici per la cura della pelle; Prodotti depilatori; Prodotti di profumeria; Prodotti di sbianca [bucato]; Prodotti di toilette contro il sudore; Prodotti per affilare; Prodotti per far brillare; Prodotti per far brillare le foglie delle piante; Prodotti per fumigazioni [profumi]; Prodotti per il lavaggio a secco; Prodotti per il trucco; Prodotti per la conservazione del cuoio [lucidi]; Prodotti per la cura della bocca non per uso medico; Prodotti per la cura delle unghie; Prodotti per la pulizia; Prodotti per la rasatura; Prodotti per la toilette; Prodotti per lisciare; Prodotti per mettere a bagno la biancheria per il bucato; Prodotti per profumare la biancheria; Prodotti per pulire la carta da parati; Prodotti per rimuovere la ruggine; Prodotti per sbiancare il cuoio; Prodotti per sgrassare eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; Prodotti per togliere il trucco; Prodotti per togliere la pittura; Prodotti per togliere le lacche; Prodotti per togliere le tinture; Prodotti per togliere le vernici; Profumi; Profumi per ambiente; Rossetti; Rosso per lucidare; Safrolo; Salda d’amido; Sali da bagno non per uso medico; Sali per sbiancare; Sapone alla mandorla; Sapone da barba; Saponette; Saponi; Saponi contro il sudore dei piedi; Saponi contro la traspirazione; Saponi deodoranti; Saponi disinfettanti; Saponi medicinali; Saponi per ravvivare; Shampoo; Shampoo per animali da compagnia; Shampoo secco; Smacchiatori; Smeriglio; Soda per sbiancare; Sostanza per pulire; Spray per rinfrescare l’alito; Strisce per rinfrescare l’alito; Strofinacci impregnati con un detergente per pulire; Sverniciatore per cera di pavimenti di legno; Talco per toilette; Tela per lucidare [rendere liscio]; Tela smeriglio; Tela vetrata; Terpeni; Tinture cosmetiche; Tinture per la barba; Tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; Trementina [prodotto per smacchiatura]; Tripolo per lucidare; Unghie posticce.

5 Con decisione resa il 26 novembre 2015 (“la decisione impugnata”), la divisione di Opposizione ha accolto l’opposizione e rigettato, conseguentemente, la domanda di marchio. Veniva osservato quanto segue: – I prodotti della domanda sono ricompresi nell’enunciato del marchio anteriore, quindi identici; si tratta di articoli destinati al grande pubblico; – Ai fini della valutazione del rischio di confusione, viene preso a parametro il consumatore medio anglofono avente un grado di attenzione medio;
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

– Il marchio della domanda è globalmente simile a quello anteriore dal punto di vista visivo e fonetico dato che inizia in maniera quasi identica (“EUPHI-” e “EUPHY-”) e ha una lunghezza simile; l’espressione “MADE IN NATURE” è scarsamente distintiva e, conseguentemente, il suo peso nella comparazione è ridotto; i marchi non sono, tuttavia, concettualmente simili giacché “EUPHIDRA” non ha significato e il marchio impugnato allude alla composizione naturale dei prodotti; – Il marchio anteriore, essendo privo di “significato” per il pubblico, possiede un carattere distintivo “normale”; – Considerata l’identità merceologica e la somiglianza dei marchi, sussiste rischio di confusione.

6 La richiedente presentava ricorso il 21 gennaio 2016 e trasmetteva la motivazione il 25 marzo 2016. L’opponente rispondeva, il 19 maggio 2016, con osservazioni.

 

Conclusioni e argomenti delle parti

7 La richiedente chiede che la Commissione di ricorso “riesamini” la decisione e accolga la domanda di registrazione per tutti i prodotti. La richiedente è d’avviso che il proprio marchio non generi alcun rischio di confusione con quello anteriore e fa valere, al riguardo, i seguenti argomenti: – L’identità o somiglianza merceologica non è contestata ma le differenze che separano i marchi sono sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione; – Le differenze visive e fonetiche sono manifeste dato che un marchio è formato da un’unica parola e l’altro da quattro, con le inevitabili conseguenze sul numero di lettere e sillabe e, quindi, sull’aspetto visivo e la pronuncia; – Esiste anche una differenza concettuale in ragione della presenza, nel marchio impugnato, dell’espressione “MADE IN NATURE”, non presente nell’anteriorità; – A quell’espressione è stato erroneamente dato, nella comparazione, un peso troppo basso nonostante sia distintiva, dato che evoca concetti antitetici (quello di ‘fabbricazione’ e quello di ‘natura’) che possono catturare l’attenzione del pubblico; quell’espressione, pertanto, è capace di contribuire efficacemente a distinguere i due marchi.

8 Nelle sue osservazioni in risposta, l’opponente chiede il rigetto del ricorso e si rifà in sostanza alle argomentazioni svolte nella decisione attaccata circa la somiglianza dei marchi e la scarsa capacità distintiva dell’espressione “MADE IN NATURE”.
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

Motivazione

9 Il ricorso è conforme agli Articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle Regole 48 e 49 REMUE. Pertanto, il ricorso è ammissibile. Tuttavia, il ricorso è infondato e la decisione attaccata dev’essere confermata perché, come ha giustamente deciso la divisione di Opposizione, il marchio di cui alla domanda può ingenerare un rischio di confusione con quello anteriore. Segue la motivazione.

10 L’opposizione era fondata sul rischio di confusione di cui all’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L’opponente fa valere che il marchio della richiedente è stato depositato per prodotti identici a quelli per i quali il proprio marchio è registrato e che i marchi sono essi stessi simili dato che l’elemento dominante “EUPHYTOS” di quello impugnato è molto simile alla parola “EUPHIDRA”.

11 La decisione resa dalla divisione di Opposizione ha dato ragione all’opponente ma la richiedente ritiene che tale decisione sia erronea perché, a suo dire, i presupposti dell’esistenza del rischio di confusione non sono presenti nella fattispecie.

12 I presupposti in questione sono, stando al tenore dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’identità o somiglianza dei prodotti contraddistinti dai marchi e l’identità o somiglianza dei marchi stessi.

13 Il rischio di confusione deve esistere per il pubblico al quale sono destinati i prodotti. Nella fattispecie, trattandosi di prodotti per uso cosmetico, vale a dire di largo consumo, il pubblico da prendere in considerazione è molto ampio, formato, cioè, da tutte le persone che acquistano e impiegano prodotti cosmetici. Poiché il marchio anteriore è registrato nell’Unione europea, l’ambito territoriale da considerare è quello comprensivo di tutti gli Stati membri. Proprio perché trattasi di articoli di uso quotidiano, il grado di attenzione del consumatore è medio.
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Comparazione dei prodotti

14 La decisione oggetto del ricorso aveva affermato che i prodotti dei marchi in conflitto sono identici. La Commissione fa propria tale affermazione che, peraltro, non è stata messa in discussione dalla richiedente nel ricorso. Comparazione dei marchi

15 Secondo costante giurisprudenza, la comparazione va fatta sulla base dell’impressione generale prodotta dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Inoltre, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica a esaminarne i vari dettagli (si veda, tra le tante, 08/12/2015, T-583/14, FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943, § 46). Finalmente, nel comparare i marchi si deve tener presente che il consumatore, quando acquista la merce, non è necessariamente esposto contemporaneamente ai marchi ma si orienta sulla base di un ricordo sovente imperfetto (sentenza citata, paragrafo 47).

16 A giudizio della Commissione, la comparazione effettuata dalla divisione di Opposizione è stata realizzata sulla base dei suddetti principi e ha dato luogo ad un risultato corretto.

17 La divisione di Opposizione ha dato, infatti, il giusto peso, ai fini della comparazione, ai due elementi che compongono il marchio della richiedente, cioè la parola “EUPHYTOS”, da una parte e l’espressione “MADE IN NATURE”, dall’altra. Un peso maggiore è stato dato, correttamente, all’elemento “EUPHYTOS” perché è quello maggiormente in grado di catturare l’attenzione del consumatore. E ciò per tre ragioni, peraltro legate tra loro. La prima è il dimensionamento dell’elemento all’interno del marchio: la tipografia impiegata per scrivere “EUPHYTOS” è largamente sovradimensionata rispetto a quella usata per l’espressione “MADE IN NATURE”. La seconda, è il contenuto promozionale del messaggio veicolato da questa espressione. La terza è la posizione subordinata dell’espressione rispetto a quella ricoperta dall’elemento “EUPHYTOS”.

18 Le tre ragioni sono naturalmente interdipendenti: infatti, la legenda “MADE IN NATURE” figura in una posizione subordinata e appare scritta in piccole dimensioni perché esprime un messaggio sulle proprietà dei prodotti (fabbricazione a base di ingredienti naturali) e non deve, quindi, oscurare l’elemento che deve catturare l’attenzione, costituito dalla parola di fantasia “EUPHYTOS” che per questa ragione è scritta con grande risalto tipografico.

19 Osservando il marchio della richiedente in maniera “generale” (come prescrive la giurisprudenza), il consumatore mediamente attento comprenderà immediatamente che la funzione distintiva la assolve il termine “EUPHYTOS”, scritto in caratteri sovradimensionati e privo di un messaggio chiaramente identificabile, mentre all’espressione “MADE IN NATURE” verrà assegnata la funzione di una legenda descrittiva circa le caratteristiche qualitative dei prodotti.
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20 Quindi, bene ha fatto la divisione di Opposizione ad attribuire, nella comparazione, maggiore rilevanza al termine “EUPHYTOS”: così facendo, infatti, ha dato applicazione concreta al precetto giurisprudenziale, già ricordato, secondo il quale il consumatore presta maggiore attenzione all’elemento che è in grado di identificare come dominante e distintivo.

21 Quanto precede non significa, ovviamente, che la presenza della legenda descrittiva debba essere ignorata ai fini della comparazione, ma che ad essa vada dato un peso limitato, come in effetti ha fatto la divisione di Opposizione.

22 Sul piano visivo, il marchio della richiedente presenta una somiglianza con il marchio dell’opponente perché l’elemento dominante “EUPHYTOS” è assai simile alla parola “EUPHIDRA”. Infatti, la lunghezza dei due vocaboli è pressoché la stessa e la prima metà (“EUPH-”) è identica. Quest’ultimo fattore di somiglianza è particolarmente rilevante sotto il profilo visivo perché non sono molte le parole, in qualsiasi lingua, che cominciano in questa maniera. Nel ricordo imperfetto del consumatore, pertanto, tale coincidenza verrà facilmente registrata. Com’è naturale, la presenza, nel marchio della richiedente, dell’espressione “MADE IN NATURE” influisce sul grado di somiglianza ma non in maniera determinante, in ragione delle piccole dimensioni che possiede. Globalmente, quindi, la somiglianza visiva può essere definita medio-alta.

23 La somiglianza uditiva è alta, a parere della Commissione, non solo perché il suono delle parole “EUPHYTOS” e “EUPHIDRA” è simile (ad esempio, secondo le regole fonetiche italiane: “eufitos” e “eufidra”) ma anche perché non è improbabile che la legenda “MADE IN NATURE”, proprio per le ridotte dimensioni e il contenuto informativo, finisca per non essere pronunciata da un consumatore normalmente avveduto nelle normali circostanze di acquisto della merce.

24 Per quanto riguarda la comparazione concettuale, la divisione di Opposizione si è limitata a rilevare il significato della legenda descrittiva, desumendo da esso una dissomiglianza concettuale dei marchi. In realtà, se si prendono in considerazione, come da giurisprudenza, gli elementi dominanti dei due marchi, vale a dire “EUPHYTOS” e “EUPHIDRA”, ci si accorge che una comparazione concettuale non produrrebbe risultati certi. Si tratta, infatti, di termini di fantasia, peraltro accomunati dal fatto di evocare parole di origine greca (“phytos” e “hydra”), come hanno del resto rilevato entrambe le parti. Resta comunque difficile accertare fino a che punto il pubblico di riferimento sia in grado di riconoscere un contenuto concettuale preciso nei due marchi: mancano, infatti, elementi di prova al riguardo. La Commissione ritiene, quindi, di non assegnare molto peso, nella comparazione, all’aspetto concettuale e di basarsi sulle conclusioni dell’analisi visiva e uditiva.

25 Globalmente, i marchi sono simili e il grado di somiglianza è medio-alto.
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Sul giudizio complessivo circa il rischio di confusione

26 I fattori da prendere in considerazione ai fini di questo giudizio sono: il grado di somiglianza dei prodotti, il grado di somiglianza dei marchi, il grado di attenzione del consumatore, la capacità distintiva del marchio anteriore.

27 Si è detto che i prodotti sono identici.

28 E’ stato anche osservato che i marchi presentano un grado di somiglianza medioalto.

29 E’ stato altresì osservato che, in relazione al particolare settore merceologico di cui trattasi, l’attenzione del consumatore non è elevata ma media e che, inoltre, il consumatore non ha solitamente la possibilità di confrontarsi contemporaneamente con i due marchi quando sceglie i prodotti.

30 Resta da considerare il fattore che concerne la capacità distintiva del marchio anteriore. La divisione di Opposizione l’ha definita “normale”, cioè di intensità media, in considerazione del fatto che nessun nesso concettuale chiaro può essere stabilito tra la parola “EUPHIDRA” e i prodotti cosmetici. La stessa richiedente ha ammesso, in sede di ricorso, che tale capacità distintiva fosse “media”. La Commissione è dello stesso avviso.

31 Alla luce di quanto precede, tutti i fattori pertinenti depongono a favore dell’esistenza del rischio di confusione. Un consumatore mediamente attento ma soggetto a ricordo imperfetto, già esposto a prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio “EUPHIDRA”, che si veda offrire, in un altro momento, gli stessi prodotti contraddistinti da un marchio nel quale l’elemento dominante e distintivo è “EUPHYTOS”, potrebbe ragionevolmente confonderlo o associarlo con quello dell’opponente.

32 L’opposizione è quindi fondata.

Spese

33 La richiedente, quale parte soccombente, dovrà rifondere le spese sostenute dall’opponente per la rappresentazione professionale nel procedimento di ricorso, che si liquidano in 550 EUR (Articolo 85, RMUE).
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Dispositivo Per questi motivi,

 

LA COMMISSIONE
così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente rifonderà la somma di 550 EUR all’opponente.
Signed Th. M. Margellos
Signed C. Rusconi
Signed Ph. von Kapff
Registrar:
Signed H.Dijkema
26/01/2017, R 147/2016-1, EUPHYTOS MADE IN NATURE (fig.) / EUPHIDRA

 

SAN GIOVANNI DESANTIS contro SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA – Divisione d’Opposizione 30.01.2017

Marchio SAN GIOVANNI DESANTIS contro marchio SAN GIOVANNI DI SOLE DI TERRA

 

Il marchio anteriore San Giovanni Desantis consiste di una etichetta, avente il bordo di colore marrone, nero e dorato e il fondo giallo con un elemento semi circolare di colore bianco in alto al di sotto del quale si trova la raffigurazione di un paese e la dicitura, leggermente stilizzata, “SAN GIOVANNI” di colore verde dentro un riquadro bianco. Più sotto, è raffigurato un ramo di olive e la dicitura, leggermente stilizzata, “DESANTIS”, entrambi di colore verde.

Il segno contestato consiste della dicitura “SANGIOVANNI” in caratteri leggermente stilizzati e sotto in caratteri più piccoli la dicitura “di SOLE di TERRA”. Al di sopra della dicitura “SANGIOVANNI” è presente un elemento figurativo astratto.

La Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente.

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 613 266

 

Olearia Desantis S.p.A., S.P. 231 KM 75.060, 70032 Bitonto (Bari), Italia (opponente), rappresentata da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47°A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Azienda Agrobiologica San Giovanni Società Agricola S.r.l., C. da Ciafone, 41, 63073 Offida (AP), Italia (richiedente), rappresentata da Agazzani & Associati s.r.l. Via dell’Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 30/01/2017, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 613 266 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

 

Classe 29: Prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 427 603 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

 

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 427 603, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 29. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 12 481 768. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 29: Olio extra vergine di oliva.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 29: Carne; pesce; pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine; marmellate; composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Gli olii includono, in quanto categoria più ampia, l’olio extra vergine di oliva dell’opponente. Dal momento che la divisione d’opposizione non può scorporare ex officio l‘ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I grassi commestibili hanno un alto grado di somiglianza con l’olio extra vergine di oliva del marchio anteriore. Essi coincidono in scopo e pubblico rilevante. Inoltre, questi prodotti sono in competizione tra loro.

 

I prodotti derivati dal latte sono simili all’olio extra vergine di oliva del marchio anteriore. Essi coincidono in scopo e pubblico rilevante. Inoltre, questi prodotti sono in competizione tra loro.

 

I restanti prodotti contestati carne; pesce; pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine; marmellate; composte; uova; latte sono dissimili dai prodotti dell‘opponente. Essi hanno una diversa natura e scopo. Inoltre, non sono complementari ne in competizione tra loro e non coincidono nell’origine commerciale.

 

 

1. b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. c) I segni

 

 

Marchio anteriore

Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l‘Unione Europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno incentrare la comparazione dei segni su quella parte del pubblico di riferimento dotata di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

 

Entrambi i marchi sono figurativi.

 

Il marchio anteriore consiste di una etichetta, avente il bordo di colore marrone, nero e dorato e il fondo giallo con un elemento semi circolare di colore bianco in alto al di sotto del quale si trova la raffigurazione di un paese e la dicitura, leggermente stilizzata, “SAN GIOVANNI” di colore verde dentro un riquadro bianco. Più sotto, è raffigurato un ramo di olive e la dicitura, leggermente stilizzata, “DESANTIS”, entrambi di colore verde.

 

Il segno contestato consiste della dicitura “SANGIOVANNI” in caratteri leggermente stilizzati e sotto in caratteri più piccoli la dicitura “di SOLE di TERRA”. Al di sopra della dicitura “SANGIOVANNI” è presente un elemento figurativo astratto.

 

L’elemento figurativo del ramo di olive del marchio anteriore è debole per i prodotti pertinenti, ovvero olio extra vergine di oliva. I rimanenti elementi grafici e figurativi del marchio anteriore si considera abbiano una natura puramente decorativa ed ornamentale.

 

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

L’elemento “SANGIOVANNI” e l’elemento figurativo nel segno contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

 

Visivamente, i segni coincidono nella dicitura “SAN GIOVANNI“ (con o senza spazio) che è l’elemento verbale dominante nel segno impugnato. Essi, tuttavia, differiscono nella dicitura “DESANTIS” del marchio anteriore, nella dicitura “di SOLE di TERRA” del segno impugnato e nei rispettivi elementi figurativi più sopra descritti.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo(fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59)

 

La dicitura “SAN GIOVANNI” (con o senza spazio) è primo elemento verbale dei marchi. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “SAN GIOVANNI” (l’elemento verbale dominante nel segno impugnato), presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “DESANTIS” del segno anteriore e “di SOLE di TERRA” del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono simili in media misura.

 

Sotto il profilo concettuale, la dicitura “SAN GIOVANNI” (presente in entrambi i marchi) e “di SOLE di TERRA” del segno impugnato saranno percepite come tali. L’elemento “DESANTIS” sarà percepito come un cognome. Il paese e il ramo di olive del marchio anteriore saranno percepiti come tali. I rimanenti elementi grafici del marchio anteriore e l’elemento figurativo del segno impugnato non hanno alcun particolare significato per il pubblico di riferimento.

 

Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in misura media.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva.

 

 

1. e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l’analisi del rischio di confusione.

 

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

I prodotti sono in parte identici, in parte simili in varia misura ed in parte dissimili.

 

I marchi sono simili in misura media dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. In particolare, essi coincidono nella dicitura “SAN GIOVANNI“ che è l’elemento verbale dominante nel segno impugnato ed è il primo elemento verbale dei marchi (che è dove il consumatore tende a focalizzare la sua attenzione). Essi differiscono nella dicitura “DESANTIS“ del marchio anteriore, nella dicitura “di SOLE di TERRA” del segno impugnato e nei rispettivi elementi figurativi. Come visto anteriormente nel caso di marchi complessi l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto maggiore sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene possibile lo stabilirsi d’una associazione confusoria dei segni nella mente del consumatore nel senso che questi potrebbe pensare che si tratti di due linee diverse di prodotti della stessa azienda.

 

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili in varia misura a quelli del marchio anteriore.

 

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

 

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

 

 

 

La Divisione d’Opposizione

 

María ClaraIBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI SERRANO

Martina GALLE

 

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata