Non c’è contraffazione se l’attività è difesa dal copyright.

No ai marchi che confliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi marchi di certificazione.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo’ Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato ‘IL VERO ALFREDO’ saranno intese come un riferimento al ‘vero” prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’ di conseguenza tutti i prodotti “imitati” saranno intesi di qualità inferiori. L’espressione “L’imperatore delle fettuccine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia
(opponente), rappresentato da Lexico S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi
28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L’Originale Alfredo
All’Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30,
00186 Roma,

Italia
(richiedente), rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via
Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 1 914 111 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30:       Riso,
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35:       Pubblicità;
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario,
borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria
quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,
giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di
marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e
tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti
sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in
carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero,
sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta,
arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche,
materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity
card.

Classe 43:       Servizi
di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 10 148 492 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell’Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 108 289 nonche’ registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA
DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai
sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento
dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE),
nel corso del procedimento
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti
concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in
tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste
presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti
asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio),
l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove
e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali
fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto
di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente
alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento
dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove
dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio
anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre
opposizione.

In
particolare, se l’opposizione è basata su un
marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve
presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente
dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione
del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali
proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla
quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2,
lettera a), punto ii), REMUE(nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di
opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativosul
quale, inter alia, si basa l’opposizione.

In data 28/12/2011 sono
stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di
riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo
termine è scaduto in data 04/05/2012.

Conformemente alla regola
20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della
fase di contraddittorio), se entro il
termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e
la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto
anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene
respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve
pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

Di consequenza,
l’opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 3 108 289  e
n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore
n. 1 292 986 dell’opponente.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e
servizi

Dopo
I’adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro
i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151,
i prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

marchio
UE n. 3 108 289

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30:       Tapioca,
sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 33:      Bevande
alcoliche.

marchio
UE n. 6 779 151

Classe 30:       Tapioca,
sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 35:       Servizi
di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari
commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

marchio
italiano n. 1 292 986

Classe 42:      Servizi
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.

In
seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l’08/11/2012 ed accettata
dall’Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30:       Riso,
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35:       Pubblicità;
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse
e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali
anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,
giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di
marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e
tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti
sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in
carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero,
sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta,
arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche,
materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity
card.

Classe 43:       Servizi
di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Successivamente, la
richiedente ha richiesto un’altra limitazione che, tuttavia, non era stata
espressa in maniera chiara: l’Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale
limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso
di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza
di risposta al riguardo da parte della richiedente, l’Ufficio mantiene la lista
sopra.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo
l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

Inoltre,
al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di prodotti o servizi, e’ necessario interpretarne la formulazione. In
particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986
nella classe 42, ovvero i servizi vari
inerenti il comparto alimentare e della ristorazione, sono stati trasferiti
dalla classe 42 alla classe 43 con l’8ª edizione della classificazione di
Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni
revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione
di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all’altra,
come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In
tali casi, l’elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno
impugnato deve essere interpretato in base all’edizione della Classificazione
di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso,
poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l’uso di una
dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione
classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle
rispettive domande, sono considerati identici.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 29

Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti;
gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii
e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le
liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE
n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall’altro.

I rimanenti prodotti contestati, frutta e ortaggi congelati, sono
compresi nell’ampia categoría di frutta e
ortaggi conservati nella classe 30 coperti dal marchio UE
n. 3 108 289 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti
contestati in classe 30

Tapioca,
sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio
UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall’altro
(nonostante che nel segno contestato sago
è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da
considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati riso, farine e preparati fatti di cereali,
pane, gelati; miele, sciroppo di melassa sono tutti prodotti alimentari.

I
servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE
n. 6 779 151 dell’opponente concernenti la vendita di
prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti.
Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti
e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento
che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi
luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i
servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti
contestati riso, farine e preparati fatti
di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa nella classe 30
presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di rivendita di prodotti alimentari nella
classe 35 dell’opponente.

Servizi
contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di
affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35  coperti dal marchio UE anteriore
n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall’altro.   

I
servizi di vendita al dettaglio dei
seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi
conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova,
latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca,
sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di
melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e
granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali,
malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di
frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande,
bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono
da ritenersi compresi nell’ ampia categoria di servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35, coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre,
secondo la giurisprudenza, i servizi di “vendita al dettaglio” concernenti la
vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali
prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et
al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di
detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune
somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati
generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita.
Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: servizi di vendita al dettaglio dei seguenti
prodotti: pollame e selvaggina nella classe 35 presentano un basso grado
di somiglianza con i prodotti anteriori pollame
e selvaggina nella classe 29 dell’opponente, rivendicati all’interno del
marchio UE anteriore No  3 108 289. Allo stesso modo, i servizi
contestati: servizi di vendita al
dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio presentano un basso grado di
somiglianza con il ghiaccio  nella classe 30 dell’opponente,
rivendicato, inter alia, all’interno del marchio UE anteriore No
3 3 108 289.

Per
quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i servizi di vendita al dettaglio dei seguenti
prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e
contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione,
bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e
strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni,
profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e
lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e
computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade,
elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti
quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli,
oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di
arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature
sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento,
tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e
libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e
refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e
ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e
tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta,
borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture
elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti,
fidelity card, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti
specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri
prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza
tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa
natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa
destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare
comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d’uso.
Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al
dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il
pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono
essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio
citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35 coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente.

Servizi
contestati in classe 43

Considerato
quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all’elenco dei servizi
anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986(servizi
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione), i servizi di ristorazione contestati nella classe 43 si sovrappongono
con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I
rimanenti servizi contestati in classe 43, alloggi
temporani, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di
ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiche
questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori
e pubblico di riferimento.      

b)      Pubblico di riferimento – grado di
attenzione

Si ritiene che il consumatore
medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili
(in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come
ad esempio i servizi di pubblicita e gestione di affari commerciali in classe
35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta
da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in
questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella
classe 35, in base al prezzo, alla loro natura
specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c)      I segni

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea, per quanto riguarda i marchi
anteriori UE, e l’Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio
dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa
essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda
di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione
del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori
in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

L’elemento
comune, ‘ALFREDO’ verra’ percipito come un prenome maschile (di origine
italiano, spagnolo, portogese) in tutta l’Unione europea. Nel presente caso,
tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di
origine italiana, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno
contestato è un marchio figurativo, composto dall’elemento verbale ‘IL VERO
ALFREDO’ riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall’elemento
verbale ‘IMPERATORE DELLE FETTUCCINE’ riprodotto in stampatello nero in dimensioni
assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno
stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una
corona d’alloro, simbolo trionfale utilizzato nell’impero romano, riprodotto in
color giallo/oro.

L’elemento
‘ALFREDO’ sarà percipito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo
estremamente raro, non e’ molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,
elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è
considerato normalmente distintivo. L’espressione consistente nei termini
italiani ‘IL VERO ALFREDO’ sara’ intesa come un riferimento al ‘reale’ prodotto
o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’, o alla reale origine del
prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue ‘imitazioni’ la cui
qualita’, o un’altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio ‘vero e
prioprio’, è intesa come inferiore. E’, dunque, il termine ‘ALFREDO’ l’elemento
verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l’articolo
maschile ‘IL’ e l’aggettivo ‘VERO’) all’interno dell’espressione ‘IL VERO
ALFREDO’). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percipiti come
riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti,
ossia Roma e/o l’Italia; percio’, essi hanno un grado di distintivita’ minima
(se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).    

L’ espressione
‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ se percipita, considerando le sue ridotte
dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva ) all’altissima
qualita o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno
impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il
carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una
parte dei prodotti e servizi in questione.   

Inoltre, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che
descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Considerando quanto sopra, è fuor
di dubbio che nel presente caso l’impatto visivo dell’espressione ‘IL VERO
ALFREDO’, e in particolar modo della parola ‘ALFREDO’, e’ piu’ immediato in
virtu delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola ‘ALFREDO’
– della sua maggior distintivita’, che permette alla stessa di risaltare da un
punto visivo e di dominare l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale
espressione in generale e piu’ in particulare il termine  ‘ALFREDO’, hanno un impatto piu’ forte sul
consumatore. 

I tre marchi
figurativi dell’opponente sono composti dai seguenti elementi:

–           per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: ‘ALFREDO’S GALLERY’ riprodotto in caratteri stampatelli
neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura ‘alla Scrofa Roma’, quest’ultima
riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole, il tutto sopra lo sfondo di un
cappello da cuoco;

–     per quanto riguarda il marchio
UE n. 6 779 151: ‘Alfredo’
riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti
 a mano ed in color oro, posizionati sopra
la dicitura ‘alla Scrofa’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’
piccole;

–     per quanto riguarda il marchio
italiano: ‘Alfredo 1907’ riprodotto in
caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il termine
‘restaurant’ e l’espressione inglese ‘The original of Rome’, questi ultimi
riprodotti in dimensioni ben piu’ piccole ed il tutto circondato da un quadrato
riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l’elemento ‘ALFREDO’ (di
piena distintivita’, in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno
contestato) constituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va
sottolineato che i consumatori
tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un
segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata
dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la
parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per
prima cattura l’attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio
UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola ‘GALLERY’, sebbene di origine inglese, sarà
compresa dal pubblico di riferimentopreso in considerazione come dettagliato
sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua
ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra’ percipita, inter alia,
come alquanto allusiva  al luogo fisico
dove si svolge un’ attivita’ commerciale che in genere comporta l’esposizione
al pubblico dei prodotti (per esempio ‘opere d’arte’), poste in vendita. E’ poi
chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone ‘S’.
Pertanto, in combinazione con il prenome ‘ALFREDO’, il suo grado di distintività
nonche’ il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine
‘ALFREDO’. L’espressione ‘alla Scrofa Roma’ (in una posizione e di dimensioni
nettamente subordinate) verra’ percepita como un toponimo a causa della
preposizione articolata ‘ALLA’ che introduce un complemento di luogo,
nonostante il fatto che la parola ‘scrofa’ faccia riferimento all’animale
femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola
‘Roma’, anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e
peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di
consequenza, il carattere distintivo di tale espressione e’ al massimo molto
limitato, perche’ essa e’ indicativa 
della provenienza dei prodotti/ servizi. Leconsiderazioni di cui
sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore
n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi
verbali (‘Alfredo’ e
‘alla Scrofa’).

Infine,
con riferimento al marchio italiano, il numero ‘1907’ che segue il primo
elemento ‘Alfredo’, verra percipito come l’anno
di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini ‘restaurant’ e ‘The
Original of Rome’, sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di
riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano
cioe ‘ristorante’ e ‘L’Originale di Roma’, rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi
dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l’autentico Alfredo
di Roma – al contrario delle sue ‘imitazioni’).

Gli elementi figurativi di tutti
i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice
quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono
da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai
prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un
carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintivita’)
perche’ di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle
lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia’ descritto poc’anzi riguardante
l’impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi
figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno
un impatto piu’ forte sul consumatore. In particolare, considerando
quanto sopra, sara’ il primo elemento verbale ‘ALFREDO’ – che è anche
l’elemento verbale piu’ distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra’
l’impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni
coincidono nel loro primo elemento verbale ‘ALFREDO’ che e’ normalmente
distintivo, nonche’ l’elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior
impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono,
tuttavía, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e
d’impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di
distintivita’ per descrittivita’, e/o posizione subordinata, come dettagliato
sopra.

Pertanto, i segni sono
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine
‘ALFREDO’, presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale
distintivita’, oltre ad essere l’elemento di maggior impatto e di maggior
distintivita’. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor
distintivita’ ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini ‘IL
VERO’ del segno contestato e degli elementi addizionali ‘ ’S GALLERY’ o ‘1907’,
nei marchi anteriori, mentre e’ molto probabile che gli elementi aggiuntivi e
secondari ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ nel segno contestato, nonche’ ‘alla Scrofa’,
‘Roma’, ‘restaurant’, ‘The Original of Rome’ nei marchi anteriori, non vengano
pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha
riconsciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu’ parole e la prima
parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre
le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi
oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbrevviarlo, limitandosi a
menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i
segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si
fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico
trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti
riferimento al prenome maschile ‘ALFREDO’ (l’elemento di maggior impatto e di
maggior distintivita’ in tutti i segni a confronto) nonche’ – anche se in
misura minore – alla capitale italiana (cio’ dovuto alle locuzioni ‘alla Scrofa
Roma’, ‘The Original of Rome’ e agli elementi figurativi del Colosseo, dela
cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente
simili. Gli altri elementi differenzianti
(associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell’anno
1907, e dell’’imperatore delle fettuccine’) sono dotati di un minor grado di
distintivita’ o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre
soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della
somiglianza concettuale fra
i segni rispetto all’elemento comune
‘ALFREDO’.

Dato che i segni sono stati
rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio
di confusione procederà.

d)      Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione.
Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la
presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità
distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente
decisione.

e)      Valutazione globale,
altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica
una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate.

I prodotti e servizi in
questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in
parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente
decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di
attenzione sara’ medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui  grado di attenzione variera’ tra medio ed
alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale,
considerando che condividono il loro primo elemento piu’ distintivo e di
maggior impatto sul consumatore, ‘ALFREDO’ che il pubblico assocera’ ad un
prenome maschile italiano, non particularmente comune. Come rilevati sopra, gli
altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all’interno dei segni.
Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

Si deve tener conto del
fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto
diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli
stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad
affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).

E’ poi altamente possibile
che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una
variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo
di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per
alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d’Opposizione
ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti
a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione
nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per
vari aspetti, è ben percipile sul piano visivo, fonetico e concettuale il
termine ‘ALFREDO’.

Considerato quanto
precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di
confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che
pertanto l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione
dei marchi dell’Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151
e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della
presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Ne discende che il segno
contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati,
anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento
d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino
soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo
richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] e la classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.  Oltre alla notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella
S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano
(BA), Italia (opponente), rappresentata da De Tullio & Partners S.r.l.,
Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Normanna
Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa
(CE), Italia (richiedente).

Il 15/01/2019,
la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.         L’opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia
per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 30:       Caffè, tè e cacao e loro
succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti
delle api.

Classe 35:       Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed
amministrativi; servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in
relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al
dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt
gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in
relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno;
servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione
a dolci.

2.         La domanda di marchio dell’Unione
europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i
prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.         Ciascuna parte sopporta le proprie
spese.

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo  e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di
confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i
servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto
di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la
somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio
anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come
il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla
registrazione di marchio dell’Unione europea n.
15 036 411 e alla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
12 121 554.

I prodotti e servizisui quali si basa l’opposizione sono i
seguenti:

Registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411

Classe 35:      Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in
materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito
di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese
commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di
un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario;
distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o
pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising;
fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in
franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa
pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità
televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza
aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554

Classe 30:      Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare
pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di
pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta
fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin,
merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per
uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine
di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per
basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito,
polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi,
sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie;
couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei
del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata;
aceto.

I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:

Classe 30:      Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali,
glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

Classe 35:      Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi
di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori
automatici; servizi di vendita all’asta; servizi al dettaglio in relazione a
stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta;
servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio
in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione
a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio
in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione
ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature
igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al
dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi
al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione
all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo
sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia
fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al
dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti
medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al
dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a
materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori
alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio
in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a
contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al
dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad
apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per
il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in
relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie;
servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione
a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per
la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio
in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi
di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al
dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi
al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a
giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in
relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi
all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione
ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad
apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi
di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura
per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi
al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a
smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi
all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in
relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi
all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in
relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di
marketing e promozionali.

I fattori pertinenti per la
comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura
e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti
contestati in classe 30

Caffè; tè;
cacao; zucchero; succedanei [caffè]
sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

I prodotti
delle api e i dolcificanti
naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più
ampia, il miele della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono
considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le glasse e i ripieni dolci del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pasticceria della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I succedanei

[cacao]

del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al cacao della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso
nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
Inoltre, essi sono in concorrenza.

Per quanto
riguarda i succedanei [tè] del marchio impugnato, essi sono simili in
alto grado rispetto al tè della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella
loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento
e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Servizi
contestati in classe 35

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

Assistenza negli
affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto
categoria più ampia, i servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione
e il funzionamento di franchising della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari del marchio impugnato
includono, in quanto categoria più ampia, fornitura di informazioni
commerciali in materia di franchising 
della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I
servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti
presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura,
la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non
siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono
complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui
i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in
questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto,
i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al
dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao;
servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in
relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a
dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati  presentano
un basso grado di somiglianza con caffè; tè; cacao;
gelati; croissant
della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
dell’opponente.

Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi
al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio
in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a
copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del
tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al
dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi
di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento;
servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in
relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad
attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione
all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi
al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione
a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al
dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione
a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria;
servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al
dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a
decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti
registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio
in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature
audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito;
servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione
a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti;
servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al
dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili;
servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a
dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia
dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la
bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la
bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per
l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene
degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio
in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione;
servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi
all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi
all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso
in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in
relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a
smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al
dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in
relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a
ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in
relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad
accessori per la preparazione di alimenti
e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa
l’opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i
servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano
altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel
raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi,
consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto
diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il
metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né
concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi
di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli
specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo
quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti
dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel
presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo
simili o ancora sono dissimili.

I servizi di affitto
di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; noleggio di stand per la
vendita del marchio
impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei
marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in
comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in
concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non
sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da
imprese diverse.

Si
ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Occorre
anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti
e servizi che
risultano essere identici
o simili
in vario grado sono
diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30,
che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi
nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea
comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere
in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di
marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio,
anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte
dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico
di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Gli elementi
verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in
taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di
conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale,
ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto
dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore
arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure
di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno
significato e sono,
pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda le registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine
“DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di
etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di
colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra
della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo
data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente
pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411,
aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una
vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Come già visto poc’anzi, il
termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

I marchi
figurativi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Inoltre, si
deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi
verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento
denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in
questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli
elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).

Visivamente, i segni
coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero
tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del
termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi
figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554
che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media
misura.

Sotto il
profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia
in diverse parti del territorio di riferimento,
la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di
Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi
anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il
profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà
il significato degli elementi figurativi delle registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, come sopra
spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione.
Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in
questione non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei
fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente,
i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di
protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso
presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a
sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si
baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i
marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti
e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi
confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati
riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte
simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b)
della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno
per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di
attenzione sarà medio.

I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e
simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i
segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le
ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio
raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma
deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista
un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono
limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro
posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere
riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei
marchi sui quali si basa l’opposizione.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione
ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente
soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende
l’italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto
l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di
marchio dell’Unione europea dell’opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere
respinto per i prodotti e
servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio
anteriore.

I
restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e
servizi è
una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro
i suddetti servizinon può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione
è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei
marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo
dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a
prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso
anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è
necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su
cui si fonda l’opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che
la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il
risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un
carattere distintivo accresciuto.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio
anteriore:

• Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio
  denominativo DIVELLA.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente copre
un elenco più ristretto di prodotti
nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati
dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può
essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata
respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione
non sussiste.

La Divisione d’Opposizione esaminerà in
seguito l’opposizione in relazione alla registrazione di
marchio italiano n. 469 710 per la quale
pure è stato invocato l’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità
dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il
marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i
prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici,
simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore,
qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia
il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio
nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello
Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato
possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto
detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti
dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

I requisiti
summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà
luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente
rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque
essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del
marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non
ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene
proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve
presumere che non esista alcun giusto motivo.

L’uso del
marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti
situazioni:

Benché il
pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei
procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per
applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio
anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e
attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere
prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio
o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).

Ne consegue che
l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono
probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo,
l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione
da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio
e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Nel caso specifico,
oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i
consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si
riscontrano fra di essi, l’opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o
prova a sostegno della conclusione che l’uso del marchio contro cui viene
proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

L’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi
identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza
consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…

[si]

dovrà procedere all’esame del secondo requisito… cioè l’esistenza di un
pregiudizio senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente» (14/09/1999,
C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o
probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso
per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori
il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato
tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C‑252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 71).

Come si è già detto, l’opponente avrebbe dovuto
presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse
in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come
potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nell’articolo 7,
paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si
basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato
all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da
cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da
cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato
costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere
distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che
l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a
detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le
circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del
carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o
dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una
dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione
alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei
segni e dellapresunta notorietà del
marchio anteriore.Non sembrano però
esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il
verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto
la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo
visto ciò non basta.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE,
nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti.
Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione,
l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle
parti.

Dal momento che l’opponente non è stato in grado di
fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato
possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata
infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la
parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere
delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove
le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o
qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una
ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata
accolta solo per una parte deiprodotti e servizi contestati, entrambe
le parti sono risultate soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza,
ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione
d’Opposizione

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste.
Ai
sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata
redatta la decisione impugnata. Inoltre deve
essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro
mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 07 febbraio 2019 lo studio Rossi & Martin ha depositato, presso l’UIBM,  a Parma