Il marchio di cui parliamo è “Scottish Land” in classe 33 bevande alcoliche. L’Ufficio preposto all’esame dei marchi comunitari reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell’indicazione geografica protetta Scotch Whisky.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

	Alicante, 07/04/2022
	GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Zambianchi, 3 I-24121 Bergamo ITALIA
Fascicolo nº:	018554397
Vostro riferimento:	SQ7249AB/ms
Marchio:
Tipo di marchio:	Marchio figurativo
Richiedente:	POLINI GROUP ITALIA S.R.L. VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5 I-25126 BRESCIA (BS) ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/09/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e j) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE poiché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo nonché evocativo dell’indicazione geografica protetta Scotch Whisky (PGI-GB-01854). L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 26/11/2021, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Evocazione dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Il richiedente acconsente alla limitazione come suggerito dall’esaminatore.

Classe 33:       Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

• Carattere distintivo.

Il marchio oggetto della domanda è un marchio complesso, formato, non solo dalla dicitura «SCOTTISH LAND», ma anche da una particolare veste grafica che consente al marchio di ottenere un certo grado di distintività: «».

Risulta dalla giurisprudenza che i segni non devono avere un ulteriore elemento di fantasia o originalità per essere distintivi. Qualsiasi carattere distintivo, per quanto lieve, è sufficiente a superare l’impedimento alla tutela.

Il richiedente ritiene che il marchio depositato, sebbene annotato come marchio debole (che fornisce informazioni sui i prodotti, ma che al tempo stesso è abbinato a elementi -la rappresentazione grafica- che consentono di conferire al marchio stesso un certo grado di distintività), sia dotato di distintività e in grado di contraddistinguere i suoi prodotti.

Non si può affermare che il marchio di cui trattasi sia totalmente privo di carattere distintivo: è, nella migliore delle ipotesi, allusivo.

• Carattere descrittivo.

Un segno è descrittivo se il pubblico percepisce immediatamente informazioni sui prodotti in modo concreto, diretto e specifico senza bisogno di ulteriori riflessioni.

Nella fattispecie, i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno figurativo «SCOTTISH LAND».

Talvolta, si tratta di riferimenti vaghi o indiretti ai prodotti. È esclusa la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi, quando indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quei prodotti.

Il marchio in oggetto indica semplicemente in modo generico il territorio scozzese. Il fatto che una parte della produzione dei prodotti si trovi nel luogo geografico in questione non è di per sé sufficiente a sostenere la tesi per la quale il potenziale consumatore assocerà i prodotti a tale zona geografica.

Un rigetto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non può basarsi sull’argomentazione secondo cui i prodotti possono teoricamente essere prodotti nel luogo designato dal termine geografico.

Ad ogni modo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE non si applica a quei termini che sono solo suggestivi o allusivi o che potrebbero essere considerati vaghi o indiretti.

Il consumatore interessato non può dedurre dal marchio quali beni sono rivendicati. In particolare, il consumatore di riferimento non capirebbe certo che il marchio fa riferimento a «bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta “Scotch Whisky”».

Inoltre, occorre considerare che la Scozia è famosa anche per altri prodotti, come il tipico tessuto a quadri, per il salmone, per il porridge ed altri ancora.

• Altri marchi già registrati.

Vi sono sul registro una serie di marchi meramente descrittivi concettualmente identici al marchio depositato e per prodotti simili, senza nessun altro elemento che li possa caratterizzare:

• MUE n. 11 382 637 «SCOTTISH GLEN»
• MUE n. 963 348 «SCOTTISH LEGION»
• MUE n. 3 743 333 «SCOTTISH RESERVE»
• MUE n. 18 288 675 «»
• MUE n. 18 358 030 «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM»
• MUE n. 4 215 761 «»
• MUE n. 10 876 407 «»
• MUE n. 11 405 289 «»
• MUE n. 13 068 101 «LALIMENTARI ITALIANO»
• MUE n. 12 040 564 «ITALIAN WINE & FOOD SELECTION AND PROMOTION»

• Ulteriori argomenti

Nel caso in cui eventuali eccezioni dovessero essere mantenute, il richiedente si riserva rispettosamente il diritto di depositare ulteriori memorie e/o prove innanzi al registro.

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

1. Evocazione dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

L’Ufficio prede atto della limitazione dei prodotti. I seguenti prodotti in Classe 33 bevande alcoliche (escluse le birre), in particolare Scotch Whisky sono stati limitati come segue:

Classe 33:             Bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Alla luce della limitazione, la precedente obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata rimossa.

Come indicato nella lettera di obiezione, la limitazione dei prodotti non sarebbe atta, in linea di principio, a superare l’obiezione preso l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b e c) RMUE.

L’esame continuerà, ora, con riferimento agli argomenti sulla non distintività e sulla descrittività del segno in oggetto.

• Carattere distintivo.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T‑360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Il richiedente ritiene che almeno alcuni elementi del segno conferiscano un carattere distintivo. Tuttavia, il consumatore medio tende a non condurre un esame analitico. Un marchio deve pertanto consentire al consumatore medio di detti prodotti/servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il prodotto/servizio considerato da quelli di altre imprese (12/02/2004, C‑218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C‑173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

L’Ufficio ritiene, come segnalato dal richiedente, che non sia necessario un livello specifico di creatività o immaginazione linguistica o artistica per consentire la registrazione di un marchio. Tuttavia, occorre sottolineare che non è competenza dell’Ufficio valutare né la creatività intrinseca di un marchio, né l’aspetto fantasioso o sorprendente di un marchio. A questo proposito, l’Ufficio ha valutato il marchio richiesto in termini di idoneità a differenziare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione da quelli di altre imprese; nonostante la dichiarazione del richiedente sul carattere distintivo intrinseco e sufficiente del segno richiesto, è difficile prevedere che il marchio svolga questa funzione per le ragioni qui indicate.

Gli elementi che il richiedente enfatizza nelle sue osservazioni non hanno un impatto decisivo sull’impressione generale del segno perché hanno soltanto una funzione ornamentale. Il fatto che gli elementi denominativi siano disposti su due linee ed in certo carattere tipografico non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. La posizione e i caratteri tipografici degli elementi denominativi possono soltanto aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione e i caratteri sono di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essi anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.

• Carattere descrittivo.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T‑19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T‑346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T‑9/18, Straightforward Banking, EU:T:2018:827, § 18).

Si rammenta che le forme aggettivali non sono sufficientemente diverse dal termine geografico originario da far sì che il pubblico di riferimento pensi a qualcosa di diverso da tale termine geografico (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Nella fattispecie, «Scottish Land» sarà ancora percepito come riferito alla Scozia (Scotland), infatti i termini contenuti nel marchio sono quelli utilizzati in lingua inglese per formare il nome della Scozia, ovvero «Scottish» (scozzese) di cui «Scot» è un sinonimo, e «Land» (territorio).

Per quanto riguarda i segni atti a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (15/01/2015, T‑197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47, 25/10/2005, T‑379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Il richiedente ritiene che non ci sia un nesso tra i termini «Scottish Land» e i prodotti rimasti nell’elenco, vale a dire bevande alcoliche (escluse le birre) a base di o contenenti whisky conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Occorre rilevare che la Scozia è rinomata per l’elaborazione e per la produzione di whisky, difatti «Scotch Whisky» è una indicazione geografica protetta per il whisky; i prodotti rimasti nell’elenco sono stati limitati all’utilizzo, come ingrediente, del whisky elaborato in conformità con il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Scotch Whisky».

Come indicato precedentemente, anche dallo stesso richiedente, l’esame del marchio deve essere valutato soltanto in relazione ai prodotti richiesti, e questi ultimi contengono un prodotto per il quale la Scozia è largamente rinomata, lo Scotch Whisky conforme al disciplinare dell’indicazione geografica protetta. Si evince pertanto lo stretto rapporto esistente tra il messaggio trasmesso dal segno depositato e i prodotti oggetto della domanda.

Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non dipende dall’esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39). Infatti, considerando che i prodotti oggetto di rifiuto contengono o si basano nel whisky per il quale la Scozia è così rinomata, il nesso tra il messaggio trasmesso dal marchio e i prodotti non è meramente teorico come riportato dal richiedente.

Di conseguenza, l’argomento del richiedente secondo cui la Scozia è rinomata anche per altri prodotti come il salmone o i tartan a scacchi, e che l’obiezione sia stata basata sulla teorica possibilità che i prodotti possano essere elaborati in Scozia, deve essere respinto in quanto irrilevante.

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui i consumatori non saranno in grado di individuare chiaramente quale tipologia di prodotti identifica il segno, anche quest’ultimo deve essere respinto. Come si evince chiaramente dalla lettera di obiezione, l’Ufficio ha sostenuto che il segno descrive la provenienza geografica dei prodotti e non la tipologia o la natura dei prodotti.

• Altri marchi già registrati.

Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […] relativamente alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione europea, e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Occorre considerare che l’EUIPO ha l’obbligo di esercitare i suoi compiti conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi due principi, l’Ufficio dovrebbe, nell’esame di una domanda di un marchio dell’Unione europea, prendere in considerazione le decisioni prese in precedenza per quanto riguarda le domande simili e considerare, in particolare, se sia opportuno decidere allo stesso modo. Detto questo, il modo in cui sono applicati i principi della parità di trattamento e della buona amministrazione deve essere coerente con il rispetto della legalità.

Di conseguenza, il richiedente non può fare riferimento a registrazioni anteriori, né basare la sua richiesta, al fine di garantire una decisione identica, su un’azione eventualmente illegittima commessa a beneficio di terzi o di sé stesso.

Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tal esame deve essere eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T‑203/14, EU:T:2015:301, Splendid, § 47‑60).

Il segno oggetto della domanda è stato sottoposto al processo di esame, in base ai propri meriti e circostanze, come stabilito dal RMUE. Questi meriti e circostanze potrebbero essere stati diversi al momento della richiesta di tali marchi.

Il richiedente fa riferimento a marchi anteriori registrati che contengono o fanno riferimento alla Scozia; tuttavia, si evince che i meriti e circostanze dei marchi citati dal richiedente sono diversi da quelli della fattispecie.

Infatti, sebbene i marchi «SCOTTISH GLEN», «SCOTTISH LEGION», «SCOTTISH RESERVE» e «HIGHLANDER SCOTTISH CREAM» facciano riferimento alla Scozia nei loro elementi verbali, il messaggio che trasmettono («Valle scozzese», «Legione scozzese», «Riserva scozzese» e «Montanaro -abitante delle Highlands scozzesi- crema scozzese» non è lo stesso di quello trasmesso dal marchio in oggetto, ovvero un riferimento al paese degli Scozzesi. Si deve tener conto del fatto che il pubblico di riferimento è quello di lingua inglese e per tale pubblico, il nome della Scozia (Scotland) è equivalente ai termini utilizzati nel marchio «Scottish Land»: territorio degli «Scot», territorio degli «Scottish».

Per quanto riguarda gli altri marchi citati, questi presentano degli elementi figurativi che non sono banali o comuni, né contengono rappresentazioni realistiche dei prodotti, ad esempio
«», «» o «», oppure contengono espressioni fantasiose come «».

Ne consegue che questi marchi non sono su un piano di parità col marchio oggetto della domanda, e per questo motivo, l’argomento del richiedente relativo alle registrazioni precedenti deve essere respinto.

• Ulteriori argomenti

Il richiedente ha richiesto di poter presentare ulteriori osservazioni a favore della domanda qualora l’obiezione venga mantenuta. Tuttavia, questa richiesta non può essere considerata una richiesta esplicita e incondizionata di proroga del termine. Inoltre, l’Ufficio ha già sollevato tutti i propri argomenti a favore dell’obiezione nella sua precedente comunicazione e il richiedente ha avuto l’opportunità di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, RMUE. Infine, il richiedente non ha spiegato perché non sia riuscito a includere tutte le proprie osservazioni nell’ultima comunicazione. Pertanto, non è necessario concedere altre opportunità per fornire ulteriori informazioni.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 554 397 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Octavio MONGE GONZALVO

Se vogliamo registrare una bevanda spiritosa come marchio occorre fare attenzione alla normativa, nella fattispecie per TEQUILA ACAPULCO vedasi l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 11/06/1997.

Lo stesso marchio non può essere registrato anche perché contiene l’indicazione geografica «TEQUILA», protetta dal regolamento (UE) n. 2019/787 del 17/04/2019

Tale dicitura comprende bevande alcoliche di agave che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Per questo motivo e il marchio deve essere rigettato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

	Alicante, 07/04/2022
	GIAMBROCONO & C. S.P.A. Via Zambianchi, 3 I-24121 Bergamo ITALIA
Fascicolo nº:	018559893
Vostro riferimento:	SQ7252AB/ms
Marchio:	TEQUILA ACAPULCO
Tipo di marchio:	Marchio denominativo
Richiedente:	POLINI GROUP ITALIA S.R.L. VIA ALESSANDRO LUZZAGO 5 I-25126 BRESCIA (BS) ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 07/10/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7,paragrafo 1, lettera j), RMUE perché contiene l’indicazione geografica «TEQUILA», protetta a norma del regolamento (UE) n. 2019/787 del 17/04/2019e dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 11/06/1997.

Tale dicitura comprende bevande alcoliche di agave che non hanno l’origine indicata dall’indicazione geografica presente nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, letteraj), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018559893 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.  Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.  Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI

Il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona ed è quindi descrittivo in quanto uno dei prodotti oggetto del marchio sono i cosmetici.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

	Alicante, 08/04/2022
	MARCHI & PARTNERS S.R.L. Via Vittor Pisani, 13 I-20124 Milano (MI) ITALIA
Fascicolo nº:	018212247
Vostro riferimento:	SC/19856/1/EM
Marchio:	ARMOCROMIA
Tipo di marchio:	Marchio denominativo
Richiedente:	ITALIAN IMAGE INSTITUTE S.R.L. VIA DANIELE MANIN, 5 I-20121 MILANO ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/09/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/11/2021 e il 28/01/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. “Armocromia” è una dicitura di fantasia che non è presente in alcun dizionario. Le evidenze presentate dall’Ufficio sono posteriori al deposito della domanda del 18/03/2020; in particolare, la definizione di Wikipedia su cui si basa l’obiezione è inserita da utente sconosciuto il 30/09/2020 e priva di fonti (v. All. 1, contenente l’estratto relativo alla cronologia degli inserimenti della voce “Armocromia” nella pagina “Analisi del colore”). Tale citazione deve essere ignorata. È dubbio il livello di diffusione delle pagine web recanti la definizione di “Armocromia” citate nella lettera di obiezione.
2. Secondo la definizione dell’Ufficio, al fine di avere “armocromia” occorre avere un termine di confronto in relazione con un altro; “Armocromia” non può risultare descrittivo per un prodotto a sé stante. I prodotti delle classi 3, ad esempio “make‑up”, non sono relazionabili con altri elementi. I software della classe 9, come da chiesta limitazione (v. All. 2a e 2b), non possono essere utilizzati al fine di creare, o provare, ecc., gli accostamenti di colore (degli altri prodotti) rispetto all’immagine, o all’aspetto complessivo, o lo stile, ecc., di una persona, come dedotto in obiezione. I prodotti della classe 14, ad esempio “metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose”, rappresentano ampie categorie di prodotti, per certi versi astratte, che non sono relazionabili con altri elementi volti a modificare o migliorare l’aspetto estetico complessivo, o l’immagine di una persona, come dedotto in obiezione. Lo stesso dicasi per i prodotti della classe 18.
3. Si indicano 12 MUE per marchi denominativi contenenti i termini “ARMONIA”, “HARMONY” E “CROMIA”, nelle stesse classi dell’odierna domanda.

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 16/09/2021, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in relazione ai prodotti che, in seguito a limitazione, sono i seguenti:

Classe 3	Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.
Classe 9	Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, spray per fissare il trucco, dischetti d’ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], henné per uso cosmetico, idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, mascara, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, ombretti, rossetti, saponi cosmetici, saponi di bellezza, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, prodotti di profumeria, profumi, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da viaggio, borse da palestra, borse da spiaggia, valigie, valigie con rotelle, zaini, zainetti, valigette per documenti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, casette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all’americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di natale, decorazioni e ornamenti per alberi di natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di natale artificiali, alberi di natale giocattolo, alberi di natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, portagioie, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, orologi a pendolo, orologi da tavolo, cronometri, cronografi [orologi], astucci per orologi, catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli], nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile; orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 14	Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
Classe 18	Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
Classe 26	Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 15/11/2021 e il 28/01/2022, adducendo che l’uso intenso e continuativo da parte della titolare ha reso il termine “ARMOCROMIA” di tendenza (v. All. 3, rassegna stampa di cui al link citato a pagina 9 delle osservazioni del richiedente e grafico a pagina 10, relativi alle vendite del libro della titolare, pubblicato il 24/10/2019, dal titolo “Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine”, Vallardi Editore).

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:

1. Elenco paesi per vendite effettuate nel 2021 ed evoluzione di fatturato dal 2019 al 2021 (Report E-Commerce)

Articoli di stampa:

2. Estratto de “Il Giornale” dell’8/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varie” dei libri più venduti
3. Estratto del “Corriere della Sera”, del 22/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
4. Estratto del “Corriere della Sera”, dell’1/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varia” dei libri più venduti
5. Estratto del “Corriere della Sera”, del 10/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 3 della classifica “Varia” dei libri più venduti
6. Estratto del “Corriere della Sera”, del 24/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 5 della classifica “Varia” dei libri più venduti
7. Estratto de “la Repubblica”, dell’1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica “Varia” dei libri più venduti
8. Estratto de “la Repubblica”, del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
9. Estratto de “la Repubblica”, del 04/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 12 della classifica “Varia” dei libri più venduti
10. Estratto de “la Repubblica”, del 09/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varia” dei libri più venduti
11. Estratto de “la Repubblica”, del 15/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
12. Estratto de “la Repubblica”, del 18/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
13. Estratto de “la Repubblica”, del 21/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
14. Estratto de “la Repubblica”, del 22/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
15. Estratto de “la Repubblica”, del 29/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 9 della classifica “Varia” dei libri più venduti
16. Estratto di “tuttolibri”, dell’1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica “Varia” dei libri più venduti
17. Estratto di “tuttolibri”, del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
18. Estratto di “tuttolibri”, del 23/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
19. Ritagli di 11 articoli privi di data di riviste italiane di moda in cui non compare il termine “ARMOCROMIA”

Altro:

20. Elenco di progetti di beneficienza, speech e talk, programmi tv, consulenze a celebrità, eventi stampa, progetti editoriali e recensioni trustpilot della titolare dal 21/01/2019 al 26/11/2021, tra i quali Detto Fatto, RAI 2, del 21/01/19, è l’unico evento precedente al 18/03/2020
21. Elenco top client con cui la titolare ha collaborato in quanto esperta di armocromia, privo di data
22. 5 estratti dal sito Amazon relativi alla vendita del libro della titolare, privi di data
23. Pagina di Amazon del 05/11/2021 per l’acquisto del libro della titolare
24. 7 presentazioni prive di data, riferite a collaborazioni della titolare con firme e personalità nel campo cosmetico e della moda
25. Presentazione con oggetto l’attività della titolare (Case History 2015)

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti e tutte. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore, o consumatrice, che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).

Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T‑567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In merito al punto 1, l’Ufficio non deve dimostrare che il segno sia registrato in un dizionario. Infatti, la registrabilità di un segno come MUE deve essere valutata solo sulla base della normativa applicabile dell’Unione, come interpretata dalla giurisprudenza dell’Unione (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31 e giurisprudenza citata). In tal senso, il criterio determinante è la percezione del pubblico e non unicamente le definizioni del dizionario (per analogia, 18/05/2017, T-375/16, Instasite, EU:T:2017:348, § 47).

In virtù di quanto sopra, a nulla rileva il fatto che la definizione di Wikipedia e di altre pagine web citate dall’Ufficio possano avere una data successiva al deposito della domanda. Il livello di diffusione delle 22 pagine web indicate in obiezione è altresì ininfluente dato che tali riferimenti devono essere considerati come puramente illustrativi al fine di stabilire il carattere descrittivo del marchio richiesto. Per tale ragione l’obiezione non si limita ai risultati di una ricerca su Internet e non si basa solo sulle definizioni comunque non contestate dal richiedente, ma consiste in un accertamento rispetto al significato descrittivo del segno in relazione ai prodotti per i quali è sollevata obiezione nel caso di specie (per analogia, 30/09/2015, T-610/13, Greasecutter, EU:T:2015:737, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, dalle 22 pagine web, riguardanti sia la nascita e sviluppo dell’ARMOCROMIA come disciplina sia l’uso di detto termine per definire la disciplina stessa, si evince che il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona, con i seguenti significati: disciplina che studia la relazione tra le caratteristiche fisiche di una persona e i colori, per mettere le prime in risalto secondo un criterio di armonia; relazione che intercorre tra le caratteristiche cromatiche di un soggetto e la sua percezione di armonia; metodo per determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona, con il vantaggio di poter utilizzare questo strumento per la pianificazione del guardaroba e la consulenza di stile; armonia/analisi del/i colore/i.

Nell’argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta le definizioni di cui sopra ma ritiene che le stesse non siano applicabili ai prodotti in oggetto e, di conseguenza, rispetto a tali prodotti il segno non possa consistere in un’indicazione descrittiva. Tuttavia, tale ragionamento è per un verso erroneo e per l’altro fraintende la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Secondo tale articolo, tutte le caratteristiche commercialmente essenziali sono rilevanti per valutare il carattere descrittivo, vale a dire non solo il tipo o il nome generico del prodotto, ma anche la destinazione d’uso e altre caratteristiche (per analogia, 13/07/2016, R 262/2016-4, VENT (fig.), § 16).

Rispetto ai cosmetici della classe 3, come ad esempio il “make-up” citato, e ai capelli posticci della classe 26, il segno “ARMOCROMIA” informa che tali prodotti da un lato possono presentare essi stessi una certa armonia dei colori di cui sono composti, mentre dall’altro possono armonizzarsi con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Lo stesso è con tutta evidenza riscontrabile per i “metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose” e gli altri prodotti di gioielleria e orologeria della classe 14, nonché gli ornamenti per capelli, della classe 26, e gli occhiali e smartwatch della classe 9, i quali possono da un lato presentare armonia nei colori dei quali sono composti e, dall’alto, essere indossati come ornamenti per mettere in risalto le caratteristiche fisiche di una persona secondo un criterio di armonia. Similmente, i complementi e accessori della classe 18, quali ad esempio “marsupi e borse da portare alla vita”, da una parte, contrariamente a quanto afferma il richiedente, possono presentare di per sé armonia nei colori, per esempio perché sono di specifiche tonalità di colore che possono rispondere a un determinato criterio di armonia, mentre, dall’altra, possono essere indossati seguendo un criterio di armonia rispetto alle caratteristiche cromatiche di un soggetto. Infine, i software oggetto di obiezione della classe 9 hanno come scopo quello di promuovere e vendere i prodotti di cui sopra applicando un’analisi del colore, o fornire servizi consulenza di stile per la pianificazione del guardaroba, o determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Di conseguenza, è ragionevole supporre che il marchio “ARMOCROMIA” sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati di lingua italiana e spagnola dell’Unione europea come una descrizione della natura, la qualità e la destinazione dei prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 elencati in precedenza.

Pertanto, il marchio richiesto è, nel suo complesso, descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

In merito all’argomento di cui al punto 3, l’Ufficio considera che i MUE citati non sono comparabili con il segno “ARMOCROMIA” in oggetto in quanto composti da vocaboli differenti, invero “ARMONIA”, “HARMONY” e “CROMIA”. Sul punto, è opportuno notare che la valutazione del carattere distintivo non può limitarsi ad un esame di ciascuno degli eventuali termini o elementi di un segno considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico destinatario. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che la legittimità di tali registrazioni deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; per analogia, 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 68).

È opportuno rimarcare che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Inoltre, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità; conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 e giurisprudenza citata).

Valutazione delle prove

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia e dalla Spagna.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 18/03/2020.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, il richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua italiana e spagnola di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 come provenienti da un’impresa determinata (15/12/2015, T‑262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce dei criteri suesposti, l’Ufficio ritiene che la documentazione fornita dal richiedente sia insufficiente a provare che, a seguito dell’uso del segno “ARMOCROMIA” anteriormente alla data della domanda di registrazione, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua italiana, e spagnola dell’Unione sia in grado d’identificare, grazie al marchio, i prodotti in contestazione come provenienti da una determinata impresa.

In primo luogo, nessun tipo di prova è stato fornito con riguardo al pubblico di riferimento in Spagna.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione i dati successivi alla data della domanda di registrazione, l’evoluzione di fatturato, che comunque non cita espressamente i prodotti interessati dal segno, non fornisce alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in contestazione da parte del pubblico di riferimento.

In terzo luogo, in merito agli allegati con data precedente alla domanda del 18/03/2020, gli articoli di stampa e l’evento del 21/01/2019, nonché la presentazione con oggetto l’attività della titolare (Case History 2015), informano sull’attività della titolare e sull’andamento delle vendite del libro “Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine”, della titolare, ma non permettono di affermare, neppure in via presuntiva, che il termine “ARMOCROMIA” sia riconosciuto dal pubblico interessato come un marchio della titolare.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto “ARMOCROMIA” avesse acquisito, in Italia e Spagna, un carattere distintivo a motivo dell’uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 212 247 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 3	Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.
Classe 9	Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, henné per uso cosmetico, mascara, ombretti, rossetti, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da spiaggia, zaini, zainetti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, cronografi [orologi], catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli]; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 14	Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
Classe 18	Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
Classe 26	Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: 

Classe 3	Spray per fissare il trucco; dischetti d’ovatta per il trucco; creme cosmetiche; creme per il viso [cosmetiche]; creme per il viso e il corpo [cosmetici]; idratanti cosmetici; lozioni cosmetiche per il viso; lozioni per uso cosmetico; maschere cosmetiche; maschere di bellezza; oli cosmetici; saponi cosmetici; saponi di bellezza; prodotti di profumeria; profumi; preparati per rimuovere il trucco; gel per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco.
Classe 9	Software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di spray per fissare il trucco, dischetti d’ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, prodotti di profumeria, profumi, saponi cosmetici, saponi di bellezza, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse da viaggio, borse da palestra, valigie, valigie con rotelle, valigette per documenti, bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, casette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all’americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di Natale, decorazioni e ornamenti per alberi di Natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali, alberi di Natale giocattolo, alberi di Natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento; identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile.
Classe 14	Portagioie; orologi a pendolo; orologi da tavolo; astucci per orologi.
Classe 16	Articoli di cartoleria; carta; cartone; cartoncini; penne; pennarelli; penne a sfera; stilografiche; portapenne; matite; matite colorate; agende e diari; agende tascabili; agende da tavolo; calendari; calendari da tavolo; calendari da muro; astucci portapenne [cartoleria]; astucci per articoli di cancelleria; cartelline; gomme per cancellare; pastelli; pastelli ad olio; pastelli per colorare; pennelli; pennelli per artisti; pennelli per disegnare; quaderni; quaderni a spirale; quaderni ad anelli; quaderni per appunti; bloc-notes; blocchetti per appunti; blocchi da disegno; brochure; brochure informative stampate; autoadesivi; album da colorare; album per fotografie; taccuini; cataloghi; manifesti pubblicitari; manifesti incorniciati.
Classe 18	Borse da viaggio; borse da palestra; valigie; valigie con rotelle; valigette per documenti; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; ombrelli da sole.
Classe 20	Mobili e complementi di arredo; mobili bar [mobili]; mobili per ufficio; mobili metallici; mobili componibili; mobili per computer [mobili]; mobili per interni; mobili per la casa; mobili su misura; armadi; armadietti [mobili]; attaccapanni; divani; letti; credenze; poltrone; tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; scrivanie modulari [mobili]; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; pouf [mobili]; cornici; specchi; espositori; porta-ombrelli; porta-riviste; scaffali; vassoi, non in metallo; casette e cucce per animali.
Classe 21	Barattoli; barattoli da cucina; barattoli per conservazione di alimenti; bicchieri; bicchieri da vino; bicchieri da birra; bicchieri e tazze; bicchierini da liquore; boccali; borracce; borracce da viaggio; calici per bevande; casseruole; caraffe; cestini per il pane; contenitore per il pranzo in plastica; insalatiere; padelle; padelle da cucina [non elettriche]; padelle metalliche; padelle per friggere; pentole a pressione; pentole a pressione non elettriche; piatti; piatti biodegradabili; piatti compostabili; piatti da dessert; piatti da portata; piatti di carta; piatti di vetro; piatti in plastica; piatti monouso; piattini; recipienti per bere; recipienti per i pasti; recipienti per la cucina; stoviglie; stoviglie di vetro; stoviglie in ceramica; stoviglie in porcellana; stoviglie da forno e da tavola; tazze; tazze biodegradabili; tazze compostabili; tazze da tè; tazze da viaggio; tazze di carta; tazze di plastica; tazze in ceramica; tazze di porcellana; tazzine da caffè; tegami; tegami da cucina; teglie da forno; teiere; thermos per alimenti; thermos per bevande; vassoi; vassoi biodegradabili; vassoi compostabili; vassoi da portata; vassoi di carta, per uso domestico; zuppiere; zuppiere da portata.
Classe 24	Tende; tendaggi; tende di stoffa; tessuti per tende; tende di plastica; biancheria da bagno; biancheria da tavola; biancheria da cucina; biancheria da casa; biancheria da letto; biancheria per il bagno; tessuti per la biancheria; biancheria da tavola in tessuto; tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola]; tessuti; prodotti tessili per la fabbricazione di federe; prodotti tessili per la produzione di asciugamani; prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola; tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze]; asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna; asciugamani in tessuto; asciugamani da cucina; asciugamani in materie tessili; teli trapuntati di spugna; teli da bagno; lenzuola; lenzuola in tessuto; federe per cuscini; copriletto; copriletto di spugna; copriletti e coperte da letto; tovaglie; tovaglie in tessuto; tovagliette all’americana in tessuto; tovagliette individuali in materie tessili; tovaglie in materie tessili; strofinacci per i piatti; fodere per trapunte e piumini.
Classe 26	Nastro per fissare parrucche.
Classe 27	Carta da parati; carta da parati in vinile; carta da parati in plastica; carta da parati con rivestimento tessile; carta da parati non in materiali tessili; carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete; carte da tappezzeria; rivestimenti per pareti e soffitti; tappeti; tappetini; zerbini in stoffa; stuoie.
Classe 28	Decorazioni per alberi di Natale; decorazioni e ornamenti per alberi di Natale; decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali; alberi di Natale giocattolo; alberi di Natale finti; giocattoli; bambole giocattolo; giochi; giochi di società; giochi da tavolo; giochi di carte.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Inés GARCÍA LLEDÓ

Esaminatrice

Persona di contatto:

Lara FARRUGGIA 

Indicazioni geografiche di vini, prodotti agricoli, bevande spiritose.

Su questo si deve esprimere la Commissione europea assicurando procedure on line semplici, celeri e che siano in grado di tutelare i produttori dell’Unione Europea. Tra gli obiettivi una registrazione e una procedura unica valevole per tutti i paesi dell’Unione, la protezione on line, quindi per le vendite su internet dei prodotti, più poteri ai produttori con la possibilità di avere un filo diretto con le autorità anticontraffazione. Infine, sinora è solo una proposta: regime di qualità per le specialità tradizionali garantite e l’utilizzo del termine “prodotto di montagna” come indicazione di qualità facoltativa.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

All’esame del Consiglio dei Ministri c’è la revisione del Codice di Proprietà Intellettuale, si lavora su tre versanti: sui marchi, sui brevetti e sui modelli di utilità. In particolare per quanto concerne i Marchi, l’obiettivo è dare una stretta all’abuso di nomi di indicazioni geografiche e di origine protetta, si introduce un articolo che reprime tentativi di ledere l’immagine dell’Italia, si prevede infine il sequestro di prodotti contraffatti nelle manifestazioni fieristiche.

Tra le novità più salienti relativamente ai brevetti:

l’art 65 CPI stabilisce che i diritti derivanti dall’invenzione all’interno di un rapporto di lavoro, spettano alla struttura di appartenenza quindi all’ente sia esso università, comune, istituto ecc.

la protezione temporanea di disegni e modelli esposti in fiere nasce sin dalla data di esposizione, si modifica il termine finale di durata e viene introdotta la possibilità di pagare le tasse entro un mese non solo contestualmente.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il settore è quello dei prodotti chimici.

In entrambi i marchi è presente il termine “Star”, termine considerabile elogiativo. L’elemento “SYN” è un prefisso inglese che significa “con o insieme” .

Il pubblico di riferimento presumibilmente sarà un professionista del settore chimico e il professionista assocerà l’elemento
“Sen” all’aggettivo inglese “delicato” e al contempo associa “SYN”
all’aggettivo “sintetica”.

Il marchio contestato “senstar” sarà associato alla sua
funzione, per cui “ad essere sensibile” e il marchio anteriore “syn star” sarà associato verrà associato alla sua caratterristica cioè ” sintetica”

Perciò non sussiste rischio di confusione del pubblico di riferimento.

DECISIONE
della Quarta Commissione di ricorso
del 15 marzo 2022
Nel procedimento R 1597/2021-4
Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
Germania Richiedente/ricorrente
rappresentata da Evonik Trademark Association, Rodenbacher Chaussee 4, 63457
Hanau, Germania
contro
Guanti IP Asset B.V.
Het Overloon 1
6411 te Heerpolvere
Paesi Bassi Opponente/Convenuta
rappresentata da JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Hohenstaufenring 62, 50674 grafia, Germania
Ricorso relativo al procedimento di opposizione n. B 3 063 722 (domanda di marchio
dell’Unione europea n. 17 896 670)
LA QUARTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da N. Korjus (Presidente), A. Kralik (Relatore) e L. Marijnissen (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
2
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 8 maggio 2018, Evonik Operations GmbH, già
denominata Evonik Degussa GmbH (in prosieguo “la richiedente”) chiedeva la
registrazione del marchio denominativo
Senstar
per il seguente elenco di prodotti:
Classe 1 — Prodotti chimici per uso industriale; Polimeri chimici, in particolare pellicole che
formano polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; Prodotti chimici, in particolare in forma
polimerica; Formulazioni chimiche; Addensanti chimici, in particolare addensanti a base di
polimeri sintetici; Agenti chimici, in particolare agenti sensoriali e agenti per la fornitura di
ingredienti; Additivi chimici; Ausiliari chimici; Prodotti chimici destinati all’uso come ingredienti,
in particolare ingredienti chimici attivi; Precitati prodotti per l’igiene personale, l’industria
cosmetica e farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e
farmaceutici.
2 La domanda veniva pubblicata il 7 giugno 2018.
3 Indata 7 settembre 2018, MC IP Asset B.V. (“l’opponente”) presentava
un’opposizione alla registrazione della domanda di marchio pubblicata per tutti i
prodotti di cui sopra.
4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, letterab),
RMUE.
5 L’opposizione si fondava sulla registrazione del MUE n. 14 810 147 per il
marchio denominativo
SYN-STAR
depositato il 18 novembre 2015 e registrato il 16 marzo 2016 per i seguenti
prodotti:
Classe 1 — Prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e per la
cura della pelle; prodotti chimici e biochimici per cosmetici, prodotti per la cura della pelle e
prodotti per la protezione solare per l’assorbimento di raggi ultravioletti;
Classe 3 — Cosmetici, anche per la cura della pelle e della bellezza; cosmetici e prodotti per la
cura della pelle per la prevenzione delle ustioni solari; preparati abbronzanti e locandina; preparati
e sostanze per il condizionamento, la cura e l’aspetto della pelle, del corpo e del viso.
6 Con decisione del 16 luglio 2021 (“la decisione impugnata”), la Divisione di
Opposizione rifiutava il marchio richiesto per tutti i prodotti in contestazione in
quanto sussisteva un rischio di confusione. Al richiedente è stato ordinato di
sopportare le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di opposizione. La
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
3
Divisione di Opposizione ha, in particolare, motivato la propria decisione nei
seguenti termini:
– I prodotti contestatidella classe 1 sono contenuti nella categoria più ampia o
si sovrappongono con i prodotti del marchio anteriore. Pertanto, i prodotti in
conflitto sono identici.
– I prodotti sono prodotti specialistici destinati a clienti commerciali con
conoscenze o competenze professionali specifiche nella fabbricazione di
cosmetici e prodotti di bellezza e per la cura della pelle, il cui grado di
attenzione può variare da medio a elevato.
– Visivamente, i segni hanno una lunghezza simile e hanno in comune sei
lettere, poste nello stesso ordine (S, N, S, T, A e R). Inoltre, entrambi i
marchi condividono la stessa terminazione [STAR] e iniziano con la lettera
“S”. Le differenze si riscontrano nelle loro seconde lettere e nel trattino del
marchio anteriore. Nel complesso, essi sono visivamente simili a un grado
medio.
– Sotto ilprofilo fonetico, i segni presentano sette fonemi, sei dei quali sono
posti nello stesso ordine con un ritmo e intonazione identici. La pronuncia
differisce nelle vocali, vale a dire nei suoni di “Y” del marchio anteriore e
“E” del segno contestato che per una parte del pubblico sono molto simili. La
lieve diversa pronuncia di “SYN” e “SEN” non è molto percepibile per una
parte del pubblico e, di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.
– Sotto il profilo concettuale, il termine “Star” sarà compreso da gran parte del
pubblico di riferimentoa un termine elogiativo. L’elemento “SYN” è un
prefisso inglese che significa “con o insieme” e il marchio contestato è privo
di significato e sarà visto come una parola di fantasia. Il termine “STAR”,
comune ai due marchi, sarà associato al suo significato e, in tale misura, i
segni sono concettualmente simili.
– Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.
– I segni presentano un grado medio di somiglianza visiva e sono altamente
simili dal punto di vista fonetico. Sotto il profilo concettuale, esiste una
somiglianza per il pubblico che percepisce il significato del termine “Star”.
Poiché i prodotti in questione sono stati ritenuti identici, le differenze nei
segni non sono sufficienti ad escludere il rischio che parti del pubblico di
riferimento creino che i prodotti recanti il marchio richiesto provengano
dall’impresa che appartiene al titolare del marchio anteriore o da un’impresa
economicamente collegata.
– Ne consegue che sussiste un rischio di confusione e il marchio contestato
deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.
7 Il 16 settembre 2021 la richiedente presentava ricorso avverso la decisione
impugnata, chiedendo che la decisione fosse annullata integralmente. La memoria
contenente i motivi del ricorso è pervenuta il 10 novembre 2021.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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8 Nella sua risposta ricevuta il 22 dicembre 2021, l’opponente chiedeva il rigetto del
ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
9 Le argomentazioni formulate nei motivi del ricorso si possono sintetizzare come
segue:
– Sifa riferimento ai precedenti argomenti presentati in prima istanza e si
ripetono le stesse argomentazioni a sostegno del ricorso.
– In particolare, il pubblico di riferimento è costituito esclusivamente da
“professionisti del settore chimico”, dotati di un elevato grado di attenzione e
di avvisi/analisi di prodotti differenti e di marchi differenti. Questi
professionisti comprenderanno che il suffisso “star” è esclusivamente
descrittivo e, pertanto, i prefissi “Sen” e “SYN” sono gli elementi che sono
senza dubbio gli elementi distintivi e dominanti in entrambi i marchi.
– È pacifico che un professionista del settore chimico assocerà l’elemento
“Sen” all’aggettivo inglese “delicato” e al contempo associa “SYN”
all’aggettivo “sintetica”. Pertanto, gli elementi dominanti di entrambi i segni
sono concettualmente diversi: il marchio contestato è associato alla sua
funzione, vale a dire “ad essere sensibile” e al marchio anteriore associato al
suo carattere/natura, vale a dire “da sintetica”. Di conseguenza, le differenze
fonetiche, visive e concettuali sono chiarissime che il pubblico di riferimento,
ossia i professionisti del settore chimico, non presume che i prodotti in
questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente
legate tra loro.
– Considerato quanto sopra, non sussiste rischio di confusione da parte del
pubblico di riferimento e la decisione della Divisione di Opposizione n. B
3 063 722 deve essere annullata.
10 Gli argomenti presentati in risposta possono essere sintetizzati come segue:
– Sussiste un rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio
anteriore.
– Anche se il pubblico di riferimento può essere costituito da clienti
commerciali dotati di conoscenze o competenze professionali specifiche nella
fabbricazione di prodotti cosmetici e di bellezza e per la cura della pelle, essi
non prestano necessariamente un livello di attenzione elevato ai marchi in
relazione ai prodotti in questione in generale. Il livello di attenzione può
essere solo medio e può variare.
– I prodotti contestati nella Classe 1 si sovrappongono o sono inclusi nella più
ampia categoria dei prodotti dei marchi anteriori. Pertanto i due termini sono
identici.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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– Anche isegni sono molto simili. Visivamente, essi hanno una lunghezza
simile e coincidono in sei su sette lettere poste nello stesso ordine. Il trattino
nel marchio contestato è di lieve entità ed è probabile che passerà
inosservato. Visivamente simili a un grado elevato.
– Sotto ilprofilo fonetico, essi sono altresì altamente simili soprattutto a causa
delle lettere coincidenti “S * NSTAR” e della struttura dei segni (entrambi
composti da due sillabe), che conferiscono a questi due segni un ritmo e una
pronuncia simili. La pronuncia leggermente diversa di “SYN” e “SEN” è
difficilmente percepibile.
– Sotto ilprofilo concettuale, i segni non hanno alcun significato per il pubblico
di riferimento. Tuttavia “Senstar” sarà compreso per “SYN-STAR”, pertanto
la presunta differenza concettuale rimarrà inosservata. Pertanto, si ritiene che
i segni siano almeno concettualmente simili in media misura.
– La differenza tra i marchi è talmente insignificante che le somiglianze
superano queste lievi differenze. I segni sono molto simili e i prodotti in
conflitto sono identici.
– Anche ipotizzando che il pubblico di riferimento prestasse maggiore
attenzione, sussiste un rischio di confusione perché anche i clienti che
prestano un grado di attenzione elevato devono fare affidamento sul ricordo
imperfetto dei marchi. Di conseguenza, sussiste un rischio di confusione tra i
marchi in conflitto.
– Il ricorso deve essere respinto e la domanda di MUE n. 17 896 670 deve
essere respinta in toto.
Motivazione
11 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE.
Ed è ricevibile.
Ambito del ricorso
13 La richiedente che ha depositato il ricorso ha impugnato integralmente la
decisione impugnata. Diconseguenza, la Commissione valuterà se la decisione
impugnata ha accolto l’opposizione nella sua interezza sulla base dei motivi di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
14 Aisensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla
registrazione se, a causa della sua somiglianza con il marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza dei prodotti per i quali i due marchi sono stati richiesti,
sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio
anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione
con il marchio anteriore.
15 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione, aisensi di
tale articolo, la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in
questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese
economicamente legate tra loro (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Ai finidell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, un rischio
di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in
conflitto, sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi
designano. Tali condizioni sono cumulative (22/01/2009, T-316/07, easyHotel,
EU:T:2009:14, § 42). Inoltre, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (14/12/2006, T-81/03, & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 74).
Comparazione dei prodotti
17 Pervalutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener
conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i
servizi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro
destinazione, le loro modalità d’utilizzazione, nonché la loro concorrenzialità o
complementarità (v. 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
Ulteriori fattori includono la destinazione dei prodotti e servizi,
indipendentemente dal fatto che possano essere fabbricati, venduti o forniti dalla
stessa impresa o da imprese economicamente collegate, nonché i loro canali di
distribuzione e i loro punti vendita.
18 La Divisione di Opposizione ha correttamente ritenuto che le “sostanze chimiche
per l’industria e gli additivi chimici destinati alla cura personale, all’industria
cosmetica e farmaceutica/alla fabbricazione di prodotti per la cura personale,
cosmetici e farmaceutici”, rientranti nella classe 1, fossero identici ai precedenti
“prodotti chimici per uso industriale per la fabbricazione di prodotti di bellezza e
per la cura della pelle” nella stessa classe, dal momento che i primi includono,in
quanto categoria più ampia, i prodotti coperti dal marchio anteriore (14/02/2019,
T-63/18, TabRO Grande Meat in Style (fig.)/TORE, § 27, EU:T:2019:89, § 29.
19 Inoltre, i “polimeri chimici contestati, in particolare pellicole che formano
polimeri e polimeri sensibili alla temperatura; prodotti chimici, in particolare in
forma polimerica; formulazioni chimiche; addensanti chimici, in particolare
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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addensanti a base di polimeri sintetici; agenti chimici, in particolare agenti
sensoriali e agenti per la fornitura di ingredienti; ausiliari chimici; prodotti
chimici destinati all’uso come ingredienti, in particolare ingredienti chimici attivi;
i prodotti citati in precedenza per l’igiene personale, l’industria cosmetica e
farmaceutica/per la fabbricazione di prodotti per la cura della persona, cosmetici e
farmaceutici” si sovrappongono con “prodotti chimici per uso industriale per la
fabbricazione di prodotti di bellezza e per la cura della pelle” dell’opponente.
Pertanto i due termini sono identici.
20 Queste considerazioni non possono essere alterate dall’argomento della
richiedente secondo cui i prodotti contestati non sono identici o simili anche ai
prodotti anteriori della classe 3. Per concludere che l’identità o somiglianza tra i
prodotti in contestazione e i prodotti anteriori non è necessario ritenere che tutti i
prodotti anteriori siano identici o simili ai prodotti in contestazione.
Pubblicodi riferimento
21 La percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento dei prodotti o dei
servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del
rischio di confusione. Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il
consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata sia
normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Occorre anche tener conto
del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in
funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (13/02/2007, T256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 Il pubblico di riferimento è composto da utenti che possono utilizzare sia i
prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore sia i prodotti e servizi coperti dal
marchio richiesto (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
23 Al riguardo, occorre tener conto del fatto che un pubblico ristretto e specializzato
può disporre di una conoscenza specifica dei prodotti o dei servizi contraddistinti
dai marchi in conflitto e/o mostrare, al riguardo, un livello di attenzione più
elevato rispetto al grande pubblico (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte,
EU:T:2013:13, § 38 e giurisprudenza ivi citata).
24 Nel caso di specie, i prodotti che risultano essere identici sono prodotti
specialistici destinati a clienti commerciali dotati di conoscenze o competenze
professionali specifiche nella fabbricazione di cosmetici e prodotti di bellezza e
per la cura della pelle. Il loro grado di attenzione sarà superiore alla media.
25 Si ricorda che quando, come nel caso di specie, la protezione del marchio
anteriore si estende all’insieme dell’Unione, occorre prendere in considerazione la
percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti o dei
servizi di cui trattasi all’interno di tale territorio. Tuttavia, occorre ricordare che,
per rifiutare la registrazione di un marchio dell’Unione europea, è sufficiente che
un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMUE esista in una parte dell’Unione (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 &
T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76).
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Comparazione dei segni
26 La valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata, per quanto
attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto,
sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in
particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei segni da
parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un
ruolo determinante nella valutazione globale di tale rischio. Il consumatore medio
percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei
suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C591/12 P, Bimbo DEPn, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, ETICI
W/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
27 Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste
tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti
pertinenti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale (23/10/2002, T6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN,
EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, §
21).
28 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in
considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla
con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi
in questione considerati ciascuno nel suo complesso. Benché l’impressione
complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio
complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle
sue componenti, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono
trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42;
20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, ETICI
W/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
29 I segni che devono essere confrontati sono i seguenti:
30 Entrambi i marchisono denominativi. Il marchio anteriore ha sette lettere
maiuscole e un trattino mentre il marchio anteriore ha sette lettere minuscole.
Tuttavia, occorre ricordare che, nel caso dei marchi denominativi, è la parola in
quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, contrariamente
SYN-STAR Senstar
Marchio anteriore Segno contestato
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a quanto allegato dalla richiedente, è irrilevante se i segni si trovano in lettere
maiuscole o minuscole(21/09/2012, T-278/10, WESTERN GOLD /WeserGold et
al., EU:T:2012:1257, § 44, 46).
31 Anchese il pubblico percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non
effettua un esame dei suoi singoli elementi, resta il fatto che, percependo un
segno denominativo, lo scomporrà in elementi che, per loro natura, suggeriscono
un significato compiuto o che assomigliano a parole loro note (03/12/2015, T105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 72, 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57). Nel caso di specie,il trattino del marchio anteriore separa
visivamente il segno anteriore da due elementi verbali “SYN” e “STAR”, ma
nessuno di essi è più dominante (visivamente rilevante) rispetto all’altro. Almeno
una parte del pubblico di riferimento considererà il segno contestato nel suo
complesso e non lo separerà negli elementi “Sen” e “star”.
32 L’elemento “STAR”, in entrambi i marchi, fa parte del vocabolario inglese basico
e generalmente conosciuto da gran parte del pubblico dell’Unione europea,
compreso il pubblico nei territori non anglofoni (10/09/2014, T-199/13, Star,
EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-492/08, star foods, EU:T:2010:186, § 52).
Pertanto, il termine inglese “star” è generalmente inteso come un termine
elogiativo che enfatizza la qualità dei prodotti (07/07/2015, T-521/13, A
ASTER/A -STARS, EU:T:2015:474, § 48). Tenendo presente che i prodotti sono
“prodotti chimici” e “prodotti chimici”, questo elemento è considerato debole.
33 Nella motivazione, la richiedente sostiene che l’ elemento “SYN” del marchio
anteriore sarà percepito, in relazione a prodotti chimici e chimici, come
un’abbreviazione del termine “sintetici” che indica che i prodotti in questione
sono costituiti da ingredienti non naturali o sintetici. Mentre la Divisione di
Opposizione ha correttamente ritenuto che, in linea generale, tale elemento del
marchio anteriore sia un prefisso inglese con il significato di “con o insieme”
(informazioni tratte da Collins English Dictionary il 05/07/2021 all’indirizzo
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syn).
34 Tuttavia, in relazione ai prodotti chimici rilevanti, il pubblico specializzato
anglofono è suscettibile di percepirlo come un riferimento descrittivo alle
caratteristiche intrinseche dei prodotti, vale a dire che essi sono realizzati
artificiosamente dalla reazione chimica piuttosto che da sostanze naturali.
Secondo il dizionario, il prefisso “SYN” è comunemente utilizzato in inglese per
formare termini che designano prodotti sintetici, come “synfuel”, “syngas” o
“synoil” (estratti da Oxford English Dictionary,
https://www.oed.com/view/Entry/196333?rskey=rCwnpd risultato = 2 & isvanced
= # eid il 04/03/2022). La Commissione osserva che non vi sono indicazioni che
l’elemento “SYN” sarebbe utilizzato e compreso come prefisso che indica il
concetto di “sintetica” in qualsiasi altra lingua dell’UE. Per motivi di economia
procedurale, la Commissione procederà alla valutazione sulla base della
percezione della parte non anglofono del pubblico dell’Unione europea. Per
questa parte del pubblico l’elemento “SYN” sarà privo di significato o, al
massimo, allusivo per coincidenza con la sequenza iniziale di lettere negli
equivalenti della parola “syntetický” in diverse lingue dell’UE (ad esempio,
“syntetisk” in tedesco e olandese, “synthétique” in francese, “syntetique” in
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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polacco, “syntetický” in lingua ceca e slovacca, “syntetisk” in danese e svedese,
“synteiere” e “synteiere” in lingua polacca, “syntetický” in danese e svedese,
“syntetisk” in danese e svedese, “syntepolimeri” e “synteiere” in danese e svedese,
“syntepiombo” in danese e svedese, “syntetisk” in danese e svedese,”syntetisk”in
danese e svedese, sinottagro ecatalano. Tenuto conto del carattere laudativo
dell’elemento “STAR”, è l’elemento iniziale “SYN” che è l’elemento più distintivo
del marchio anteriore.
35 Per quanto riguarda il marchio richiesto, la richiedente sostiene che le lettere
“SEN” di sarà percepita come un’abbreviazione di “sensibile”. La Commissione
ritiene che non si possa escludere che almeno una parte del pubblico sia in grado
di effettuare tale associazione concettuale, tenuto conto del fatto che tale concetto
può essere rilevante rispetto alle sostanze chimiche utilizzate per i prodotti per la
cura della persona e per i cosmetici. Tuttavia, non vi sono ragioni o prove valide
per dimostrare che “SEN” è utilizzato in nessuna delle lingue dell’UE come
prefisso o abbreviazione per indicare il termine “sensibile”. Pertanto, la
Commissione non può concludere che il pubblico di riferimento nel suo
complesso sia in grado di associare tale elemento a un significato concreto.
36 Sotto ilprofilo visivo, i segni presentano lunghezze simili (sette lettere ciascuna,
più un trattino nel caso del segno anteriore) e hanno in comune sei lettere, vale a
dire le lettere “S”, “N”, “S”, “T”, “A” e “R”, poste nello stesso ordine. Ne
consegue che entrambi i marchi condividono la stessa terminazione STAR.
Nellamisura in cui la richiedente richiama la giurisprudenza del Tribunale
secondo la quale una coincidenza nella parte iniziale del segno è particolarmente
rilevante in quanto i consumatori prestano, in generale, maggiore attenzione
all’inizio dei marchi piuttosto che alle estremità, la Commissione osserva che
anche le parti iniziali dei segni a confronto presentano una certa somiglianza in
ragione del fatto che i segni iniziano con la stessa lettera (“S”) e hanno la stessa
terza lettera “N”. I marchi differiscono nelle loro seconde lettere e nel trattino del
marchio anteriore. Tuttavia, il trattino (“-“) è un carattere tipografico standard e la
sua presenza rende il marchio anteriore composto unicamente da due elementi,
mentre il segno contestato è solo una parola. In tali circostanze, la somiglianza
visiva è almeno media.
37 Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia
nelle diverse parti del territoriodi riferimento,la pronuncia dei segni coincide nel
suono delle lettere S* NSTAR”, presenti identicamente in entrambi i segni. Inoltre,
dato che entrambi i segni hanno sette fonemi di cui sei sono identici e inseriti nello
stesso ordine, presentano lo stesso ritmo e intonazione. La Commissione ritiene
che il trattino non avrà alcun impatto evidente sulla pronuncia del marchio
anteriore dal momento che è posto tra due sillabe. D’altro canto, la pronuncia
differisce leggermente nelle vocali della prima sillaba dei segni a causa della loro
diversa seconda lettera, vale a dire nei suoni di “Y” del marchio anteriore e “E”
del segno contestato. Si tratta di vowel senza arrotondamenti, il primo vicino e il
secondo close-mid e foneticamente altamente simili per una parte significativa del
pubblico del territorio di riferimento. In Germania, Francia o Italia, ad esempio, la
pronuncia leggermente diversa di “SYN” e “SEN” è difficilmente percepibile.
Pertanto, sotto il profilo fonetico, i segni sono altamente simili.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [24-03-2022]
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38 Sotto ilprofilo concettuale, i segni, considerati nel loro complesso, non hanno
alcun significato per il pubblico del territorio di riferimento. Tuttavia, l’elemento
coincidente “STAR”, se scomposto, sarà associato al significato spiegato in
precedenza. Entro questi limiti, i segni sono concettualmente simili. Atal
riguardo,occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, i segni in conflitto sono
considerati abbastanza simili nella misura in cui evocano la stessa idea
(27/02/2015, T-377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 32 e giurisprudenza ivi
citata). La somiglianza concettuale risultante dall’elemento coincidente “STAR”
può essere ridotta dal punto di vista di una parte del pubblico di riferimento che
percepirà il carattere allusivo degli elementi “SYN” e/o “SEN”. Ciononostante,
poiché gli elementi “SYN”, “SEN” e “STAR”, se riconosciuti, evocano i
significati il cui carattere distintivo è alquanto limitato nel contesto pertinente,
l’impatto di qualsiasi somiglianza o differenza concettuale è significativamente
ridotto. Tuttavia, tali considerazioni saranno prese in considerazione nell’ambito
della valutazione globale del rischio di confusione (03/10/2019, T-491/18,
Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 69).
39 Prendendo in considerazione almeno il grado medio di somiglianza visiva,
l’elevato grado di somiglianza fonetica e, almeno per una parte del pubblico di
riferimento, anche una certa somiglianza concettuale, la Commissione ritiene che
i segni siano nel complesso simili a un grado superiore alla media dal punto di
vista di una parte sostanziale del pubblico di riferimento. Se la somiglianza tra i
segni possa determinare un rischio di confusione dipende in gran parte dalla
valutazione globale degli altri fattori pertinenti, tra cui la percezione del pubblico
di riferimento, il loro grado di attenzione, il carattere distintivo del marchio
anteriore e la comparazione dei prodotti in questione.
Carattere distintivo dei marchi anteriori
40 Per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio, occorre valutare
globalmente la maggiore o minore idoneità a identificare i prodotti o servizi per i
quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata.
41 Occorre tener conto delle caratteristiche intrinseche del marchio, tra cui il fatto
che esso contenga o meno un elemento descrittivo dei prodotti per i quali è stato
registrato e altri criteri; in particolare, l’intensità, l’estensione geografica e la
durata dell’uso del marchio (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22-23).
42 Inquanto tale, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo in
funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione
e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.
43 L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il suo marchio anteriore è
particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà. Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà
sul suo carattere distintivo intrinseco.
44 Dal punto di vista del pubblico di riferimento che percepirà l’elemento “SYN”
come un riferimento allusivo alle caratteristiche dei prodotti in questione e che
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vedrà il secondo elemento “STAR” come un riferimento elogiativo alla qualità dei
prodotti, il carattere distintivo del marchio anteriore è inferiore al normale. D’altro
canto, dal punto di vista della restante parte del pubblico che non assocerà
l’elemento “SYN” ad alcun significato, il carattere distintivo del marchio anteriore
deve essere considerato normale, nonostante la presenza di un elemento debole
“STAR” nel marchio.
Valutazione globale del rischio di confusione
45 Costituisce unrischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento
possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa
impresa o, a seconda del caso, da imprese economicamente collegate. La
valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi
fattori, tra cui l’associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il
grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti e servizi designati;
deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i
fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
46 Inoltre, più il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato è il
rischio di confusione, e i marchi aventi un elevato carattere distintivo, sia
intrinsecamente sia a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una
tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18). Come indicato sopra, a
seconda della percezione del pubblico di riferimento, il marchio anteriore
possiede un carattere distintivo normale o inferiore al normale.
47 Infatti, un carattere distintivo debole non può, di per sé, escludere la constatazione
di un rischio di confusione (v., in tal senso, 27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air,
EU:C:2006:271, § 42-45, 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL
(fig.), EU:T:2021:719, § 64). Infatti, sebbene il carattere distintivo del marchio
anteriore debba essere preso in considerazione per valutare il rischio di
confusione, esso è solo uno dei fattori coinvolti in tale valutazione. Di
conseguenza, può sussistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di
una somiglianza tra i segni e tra i prodotti e servizi designati (v. 13/12/2007, T134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70, 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 61). Di conseguenza, la somiglianza non può essere esclusa
automaticamente in virtù dei marchi che coincidono solo in elementi dotati di un
carattere distintivo debole. Con riguardo al raffronto dei marchi, occorre prendere
in considerazione tutti i fatti pertinenti, tra cui la presenza di un elemento con un
carattere distintivo debole e la questione se tale elemento abbia un’importanza
secondaria rispetto agli altri elementi dei segni (v., in tal senso, 15/02/2017 , T568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58-59 e
giurisprudenza ivi citata).
48 Inoltre, quando si tratta del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo
complesso, si deve ritenere che quest’ultimo abbia almeno un livello minimo di
carattere distintivo intrinseco. I marchi anteriori, che si tratti di marchi
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dell’Unione europea o di marchi nazionali, godono di una “presunzione di
validità” (23/04/2013, T-109/11, Endurace, EU:T:2013:211, § 28 e
giurisprudenza ivi citata). Pertanto, in tale procedimento di opposizione, non è
possibile ritenere che il marchio anteriore sia esclusivamente descrittivo o del
tutto privo di carattere distintivo. Anche se l’Ufficio deve verificare il modo in cui
il pubblico percepisce il segno e ne valuta il carattere distintivo, tale verifica
potrebbe non condurre alla constatazione di una mancanza di carattere distintivo
del marchio anteriore (v., per analogia, per quanto riguarda i marchi nazionali
anteriori, 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 41-44). Pertanto,
si deve ritenere che il marchio anteriore presenti, almeno, un livello minimo di
carattere distintivo.
49 La Corte ha chiaramente statuito che un debole livello di carattere distintivo in
quanto tale non può avere l’effetto di prescindere dal fattore di somiglianza tra i
marchi, in quanto ciò non sarebbe coerente con la natura stessa della valutazione
globale che le autorità competenti sono tenute ad effettuare in forza dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum,
EU:C:2007:171, § 41). Il basso livello di carattere distintivo dell’elemento
coincidente “STAR” non significa che il consumatore non ricorderebbe che tale
elemento concettuale è contenuto in modo identico in entrambi i marchi
(10/09/2014, T-199/13, Star foods, EU:T:2014:761, § 69, 10/10/2012, T-333/11,
Star foods, EU:T:2012:536, § 32,33 confermata da 08/05/2014, C-608/12 P, Star
foods, EU:C:2014:320, 11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 56-
58).
50 Nel caso di specie, i prodotti in questione sono stati considerati identici. Dalla
giurisprudenza risulta che, quando i prodotti e servizi sono identici, il rischio di
confusione può essere escluso solo quando i segni presentano sostanziali
differenze visive, fonetiche o concettuali. Come indicato sopra, ciò non si verifica
nel caso di specie, dal momento che i marchi a confronto sono risultati simili a un
grado superiore alla media (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69;
28/04/2014, T-473/11, Menochron, EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, T-555/11,
tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
51 Infatti, i segni sono stati considerati visivamente simili almeno a un grado medio
e altamente simili dal punto di vista fonetico. A tal proposito, occorre rilevare che
i marchi coincidono nel loro elemento finale “STAR”, ma anche i loro rispettivi
iniziali sono molto simili. Pertanto, le uniche differenze tra i segni, vale a dire le
loro diverse seconde lettere e il trattino del segno anteriore, possono essere
ignorate. A parere della Commissione, tali differenze non sono in grado di
controbilanciare le somiglianze riscontrate e di suscitare impressioni generali
diverse. Inoltre, a causa della coincidenza dell’elemento “STAR”, esiste una certa
somiglianza concettuale nonostante il carattere debole di tale elemento. Anche se
ritenuto significativo, la capacità degli elementi “SYN” e “SEN” di neutralizzare
le somiglianze visive e fonetiche è alquanto limitata in ragione del fatto che
entrambi i significati presentano collegamenti chiari con le caratteristiche dei
prodotti in questione, come sopra indicato.
52 Nonostante il livello di attenzione del pubblico di riferimento, occorre ricordare
che il fatto che il pubblico di riferimento sia più attento all’identità del produttore
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o del fornitore dei prodotti o dei servizi di cui intende avvalersi, non significa
tuttavia che esso esaminerà il marchio di cui è stato investito con il minimo
dettaglio o che lo confronterà in modo più dettagliato rispetto ad un altro marchio.
Anche nel caso di un pubblico con un livello di attenzione elevato, resta il fatto
che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un
confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non
perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (16/07/2014, T-324/13, Femivia,
EU:T:2014:672, § 48 e giurisprudenza citata, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel,
EU:T:2013:605, § 54, 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 e
giurisprudenza ivi citata).
53 Tenuto conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti, la Commissione ritiene
che la parte del pubblico di riferimento per la quale il carattere distintivo del
marchio anteriore è inferiore al normale possa ritenere, nel vedere il segno simile
dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale in relazione ai prodotti identici,
che essi siano forniti dalle stesse imprese o da quelle economicamente collegate.
Pertanto, nei confronti di tali clienti, sussiste un rischio di confusione.
54 Tale conclusione si applica, a fortiori, alla parte non trascurabile del pubblico di
riferimento che percepisce il marchio anteriore come intrinsecamente distintivo in
un grado normale e che, al contempo, non attribuisce alcun significato
all’elemento “SEN” del marchio contestato. Date le nette somiglianze tra i segni,
questa parte del pubblico di riferimento è suscettibile di creare un nesso tra i
segni, anche se non confondibili direttamente, credendo che provengano dalla
stessa impresa o da quelli economicamente collegati. Diconseguenza, le
differenze tra i segni sono insufficienti ad escludere in modo sicuro un rischio di
confusione.
55 Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che la divisione di
Opposizione abbia correttamente stabilito l’esistenza di un rischio di confusione
tra i marchi e abbia correttamente accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), RMUE per tutti i prodotti contestati.
Spese
56 Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, e dell’articolo 18, REMUE, la
richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute
dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
57 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per
la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.
58 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la divisione d’opposizione ha
condannato la ricorrente al pagamento della tassa di opposizione dell’opponente
320 EUR e spese di rappresentanza che sono stati fissati a 300 EUR. Questa
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decisione rimane impregiudicata. L’importo totale per entrambi i procedimenti
ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.
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Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

1. Il ricorso è respinto;
2. Al richiedente viene ordinato di sopportare le spese sostenute
   dall’opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR. L’importo
   totale a carico del richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso
   ammonta a 1 170 EUR.
   Firmato
   N. Korjus
   Firmato
   A. Kralik
   Firmato
   L. Marijnissen
   Cancelliere:
   Firmato
   P.O. N. Granado Carpent

CIAO è una parola conosciuta in tutto il mondo ma sufficientemente distintiva relativamente ai prodotti oggetto dei due marchi in questione cioè i cosmetici. Il punto esclamativo del marchio impugnato non aggiunge originalità in quanto semplicemente attiene alla intonazione che si dà alla parola. Anche l’aggiunta di italians make beauty che tradotto è gli italiani fanno la bellezza è più uno slogan pubblicitario che una aggiunta originale.

Per questi motivi esiste il rischio di confondibilità.

OPPOSIZIONE N. B 3 133 025

Cip 4 S.r.l., Via Mario Idiomi 6, 20090 Assago (MI), Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesca Rizzo, Vai Ruggero Fauro 27, 00197 Roma, Italia (richiedente), rappresentata da Danilo Lombardo, via Giovanni Antonelli 4, 00197 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/03/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’opposizione n. B 3 133 025 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:   Classe 3: Dentifrici; preparati per la toilette; rossetti; sali per sbiancare; smacchiatori; preparati per lucidare; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; muschio [profumeria]; ionone [profumeria]; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per lucidare; preparati per l’apprettatura del bucato; tinture per la barba; menta per la profumeria; ciglia posticce; creme cosmetiche; gel per sbiancare i denti; prodotti per il trucco; rosso per lucidare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; prodotti per la cura delle unghie; sostanze per pulire; pietre da barba [astringenti]; cipria per il trucco; agenti decapanti; saponi contro il sudore dei piedi; adesivi per fissare le ciglia posticce; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; lozioni per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; olio di mandorle; ammorbidenti; bastoncini di incenso; pietra pomice; profumi; collutori non per uso medico; gesso per la pulizia; blu per azzurrare la biancheria; matite per sopracciglia; prodotti per togliere le lacche; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cera per pavimenti in parquet; trucchi; preparati di collagene per uso cosmetico; legno aromatico; cera per depilare; cosmetici per animali; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; spray per rinfrescare l’alito; prodotti per togliere il trucco; ovatta per uso cosmetico; maschere di bellezza per il viso; soda per sbiancare; acqua di colonia; lucidalabbra; acque da toilette; cosmetici per le ciglia; grassi per uso cosmetico; cera per lucidare; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; ambra [profumeria]; eliotropina; shampoo; prodotti per lisciare; shampoo secco; motivi decorativi per uso cosmetico; sostanze per lucidare; amido per dare il lustro; prodotti per la rasatura; balsamo per capelli; estratti di erbe ad uso cosmetico; saponi per ravvivare; estratti di fiori [profumeria]; perossido d’idrogeno per uso cosmetico; prodotti per profumare la biancheria; lacche per capelli; essenza di anice stellato; saponi deodoranti; olio di rose; prodotti per il lavaggio a secco; cosmetici; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; saponi; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; salda d’amido; latte di mandorle per uso cosmetico; tinture cosmetiche; adesivi decorativi per unghie; preparati per schermi solari; prodotti per togliere le tinture; neutralizzanti per permanenti; terpeni [olii essenziali]; oli essenziali; gel per massaggi non ad uso medico; sali da bagno non per uso medico; nécessaires di cosmetica; cere per lucidare; sapone alla mandorla; oli essenziali di cedro; profumi per ambiente; prodotti di sbianca [bucato]; mascara; pietre d’allume [astringenti]; coloranti per capelli; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; balsamo non per uso medico; essenza di menta [olii essenziali]; prodotti per fumigazioni [profumi]; matite per uso cosmetico; latte per la toilette; prodotti per affilare; cosmetici per le sopracciglia; lozioni dopobarba; preparati disincrostanti per uso domestico; smalti per unghie; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; essenze eteriche; saponi contro la traspirazione; bianco di gesso; creme per lucidare; aromi [oli essenziali]; cera per i baffi; oli per uso cosmetico; olio di lavanda; essenze di bergamotto; deodoranti per animali domestici; pots-pourris profumati; maschere di bellezza; pietra per lucidare; creme per sbiancare la pelle; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per il bucato; preparati fitocosmetici; prodotti per togliere le vernici; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; prodotti di profumeria; astringenti per uso cosmetico; saponette; cristalli di soda per la pulizia; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; terpeni; oli per pulire; acque odorose; oli essenziali di limone; pietra per levigare; prodotti per la pulizia; henné [tintura cosmetica]; astucci per rossetti; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; coloranti per la toilette; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti depilatori; olio di gelsomino; oli per la profumeria; tripolo per lucidare; basi per profumi di fiori; lozioni per capelli; prodotti di toilette contro il sudore; salviette impregnate struccanti; candeggina; geraniolo; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per il bucato; talco per toilette; incenso; oli da toilette; acqua di lavanda; unghie posticce.   Classe 21: Spazzolini per unghie; spazzole per toilette; pettini per animali; pettini; utensili cosmetici; palette, per uso domestico; spugne per toilette; piumino della cipria; spazzole per sopracciglia; utensili per la toilette; pennelli per la barba; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia.
2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 246 694 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.	Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 20/10/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 246 694  (marchio figurativo), vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella Classe 3 e contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 21. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 896 201,  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Salviette profumate; salviette per neonati; salviette imbevute di cosmetici; salviette cosmetiche preumidificate; salviette imbevute di sostanze detergenti; salviette contenenti prodotti per la pulizia; kit per l’igiene orale; prodotti detergenti per l’igiene personale; salviettine detergenti per l’igiene femminile; salviette umidificate per uso igienico e cosmetico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; prodotti per l’igiene, ovvero prodotti per la toilette; prodotti per la pulizia; prodotti di pulizia per uso domestico; prodotti per la pulizia dei denti; prodotti per la pulizia del viso; panni imbevuti con un prodotto detergente per la pulizia di occhiali; preparati per pulire; prodotti pulire vetri e finestrini; prodotti per la pulizia del pavimento; preparati per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco; dischetti d’ovatta per il trucco; salviette impregnate struccanti; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cosmetici; deodoranti personali; deodoranti per animali domestici; prodotti detergenti per il viso antibatterici (non medicati -); shampoo.

Classe 21: Panni per la pulizia; pelli per la pulizia; panni per la pulizia in cellulosa; panni per la pulizia di occhiali; panni per pulire; spugnette per pulire; tamponi per pulire; guanti per pulire ad uso domestico; panni per pulire che non lasciano pelucchi; panni per vetri; panni abrasivi; tamponi abrasivi; panni per lucidare [non abrasivi]; tamponi abrasivi per la cucina o per uso domestico; panni per la polvere; stracci per pavimenti; lavaggio di pavimenti (panni per -).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Dentifrici; preparati per la toilette; rossetti; sali per sbiancare; smacchiatori; preparati per lucidare; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; muschio [profumeria]; ionone [profumeria]; preparati per il bagno, non per uso medico; preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per lucidare; preparati per l’apprettatura del bucato; tinture per la barba; menta per la profumeria; cera per sarti; ciglia posticce; creme cosmetiche; gel per sbiancare i denti; prodotti per il trucco; rosso per lucidare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; prodotti per la cura delle unghie; sostanze per pulire; pietre da barba [astringenti]; cipria per il trucco; agenti decapanti; saponi contro il sudore dei piedi; adesivi per fissare le ciglia posticce; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; lozioni per uso cosmetico; preparati cosmetici per il bagno; detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; olio di mandorle; ammorbidenti; bastoncini di incenso; pietra pomice; profumi; collutori non per uso medico; gesso per la pulizia; blu per azzurrare la biancheria; matite per sopracciglia; prodotti per togliere le lacche; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cera per pavimenti in parquet; trucchi; preparati di collagene per uso cosmetico; legno aromatico; cera per depilare; cosmetici per animali; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; spray per rinfrescare l’alito; prodotti per togliere il trucco; ovatta per uso cosmetico; maschere di bellezza per il viso; soda per sbiancare; acqua di colonia; lucidalabbra; acque da toilette; cosmetici per le ciglia; grassi per uso cosmetico; cera per lucidare; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; ambra [profumeria]; eliotropina; shampoo; prodotti per lisciare; shampoo secco; motivi decorativi per uso cosmetico; sostanze per lucidare; amido per dare il lustro; prodotti per la rasatura; balsamo per capelli; estratti di erbe ad uso cosmetico; saponi per ravvivare; estratti di fiori [profumeria]; perossido d’idrogeno per uso cosmetico; prodotti per profumare la biancheria; lacche per capelli; essenza di anice stellato; saponi deodoranti; olio di rose; prodotti per il lavaggio a secco; cosmetici; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; saponi; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; salda d’amido; latte di mandorle per uso cosmetico; tinture cosmetiche; adesivi decorativi per unghie; preparati per schermi solari; prodotti per togliere le tinture; neutralizzanti per permanenti; terpeni [olii essenziali]; oli essenziali; gel per massaggi non ad uso medico; sali da bagno non per uso medico; nécessaires di cosmetica; cere per lucidare; cera per scarpe; sapone alla mandorla; oli essenziali di cedro; profumi per ambiente; prodotti di sbianca [bucato]; mascara; pietre d’allume [astringenti]; coloranti per capelli; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; balsamo non per uso medico; essenza di menta [olii essenziali]; prodotti per fumigazioni [profumi]; matite per uso cosmetico; latte per la toilette; prodotti per affilare; cosmetici per le sopracciglia; lozioni dopobarba; preparati disincrostanti per uso domestico; smalti per unghie; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico; essenze eteriche; saponi contro la traspirazione; bianco di gesso; creme per lucidare; aromi [oli essenziali]; cera per i baffi; oli per uso cosmetico; olio di lavanda; essenze di bergamotto; deodoranti per animali domestici; pots-pourris profumati; maschere di bellezza; pietra per lucidare; creme per sbiancare la pelle; bastoncini ovattati per uso cosmetico; cera per il bucato; preparati fitocosmetici; creme per il cuoio; prodotti per togliere le vernici; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; prodotti di profumeria; astringenti per uso cosmetico; saponette; cristalli di soda per la pulizia; shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati]; terpeni; cera per calzolai; oli per pulire; acque odorose; oli essenziali di limone; pietra per levigare; prodotti per la pulizia; henné [tintura cosmetica]; astucci per rossetti; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; coloranti per la toilette; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti depilatori; olio di gelsomino; oli per la profumeria; tripolo per lucidare; basi per profumi di fiori; lozioni per capelli; prodotti di toilette contro il sudore; salviette impregnate struccanti; candeggina; geraniolo; decoloranti per uso cosmetico; prodotti per il bucato; talco per toilette; incenso; oli da toilette; acqua di lavanda; unghie posticce.

Classe 21: Spazzolini per unghie; spazzole per toilette; articoli da spazzolificio; peli [setole] per spazzole e pennelli; pettini per animali; pettini; utensili cosmetici; palette, per uso domestico; spugne per toilette; piumino della cipria; spazzole per sopracciglia; utensili per la toilette; pennelli per la barba; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; pennelli per il trucco; spazzole per le ciglia; setole di suini per la fabbricazione di spazzole; crini di cavallo per la fabbricazione di spazzole.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

Preparati per igiene intima o sanitaria, deodoranti intimi; prodotti per togliere il trucco; shampoo; cosmetici; bastoncini ovattati per uso cosmetico; deodoranti per animali domestici; prodotti per la pulizia; salviette impregnate struccanti sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Shampoo per animali da compagnia [preparati di toelettatura non medicati] del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria degli shampoo in Classe 3 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Profumi; prodotti di profumeria del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, o si sovrappongono con, le salviette profumate dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Preparati per la toilette; tinture per la barba; preparati per il bagno, non per uso medico; lozioni per uso cosmetico; saponi contro il sudore dei piedi; pietre da barba [astringenti]; preparati per ondulare i capelli; sapone da barba; preparati cosmetici per il bagno; cera per depilare; maschere di bellezza per il viso; shampoo secco; prodotti per la rasatura; perossido d’idrogeno per uso cosmetico; lacche per capelli; saponi; latte di mandorle per uso cosmetico; preparati per schermi solari; sali da bagno non per uso medico; pietre d’allume [astringenti]; latte per la toilette; coloranti per capelli; balsamo non per uso medico; lozioni dopobarba; sapone alla mandorla; cera per i baffi; saponi contro la traspirazione; creme per sbiancare la pelle; astringenti per uso cosmetico; prodotti cosmetici per la cura della pelle; pomate per uso cosmetico; coloranti per la toilette; deodoranti per uso umano o animale [profumeria]; preparati abbronzanti [cosmetici]; prodotti di toilette contro il sudore; prodotti depilatori; talco per toilette; decoloranti per uso cosmetico; preparati per lavaggi oculari, non per uso medico; bianco di gesso; balsamo per capelli; neutralizzanti per permanenti; lozioni per capelli; detergenti intimi personali per l’igiene e per deodorare; saponi deodoranti; detergenti per uso igienico intimo personale, non medicanti; saponette; creme cosmetiche; ciglia posticce; prodotti per il trucco; rossetti; cipria per il trucco; adesivi per fissare le ciglia posticce; prodotti per la cura delle unghie; pietra pomice; trucchi; preparati di aloe vera per uso cosmetico; cosmetici per animali; lucidalabbra; grassi per uso cosmetico; cosmetici per le ciglia; motivi decorativi per uso cosmetico; tovaglioli imbevuti di lozioni cosmetiche; solventi per rimuovere lo smalto dalle unghie; tinture cosmetiche; gel per massaggi non ad uso medico; preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; adesivi decorativi per unghie; matite per uso cosmetico; mascara; cosmetici per le sopracciglia; oli per uso cosmetico; maschere di bellezza; smalti per unghie; henné [tintura cosmetica]; unghie posticce; oli da toilette; matite per sopracciglia; astucci per rossetti; preparati di collagene per uso cosmetico; estratti di erbe ad uso cosmetico; preparati fitocosmetici; nécessaires di cosmetica; adesivi [materie collanti] per uso cosmetico del marchio impugnato si sovrappongono con, o sono inclusi nei, cosmetici in Classe 3 dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Dentifrici; gel per sbiancare i denti; collutori non per uso medico del marchio impugnato si sovrappongono con i prodotti per la pulizia dei denti dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

L’ovatta per uso cosmetico del marchio impugnato si sovrappone con i dischetti d’ovatta per il trucco dell’opponente. Pertanto, i suddetti prodotti sono identici.

Preparati per l’apprettatura del bucato; prodotti per affilare; preparati per lucidare;  sali  per sbiancare; prodotti chimici per il ravvivamento dei colori per uso domestico [bucato]; ammorbidenti; blu per azzurrare la biancheria; soda per sbiancare; prodotti per lisciare; amido per dare il lustro; saponi per ravvivare; prodotti per il lavaggio a secco; salda d’amido; cera per il bucato; cristalli di soda per la pulizia; prodotti per il bucato; smacchiatori; prodotti per lucidare; rosso per lucidare; alcali volatile [ammoniaca] utilizzato come detergente; sostanze per pulire; agenti decapanti; gesso per la pulizia; prodotti per togliere le lacche; cera per pavimenti in parquet; detergenti [detersivi] eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione e quelli per uso medico; cera per lucidare; sostanze per lucidare; prodotti per sgrassare, eccetto quelli utilizzati nei procedimenti di fabbricazione; prodotti per togliere le tinture; cere per lucidare; prodotti di sbianca [bucato]; preparati disincrostanti per uso domestico; creme per lucidare; prodotti per togliere le vernici; oli per pulire; candeggina del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria di, o si sovrappongono con, preparati per pulire in Classe 3 dell’opponente o ancora quantomeno condividono con essi canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Pertanto, questi prodotti sono identici o quantomeno simili.

Spray per rinfrescare l’alito del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi possono coincidere in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

Bastoncini di incenso; legno aromatico; prodotti per profumare la biancheria; pots-pourris profumati; incenso; profumi per ambiente del marchio impugnato sono simili alle salviette profumate del marchio anteriore poiché essi possono coincidere in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

Olio di mandorle; olio di rose; oli essenziali di cedro; essenze eteriche; aromi [oli essenziali]; olio di lavanda; oli essenziali di limone; oli per la profumeria; olio di gelsomino; essenza di anice stellato; terpeni [olii essenziali]; oli essenziali; essenza di menta [olii essenziali]; essenze di bergamotto; terpeni; geraniolo; muschio [profumeria]; menta per la profumeria; ionone [profumeria]; acqua di colonia; ambra [profumeria]; estratti di fiori [profumeria]; acque da toilette; acque odorose; acqua di lavanda; basi per profumi di fiori; eliotropina; prodotti per fumigazioni [profumi] del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, e produttore.

Pietra per lucidare; pietra per levigare; tripolo per lucidare del marchio impugnato sono simili ai preparati per pulire in Classe 3 del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore.

Cera per sarti; cera per calzolai; cera per scarpe; creme per il cuoio  sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Prodotti contestati in classe 21

Utensili cosmetici; pettini; pennelli per il trucco; pennelli per la barba; utensili per la toilette; spazzole per sopracciglia; spazzolini per unghie; spazzole per toilette; piumino della cipria; spugnette abrasive per peeling della pelle; spatole ad uso cosmetico; spugnette da make-up; spazzole per le ciglia; spugne per toilette; pettini per animali del marchio impugnato sono simili ai cosmetici del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore, oltre ad essere complementari.

Le palette, per uso domestico del marchio impugnato sono simili ai prodotti lavaggio di pavimenti (panni per -) del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione e produttore, oltre ad avere la medesima destinazione, ovvero la pulizia.

Al contrario, articoli da spazzolificio; peli [setole] per spazzole e pennelli; setole di suini per la fabbricazione di spazzole; crini di cavallo per la fabbricazione di spazzole del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Questi prodotti del marchio impugnato sono infatti prodotti destinati ad una clientela commerciale specializzata nella produzione di altri prodotti, i quali li impiegheranno come parti o componenti nel corso della fabbricazione dei prodotti finiti. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, iprodotti che risultano essere identici o similisono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo formato dall’elemento verbale “ciao” riprodotto in lettere di fantasia di colore bianco collocate all’interno di un elemento figurativo di colore nero dalla forma di goccia, posta in orizzontale. Al di sotto della lettera “i” si trova una goccia stilizzata di colore bianco. Il marchio impugnato è formato dal termine in lettere maiuscole  “CIAO” seguito da un punto esclamativo, elementi tutti di colore giallo; nella parte inferiore destra si trova, in caratteri minuscoli assai più piccoli di colore nero, la dicitura “italians make beauty.”.

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

In via preliminare, si deve tenere poi conto del fatto che un elemento di un segno è non distintivo se è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Analogamente, un elemento di un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch’esso privo di carattere distintivo.

Un elemento di un segno può essere distintivo a un grado tenue (debole) se si riferisce a caratteristiche dei prodotti e servizi (senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo delle stesse).

L’espressione “italians make beauty” equivale approssimativamente, in lingua inglese, all’espressione in italiano “gli italiani fanno la bellezza”. Questo elemento nella sua interezza richiama uno slogan dal contenuto evidentemente elogiativo nel contesto dei prodotti in Classe 3 e 21 ed è quindi da ritenersi debole per tutti i summenzionati prodotti.

Al contrario, e diversamente da quanto argomentato dalla richiedente, l’elemento comune “CIAO”, pur essendo una parola italiana riconosciuta pressoché mondialmente, nonostante la sua semplicità non presenta relazione alcuna con i prodotti coperti dai marchi in disputa e deve quindi essere considerato un elemento normalmente distintivo.

Meno distintivo è invece il punto esclamativo del segno impugnato, il quale, in via teorica, serve principalmente a dare istruzioni riguardo all’intonazione che deve assumere l’esecuzione orale di un enunciato, e non ha quindi un contenuto semantico che lo rende normalmente distintivo.

Per quanto riguarda le due gocce presenti nel marchio anteriore, pure si tratta di elementi dalla distintività limitata, dato che oltre ad essere forme geometriche piuttosto semplici, essi fanno riferimento, in forma assai generica, ad esempio, allo stato liquido dei prodotti, o ancora, sempre a titolo esemplificativo, a qualsivoglia relazione essi possano avere con l’acqua, elemento di una erta rilevanza quando si tratta di pulizia e igiene.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’inglese.

Mentre il marchio anteriore non ha un elemento dominante, nel caso del segno impugnato la dicitura “CIAO!” è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nell’elemento normalmente distintivo “CIAO”, per quanto riprodotti utilizzando caratteri di foggia e colore diversi. I segni differiscono negli elementi figurativi del marchio anteriore e negli elementi aggiuntivi del segno impugnato, ovvero il punto esclamativo e la dicitura “italians make beauty.”.

Tenuto conto quanto rilevato poc’anzi circa il ruolo svolto da ciascun elemento, nonché il fatto che “CIAO!” è l’elemento dominante nel segno impugnato, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “CIAO”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere che formano l’espressione “italians make beauty.”.

In virtù del fatto che i segni coincidono nell’unico elemento del segno anteriore, che è l’elemento dominante del marchio impugnato, nonché della limitata distintiva dell’ulteriore elemento verbale del segno impugnato, la Divisione d’Opposizione considera che i segni siano foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile in ragione della presenza in entrambi del termine di origine italiana “CIAO”, i segni concettualmente sono molto simili, anche in considerazione della limitata distintività dei loro ulteriori elementi aventi un contenuto semantico.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in disputa nelle Classi 3 e 21 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte dissimili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

La somiglianza visiva, tra i segni è media mentre essi sono foneticamente e concettualmente molto simili dato che l’unico elemento verbale del marchio anteriore “CIAO”, normalmente distintivo, corrisponde all’elemento dominante “CIAO” del marchio impugnato, il quale in questo contesto si differenzia solo per la presenza di un punto esclamativo posto alla sua destra. Tuttavia, per quanto riguarda i restanti elementi dei segni, essi sono destinati necessariamente a svolgere un ruolo secondario, dato che si tratta di elementi di modesta capacità distintiva, come le gocce del marchio anteriore, il punto esclamativo o gli elementi verbali “italians make beauty” del marchio impugnato, di elementi figurativi, che rispetto agli elementi verbali tendono ad aver un minor impatto sul consumatore, o ancora di elementi secondari, in ragione della loro dimensione e posizione, come nel caso della dicitura “italians make beauty.” del marchio impugnato.

Si tiene poi conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Poiché i servizi nelle Classe 3 e 21 sono in parte identici o simili e in ragione delle somiglianze visive in grado medio tra i segni, oltre che del fatto che i segni siano foneticamente e concettualmente molto simili, la Divisione d’Opposizione ritiene che, anche in virtù dell’impressione generale data dai segni sussista un rischio di confusione quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.  

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o similia quelli del marchio anteriore.

I restantiprodotti contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Per dovere di completezza, si nota che la richiedente nelle proprie osservazioni del 25/08/2021 richiama a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro/in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, i precedenti invocati dalla richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento perché riguardano dispute tra marchi italiani, e quindi il  rischio di confusione per un pubblico assai più limitato rispetto a quello preso in esame nel presente procedimento, nonché la percezione del termine “CIAO”, per l’appunto, solo da parte del pubblico di lingua italiana. Il fatto che il termine “CIAO” sia un termine mondialmente conosciuto, come già sottolineato nella sezione c) della presente decisione, non riduce necessariamente la sua capacità distintiva in ragione del fatto che esso né descrive caratteristiche dei prodotti, né è comunemente usato nella prassi commerciale né ancora si riferisce a caratteristiche dei prodotti.

Alla luce di queste considerazioni, la giurisprudenza italiana citata dalla richiedente non ha quindi particolare rilevanza ai fini della presente analisi e gli argomenti sollevati al riguardo non possono quindi essere accolti.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stat

Il settore è quello della consulenza aziendale, del marketing, e della pubblicità. Il marchio anteriore è D!FFERENS il marchio impugnato è DIFFERENT. Nonostante la diversa grafica, alcuni elementi geometrici oltre che la presenza del punto esclamativo al posto della “i” che evidentemente all’interno della parola significa “i”, ad avviso della Divisione di Opposizione vi è rischio di confusione. Del resto anche l’aggiunta di global non rende più originale il marchio impugnato essendo un vocabolo che indica globalità.

OPPOSIZIONE N. B 3 140 141

Andrea Rosini, Via delle Grigne 1, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italia (opponente), rappresentato da Innova & Partners S.r.l., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italia – Innova & Partners S.r.l., Calderón de La Barca 10, 3ºC, 03004 Alicante, Spagna (rappresentanti professionali)

c o n t r o

Different S.r.l., Via C. De Angeli 3, 20141 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Giambrocono & C. S.p.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/03/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.	L’opposizione n. B 3 140 141 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:   Classe 35: Indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; ricerche di mercato; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; ricerca di sponsor; locazione di spazi pubblicitari; servizi di rassegne stampa; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; pubblicità; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; produzione di spot pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; servizi di lancio di prodotti; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; gestione di affari commerciali; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; consulenza in materia di marketing; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; gestione promozionale di personaggi celebri; servizi di analisi di dati commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; servizi di posizionamento del brand; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; marketing digitale; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; promozione di competizioni ed eventi sportivi; amministrazione commerciale; copywriting; layout per scopi pubblicitari; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; campagne di mercato.   Classe 42: Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione; creazione di siti web; servizi di analisi di dati tecnici; hosting di piattaforme di comunicazione su internet; servizi informatici d’analisi di dati; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali; consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione; sviluppo di software per sistemi di comunicazione; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione.
2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 326 390 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.	Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 04/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 326 390  (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 091 185,  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 35: Pubblicità; consulenza gestionale, marketing, consulenza strategica aziendale; amministrazione commerciale; gestione di affari commerciali; lavori di ufficio.

Classe 42: Consulenza informatica, consulenza tecnologica, sviluppo di software.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 35: Indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; ricerche di mercato; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; ricerca di sponsor; locazione di spazi pubblicitari; servizi di rassegne stampa; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; pubblicità; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; produzione di spot pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; servizi di lancio di prodotti; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; gestione di affari commerciali; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio; consulenza in materia di marketing; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; gestione promozionale di personaggi celebri; servizi di analisi di dati commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; servizi di posizionamento del brand; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; marketing digitale; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; promozione di competizioni ed eventi sportivi; amministrazione commerciale; copywriting; layout per scopi pubblicitari; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; campagne di mercato.

Classe 38: Servizi di agenzie stampa [comunicazione]; comunicazione elettronica tramite chat e forum.; servizi di agenzie di stampa per telecomunicazioni; servizi di agenzie di stampa; comunicazione mediante blog online; servizi di comunicazione digitale; consulenza in materia di comunicazione.

Classe 41: Educazione e formazione; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; pubblicazione di testi; organizzazione di eventi sportivi; seminari; organizzazione di eventi educativi; organizzazione di eventi ricreativi e culturali; organizzazione e conduzione di workshop di formazione.

Classe 42: Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione; creazione di siti web; servizi di analisi di dati tecnici; hosting di piattaforme di comunicazione su internet; servizi informatici d’analisi di dati; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali; consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione; sviluppo di software per sistemi di comunicazione; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione.

Classe 45: Servizi online di social networking.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; servizi di analisi di dati commerciali sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi di dimostrazione e di esposizione di prodotti; locazione di spazi pubblicitari; produzione di spot pubblicitari; consulenza in materia di marketing; servizi di lancio di prodotti; affissioni pubblicitarie; annunci pubblicitari on line; distribuzione di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato e promozionale; preparazione e collocazione di pubblicità per conto terzi; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; collocazione di annunci pubblicitari per conto terzi; servizi di pubbliche relazioni; servizi di posizionamento del brand; campagne di mercato; indagini in materia di strategie di marketing; analisi della risposta a campagne pubblicitarie; analisi dell’opinione pubblica in materia di pubblicità; valutazioni statistiche di dati di marketing; analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche; analisi dell’effetto pubblicitario e delle ricerche di mercato; assistenza aziendale in materia d’immagine aziendale; fornitura e locazione di spazi, tempi e mezzi pubblicitari; servizi di creazione del marchio; assistenza gestionale per la promozione aziendale; amministrazione di concorsi per scopi pubblicitari; servizi di fiere ed esposizioni; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; negoziazione di contratti pubblicitari; servizi di strategia del marchio; produzione di annunci pubblicitari radiofonici; assistenza aziendale in materia di identità societaria; annunci pubblicitari (Collocazione di -); web marketing; servizi di relazioni con blogger; aggiornamento di informazioni pubblicitarie su una banca dati informatica; organizzazione d’estrazioni di premi per scopi pubblicitari; preparazione di contratti pubblicitari per conto terzi; promozione di concerti di musica; indicizzazione di siti web a scopi commerciali o pubblicitari; gestione promozionale per personalità sportive; gestione promozionale di personaggi celebri; creazione di opuscoli pubblicitari; promozione di eventi speciali; promozione, pubblicità e marketing di siti web on-line; diffusione pubblicitaria per mezzo di banner; marketing digitale; promozione di competizioni ed eventi sportivi; copywriting; organizzazione della promozione di eventi per la raccolta di fondi di beneficenza; servizi di consulenza in materia di marketing su internet; fornitura di consulenza in marketing nel settore dei social media; consulenza relativa all’analisi di abitudini e dei fabbisogni dei consumatori con l’ausilio di dati sensoriali, qualitativi e quantitativi; layout per scopi pubblicitari del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pubblicità nella Classe 35 dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Ricerche di mercato; gestione commerciale di punti vendita all’ingrosso e al dettaglio del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della gestione di affari commerciali dell’opponente. Pertanto, questo servizi sono identici.

I servizi di rassegne stampa del marchio impugnato sono simili alla gestione di affari commerciali nella Classe 35 del marchio anteriore poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, destinazione, e fornitore.

Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità del marchio impugnato sono simili alla pubblicità del marchio anteriore poiché essi coincidono in pubblico di riferimento, destinazione, e fornitore.

Ricerca di sponsor del marchio impugnato è simile alla pubblicità del marchio anteriore poiché questi servizi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto alla pubblicità del marchio anteriore poiché questi servizi coincidono in pubblico di riferimento, fornitore e destinazione.

Servizi contestati in classe 38

Servizi di agenzie stampa [comunicazione]; comunicazione elettronica tramite chat e forum; servizi di agenzie di stampa per telecomunicazioni; servizi di agenzie di stampa; comunicazione mediante blog online; servizi di comunicazione digitale; consulenza in materia di comunicazione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in classe 41

Educazione e formazione; produzione di contenuti audiovisivi e multimediali, e fotografia; organizzazione di eventi culturali e artistici; organizzazione di eventi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; pubblicazione di testi; organizzazione di eventi sportivi; seminari; organizzazione di eventi educativi; organizzazione di eventi ricreativi e culturali; organizzazione e conduzione di workshop di formazione del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Anche in questo caso le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in classe 42

Consulenza in materia di tecnologia dell’informazione è identicamente contenuta in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

Servizi di analisi di dati tecnici; ricerca nell’ambito dei mezzi di comunicazione sociali del marchio impugnato si sovrappongono con la consulenza tecnologica nella Classe 42 dell’opponente. Pertanto, questi servizi sono identici.

Servizi informatici d’analisi di dati del marchio impugnato si sovrappongono con la consulenza informatica nella Classe 42 dell’opponente. Pertanto, essi sono identici.

Sviluppo di software per sistemi di comunicazione del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dello sviluppo di software nella Classe 42 dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Le consulenze in tema di software per sistemi di comunicazione del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria della consulenza informatica dell’opponente. Di conseguenza, questi servizi sono identici.

Creazione di siti web; programmazione informatica per elaborazione dati e sistemi di comunicazione del marchio impugnato si sovrappongono con sviluppo di software dell’opponente. Ne consegue che questi servizi sono identici.

I servizi di hosting di piattaforme di comunicazione su Internet del marchio impugnato sono simili allo sviluppo di software del marchio anteriore poiché questi servizi hanno in comune canali di distribuzione, pubblico di riferimento e fornitore.

  
Servizi contestati in classe 45

Servizi online di social networking del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia variabile da medio ad alto, trattandosi di servizi che possono riguardare anche considerevoli quantità di denaro e dai quali può dipendere il successo di un’attività imprenditoriale.

c) I segni

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Come segnalato dall’opponente nelle proprie osservazioni si deve preliminarmente tenere conto del fatto che per quanto riguarda entrambi i segni in disputa, pur essendo composti da un elemento verbale, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Mentre il marchio anteriore sarà inteso come l’elemento verbale “DIFFERENS”, nonostante la stilizzazione grafica della seconda lettera, che è rappresentata come un punto esclamativo, non si può escludere che per quanto riguarda il segno impugnato esso venga percepito quantomeno da una parte del pubblico di riferimento come “DIFERENT”, o “DIFFERENT”. Ciò in ragione oltre che della presenza delle lettere “DI-ERENT” in quanto tali anche per la particolare configurazione grafica del terzo elemento, che richiama il simbolo di diverso usato in matematica e per il significato evocato, ovvero quello di “differente”, che portano verosimilmente chi osserva il segno ad una tale percezione. I suddetti elementi dei segni sono, per quanto allusivi di un significato che può avere connotazioni positive, ovvero quello di diversità, ad esempio rispetto ai servizi proposti da concorrenti, da considerarsi in sé normalmente distintivi, anche per la particolare veste grafica. Al contrario, l’elemento aggiuntivo “GLOBAL” del marchio impugnato sarà inteso come equivalente di “globale” in lingua italiana, e quindi percepito come un elemento dalla distintività limitata, dato che può indicare, ad esempio, la scala per l’appunto globale sulla quale vengono forniti i servizi in oggetto.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri mentre l’elemento “DIFERENT” o “DIFFERENT” del segno impugnato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Per quanto riguarda poi il rettangolo nero nel quale l’elemento dominante del segno impugnato è inquadrato, esso è un semplice elemento geometrico dalla funzione decorativo ed ha quindi una distintività assai limitata.

Visivamente, i segni coincidono in alcune delle loro lettere, per quanto riprodotte in una diversa veste grafica, ovvero la prima lettera “D”, la seconda lettera “I”, anche se nel caso del segno anteriore contraddistinta dal fatto che si tratta di un punto esclamativo, che purtuttavia condivide con la lettera “I” il fatto di essere in parte una linea verticale, nonché le lettere “-EREN-“. Essi differiscono nelle ultime lettere di “DIFFERENS” e “DIF(F)ERENT”, nella particolarità grafica del simbolo di diverso, che richiama in una certa forma due lettere “F”, nel rettangolo del segno impugnato e nel termine aggiuntivo “GLOBAL” del medesimo.  

Tenuto conto di quanto delineato poc’anzi circa il diverso ruolo svolto dai vari elementi dei segni, e in particolare della non-distintività e secondarietà del termine aggiuntivo “GLOBAL” del segno impugnato, la Divisione d’Opposizione ritiene che i segni in disputa siano visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico,  la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “DIFFEREN”, con la particolarità che nel caso del segno impugnato potrebbe essere riconosciuta una sola lettera “F” da almeno una parte die consumatori. Ad ogni modo, anche in questo scenario, la Divisione d’Opposizione ritiene che, data la sola differenza costituita dalla ultima lettera “S” del marchio anteriore e della lettera “T” del segno impugnato, e tenuto conto della non-distintività e secondarietà di “GLOBAL” del segno impugnato, si possa concludere che i marchi siano foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile nella misura in cui “DIFFERENS” e “DIF(F)ERENT” posseggono il medesimo contenuto semantico, i segni sono concettualmente simili, anche alla luce della estremamente limitata se non nulla rilevanza del termine “GLOBAL” del segno impugnato.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I servizi contestati nelle Classi 35, 38, 41, 42 e 45 sono stati riscontrati essere identici, simili in vari gradi o dissimili. Come chiarito nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti pubblico specializzato che presterà un grado di attenzione che varia da medio ad alto. Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

I segni sono foneticamente e concettualmente simili almeno in grado medio mentre sono visivamente simili in ridotta misura.

La similarità tra i segni è dovuta al fatto che la maggior parte delle lettere che compongono il marchio anteriore sono identicamente riprodotte nel marchio contestato, e nel caso di quest’ultimo in corrispondenza dell’elemento che è dominante e maggiormente distintivo, data la secondarietà e la non-distintività del termine aggiuntivo “GLOBAL”.

La Divisione d’Opposizione ritiene che le differenze tra i segni, per quanto a livello in particolare grafico abbiano un certo rilievo, non saranno idonee a neutralizzare le evidenti similarità tra i segni sopra descritte.

Se si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) e che anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), la Divisione d’Opposizione considera che sussista un rischio di confusione per il pubblico di lingua italiana, anche nel caso in cui essa presti un livello di attenzione superiore alla media.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 2 019 000 091 185 deve considerarsi parzialmente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati ritenuti identici o simili in vario grado, e anche per quei prodotti considerati simili in basso grado a quelli del marchio anteriore. Si ritiene, infatti, che le significative somiglianze tra i segni siano sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza dei prodotti.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei servizicontestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

più di 6000 visitatori

Ha avuto un enorme successo di pubblico la mostra “Italia Geniale” che dal 14 febbraio è ospitata nella sede del Ministero dello sviluppo economico in occasione delle celebrazioni per i 90 anni di Palazzo Piacentini, rimarrà aperta fino al 1 Aprile.

La mostra ripercorre la storia del design italiano con una selezione di 66 oggetti che sono stati brevettati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Mise e realizzata con il supporto di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e Unioncamere

Gli orari di apertura sono mercoledì 14.30-17.30, venerdì 17-20, sabato e domenica 10-21.

La prenotazione è obbligatoria via mail polo.culturale@mise.gov.it

Il Fondo per le PMI «Ideas Powered for business» è un sistema di sovvenzioni pensato per sostenere i diritti di proprietà intellettuale (PI) delle piccole e medie imprese (PMI) dell’UE. Il Fondo per le PMI è un’iniziativa della Commissione europea attuata dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e sarà attivo dal 10 gennaio 2022 fino al 16 dicembre 2022.

Per maggiori dettagli è utile consultare il seguente link https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/online-services/sme-fund

Entrambi i marchi commercializzano articoli di abbigliamento e borse articoli in pelle occhiali, tessuti. . Il marchio anteriore è un marchio denominativo GREEN COVE. Il marchio impugnato è un figurativo GREEN CO con un disegno stilizzato di un vaso di fiori.

La Divisione di Opposizione decide che per le classi 25 e 18 la opposizione sia fondata. Questo è un esempio del fatto che un marchio che non sia descrittivo dei prodotti non necessariamente sia di per sè distintivo, probabilmente in questo caso sì, “Greenco” non descrive i prodotti ma non per questo è maggiormente distintivo; peraltro il consumatore finale si concentrerà su Green presente in entrambi i marchi, termine che evoca comunemente ecologia e rispetto per l’ambiente.

OPPOSIZIONE N. B 3 138 871

Scout S.r.l., Centergross, Bl. 38 bis – Via degli Scudai, 40050 Argelato, Fraz. Funo (BO), Italia (opponente), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Greenco Products LLC., 225 E Dania Beach Blvd. Suite 211, 33004 Dania Beach, Florida, Stati Uniti d’America (richiedente), rappresentata da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale).

Il 07/02/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.

L’opposizione n. B 3 138 871 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 18: Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapioggia.   Classe 25: Abbigliamento; tee-shirt; maglieria; polo in maglia; top [abbigliamento]; pantaloncini; maglioni; cardigan; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; jeans; soprabiti; abiti; giacche; cappotti; abbigliamenti impermeabili; mantelline; cinture; scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima; cappelleria; cappelli; calzature.   Classe 35: Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 314 256 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.	Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 13/01/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 314 256 (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 728 528, ‘GREEN COVE’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 728 528.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Montature di occhiali; occhiali da sole; occhiali da sport; occhiali [ottica]; astucci per occhiali; occhiali per 3D; custodie per computer portatile; custodie per telefoni cellulari; cordine per occhiali; catenelle per occhiali.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bagagli e borse per il trasporto; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria; collari, guinzagli e indumenti per animali; astucci per chiavi [pelletteria]; bastoni da montagna; bastoni da passeggio; bastoni per ombrelli; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; borse; borse da spiaggia; borse da sport; borse della spesa; borse della spesa con rotelle; borse lavorate a maglia; borsellini; borsette; borsette da viaggio [in pelle]; borse vuote per i ferri; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartone-cuoio; casse in cuoio o in cartone-cuoio; cinghie di cuoio; collari per animali; collari per cavalli; cordoni [in cuoio]; cuoio grezzo o semilavorato; fili di cuoio; finta pelle [imitazione del cuoio]; foderi per ombrelli; guarnizioni in cuoio per mobili; guinzagli [in pelle]; imitazioni di cuoio; impugnature per bastoni da passeggio; impugnature per ombrelli; maniglie per valige; marsupi per portare i bambini; marsupi porta-bebè; museruole; ombrelli da sole; parapioggia; pellicce [pelli di animali]; pellicola d’intestini; pelli d’animali; pelli rifinite; pelli scamosciate diverse da quelle per pulire; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; porta-musica; reti per la spesa; rivestimenti in pelle per mobili; sacche; sacchi da campeggiatori; sacchi da viaggio; sacchi per alpinisti; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; scatole in fibre vulcanizzate; scatole per cappelli in cuoio; telai di ombrelli o ombrelloni; telai per borse a mano; valigette per documenti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valvole in cuoio; zaini; marsupi; abiti per animali da compagnia; sacchi da sport; valigie; valigiette.

Classe 24: Tessuti e loro succedanei; biancheria da casa; tende in materia tessile o in materia plastica; coperte da letto; coperte da viaggio; asciugamani in materie tessili; coperte per esterni; asciugamani da spiaggia.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in pelle; abbigliamento per automobilisti; abbigliamento per ciclisti; abbigliamento per ginnastica; abiti; abiti scamiciati; abiti [completi]; accappatoi da bagno; antisdrucciolevoli per calzature; articoli di abbigliamento; bandane [foulards]; bavaglini non di carta; berrette [cuffie]; berretti; biancheria intima; biancheria personale antisudorifica; boa [pelliccia da collo]; bretelle; calosce [soprascarpe di gomma]; calotte; calzature; calzature per lo sport; calze; calze antisudorifiche; calzini; calzoncini; calzoncini da bagno; camicie; camicie a maniche corte; camiciole; canottiere da sport; cappelli; cappelli a cilindro; cappelli di carta [abbigliamento]; cappotti; cappucci [indumenti]; carcasse di cappelli; casule; cinture [abbigliamento]; cinture portafoglio [abbigliamento]; collants; colletti [indumenti]; colli finti [colletti staccabili]; copribusti; copricapo [cappelleria]; corredini da neonato; corsaletti; costumi da bagno; costumi da carnevale; costumi da spiaggia; cravatte; cravatte lavallière; cuffie da bagno; cuffie per la doccia; culottes [biancheria intima]; fasce per la testa [abbigliamento]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; ferramenti per calzature; fodere confezionate [parti di indumenti]; foulards [fazzoletti]; gabardine [indumenti]; gambali di stivali; ghette; giacche; giarrettiere; gilè per la pesca; giubbi; gonne; grembiuli; grembiuli [indumenti]; guaine [sottovesti]; guanti [abbigliamento]; guanti a manopola; guanti da sci; guardoli per calzature; indumenti confezionati; indumenti di carta; indumenti lavorati a maglia; jerseys [indumenti]; leggings; leggings [pantaloni]; livree; maglieria; maglie sportive; maglioni; manicotti [abbigliamento]; manipoli [liturgia]; mantelline; mantiglie; maschere per dormire; minigonne a pantalone; mitre [abbigliamento]; mutande; mutandine per bebè; mutandine [slip]; mute per sci nautico; panciotti; pantaloni; pantofole; paraorecchie [abbigliamento]; parka; pellicce; pellicce [indumenti]; petti di camicie; pigiama; polsini [abbigliamento]; poncho; punte di calzature [spunterbi]; reggicalze da donna; reggicalze da uomo; reggiseni; rinforzi al tallone per le calze; sandali; sandali da bagno; sari; sarong; scaldapiedi [non elettrici]; scarpe; scarpe con suola di sparto; scarpe da bagno; scarpe da ginnastica; scarpe da spiaggia; scarpe per calciatori; scarpe per lo sport; scarponi da sci; scialli; sciarpe; soggoli [indumenti]; solette; soprabiti; sopravvesti; sottascelle; sotto-piedi; sparati di camicie; stivaletti; stivaletti con lacci; stivali; stole [pellicce]; suole; tacchetti per scarpe da calcio; tacchi; talloniere; tasche di indumenti; tee-shirt; toghe; tomaie; turbanti; tute [indumenti]; uniformi; veli [indumenti]; vestaglie; visiere [cappelleria]; visiere di berretto; zoccoli [calzature]; body [abbigliamento]; busti [biancheria intima]; scaldacolli; sottovesti.

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali; decorazioni per capelli; capelli finti; bracciali; cerchietti per capelli; applicazioni [articoli di merceria]; articoli d’ornamento per la capigliatura; fasce per i capelli; fermagli per capelli; fibbie [accessori di abbigliamento]; spille [accessori di abbigliamento].

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali; servizi di vendita all’ingrosso di articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali; servizi di vendita al dettaglio on-line articoli di abbigliamento, calzature, bigiotteria, pelletteria, borse, zaini, marsupi, valigie, occhiali, custodie di occhiali.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi; portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapioggia.

Classe 25: Abbigliamento; tee-shirt; maglieria; polo in maglia; top [abbigliamento]; pantaloncini; maglioni; cardigan; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni; gonne; jeans; soprabiti; abiti; giacche; cappotti; abbigliamenti impermeabili; mantelline; cinture; scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima; cappelleria; cappelli; calzature.

Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; gestione aziendale; amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di comunicazioni [lavori d’ufficio]; promozione delle vendite per i terzi; servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Pochette; portamonete, non in metalli preziosi del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei borsellini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Borse da viaggio; borse a tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria delle borse dell’opponente. Dunque, essi sono identici.

Portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore del marchio impugnato si sovrappongono con le valigette per documenti dell’opponente. Pertanto, questi prodotti sono identici.

Borse; borse da spiaggia; borsette; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli]; portafogli; sacchi da viaggio; zaini; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; parapioggia; pelle e finta pelle; bauli e valigie; borsoni da viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; astucci portachiavi in pelle sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Prodotti contestati in classe 25

Jeans; felpe; cardigan; pantaloncini; camicie sportive; top [abbigliamento]; polo in maglia; cinture del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell’opponente. Questi prodotti sono quindi identici.

Abbigliamenti impermeabili; abiti; camicie; cappotti; giacche; gonne; maglioni; mantelline; pantaloni; soprabiti; tee-shirt; maglieria; abbigliamento; biancheria intima; calzature; cappelli; costumi da bagno; cravatte; scialli; sciarpe; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Servizi contestati in classe 35

Servizi di vendita online al dettaglio inerenti l’abbigliamento; servizi all’ingrosso in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi).

I servizi di vendita al dettaglio di accessori per abbigliamento del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento dell’opponente dato che essi coincidono in pubblico di riferimento, canali di distribuzione, natura e fornitore.

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; servizi di pubblicità aziendale in materia di franchising; gestione aziendale; amministrazione degli affari commerciali di affiliati; trascrizioni di comunicazioni [lavori d’ufficio]; promozione delle vendite per i terzi del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Le loro nature, destinazioni e modalità d’uso sono diverse. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in alto grado sono diretti al grande pubblico. 

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

GREEN COVE
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo, “GREEN COVE”. Il marchio impugnato è figurativo, ed è formato dall’elemento verbale “greenco” riprodotto in caratteri verdi minuscoli alla cui sinistra si trova un circolo verde all’interno del quale si trova la riproduzione stilizzata, di colore bianco, di una piantina in un vaso.

Nessuno degli elementi denominativi ha un significato in quanto tale in alcune lingue del territorio di riferimento, quali ad esempio l’italiano. Tuttavia, il termine di lingua inglese “green” è una delle parole della lingua inglese più comunemente utilizzate, il cui significato sarà quindi compreso in tutti gli Stati membri, in particolare nell’accezione di verde, ecologico, rispettoso dell’ambiente. In questo senso tale elemento e da considerarsi debole dal momento che fa riferimento ad eventuali caratteristiche positive dei prodotti e servizi coperti dai marchi de quo. Al contrario, per quanto riguarda “COVE” del marchio anteriore e le due lettere “CO” del marchio impugnato, questi elementi come detto non saranno associati ad alcun significato e saranno quindi normalmente distintivi, al pari dell’elemento figurativo del marchio impugnato, il cui contenuto semantico non presenta relazione alcuna con i prodotti e i servizi nelle Classi 18, 25 o 35. Alla luce di quanto sopra esposto, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’italiano.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Tuttavia, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, è opportuno rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle prime lettere “GREEN” e nelle due lettere “CO-”. Tuttavia, essi differiscono nel fatto che il gli elementi “GREEN” e “COVE” del marchio anteriore sono separati, nelle due ultime lettere “-VE” di quest’ultimo nonché nell’elemento figurativo e nella veste grafica del marchio impugnato.

Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra circa il peso dei vari elementi che compongono i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che i marchi in disputa siano simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GREENCO-“, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle ultime due lettere “-VE” del segno anteriore, che non ha controparte nel marchio contestato.

Alla luce delle considerazioni poc’anzi esposte circa il ruolo svolto dai vari elementi dei segni, si ritiene che i segni siano, foneticamente, quantomeno, simili in media misura

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, per quanto limitatamente ad un elemento debole, ossia “GREEN”, i segni concettualmente sono simili in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà. 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Nelle proprie osservazioni del 01/10/2021 l’opponente ha rivendicato il fatto che il marchio anteriore godrebbe di un carattere distintivo elevato dato che non conterrebbe elementi che siano descrittivi dei prodotti e servizi che contraddistingue.

Va osservato che, se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell’Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. Come indicato sopra, tale grado di distintività può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove idonee a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito un livello più elevato di distintività attraverso l’uso o perché è particolarmente originale, insolito o unico (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, ultima alternativa).

Occorre, tuttavia, ricordare, che un marchio non possiede necessariamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l’assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). 

In mancanza di prove idonee, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle Classi 18, 25 e 35 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado e in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale presenterà un grado di attenzione medio.

La somiglianza visiva e fonetica tra i segni è media dato che il primo elemento del marchio anteriore “GREEN” e la prima metà del secondo elemento “COVE” si ritrovano nella totalità dell’elemento verbale del marchio impugnato “greenco”. È vero che l’elemento “GREEN” ha una distintività limitata per le ragioni suesposte nella sezione c) della presente decisione, ma ciò è controbilanciato dal fatto che gli unici due elementi del marchio anteriore che non si ritrovano nel segno impugnato sono le ultime sole due lettere “V”.

A tal proposito, svolge un ruolo significativo il fatto che  i consumatori tenderanno a prestare maggiore attenzione alla prima parte degli elementi verbali dei segni. Inoltre, è infatti lecito attendersi che l’elemento denominativo del segno impugnato avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

È opportuno poi rammentare che la valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si tiene poi conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Poiché i prodotti e i servizi nelle classi 18, 25 e 35 sono in parte identici e in parte simili in alto grado e in ragione delle somiglianze visive e fonetiche tra i segni, la Divisione d’Opposizione ritiene che, anche in virtù dell’impressione generale data dai segni, sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento nel territorio di riferimento preso in esame, ovvero la parte del pubblico che parla l’italiano.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 728 528 deve considerarsi parzialmente fondata. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata. 

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in alto grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:

·    Registrazione di marchio italiano n. 2 015 000 083 440, “GREEN COVE” (marchio denominativo).

Dal momento che questo marchio è identico a quello che è stato messo a confronto e copre  un elenco più ristretto di prodotti, ovvero prodotti nelle Classi 18 e 25, e non servizi nella Classe 35 come il marchio oggetto di comparazione, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Andrea VALISA

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

A causa dell’aumento dell’inflazione, lo slittamento della consegna dei macchinari che godono degli incentivi statali, il governo ha deciso di prorogare a dicembre la scadenza per la consegna dei macchinari inizialmente prevista per giugno.

Dal trattamento dei dati altrui alla tutela della proprietà intellettuale: aziende all’appello. Tra le accortezze per proteggere i propri prodotti registrare il marchio presso l’ufficio competente individuando le classi di riferimento.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Entrambi i marchi commercializzano prodotti alimentari in classe 29 e 30. Il marchio anteriore è REGALI, il marchio impugnato è REGEL marchio figurativo che il pubblico di riferimento percepirà come due parole distinte: RE e GEL. Evidentemente il significato della parola REGALI è DONO ed è originale perchè non attiene ai prodotti commercializzati. Ad avviso della commissione non esiste rischio di confusione tra i due marchi.

OPPOSIZIONE N. B 3 123 567

Zini Prodotti Alimentari S.p.a., Via Liberta’, 36, 20090 Cesano Boscone (MI), Italia (opponente), rappresentata da Eleonora Trigari, Via Boscovich, 27, 20124 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

L’ascolana S.r.l., Zona Industriale Campolungo II Fase snc, 63100 Ascoli Piceno, Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia (rappresentante professionale).

Il 20/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 123 567 è totalmente respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 09/06/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro alcuni dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 208 673 (marchio figurativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nelle Classi 29 e 30. L’opposizione si basa sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 17 179 235, ‘REGALI’ (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Paste alimentari ripiene.
I prodotti contestati sono i seguenti:
Classe 29: Salse.
Classe 30: Paste alimentari; pasta secca; pasta fresca; pasta all’uovo; pasta integrale; involucri di pasta; pasta in fogli; pasta sfoglia; piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; salse; sughi per pasta; sughi di carne; preparati fatti di cereali; alimenti a base di cereali; farina per paste alimentari; farina di cereali; alimenti a base di farina.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati nella Classe 29

I prodotti contestati salse del marchio impugnato sono simili alle paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento, e nei canali di distribuzione.

Prodotti contestati nella Classe 30

I prodotti contestati paste alimentari; alimenti a base di farina; farina per paste alimentari; alimenti a base di cereali; preparati fatti di cereali; farina di cereali del marchio impugnato si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.
I prodotti contestati pasta secca; pasta fresca; pasta all’uovo; pasta integrale; pasta in fogli; del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria o si sovrappongono con paste alimentari ripiene dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti contestati sughi per pasta; salse; sughi di carne del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore poiché coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

I prodotti contestati piatti pronti principalmente a base di pasta; pasticci pronti da cuocere; pasta sfoglia; involucri di pasta del marchio impugnato sono simili a paste alimentari ripiene del marchio anteriore. Coincidono nel produttore, nel pubblico di riferimento e nei canali di distribuzione.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

L’opponente sostiene che i prodotti del marchio anteriore siano prodotti alimentari di larghissimo consumo, di acquisto abituale e non costosi. Pertanto, il grado di attenzione sarà più basso della media.

Tuttavia, la Divisione di Opposizione ritiene di non poter accogliere l’argomentazione dell’opponente. Infatti, nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico che presterà un medio grado di attenzione.
c) I segni

REGALI

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento verbale «REGALI» del marchio anteriore non ha un significato per una parte del pubblico, come ad esempio per in consumatori che parlano Bulgaro o Lituano. Al contrario per una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano la lingua italiana, l’elemento verbale «REGALI» sarà inteso come la forma plurale del sostantivo «regalo» che indica ciò che si regala; dono o omaggio (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=regalo in data 10/08/2021). In entrambi i casi, tale elemento è distintivo poiché non ha alcuna relazione con i prodotti in questione.

L’elemento verbale «ReGel» del marchio impugnato non ha, in quanto tale, un significato compiuto per una parte del pubblico di riferimento, come affermato anche dall’opponente, ed è, pertanto, distintivo.

Tuttavia, i consumatori, anche se il marchio impugnato è composto da un solo elemento verbale, tenderanno a scomporlo in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).

Di conseguenza, l’elemento verbale «ReGel» verrà suddiviso nelle parole ‘Re’ e ‘Gel’ o ‘Gelo’, dipendendo se il fiocco di neve alla fine del marchio impugnato sia percepito come la vocale «o». La suddivisione in questione sarà agevolata altresì dalla inusuale presenza della lettera «G» che si trova al centro dell’elemento verbale del marchio impugnato scritta in maiuscolo.

Pertanto, come affermato anche dalla richiedente, una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori che parlano italiano, riconosceranno nel prefisso «Re» un termine che indica «un capo di uno stato retto a monarchia o una persona che ha una posizione preminente che eccelle in qualche attività» e nel suffisso «Gelo» un termine che indica «un freddo intenso» (informazioni estratte dal vocabolario Garzanti Linguistica https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=re%201 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gelo in data 13/08/2021). Tali parole, valutate congiuntamente, danno luogo a un’unità concettuale che è debole, poiché allude al fatto che la richiedente eccelle nel campo dei prodotti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Un’altra parte del pubblico di riferimento riconoscerà solamente la parola «Gel» nel marchio impugnato inteso come sostanza gelatinosa. Tale elemento è distintivo perché non ha alcuna relazione coi i prodotti in questione.

Inoltre, con riferimento al marchio impugnato, esso è composto da tre elementi figurativi. La rappresentazione di una corona araldica posta sopra la vocale «e» è un simbolo che richiama la monarchia e che nel marketing è impiegato per evocare in modo elogiativo concetti quali forza, legittimità, vittoria, trionfo, onore e gloria. Pertanto, tale elemento, oltre a rafforzare per taluni consumatori il concetto veicolato dall’elemento verbale «Re», possiede, al massimo, un basso grado di distintività intrinseca per tutto il pubblico di riferimento. La rappresentazione di un fiocco di neve o un cristallo di ghiaccio stilizzato si ritiene debole, poiché indica che i prodotti in questioni sono venduti surgelati o atti a essere conservati a bassa temperatura. Infine, la linea curva posta sotto all’elemento verbale «Regel» ha natura puramente decorativa e, pertanto, è non distintiva.

Il marchio impugnato non presenta elementi che potrebbero essere considerati dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere «REGL()». Tale coincidenza secondo l’opponente depone fortemente a favore della somiglianza tra i segni. Tuttavia, anche se generalmente i consumatori tendono a focalizzare la propria attenzione alla parte inziale di un segno, quando si trovano di fronte a un marchio, ciò non altera il principio fondamentale secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi. Inoltre, l’alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, peraltro non tutte utilizzate con la stessa frequenza, ed è dunque inevitabile che molte parole condividano alcune di esse. Ciononostante, tale circostanza non conduce necessariamente a una somiglianza visiva.

Inoltre, secondo l’opponente, gli elementi figurativi del marchio impugnato differenziano i segni solo in minima parte, non solo per la scarsa originalità e le dimensioni, che, secondo questa, sono notevolmente ridotte rispetto all’elemento verbale, ma anche perché gli fanno semplicemente da cornice, collocandosi al di sopra, al di sotto e a destra della parola. A tale proposito, occorre sottolineare che gli elementi figurativi del marchio impugnato sono ben visibili. A ciò si aggiunga che gli elementi figurativi o stilistici di un segno non possono essere definiti in modo sommario come trascurabili ai fini della comparazione dei segni nella misura in cui possono contribuire alla differenziazione tra gli stessi o persino contribuire a un’impressione complessiva diversa (08/02/2007, T-88/05, Nars, EU:T:2007:45 § 61).

I segni differiscono nella terz’ultima vocale («A» nel marchio anteriore e «e» nel marchio impugnato) e nell’ ultima lettera «I» del marchio anteriore. Ancora, il marchio impugnato contiene degli elementi figurativi che non sono presenti nel marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, il marchio anteriore verrà pronunciato in tre sillabe «RE-GA-LI» mentre il marchio impugnato, dipendendo se il fiocco di neve verrà visto come la vocale «o», verrà pronunciato in due o tre sillabe «Re-Gel» o «Re-Ge-lo».

Pertanto, considerata la coincidenza tra i segni a confronto solo della prima sillaba, essi sono foneticamente simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, per una parte del pubblico, nessuno degli elementi verbali dei due segni ha un significato. Pertanto, poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Per la parte di pubblico italiano che capisce sia il significato di «REGALI» del marchio anteriore, sia le parole «Re» e «Gelo» del marchio impugnato, i marchi in questione sono concettualmente dissimili. Allo stesso modo, i marchi sono concettualmente dissimili anche per quella parte di pubblico che capisce o solo il significato di «REGALI» del marchio anteriore o di «Gel» del marchio contestato.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso in esame, i prodotti sono identici o simili. Si rivolgono al grande pubblico con un livello di attenzione medio. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I segni sono visivamente e foneticamente simili in misura ridotta. Infatti, gli elementi figurativi del marchio impugnato, seppur aventi un basso grado di distintività, unitamente alla inusuale presenza della lettera «G» in maiuscolo al centro dell’elemento verbale ReGel del marchio impugnato e alle ulteriori differenze come descritte nei paragrafi precedenti sono sufficienti a neutralizzare le somiglianze tra i segni a confronto. A ciò si aggiunga che concettualmente i segni sono dissimili per una parte del pubblico di riferimento e ciò contribuisce ulteriormente a escludere ogni rischio di confusione fra i marchi.
I prodotti stessi sono prodotti di consumo piuttosto ordinari che vengono comunemente acquistati in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano in base all’impatto visuale del marchio che stanno cercando (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145). Pertanto, il basso grado di somiglianza visiva tra i segni depone contro il rischio di confusione per questi prodotti.
Considerato quanto precede, non sussiste alcun rischio di confusione da parte del pubblico, nonostante la parziale identità e somiglianza dei prodotti. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.
Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Chiara BORACE
Aldo BLASI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato per marchi e brevetti, nei settori più diversi, abbigliamento, vini, servizi ecc. Abbiamo assistito ad un record di domande nonostante la crisi e il periodo difficile.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Entrambi i marchi commercializzano borse, valigie e articoli di abbigliamento, il marchio anteriore è SUNSTRIPES e il marchio impugnato SUNSBOARDS. La parte verbale è originale in entrambi i marchi in quanto SUN non ha nessuna relazione con i prodotti oggetto dei marchi in questione. Ad avviso della Commissione esiste rischio di confusione e il marchio impugnato deve essere respinto.

OPPOSIZIONE N. B 3 131 474

Creative Suite S.r.l., Via delle Milizie, 19, 00192 Roma, Italia – Zero & Company S.r.l., SP Mariotto C.da Pozzo dello Russo, 70038 Terlizzi (BA), Italia (opponenti), rappresentate da Dimitri Russo S.r.l., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessandro Riva, Via Villoresi, 22, 20834 Nova Milanese (MB), Italia (richiedente), rappresentato da Murgitroyd & Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park Cruiserath Road, 15 Dublino, Irlanda (rappresentante professionale).

Il 13/01/2022, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’ opposizione n. B 3 131 474 è accolta per tutti i prodotti contestati.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 è totalmente respinta.
3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

MOTIVAZIONI

In data 25/09/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 273 290 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724, (marchio figurativo). Gli opponenti hanno invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; bagagli; bagagli a mano; bagagli da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; bauli; bauli da viaggio; bauli e valigie; borsa boston; borse; borse a secchiello; borse a spalla; borse a tracolla; borse di tela; borse della spesa in tela; borse della spesa; borse da weekend; borse da viaggio per scarpe; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da viaggio in materie plastiche; borse da viaggio in finta pelle; borse da viaggio con manici; borse da viaggio; borse da sport; borse da spiaggia; borse da sella; borse da legare al polso; borse da palestra; borse da lavoro; borse da escursionismo; borse da aereo; borse con rotelle; borse con chiusura a cordoncino; borse alla moda; borse a tracolla per bambini; borse [buste, sacchetti] in pelle per imballaggio; borse per pannolini; borse per libri; borse per lavoro a maglia; borse per la spesa in stoffa; borse per la spesa in pelle; borse per la spesa a due ruote; borse per la spesa; borse per asciugamani; borse per articoli da toilette; borse per abbigliamento sportivo; borse multiuso; borse morbide a tracolla; borse lavorate a maglia; borse intrecciate non in metalli preziosi; borse in pelliccia sintetica; borse in finta pelle; borse impermeabili; borse flessibili per indumenti; borse e portafogli in pelle; borse diplomatiche; borsette da sera; borsette clutch piccole; borsette; borsetta a sacchetto; borsellini per cosmetici; borsellini multiuso; borsellini in pelle; borsellini in metalli preziosi; borsellini da cintura; borsellini; borselli per chiavi; borselli a mano da uomo; borselli da uomo; borse ricoperte di pelo; borse portautensili [vuote]; borse portabebè; borse pieghevoli; borse per utensili [vuote] per motocicli; borse per scarpe; custodie da viaggio per abiti; custodie da viaggio; contenitori per monete; cinghie per borsellini; cinghie per bagagli; cinghie in cuoio; cartellini in pelle per sacche da golf; cartelle, buste [articoli di pelle]; cartelle scolastiche; cartelle per la scuola; carnieri; cappelliere da viaggio; bustine per trucco, chiavi e altri oggetti personali; borsoni per abbigliamento sportivo; borsoni da viaggio; borsette, portamonete e portafogli; borsette per signora; borsette in pelle; borsette in finta pelle; borsette da viaggio [in pelle]; porta-biglietti da visita; porta carte di credito in pelle; pochette; piccoli portamonete; marsupi porta-bebè; marsupi per portare i bambini; marsupi e borse da portare alla vita; marsupi; etichette per bagagli [pelletteria]; etichette in metallo per bagagli; custodie per valigie; custodie per trasportare abiti, camicie e vestiti; custodie per indumenti da notte [piccole borse da viaggio]; custodie per documenti; custodie per cravatte; custodie per chiavi in finta pelle; custodie per carte di credito; portamonete in pelle; portamonete da polso; portafogli per carte di credito in pelle; portafogli in tessuto; portafogli da polso; portafogli da caviglia; portafogli da attaccare a cinture; portafogli con portacarte; portafogli; portadocumenti pieghevoli; portadocumenti in pelle; portadocumenti e ventiquattrore; portadocumenti [prodotti in pelle]; portabiti da viaggio; portabanconote; porta carte di credito [portafogli]; porta carte di credito in similpelle; tracolle per borsette; sacchi per alpinisti; sacchi da viaggio; sacchi da campeggiatori; sacchetto; sacche per kit di accessori; sacche multiuso per l’atletica; sacche da viaggio in tela; sacche da viaggio a rotelle; sacche a carrello multiuso per lo sport; sacche; reti per la spesa; zaini sportivi; zaini monospalla; zaini da escursionismo; zaini; zainetti portabimbi; zainetti per la scuola; zainetti con rotelle; zainetti; valigie-fodera per vestiti per il viaggio; valigie piccole; valigie motorizzate utilizzabili come mezzo di trasporto; valigie in pelle; valigie con rotelle; valigie armadio; valigie a soffietto; valigie; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti in finta pelle; valigette per documenti; parapioggia; ombrelli da golf.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Borse; borsellini; zaini; zaini sportivi; borsette [borsette]; borse casual; ombrelli.

Classe 25: Cappelli; abbigliamento; scarpe.

Prodotti contestati in classe 18

Borse; borsellini; zaini sportivi; zaini; borsette [borsette] sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Gli ombrelli del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, gli ombrelli da golf degli opponenti. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le borse casual del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria delle borse degli opponenti. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; scarpe; cappelli sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore
Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi verbali dei segni sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’inglese non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato agi elementi verbali dei segni, come ad esempio la parte del pubblico che parla l’italiano, per la quale essi sono quindi normalmente distintivi.

Il marchio anteriore, figurativo, è formato da un cerchio nero al di sotto del quale si trovano l’elemento verbale “SUNS”, riprodotto in caratteri neri di fantasia, e la cui ultima lettera “S” è riprodotta rovesciata. Al di sotto di questo elemento verbale si trovano una linea nera e ancora più in basso l’elemento verbale “BOARDS”, riprodotto in caratteri fi fantasia di colore nero.

Il marchio impugnato, pure figurativo, è formato da un cerchio nero, il cui tratto nella parte inferiore risulta come attraversato da tre linee orizzontali, nel mezzo del quale si trova la dicitura, in caratteri maiuscoli neri, “SUNSTRIPES”.

Come visto poc’anzi, gli elementi verbali dei segni in disputa sono privi di significato per la parte del pubblico presa in esame e sono quindi normalmente distintivi. Per quanto riguarda gli elementi figurativi essi, pur non essendo estremamente originali, sono pure da considerarsi normalmente distintivi, in mancanza di qualsivoglia relazione con i prodotti nelle classi 18 e 25.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tuttavia, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, vale la pena rammentare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, o dall’alto verso il basso, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra, o in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nella presenza in entrambi delle lettere “SUNS”, oltre che della forma del cerchio, per quanto riprodotta in forma diverse nei dettagli, ma molto simili nella sostanza, trattandosi in entrambi i casi di cerchi neri dalle proporzioni molto simili. I segni differiscono nei dettagli di cui sopra, oltre che nelle rimanenti parti dei loro elementi verbali, ossia le ultime lettere “-TRIPES” del segno impugnato e il secondo elemento verbale “BOARDS” del marchio anteriore.

Tenuto conto delle circostanze particolari elencate nei paragrafi che precedono, la Divisione D’Opposizione ritiene che i segni siano quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “SUNS”, presenti in modo identico in entrambi i segni e posizionati in modo tale da essere i primi elementi che i consumatori leggeranno, e sui quali quindi focalizzeranno maggiormente la loro attenzione. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “BOARDS” del marchio anteriore e “-TRIPES” del marchio impugnato.

Anche dal punto di vista fonetico, tenuto conto di quanto delineato poc’anzi, i segni sono da considerarsi quantomeno simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Gli opponenti non hanno affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, si rammenta che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in questione nelle classi 18 e 25 sono stati riscontrati essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono quantomeno simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico.

Per quanto riguarda gli elementi figurativi dei segni, i quali presentano dal punto di vista grafico rilevanti somiglianze, si deve tener presente, come già sottolineato nella sezione c) della presente decisione, che sarà l’elemento denominativo del segno ad avere impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo.

Si deve poi tener conto del fatto che sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria.

Inoltre, è pure importante rammentare che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso in esame i segni condividono la parte iniziale dei loro elementi verbali, ossia le lettere “SUNS”, mentre differiscono nelle lettere “-TRIPES” o nel termine “BOARDS” che li seguono, e sui quali l’attenzione dei consumatori si focalizzerà in minor grado. Per i motivi visti poc’anzi, e in particolare l’identità tra i prodotti, si ritiene che le somiglianze tra i segni sia da un punto di vista verbale che fonetico siano sufficienti per non poter escludere l’esistenza di un rischio di confusione.

Non si può peraltro escludere che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Ciò vale quantomeno ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, per la quale gli elementi verbali dei segni sono distintivi nella loro interezza essendo privi di significato.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 630 724 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dagli opponenti nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare agli opponenti sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth
VAN DEN EEDE Andrea VALISA
Aldo BLASI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

La Cassazione, con la sentenza n. 20250/2021, ha confermato che la legge sul diritto d’autore non protegge le idee e i principi alla base di un programma informatico, bensì il suo codice sorgente. È stato contestato ad una società di aver creato un software identico ad un altro imitando il software originario. Bene. In questo caso, la società potrà continuare ad usare il software non perchè il software sia diverso ma perchè i codici sorgente sono differenti.

“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetto che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Borse, borsoni, borse da viaggio e articoli di abbigliamento questi sono i prodotti oggetto di entrambi i marchi. Il marchio anteriore è BISBIGLI, il marchio impugnato è BISBIGLIO. Il termine BISBIGLIO al singolare o al plurale ha carattere distintivo in quanto significando mormorio non ha attinenza con prodotti commercializzati. L’elemento figurativo del marchio impugnato sia nel caso si interpretasse come volto stilizzato sia come ripetizione “BIS”, non aggiungerebbe distintività. L’Opposizione del marchio anteriore BISBIGLI è accolta.

OPPOSIZIONE N. B 3 075 160

Linclalor S.p.A., SS 31 Km. 18, 15030 Villanova Monferrato (AL), Italia (opponente), rappresentata da Interpatent, Via Caboto, 35, 10129 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Alessio Lombardi, Via Di Mezzo 38, 59100 Prato, Italia (richiedente), rappresentato da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato, 8, 20121 Milano (MI), Italia (rappresentante professionale).

Il 03/12/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.

L’opposizione n. B 3 075 160 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:   Classe 18: Borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; zaini; zaini sportivi; borse; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia; valigie; bauli da viaggio.   Classe 25: Tutti i prodotti contestati di questa classe.

2.	La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 965 853 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3.	Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 06/02/2019, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodottidella domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 965 853  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 658 432,  (marchio figurativo) e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 455 414,  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodottie servizisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 658 432 (marchio anteriore 1)

Classe 25: Articoli di abbigliamento.

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento.

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 14 455 414 (marchio anteriore 2)

Classe 18: Borse.

Classe 25: Articoli di abbigliamento; articoli di abbigliamento di intimo giorno; articoli di abbigliamento di intimo notte; costumi da bagno; scarpe; sciarpe.

Classe 35: Servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e on line di articoli di abbigliamento, articoli di abbigliamento di intimo giorno, articoli di abbigliamento di intimo notte, costumi da bagno, scarpe, sciarpe e borse.

I prodotticontestati sono i seguenti:

Classe 18: Abbigliamento per animali domestici; borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; articoli di abbigliamento per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; zaini; zaini sportivi; borse; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia; abiti per animali; valigie; collari per animali; bauli da viaggio.

Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento intimo; top [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; cinture [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; pantaloncini [abbigliamento]; guanti [abbigliamento]; abbigliamento casual; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da uomo; abbigliamento per gestanti; abbigliamento da mare; abbigliamento da notte; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento da sera; abbigliamento da ragazza; articoli di abbigliamento; tute da gioco [abbigliamento]; scarpe per abbigliamento casual; tute da jogging [abbigliamento]; abbigliamento per la ginnastica; cinture in pelle [abbigliamento]; abbigliamento formale da sera; articoli d’abbigliamento impermeabili; articoli di abbigliamento tessuti; abbigliamento esterno per bambini; abbigliamento esterno per ragazzi; articoli di abbigliamento per uomo; articoli di abbigliamento per bambini; abbigliamento per il tempo libero; articoli di abbigliamento per donna; articoli d’abbigliamento per lo sport; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; sciarpe; cappelli; camicie; felpe; felpe con cappuccio; T-shirt; pantaloni di tute; pantaloni; pantaloni corti; pantaloni chino; pantaloni sportivi; pantaloni casual; maglieria; polo. 

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Le borse sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti, la lista del marchio impugnato e la lista del marchio anteriore 2.

I seguenti prodotti contestati borsoni per abbigliamento sportivo; borse per abbigliamento sportivo; zaini; zaini sportivi; borsellini; borse casual; borse da sport; borse da spiaggia del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria delle borse del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identici.

Le valigie del marchio impugnato si sovrappongono con le borse del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identiche.

I bauli da viaggio del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle borse del marchio anteriore 2, in quanto hanno lo stesso scopo e la stessa natura, Inoltre, essi coincidono normalmente nei canali di distribuzione e punti vendita, pubblico di riferimento e metodo d’uso.  

Tuttavia, i seguenti prodotti abbigliamento per animali domestici; articoli di abbigliamento per animali; articoli di abbigliamento per animali domestici; abiti per animali; collari per animali del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono nessun fattore di somiglianza rilevante in comune. In effetti, prodotti quali gli articoli di abbigliamento in classe 25 e i servizi di vendita al dettaglio degli stessi in classe 35 del marchio anteriore 1 e le borse in classe 18, gli articoli di abbigliamento vari e le scarpe in classe 25, e i servizi di vendita all’ingrosso, al dettaglio e online di tali prodotti, hanno natura e metodi d’uso distinti. Inoltre, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi, in quanto i collari per animali servono da aiuto nel controllo e/o nella guida di animali, gli abiti per animali servono per coprire/proteggere gli animali, mentre i prodotti dell’opponente hanno come funzione la copertura/protezione del corpo umano (abbigliamento e scarpe), o sono utilizzati solitamente per custodire o trasportare piccoli oggetti d’uso quotidiano (borse) e i servizi dell’opponente hanno come scopo la vendita dei suddetti prodotti. Ulteriormente, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati/forniti dalla stessa impresa. In aggiunta, non sono né concorrenti né complementari rispetto ai rimanenti prodotti contestati.

Prodotti contestati in classe 25

Articoli di abbigliamento; abbigliamento sono identicamente contenuti in tutte le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Le sciarpe sono identicamente contenute in entrambe le liste di prodotti, quella del marchio impugnato e quella del marchio anteriore 2.

Le scarpe per abbigliamento casual del marchio impugnato sono comprese nell’ampia categoria delle scarpe del marchio anteriore 2. Pertanto, sono identiche.

I seguenti prodotti cinture [abbigliamento]; abbigliamento per ginnastica; abbigliamento da uomo; tute da gioco [abbigliamento]; abbigliamento sportivo; pantaloncini [abbigliamento]; abbigliamento per ragazzi; abbigliamento da sera; abbigliamento da ragazza; top [abbigliamento]; abbigliamento da notte; abbigliamento intimo; guanti [abbigliamento]; abbigliamento casual; abbigliamento da mare; coprispalle [abbigliamento]; articoli d’abbigliamento per lo sport; felpe; articoli d’abbigliamento impermeabili; camicie; articoli di abbigliamento per uomo; abbigliamento per la ginnastica; abbigliamento esterno per ragazzi; abbigliamento per il tempo libero; articoli di abbigliamento tessuti; articoli di abbigliamento per bambini; cinture in pelle [abbigliamento]; felpe con cappuccio; tute da jogging [abbigliamento]; abbigliamento formale da sera; articoli di abbigliamento per donna; abbigliamento esterno per bambini; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; T-shirt; polo; pantaloni casual; pantaloni di tute; pantaloni corti; pantaloni sportivi; pantaloni; maglieria; abbigliamento per gestanti; pantaloni chino del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria degli articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I cappelli del marchio impugnato sono simili agli articoli di abbigliamento dell’opponente poiché hanno lo stesso scopo, in quanto sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda. Pertanto, essi possono ben essere distribuiti dallo stesso fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento produrre cappelleria e commercializzarla direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli stessi punti vendita al dettaglio.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodottiche risultano essere identici o simili in vari gradi sono diretti al grande pubblico.

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

(marchio anteriore 1)   (marchio anteriore 2)
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento verbale dei marchi anteriori “BISBIGLI” è il plurale del sostantivo “BISBIGLIO”, che in italiano significa mormorio, sussurro (informazione estratta dal dizionario Garzanti in data 26/11/2021 al https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bisbiglio%201). L’elemento verbale indicato nella parte superiore del marchio impugnato tuttavia, sebbene assomigli alla versione al singolare dell’elemento verbale dei marchi anteriori, non esiste in quanto tale nella lingua italiana. Di conseguenza, per evitare differenze nell’analisi concettuale dei segni, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, come per esempio la parte del pubblico che parla spagnolo.

 “

L’unico elemento verbale dei marchi anteriori, “bisbigli” e la parola del marchio impugnato, “BISIBIGLIO” non hanno alcun significato nella lingua di riferimento, e sono pertanto normalmente distintivi.

La stilizzazione dei marchi anteriori ha una funzione meramente decorativa e non devia l’attenzione del pubblico dalla parola che rappresenta. Lo stesso vale per la rappresentazione grafica della parola “BISIBIGLIO” del marchio impugnato.

L’elemento figurativo stilizzato rappresentato al di sotto della parola “BISIBIGLIO” del marchio impugnato sarà percepito, come anche indicato dal richiedente, come un volto stilizzato. Secondo il richiedente, inoltre, tale elemento figurativo è formato dalle lettere “B, I e S”, poste su tre differenti livelli. A detta del richiedente, la sequenza delle lettere “B, I e S” sarà quindi percepita dal pubblico come la parola ‘BIS’. Se percepito come tale, per il pubblico di riferimento, aggiungerà il concetto di ripetizione, quindi aggiunto al termine “BISIBIGLIO”, indicherà al consumatore medio il fatto che si tratti di una seconda linea, una ripetizione della prima linea in relazione ai prodotti contestati, pertanto tale termine, se percepito in tal modo, avrà una distintività ridotta. Se percepito solo come volto umano, avrà una distintività normale. Ad ogni modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ed è ciò che accade nel caso di specie, in cui, contrariamente a quanto asserito dal richiedente, l’elemento figurativo non è l’unico elemento dominante del marchio impugnato, non essendo esso in grado di oscurare l’elemento verbale “BISIBIGLIO”. Infatti, il marchio impugnato non ha elementi dominanti. Occorre notare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno (o l’elemento che si trova in alto) quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra (o dall’alto verso il basso), il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra o più in alto (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “BIS*BIGLI*”, e differiscono nelle lettere aggiuntive del marchio impugnato “I” in quarta posizione e “O” in ultima posizione. Inoltre, i marchi hanno ciascuno una rappresentazione grafica differente, e il marchio impugnato aggiunge pure un elemento figurativo che potrà essere letto secondo il richiedente come “BIS”.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in misura inferiore alla media.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “BIS*BIGLI*”, presenti nella stessa combinazione in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere aggiuntive del marchio impugnato “I” in quarta posizione e “O” in ultima posizione, che non hanno controparte nel segno anteriore ma che, dovuto alla loro posizione non in evidenza e alla loro natura di vocali, non costituiscono una differenza fonetica marcata. L’elemento figurativo non è soggetto a una valutazione fonetica, ma se compreso e quindi pronunciato come “BIS”, avrà un suono ripetitivo rispetto alle prime lettere del marchio anteriore, creando una sorta di ripetizione.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato dell’elemento figurativo e/o delle lettere “BIS” del marchio impugnato, come sopra spiegato, i marchi anteriori non avranno nessun significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili. Tuttavia, l’importanza di questa distanza concettuale sarà attenuata dal fatto che l’elemento figurativo ha un impatto minore sul consumatore rispetto all’elemento verbale, e se percepito come elemento “BIS” avrà comunque una distintività ridotta.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo dei marchi anteriori è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodottiin questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

I prodotti sono identici e simili in vari gradi e sono diretti al grande pubblico con un grado di attenzione medio.

I marchi anteriori hanno un carattere distintivo normale.

I segni in esame sono visivamente simili almeno in misura inferiore alla media e foneticamente simili almeno in grado medio, in quanto coincidono in numerose lettere nella stessa sequenza. In effetti la parola posizionata in alto nel marchio impugnato, che quindi attirerà per prima l’attenzione del consumatore, è quasi identica alla parola che costituisce i marchi anteriori, con l’aggiunta di sole due vocali in posizioni non importanti (quarta e ultima posizione). Pertanto, l’aggiunta della lettera “I” tra altre lettere identiche, e dell’ultima lettera “O” alla fine dell’elemento verbale “BISIBIGLIO” del marchio impugnato, possono essere facilmente trascurate o fraintese (sempre se pronunciate).

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La distanza concettuale introdotta dal marchio impugnato ha un impatto non incisivo sul consumatore, perché creata da un elemento di minore importanza per i motivi sopra esposti.

Il richiedente richiama il principio secondo cui in relazione agli articoli di abbigliamento l’aspetto visivo riveste un’importanza rilevante nella valutazione globale del rischio di confusione. Questo principio in effetti non trova eccezione nel caso di specie, in quanto i segni sono stati ritenuti simili visivamente almeno in misura inferiore alla media, e quindi non presentano notevoli differenze visive come invece sostiene il richiedente. Infatti, i consumatori faranno più facilmente riferimento ai marchi utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Il richiedenterichiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal richiedentenon sono rilevanti ai fini del presente procedimento, per i seguenti motivi:

·    B 3 072 829, “AIRBNB” contro , B 3 080 005, “PERI”, “PERIPAL” e “PERISAFE” contro  e B 2 736 224,  contro “JAMPIERI”: i segni non sono comparabili perché l’elemento figurativo è posto sopra all’elemento verbale, e gli elementi verbali dei segni specialmente nel primo e terzo caso citati sono chiaramente molto distanti, soprattutto nelle loro parti inziali, e nel secondo caso l’attenzione del consumatore era superiore alla media perché si trattava di apparati e strumenti medici in classe 10 .

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione dei marchi dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotticonsiderati identici o similiin vari gradia quelli dei marchi anteriori.

I restanti prodotticontestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a prodotti identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l’opposizione in relazione ai prodottidissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotticontestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Valeria ANCHINI

Rosario GURRIERI

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Accettata in data 27.12.2021 la domanda di registrazione del marchio  “FILOSOFIA E CAFFEINA” depositato il 15.04.2021 a Brescia