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Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Sentenza della Corte di Cassazione del 11 aprile 2019 –

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Decreto crescita cosa cambia per gli aiuti destinati ai giovani e alle donne.

Sono ammissibili spese relative a terreno, impianti, macchinari, brevetti, licenze e marchi.

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

In vigore dal 23 marzo il decreto legislativo che attua la direttiva UE. Sdoganati i marchi diversi da rappresentazioni grafiche.

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

In G.U il decreto legislativo che attua la direttiva Ue. In vigore dal 23 marzo.

Non sarà più necessaria la riproduzione grafica.

Articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

100 mln per macchinari, software e impianti. Tra le spese ammissibili quelle sostenute per brevetti e marchi commerciali.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Non c’è contraffazione se l’attività è difesa dal copyright.

No ai marchi che confliggono con Dop e Igp. Arrivano i nuovi marchi di certificazione.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo’ Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato ‘IL VERO ALFREDO’ saranno intese come un riferimento al ‘vero” prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’ di conseguenza tutti i prodotti “imitati” saranno intesi di qualità inferiori. L’espressione “L’imperatore delle fettuccine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia
(opponente), rappresentato da Lexico S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi
28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L’Originale Alfredo
All’Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30,
00186 Roma,

Italia
(richiedente), rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via
Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 1 914 111 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30:       Riso,
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35:       Pubblicità;
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario,
borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria
quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,
giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di
marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e
tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti
sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in
carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero,
sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta,
arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche,
materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity
card.

Classe 43:       Servizi
di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 10 148 492 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell’Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 108 289 nonche’ registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA
DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai
sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento
dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE),
nel corso del procedimento
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti
concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in
tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste
presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti
asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio),
l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove
e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali
fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto
di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente
alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento
dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove
dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio
anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre
opposizione.

In
particolare, se l’opposizione è basata su un
marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve
presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente
dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione
del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali
proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla
quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2,
lettera a), punto ii), REMUE(nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di
opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativosul
quale, inter alia, si basa l’opposizione.

In data 28/12/2011 sono
stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di
riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo
termine è scaduto in data 04/05/2012.

Conformemente alla regola
20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della
fase di contraddittorio), se entro il
termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e
la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto
anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene
respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve
pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

Di consequenza,
l’opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 3 108 289  e
n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore
n. 1 292 986 dell’opponente.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e
servizi

Dopo
I’adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro
i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151,
i prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

marchio
UE n. 3 108 289

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30:       Tapioca,
sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 33:      Bevande
alcoliche.

marchio
UE n. 6 779 151

Classe 30:       Tapioca,
sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 35:       Servizi
di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari
commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

marchio
italiano n. 1 292 986

Classe 42:      Servizi
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.

In
seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l’08/11/2012 ed accettata
dall’Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30:       Riso,
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35:       Pubblicità;
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse
e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali
anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,
giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di
marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e
tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti
sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in
carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero,
sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta,
arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche,
materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity
card.

Classe 43:       Servizi
di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Successivamente, la
richiedente ha richiesto un’altra limitazione che, tuttavia, non era stata
espressa in maniera chiara: l’Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale
limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso
di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza
di risposta al riguardo da parte della richiedente, l’Ufficio mantiene la lista
sopra.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo
l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

Inoltre,
al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di prodotti o servizi, e’ necessario interpretarne la formulazione. In
particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986
nella classe 42, ovvero i servizi vari
inerenti il comparto alimentare e della ristorazione, sono stati trasferiti
dalla classe 42 alla classe 43 con l’8ª edizione della classificazione di
Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni
revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione
di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all’altra,
come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In
tali casi, l’elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno
impugnato deve essere interpretato in base all’edizione della Classificazione
di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso,
poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l’uso di una
dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione
classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle
rispettive domande, sono considerati identici.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 29

Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti;
gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii
e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le
liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE
n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall’altro.

I rimanenti prodotti contestati, frutta e ortaggi congelati, sono
compresi nell’ampia categoría di frutta e
ortaggi conservati nella classe 30 coperti dal marchio UE
n. 3 108 289 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti
contestati in classe 30

Tapioca,
sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio
UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall’altro
(nonostante che nel segno contestato sago
è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da
considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati riso, farine e preparati fatti di cereali,
pane, gelati; miele, sciroppo di melassa sono tutti prodotti alimentari.

I
servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE
n. 6 779 151 dell’opponente concernenti la vendita di
prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti.
Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti
e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento
che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi
luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i
servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti
contestati riso, farine e preparati fatti
di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa nella classe 30
presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di rivendita di prodotti alimentari nella
classe 35 dell’opponente.

Servizi
contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di
affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35  coperti dal marchio UE anteriore
n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall’altro.   

I
servizi di vendita al dettaglio dei
seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi
conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova,
latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca,
sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di
melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e
granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali,
malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di
frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande,
bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono
da ritenersi compresi nell’ ampia categoria di servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35, coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre,
secondo la giurisprudenza, i servizi di “vendita al dettaglio” concernenti la
vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali
prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et
al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di
detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune
somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati
generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita.
Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: servizi di vendita al dettaglio dei seguenti
prodotti: pollame e selvaggina nella classe 35 presentano un basso grado
di somiglianza con i prodotti anteriori pollame
e selvaggina nella classe 29 dell’opponente, rivendicati all’interno del
marchio UE anteriore No  3 108 289. Allo stesso modo, i servizi
contestati: servizi di vendita al
dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio presentano un basso grado di
somiglianza con il ghiaccio  nella classe 30 dell’opponente,
rivendicato, inter alia, all’interno del marchio UE anteriore No
3 3 108 289.

Per
quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i servizi di vendita al dettaglio dei seguenti
prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e
contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione,
bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e
strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni,
profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e
lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e
computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade,
elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti
quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli,
oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di
arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature
sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento,
tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e
libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e
refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e
ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e
tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta,
borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture
elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti,
fidelity card, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti
specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri
prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza
tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa
natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa
destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare
comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d’uso.
Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al
dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il
pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono
essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio
citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35 coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente.

Servizi
contestati in classe 43

Considerato
quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all’elenco dei servizi
anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986(servizi
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione), i servizi di ristorazione contestati nella classe 43 si sovrappongono
con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I
rimanenti servizi contestati in classe 43, alloggi
temporani, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di
ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiche
questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori
e pubblico di riferimento.      

b)      Pubblico di riferimento – grado di
attenzione

Si ritiene che il consumatore
medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili
(in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come
ad esempio i servizi di pubblicita e gestione di affari commerciali in classe
35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta
da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in
questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella
classe 35, in base al prezzo, alla loro natura
specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c)      I segni

(marchio UE n. 3 108 289)       (marchio UE n. 6 779 151)      (marchio italiano n. 1 292 9869)
Marchi anteriori	Segno impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea, per quanto riguarda i marchi
anteriori UE, e l’Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio
dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa
essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda
di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione
del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori
in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

L’elemento
comune, ‘ALFREDO’ verra’ percipito come un prenome maschile (di origine
italiano, spagnolo, portogese) in tutta l’Unione europea. Nel presente caso,
tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di
origine italiana, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno
contestato è un marchio figurativo, composto dall’elemento verbale ‘IL VERO
ALFREDO’ riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall’elemento
verbale ‘IMPERATORE DELLE FETTUCCINE’ riprodotto in stampatello nero in dimensioni
assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno
stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una
corona d’alloro, simbolo trionfale utilizzato nell’impero romano, riprodotto in
color giallo/oro.

L’elemento
‘ALFREDO’ sarà percipito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo
estremamente raro, non e’ molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,
elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è
considerato normalmente distintivo. L’espressione consistente nei termini
italiani ‘IL VERO ALFREDO’ sara’ intesa come un riferimento al ‘reale’ prodotto
o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’, o alla reale origine del
prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue ‘imitazioni’ la cui
qualita’, o un’altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio ‘vero e
prioprio’, è intesa come inferiore. E’, dunque, il termine ‘ALFREDO’ l’elemento
verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l’articolo
maschile ‘IL’ e l’aggettivo ‘VERO’) all’interno dell’espressione ‘IL VERO
ALFREDO’). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percipiti come
riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti,
ossia Roma e/o l’Italia; percio’, essi hanno un grado di distintivita’ minima
(se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).    

L’ espressione
‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ se percipita, considerando le sue ridotte
dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva ) all’altissima
qualita o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno
impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il
carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una
parte dei prodotti e servizi in questione.   

Inoltre, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che
descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Considerando quanto sopra, è fuor
di dubbio che nel presente caso l’impatto visivo dell’espressione ‘IL VERO
ALFREDO’, e in particolar modo della parola ‘ALFREDO’, e’ piu’ immediato in
virtu delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola ‘ALFREDO’
– della sua maggior distintivita’, che permette alla stessa di risaltare da un
punto visivo e di dominare l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale
espressione in generale e piu’ in particulare il termine  ‘ALFREDO’, hanno un impatto piu’ forte sul
consumatore. 

I tre marchi
figurativi dell’opponente sono composti dai seguenti elementi:

–           per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: ‘ALFREDO’S GALLERY’ riprodotto in caratteri stampatelli
neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura ‘alla Scrofa Roma’, quest’ultima
riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole, il tutto sopra lo sfondo di un
cappello da cuoco;

–     per quanto riguarda il marchio
UE n. 6 779 151: ‘Alfredo’
riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti
 a mano ed in color oro, posizionati sopra
la dicitura ‘alla Scrofa’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’
piccole;

–     per quanto riguarda il marchio
italiano: ‘Alfredo 1907’ riprodotto in
caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il termine
‘restaurant’ e l’espressione inglese ‘The original of Rome’, questi ultimi
riprodotti in dimensioni ben piu’ piccole ed il tutto circondato da un quadrato
riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l’elemento ‘ALFREDO’ (di
piena distintivita’, in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno
contestato) constituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va
sottolineato che i consumatori
tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un
segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata
dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la
parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per
prima cattura l’attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio
UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola ‘GALLERY’, sebbene di origine inglese, sarà
compresa dal pubblico di riferimentopreso in considerazione come dettagliato
sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua
ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra’ percipita, inter alia,
come alquanto allusiva  al luogo fisico
dove si svolge un’ attivita’ commerciale che in genere comporta l’esposizione
al pubblico dei prodotti (per esempio ‘opere d’arte’), poste in vendita. E’ poi
chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone ‘S’.
Pertanto, in combinazione con il prenome ‘ALFREDO’, il suo grado di distintività
nonche’ il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine
‘ALFREDO’. L’espressione ‘alla Scrofa Roma’ (in una posizione e di dimensioni
nettamente subordinate) verra’ percepita como un toponimo a causa della
preposizione articolata ‘ALLA’ che introduce un complemento di luogo,
nonostante il fatto che la parola ‘scrofa’ faccia riferimento all’animale
femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola
‘Roma’, anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e
peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di
consequenza, il carattere distintivo di tale espressione e’ al massimo molto
limitato, perche’ essa e’ indicativa 
della provenienza dei prodotti/ servizi. Leconsiderazioni di cui
sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore
n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi
verbali (‘Alfredo’ e
‘alla Scrofa’).

Infine,
con riferimento al marchio italiano, il numero ‘1907’ che segue il primo
elemento ‘Alfredo’, verra percipito come l’anno
di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini ‘restaurant’ e ‘The
Original of Rome’, sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di
riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano
cioe ‘ristorante’ e ‘L’Originale di Roma’, rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi
dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l’autentico Alfredo
di Roma – al contrario delle sue ‘imitazioni’).

Gli elementi figurativi di tutti
i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice
quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono
da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai
prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un
carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintivita’)
perche’ di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle
lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia’ descritto poc’anzi riguardante
l’impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi
figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno
un impatto piu’ forte sul consumatore. In particolare, considerando
quanto sopra, sara’ il primo elemento verbale ‘ALFREDO’ – che è anche
l’elemento verbale piu’ distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra’
l’impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni
coincidono nel loro primo elemento verbale ‘ALFREDO’ che e’ normalmente
distintivo, nonche’ l’elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior
impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono,
tuttavía, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e
d’impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di
distintivita’ per descrittivita’, e/o posizione subordinata, come dettagliato
sopra.

Pertanto, i segni sono
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine
‘ALFREDO’, presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale
distintivita’, oltre ad essere l’elemento di maggior impatto e di maggior
distintivita’. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor
distintivita’ ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini ‘IL
VERO’ del segno contestato e degli elementi addizionali ‘ ’S GALLERY’ o ‘1907’,
nei marchi anteriori, mentre e’ molto probabile che gli elementi aggiuntivi e
secondari ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ nel segno contestato, nonche’ ‘alla Scrofa’,
‘Roma’, ‘restaurant’, ‘The Original of Rome’ nei marchi anteriori, non vengano
pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha
riconsciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu’ parole e la prima
parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre
le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi
oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbrevviarlo, limitandosi a
menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i
segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si
fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico
trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti
riferimento al prenome maschile ‘ALFREDO’ (l’elemento di maggior impatto e di
maggior distintivita’ in tutti i segni a confronto) nonche’ – anche se in
misura minore – alla capitale italiana (cio’ dovuto alle locuzioni ‘alla Scrofa
Roma’, ‘The Original of Rome’ e agli elementi figurativi del Colosseo, dela
cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente
simili. Gli altri elementi differenzianti
(associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell’anno
1907, e dell’’imperatore delle fettuccine’) sono dotati di un minor grado di
distintivita’ o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre
soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della
somiglianza concettuale fra
i segni rispetto all’elemento comune
‘ALFREDO’.

Dato che i segni sono stati
rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio
di confusione procederà.

d)      Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione.
Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la
presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità
distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente
decisione.

e)      Valutazione globale,
altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica
una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate.

I prodotti e servizi in
questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in
parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente
decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di
attenzione sara’ medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui  grado di attenzione variera’ tra medio ed
alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale,
considerando che condividono il loro primo elemento piu’ distintivo e di
maggior impatto sul consumatore, ‘ALFREDO’ che il pubblico assocera’ ad un
prenome maschile italiano, non particularmente comune. Come rilevati sopra, gli
altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all’interno dei segni.
Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

Si deve tener conto del
fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto
diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli
stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad
affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).

E’ poi altamente possibile
che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una
variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo
di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per
alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d’Opposizione
ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti
a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione
nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per
vari aspetti, è ben percipile sul piano visivo, fonetico e concettuale il
termine ‘ALFREDO’.

Considerato quanto
precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di
confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che
pertanto l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione
dei marchi dell’Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151
e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della
presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Ne discende che il segno
contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati,
anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento
d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino
soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo
richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Francesca CANGERI SERRANO

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] e la classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.  Oltre alla notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella
S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano
(BA), Italia (opponente), rappresentata da De Tullio & Partners S.r.l.,
Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Normanna
Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa
(CE), Italia (richiedente).

Il 15/01/2019,
la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.         L’opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia
per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 30:       Caffè, tè e cacao e loro
succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti
delle api.

Classe 35:       Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed
amministrativi; servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in
relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al
dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt
gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in
relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno;
servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione
a dolci.

2.         La domanda di marchio dell’Unione
europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i
prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.         Ciascuna parte sopporta le proprie
spese.

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo  e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di
confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i
servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto
di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la
somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio
anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come
il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla
registrazione di marchio dell’Unione europea n.
15 036 411 e alla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
12 121 554.

I prodotti e servizisui quali si basa l’opposizione sono i
seguenti:

Registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411

Classe 35:      Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in
materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito
di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese
commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di
un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario;
distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o
pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising;
fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in
franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa
pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità
televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza
aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554

Classe 30:      Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare
pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di
pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta
fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin,
merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per
uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine
di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per
basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito,
polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi,
sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie;
couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei
del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata;
aceto.

I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:

Classe 30:      Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali,
glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

Classe 35:      Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi
di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori
automatici; servizi di vendita all’asta; servizi al dettaglio in relazione a
stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta;
servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio
in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione
a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio
in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione
ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature
igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al
dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi
al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione
all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo
sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia
fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al
dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti
medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al
dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a
materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori
alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio
in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a
contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al
dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad
apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per
il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in
relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie;
servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione
a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per
la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio
in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi
di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al
dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi
al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a
giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in
relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi
all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione
ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad
apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi
di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura
per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi
al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a
smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi
all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in
relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi
all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in
relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di
marketing e promozionali.

I fattori pertinenti per la
comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura
e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti
contestati in classe 30

Caffè; tè;
cacao; zucchero; succedanei [caffè]
sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

I prodotti
delle api e i dolcificanti
naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più
ampia, il miele della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono
considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le glasse e i ripieni dolci del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pasticceria della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I succedanei

[cacao]

del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al cacao della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso
nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
Inoltre, essi sono in concorrenza.

Per quanto
riguarda i succedanei [tè] del marchio impugnato, essi sono simili in
alto grado rispetto al tè della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella
loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento
e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Servizi
contestati in classe 35

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

Assistenza negli
affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto
categoria più ampia, i servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione
e il funzionamento di franchising della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari del marchio impugnato
includono, in quanto categoria più ampia, fornitura di informazioni
commerciali in materia di franchising 
della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I
servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti
presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura,
la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non
siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono
complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui
i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in
questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto,
i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al
dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao;
servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in
relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a
dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati  presentano
un basso grado di somiglianza con caffè; tè; cacao;
gelati; croissant
della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
dell’opponente.

Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi
al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio
in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a
copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del
tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al
dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi
di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento;
servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in
relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad
attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione
all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi
al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione
a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al
dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione
a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria;
servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al
dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a
decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti
registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio
in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature
audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito;
servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione
a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti;
servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al
dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili;
servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a
dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia
dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la
bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la
bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per
l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene
degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio
in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione;
servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi
all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi
all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso
in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in
relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a
smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al
dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in
relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a
ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in
relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad
accessori per la preparazione di alimenti
e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa
l’opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i
servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano
altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel
raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi,
consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto
diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il
metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né
concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi
di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli
specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo
quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti
dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel
presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo
simili o ancora sono dissimili.

I servizi di affitto
di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; noleggio di stand per la
vendita del marchio
impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei
marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in
comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in
concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non
sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da
imprese diverse.

Si
ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Occorre
anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti
e servizi che
risultano essere identici
o simili
in vario grado sono
diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30,
che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi
nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

(registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411)     (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554)
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea
comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere
in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di
marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio,
anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte
dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico
di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Gli elementi
verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in
taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di
conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale,
ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto
dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore
arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure
di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno
significato e sono,
pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda le registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine
“DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di
etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di
colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra
della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo
data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente
pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411,
aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una
vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Come già visto poc’anzi, il
termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

I marchi
figurativi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Inoltre, si
deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi
verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento
denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in
questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli
elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).

Visivamente, i segni
coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero
tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del
termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi
figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554
che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media
misura.

Sotto il
profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia
in diverse parti del territorio di riferimento,
la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di
Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi
anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il
profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà
il significato degli elementi figurativi delle registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, come sopra
spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione.
Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in
questione non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei
fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente,
i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di
protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso
presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a
sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si
baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i
marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti
e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi
confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati
riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte
simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b)
della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno
per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di
attenzione sarà medio.

I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e
simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i
segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le
ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio
raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma
deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista
un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono
limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro
posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere
riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei
marchi sui quali si basa l’opposizione.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione
ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente
soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende
l’italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto
l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di
marchio dell’Unione europea dell’opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere
respinto per i prodotti e
servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio
anteriore.

I
restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e
servizi è
una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro
i suddetti servizinon può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione
è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei
marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo
dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a
prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso
anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è
necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su
cui si fonda l’opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che
la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il
risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un
carattere distintivo accresciuto.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio
anteriore:

• Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio
  denominativo DIVELLA.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente copre
un elenco più ristretto di prodotti
nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati
dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può
essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata
respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione
non sussiste.

La Divisione d’Opposizione esaminerà in
seguito l’opposizione in relazione alla registrazione di
marchio italiano n. 469 710 per la quale
pure è stato invocato l’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità
dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il
marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i
prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici,
simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore,
qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia
il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio
nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello
Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato
possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto
detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti
dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

I requisiti
summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà
luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente
rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque
essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del
marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non
ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene
proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve
presumere che non esista alcun giusto motivo.

L’uso del
marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti
situazioni:

Benché il
pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei
procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per
applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio
anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e
attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere
prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio
o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).

Ne consegue che
l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono
probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo,
l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione
da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio
e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Nel caso specifico,
oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i
consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si
riscontrano fra di essi, l’opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o
prova a sostegno della conclusione che l’uso del marchio contro cui viene
proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

L’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi
identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza
consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…

[si]

dovrà procedere all’esame del secondo requisito… cioè l’esistenza di un
pregiudizio senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente» (14/09/1999,
C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o
probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso
per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori
il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato
tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C‑252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 71).

Come si è già detto, l’opponente avrebbe dovuto
presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse
in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come
potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nell’articolo 7,
paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si
basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato
all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da
cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da
cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato
costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere
distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che
l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a
detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le
circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del
carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o
dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una
dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione
alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei
segni e dellapresunta notorietà del
marchio anteriore.Non sembrano però
esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il
verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto
la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo
visto ciò non basta.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE,
nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti.
Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione,
l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle
parti.

Dal momento che l’opponente non è stato in grado di
fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato
possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata
infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la
parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere
delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove
le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o
qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una
ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata
accolta solo per una parte deiprodotti e servizi contestati, entrambe
le parti sono risultate soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza,
ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione
d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Valeria ANCHINI

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste.
Ai
sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata
redatta la decisione impugnata. Inoltre deve
essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro
mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Fast Food il gigante McDonald’s perde i diritti sull’icona Big Mac.

articolo riportato nel rispetto dell’art. 70 L. Diritto Autore

PONTI vs PONTINOVA

 

PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

 

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018
Nel caso R 566/2018-5
Pontinova AG
Rotes Schiloss, Beetenstraße 7
8002 Zürich
Svizzera Ricorrente/ricorrente
rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania
V
Ponti & Partners S.L.P.
Consell de Cent, 322 bxs.
08007 Barcellona
Spagna Opponente/convenuto
Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio
dell’Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI
composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Decisione
Fatto
Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha
cercato di registrare il marchio figurativo
per il seguente elenco di servizi:
Classe 45 — Servizi legali.
La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI
S.L.P, di seguito «l’opponente») presentava un’opposizione contro la registrazione
della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.
I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
dell’UE RMT.
L’opposizione si basava, tra l’altro, sui seguenti diritti:
a) Registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 716 576 per il marchio
figurativo
depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i
seguenti servizi:
Classe 42 — Programmazione informatica per l’utilizzo di dati e documentazioni nei
settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e
di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L’assistenza tecnica
informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;
Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel
settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle
falsificazioni;
Classe 45 — Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà
intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà
intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e
industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della
proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro
acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la
difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel
settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari
giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d’autore; Gestione della proprietà
industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di
licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
giuridica nel settore delle falsificazioni;
b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio»
PONTI
depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i
seguenti servizi:
Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio»
OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i
seguenti servizi:
Classe 45 — Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.
Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di
opposizione ha consentito l’opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti
i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione. In
particolare, ha motivato la sua decisione:
– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare
l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo
dell’opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell’opponente;
– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale
dell’opponente sono stati classificati nella classe 42 nell’edizione della
classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del
marchio anteriore. Tuttavia, in un’edizione successiva della classificazione di
Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici
contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà
industriale e intellettuale dell’opponente. Sono identici;
– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello
professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a
professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di
confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da
una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei
termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita
come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del
pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni
caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi
interessati.
– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la
Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca
generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un’analisi dei
suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne
suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che
assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in
merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell’opinione pubblica in
questione l’elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il
concetto aggiuntivo trasmesso dall’elemento «NOVA» del segno contestato
presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente
simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la
parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato
dell’elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;
– L’opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è
particolarmente distintivo a causa dell’uso intensivo o della reputazione. Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio
anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in
questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione. Pertanto,
il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;
– I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del
pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto
che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all’inizio del segno
contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di
norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno
contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due
segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente
hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma
devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che
pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta
imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto
54).
– Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle
somiglianze tra i segnali e dell’identità tra i servizi, si ritiene che esista un
rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore
grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i
consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno
un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi
contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto
concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato
come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in
modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati
(23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).
Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione
impugnata e il 30 maggio 2 018 ha presentato la memoria contenente i motivi del
ricorso.

Il 31 agosto 2018, l’opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al
ricorso.
Avendo constatato che l’opponente era uno studio legale e che il rappresentante
professionale nominato dall’opponente sembrava essere la stessa entità
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
dell’opponente stesso, il consiglio ha informato l’opponente che non poteva essere
considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell’articolo 119,
paragrafo 2, dell’EUTR.
In risposta, l’opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento
di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.
Argomentazioni e argomentazioni delle parti
Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione
impugnata e respinga l’opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di
motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
– I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione
in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce
nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono
sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le
imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti
diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è
nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non
dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali
tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare
un’identità;
– La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in
proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.
Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
– La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a
compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi
è alcun rischio di confusione;
– Inoltre, i servizi dell’opponente sono rivolti a un pubblico professionista che
potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
– L’impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno
complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle
lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
– I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un’intonazione diversa. Nel
termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta
una differenza di rischio di confusione;
– «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in
molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto
basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il
suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
– Alla luce di quanto precede, nonostante l’elemento comune «PONTI», non vi
è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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L’opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la
decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere
riassunte nel modo seguente:
– Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi
dell’opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L’opponente impiega
dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le
decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di
giustizia dell’Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso
l’EUIPO, come nel caso di specie. L’opponente è iscritto al foro di Barcellona
e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono
identici;
– Inoltre, i servizi dell’opponente non sono rivolti esclusivamente ai
professionisti. L’opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati
cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
– I segni in conflitto condividono l’elemento «PONTI» e differiscono per
quanto riguarda l’elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in
spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l’impressione di «NEW PONTI» e
può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun
significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo
cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso
come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
– Considerando l’identità tra i servizi in conflitto e l’elevato grado di
somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.
In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come
«NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».
Motivi
Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti
all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria
nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
dell’EUTMR. È ammissibile.
Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:
Classe 45 — Servizi legali.
I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:
Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano
attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà
industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel
fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale
consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di
protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale e rientra in un’ampia gamma di servizi giuridici. L’argomentazione del
richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a
rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la
nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un
tribunale, ma comprende anche l’elaborazione di contratti di redazione e di altri
documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla
impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri
servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un
organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di
proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.
Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono
essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è
irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da
quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all’Ufficio ripartire d’ ufficio la
categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.
Pubblico pertinente
Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da
utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che
sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o
simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la
giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto
23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz,
EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura
dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.
Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio
anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista. L’opponente
sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a
singoli clienti.
Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e
intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno
ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.
Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone
fisiche.
Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di
tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione
del pubblico pertinente sia superiore alla media.
Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il
territorio in questione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Confronto dei segni
I segni da confrontare sono:

Il
segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione
minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di
una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola
«PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale
che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell’uso delle
lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione
delle loro similitudini.Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che
costituisce l’unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel
segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l’elemento figurativo
del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a
un livello medio.
I segni saranno pronunciati come ‘PON-TI’ e ‘PON-TI-NO-VA’ da parte del
pubblico spagnolo. Anche se l’ «NO» dovesse essere stressato all’interno di
«PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due
sillabe, l’unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello
contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un
grado medio.
Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia
associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè
«ponte»). Il suo equivalente spagnolo — «puente» — non è immediatamente
riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente
percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato
come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un
fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.
Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è
probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola
latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l’aspetto concettuale non ha
alcun impatto sul loro confronto.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal
punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere
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PONTI
Segno anteriore Segno contestato
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L’opponente non
ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù
dell’uso.
Valutazione complessiva del rischio di confusione
Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere
apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle
circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).
Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti
e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di
conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere
compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore
grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.
I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi
coincidono con l’elemento verbale «PONTI», che è l’unico elemento del segno
precedente e l’elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in
caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si
tratta dell’elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad
analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al
loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi
(14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre
rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno
contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l’inizio
del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i
consumatori tendono a concentrarsi sull’inizio di un segnale di fronte a un
marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la
prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l’elemento
«NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)
deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha
soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di
«PONTI».
Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,
nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda
contestata è stata respinta.
Poiché l’opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
l’opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell’atto di
opposizione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Costi
norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’EUTMR e dell’articolo 18 EUTMIR,
il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi
dell’opposizione e dei procedimenti di ricorso dell’opponente.
L’opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel
procedimento di ricorso. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
dell’EUTMIR e dell’articolo 120, paragrafo 1, dell’EUTMR, possono essere
rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti
professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto,
per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente
di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la
decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente
anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei
costi. Considerando che l’opponente non era stato rappresentato da un
rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è
solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Ordine
Per questi motivi,
IL COMITATO
dichiara e statuisce:
Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto
l’opposizione e ha respinto la domanda contestata;
La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di
farsi carico delle spese di rappresentanza dell’opponente;
La ricorrente sopporterà l’importo di 320 EUR corrispondente alla tassa
di opposizione sostenuta dall’opponente.
Firmato
G. Humphreys
Firmato
C. Gevers
Firmato
A. Pohlmann
Cancelliere:
Firmato
P.O. P. Nafz
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

 

 

 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti oggetto di contestazione sono relativi alla Classe 7: Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

Il marchio anteriore è formato da due “M”poste all’interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro. Il marchio impugnato è composto da una griglia formata da quadrati all’interno dei quali si trovano una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” le tre lettere “SPA”.

Sul lato destro vi sono i  termini “MARMO MECCANICA”.

Per il pubblico di lingua italiana il termine Spa è acronimo di Società per Azioni e i termini MARMO MECCANICA designano un tipo di roccia calcarea o ciò che riguarda macchine che hanno rapporto con essa.

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l’opposizione deve essere respinta.

 

 

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

 

Mille Miglia Engineering S.r.l., Via Ettore de Sonnaz, 17, 10121 Torino, Italia (opponente), rappresentata da Serena Corbellini, Via Frascarolo, 45, 15046 San Salvatore Monferrato (AL), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

 

Marmo Meccanica – S.p.A., Via Sant’Ubaldo, 20, 60030 Monsano (AN), Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale).

 

Il 08/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.

 

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 921 777 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 112 253 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 7:         Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 7:         Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici industriali [lucidatrici].

 

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l’opposizione deve essere respinta.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che sono considerati essere identici o simili sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

 

Il marchio anteriore è formato da due elementi identici posti all’interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro la cui forma rammenta quella di due lettere stilizzate, la cui posizione però, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente nelle proprie osservazioni del 13/0272018, fa sì che esse siano più facilmente ricollegabili ad una lettera “M” e una lettera “W”. Non si può, tuttavia, escludere che almeno una parte del pubblico possa vedere gli elementi, la cui forma è per l’appunto identica, come due lettere “M” delle quali la seconda è collocata in posizione capovolta. Nessuno degli elementi del marchio anteriore ha un significato in relazione ai prodotti nella classe 7. Il marchio è quindi distintivo.

 

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è composto da una griglia formata da nove quadrati posti in file di tre. All’interno dei tre quadrati superiori si trovano rispettivamente da sinistra una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” e, in quadrati ancora più piccoli, le tre lettere “SPA”. Nell’ultimo quadrato, in basso a destra, si trova un elemento di assai ridotte dimensioni, la cui natura è indefinibile proprio a causa delle ridotte dimensioni. Questo elemento è da considerarsi pertanto trascurabile e non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

 

Il marchio è inoltre caratterizzato dalla presenza, sul lato destro, dei due termini “MARMO MECCANICA” raffigurati in forma verticale per mezzo di lettere minuscole di colore nero.

 

Mentre le lettere “M” ed “M” sono da considerarsi normalmente distintive, così come i le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, per la parte del pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l’appunto le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, nel caso in cui ad essi vengano attributi dei significati. Si pensi ad esempio all’idea di “SPA”, che sarà compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto quella, assegnerà ai termini “SPA” e “MARMO MECCANICA”. Questi termini hanno contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti, mentre le tre lettere “SPA” del marchio impugnato sono comunemente utilizzate in Italia come acronimo di “Società per azioni” e definiscono una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini “MARMO MECCANICA” saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che designa un tipo di roccia calcarea, e dall’altro un aggettivo/sostantivo che fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

 

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Per quanto riguarda entrambi i segni, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, considerato che le coincidenze esistenti tra i segni sono irrilevanti, dato che le lettere “M” sono raffigurate utilizzando caratteristiche assai differenti,  e in considerazione dei restanti elementi dei segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere “M”, e ancora di più nel caso nel segno anteriore vengano riconosciute due lettere “M” invece che una lettera “M” e una lettera “W”. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “SPA” e “MARMO MECCANICA” del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. In questo caso diversa rilevanza è assunta da questi ultimi elementi a seconda della loro distintività.

 

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno tracciare due conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se, infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che riconoscerà due lettere “M” nel segno anteriore, e intenderà gli elementi verbali “SPA” e “MARMO MECCANICA” come elementi descrittivi, i segni sono foneticamente simili in media misura, dato che l’attenzione si concentrerà per l’appunto sulle due lettere “M”, per un’altra parte del medesimo pubblico, la quale leggerà “M” e “W” nel marchio anteriore e percepirà gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere “M”, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera “W” nel secondo elemento.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

I prodotti sono stati considerati essere, per motivi di economia procedurale, come se fossero identici a quelli del marchio anteriore. Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.

 

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere “M” ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

 

Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere “M”, anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce un’impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi senz’altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

 

Nel presente caso, come poc’anzi ribadito, i segni producono un’impressione visiva assai diversa, sia in virtù della loro particolare veste grafica che degli elementi aggiuntivi.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene quindi che non sussista rischio di confusione dopo aver considerato tutte le circostanze, anche qualora i prodotti fossero identici e a maggior ragione per le restanti sezioni del pubblico di riferimento, quali ad esempio quelle costituite da consumatori che non comprenderanno, tra gli altri, i termini “MARMO MECCANICA”. Le differenze visive e fonetiche sono evidenti e sufficienti per controbilanciare le scarse somiglianze.

 

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

Aldo BLASI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

 

 

HYPE contro HYPE HELMETS

Il marchio anteriore è “Hype”. Il marchio impugnato è “Hype Helmets”

L’elemento ‘Hype’ sarà inteso come  promozione, fare pubblicità,  promuovere. Tale elemento è distintivo in quanto non ha relazione con i prodotti di riferimento ed è presente in entrambi i marchi. La parola “Helmets” del marchio impugnato – che tradotto diventa “elmetti ” – visto che i prodotti di cui stiamo parlando sono tra gli altri i “caschi di protezione”, non aggiunge capacità distintiva perché descrittivo.

Ad avviso della Divisione di opposizione esiste un rischio di confusione per il pubblico di lingua inglese.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 947 284

 

Just Hype Limited, Europa House Newton Lane Wigston, LE18 3SE, Leicester, Regno Unito (opponente), rappresentata da Howes Percival LLP, 3 The Osiers Business Centre, LE19 1DX, Leicester, Regno Unito (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Omnia Retail S.r.l., Via Tommaso Grossi, 5, 20841, Carate Brianza (MB), Italia (richiedente), rappresentata da Dott. Franco Cicogna & C. S.r.l., Via Visconti di Modrone 14/A, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 11/09/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 947 284 è accolta per tutti i prodotti contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 685 422 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620EUR.

 

 

 

NOTA PRELIMINARE

 

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 685 422 per il marchio figurativo  . L’opposizione si basa sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 12 881 942 e n. 11 755 113 per il marchio denominativo ‘Hype’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 881 942

 

Classe 9: Caschi per ciclismo; Macchine fotografiche; Custodie per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Custodie adattate per telefoni cellulari; Cuffie per la musica; Astucci per occhiali a molla; Cuffie per la musica; Protezioni per la testa; Supporti per telefoni cellulari; Custodie in cuoio o pelle per telefoni portatili; Caschi per motociclisti; Lettori MP3; Caschi da skateboard; Caschi per lo sport; Cuffie stereo; Cinghie per cellulari; Astucci per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Occhiali da sole; Cavi USB; Chiavi USB; Apparecchi audio; Apparecchi per la riproduzione del suono; Memory card; Scheda di memoria flash.

 

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 755 113

 

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d’animali; bauli e valigie; parapioggia.

 

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

 

A seguito di una limitazione i prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 9: Caschi di protezione per motociclisti; occhiali; montature per occhiali; lenti per occhiali; occhiali protettivi e maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio; maschere per il nuoto; occhiali da sci; occhiali di protezione; apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni; apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro.

 

Classe 25: Scarpe e stivali per motociclisti; abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo.

 

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

 

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

 

Il termine ‘quali’, utilizzato nell’elenco dei prodotti del richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 9

 

I prodotti contestati apparecchiature ed impianti di comunicazione e di telecomunicazione e interfoni  si sovrappongono con gli apparecchi per la riproduzione del suono dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  ampie categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I prodotti contestati caschi di protezione per motociclisti; caschi di protezione; caschi di protezione per sciatori, ciclisti, piloti, canoisti, pattinatori e pugili; caschi di protezione per usi sportivi e di sicurezza per il lavoro sono inclusi in o si sovrappongono con le protezioni per la testa dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati occhiali includono in quanto categoria più ampia gli occhiali da sole dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

I prodotti contestati occhiali protettivi per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; occhiali da sci; occhiali di protezione  si sovrappongono agli occhiali da sole dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

Le montature per occhiali includono in quanto categoria più ampia le montature per occhiali da sole dell’opponente. Dal momento che la divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le  categorie di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

 

Gli apparecchi e dispositivi per la navigazione; navigatori satellitari sono simili agli apparecchi per la riproduzione del suono dell’opponente. Essi possono avere la stessa origine commerciale, lo stesso pubblico e gli stessi canali di distribuzione.

 

Le lenti per occhiali sono simili agli occhiali da sole dell’opponente. Essi possono coincidere in produttori, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, hanno lo stesso scopo.

 

Le maschere per attività sportive quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, nuoto, pattinaggio, canottaggio e pugilato; maschere per il nuoto sono simili ai caschi per lo sport dell’opponente. Tali prodotti possono dirigersi allo stesso pubblico e avere gli stessi produttori e canali di distribuzione.

 

I prodotti contestati tute di protezione per sport quali sci, ciclismo, motociclismo, automobilismo, canottaggio, pugilato e pattinaggio sono simili ai Caschi per lo sport dell’opponente. Essi possono coincidere in scopo, pubblico, canali di distribuzione e metodo d’uso.

 

 

Prodotti contestati in classe 25

 

Le scarpe per motociclisti sono comprese nell’ampia categoria di scarpe dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

I prodotti contestati abbigliamento sportivo per il motociclismo; tute ed abbigliamento tecnico per il motociclismo; vestiti per il motociclismo; guanti per il motociclismo sono compresi nell’ampia categoria di articoli di abbigliamento dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

Gli stivali per motociclisti sono simili in alto grado alle scarpe dell’opponente. Questi prodotti hanno la medesima natura e il medesimo scopo, ossia coprire i piedi, oltre ad essere normalmente prodotti dai medesimi operatori economici nonché distribuiti attraverso gli stessi canali.

 

 

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti principalmente al grande pubblico.

 

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

 

 

1. I segni

 

 

Hype
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune ‘Hype’ ha significato in alcuni territori, per esempio nei paesi in cui l’inglese viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua inglese.

 

L’elemento ‘Hype’ sarà inteso come ‘battage pubblicitario; promozione; fare battage pubblicitario; promuovere’. Tale elemento è distintivo dal momento che non ha relazione con i prodotti di riferimento.

 

L’elemento ‘HELMETS’ del segno impugnato sarà inteso come ‘elmetti’. Tenendo a mente che i prodotti relativi sono, tra gli altri, caschi di protezione si ritiene che questo elemento sia non distintivo per tali prodotti.

 

Gli elementi grafici del segno impugnato hanno natura decorativa. Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

L’elemento ‘HYPE’ nel segno contestato è l’elemento verbale dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo dal momento che ‘HELMETS’ è in posizione secondaria e di dimensioni molto più piccole.

 

Inoltre ‘HYPE’ è il primo elemento verbale del segno impugnato. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

 

Visivamente, i segni coincidono in ‘HYPE’ che è distintivo ed è il primo elemento verbale e l’elemento verbale dominante del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono in ‘HELMETS’ e nell’elemento grafico posto alla sua sinistra, che tuttavia, come poc’anzi indicato, provocherà in linea di principio un impatto minore sul consumatore.

 

Pertanto, i segni sono visivamente molto simili.

 

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono della parola ‘HYPE’ presente in entrambi i marchi. La pronuncia differisce nel suono ella parola ‘HELMETS’ sebbene si ritenga probabile che tale parola non verrà pronunciata dal pubblico di riferimento in considerazione della sua posizione secondaria e delle sue dimensioni ridotte che la rendono appena percepibile e, per una parte dei prodotti, anche non distintiva.

 

Pertanto, i segni sono foneticamente almeno molto simili.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente molto simili.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti sono in parte identici e in parte simili in varia misura. Il grado di attenzione del pubblico destinatario può variare da medio ad alto.

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è normale.

 

I marchi visualmente e concettualmente sono molto simili e foneticamente almeno molto simili. In particolare, il marchio anteriore è interamente incluso nel segno contestato e ha un ruolo distintivo autonomo, oltre a essere il primo elemento e l’elemento verbale dominante.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulle registrazioni di marchio dell’Unione europea  n. 12 881 942 e n. 11 755 113 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati, inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di parte dei prodotti.

 

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

 

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI SERRANO

Andrea VALISA

 

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

ADAMAS CONTRO ADAMAS

 

L’elemento comune ‘ADAMAS’ è privo di significato quindi ha carattere distintivo per i prodotti delle classi:

Classe 3: Cosmetici; prodotti di profumeria.

Classe 29: Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive);molluschi e crostacei (non vivi);pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.

Classe 8: Raspa.

Classe 44: Cure di igiene e di bellezza.

I prodotti contestati riguardano la classe 44, 8 e 3  creme abbronzanti, cure per la bellezza.

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione da parte del pubblico di lingua polacca.

 

OPPOSIZIONE N. B 2 929 191

 

Salmo-Pan S.r.l., Via Castello, 75, 26025, Pandino (CR), Italia (opponente), rappresentata da Matteo Alessandro Giovannini, Via Castello, 75, 26025, Pandino (CR), Italia (dipendente rappresentante)

 

c o n t r o

 

Rvm Beauty S.r.l., Via Filippo Marchetti 7, 00199, Roma, Italia (richiedente).

 

Il 28/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 929 191 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati.

 

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 965 337 è totalmente respinta.

 

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 320EUR.

 

 

NOTA PRELIMINARE

 

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 965 337 per il marchio figurativo ‘’. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 161 795 per il marchio denominativo ‘ADAMAS’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

 

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti e servizi

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 3: Cosmetici; prodotti di profumeria.

 

Classe 29: Caviale; uova di storione; uova di salmone e trota (non vive);molluschi e crostacei (non vivi);pesce ed altri prodotti ittici freschi o conservati; conserve a base di pesce; fegato; pesce affumicato; alimenti in scatola; condimenti per insalata compresi in questa classe; piatti precotti; gelatine e marmellate.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

 

Classe 3: Creme abbronzanti; Creme solari; Creme purificanti; Creme esfolianti; Creme doposole; Creme protettive; Creme balsamo; Creme autoabbronzanti; Creme depilatorie; Creme detergenti; Creme cosmetiche; Creme cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Olii essenziali ed estratti aromatici; Prodotti per la cura del corpo non medicati.

 

Classe 8: Raspa.

 

Classe 44: Cure di igiene e di bellezza.

 

 

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

 

Prodotti contestati in classe 3

 

I prodotti contestati Creme abbronzanti; Creme solari; Creme purificanti; Creme esfolianti; Creme doposole; Creme protettive; Creme balsamo; Creme autoabbronzanti; Creme depilatorie; Creme detergenti; Creme cosmetiche; Creme cosmetiche nutrienti; Mousse [cosmetici]; Smalto per unghie; Solvente per smalto [cosmetici]; Salviette di carta umettate per le mani imbevute di lozione cosmetica; Prodotti per la cura del corpo non medicati sono compresi nell’ampia categoria di o si sovrappongono con i cosmetici dell’opponente. Pertanto, sono identici.

 

Gli olii essenziali ed estratti aromatici sono simili in alto grado ai prodotti di profumeria dell’opponente. Essi possono avere la stessa natura e lo stesso scopo. Inoltre, possono coincidere in pubblico rilevante  e metodo d’uso.

 

 

Prodotti contestati in classe 8

 

Il prodotto contestato raspa è simile in basso grado ai cosmetici dell’opponente. Essi possono avere lo stesso scopo e coincidere in pubblico rilevante e canali di distribuzione.

 

 

Servizi contestati in classe  44

 

I servizi contestati cure di igiene e di bellezza sono simili ai cosmetici dell’opponente. Essi hanno lo stesso scopo. Inoltre, normalmente coincidono in pubblico rilevante e canali di distribuzione e possono essere complementari tra loro.

 

 

1. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in varia misura sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

 

ADAMAS
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

L’elemento comune ‘ADAMAS’ è privo di significato in taluni territori, per esempio in Polonia. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla polacco.

 

L’elemento ‘ADAMAS’ non ha un significato ed è, pertanto, distintivo.

 

L’elemento figurativo del segno impugnato non verrà associato a nessun significato concreto da parte del pubblico rilevante. Tale elemento si considera distintivo.

 

La stilizzazione del segno impugnato ha carattere decorativo.

 

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, i segni coincidono in termini di ‘ADAMAS’ che è l’unico elemento del marchio anteriore e l’unico elemento verbale del segno impugnato. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento figurativo e la stilizzazione del segno impugnato.

 

Pertanto, i segni sono molto simili.

 

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘ADAMAS’, presenti in entrambi i segni.

 

Pertanto, i segni sono identici.

 

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

I prodotti e servizi sono in parte identici e in parte simili in varia misura.

 

Il grado di attenzione del pubblico destinatario è medio.

 

Il  carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo ed identici dal punto di vista fonetico.

 

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

 

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua polacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

 

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9  161 795 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati inclusi quelli considerati simili in basso grado dal momento che le significative somiglianze tra i marchi sono sufficienti a compensare il basso grado di somiglianza di alcuni prodotti.

 

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo  5, RMUE.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, l’opponente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120, RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

 

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

 

Riccardo RAPONI

Francesca CANGERI SERRANO

Andrea VALISA

 

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

 

Il marchio figurativo Supreme Chocolate  è stato rifiutato perché ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo  rispetto ai prodotti della classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; Cioccolato, riso, tapioca; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

 

DECISIONE
della prima commissione di ricorso
del 31 agosto 2018

Nel caso R 2338/2017-1
KASHER FOOD GROUP LTD.
5 HaZevah Street
Scommessa a maglia 9906118 Shemesh
Israele Titolare di IR

rappresentata da Grm, LINS & PARTNER Patent- UND RECHTSAANWÄLTE
PartG, Theodo-Heuss-Str. 1, 38122, Braunschweig, Germania
Appello per la registrazione internazionale n. 1 335 129 che designa l’Unione europea

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta dal C. Rusconi come un unico membro ai sensi dell’articolo 165, paragrafo
2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 1, lettera c) (2) BoA -RoP e dell’articolo 13 della
decisione del Presidium sull’organizzazione delle commissioni di ricorso come
attualmente in vigore, e della risoluzione n. 3 del consiglio di amministrazione della
prima commissione del 9 marzo 2012 sulle decisioni di un  solo membro.

Decisione
Fatto
1 Il 23 novembre 2016 è stata designata l’Unione europea per la registrazione
internazionale n. 1 335 129 rilasciata a nome di KOSHER FOOD GROUP LTD.
(«il titolare dell’IR»), per il marchio figurativo
per le merci della classe 30.
2 Con una decisione del 29 agosto 2017, l’esaminatore ha rifiutato la protezione
nell’UE perché il marchio era descrittivo e privo di carattere distintivo (articolo 7,
paragrafo 1, lettera b) e c) EUTMR).
3 Il 30 ottobre 2017 il titolare dell’IR ha presentato ricorso contro la decisione.
4 Il 12 febbraio 2018 la rinuncia alla designazione UE è stata registrata nel Registro
delle Registrazioni internazionali dell’OMPI.
Motivi
5 A seguito della rinuncia dell’UE, in qualità di parte contraente designata, ai fini
della registrazione internazionale, la decisione emessa dall’esaminatore e il ricorso
presentato contro di essa ha perso il proprio oggetto.
6 Il Comitato prende pertanto atto che l’UE non è più designata per la registrazione
internazionale in questione e conclude pertanto il procedimento di ricorso senza
una decisione sull’ammissibilità e sul merito delle stesse.

Ordine
Per questi motivi,
IL COMITATO
dichiara e statuisce:
1. Prende atto che l’UE non è più designata per la registrazione
internazionale;
2. Chiude il procedimento di ricorso