Il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona ed è quindi descrittivo in quanto uno dei prodotti oggetto del marchio sono i cosmetici.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea 

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

	Alicante, 08/04/2022
	MARCHI & PARTNERS S.R.L. Via Vittor Pisani, 13 I-20124 Milano (MI) ITALIA
Fascicolo nº:	018212247
Vostro riferimento:	SC/19856/1/EM
Marchio:	ARMOCROMIA
Tipo di marchio:	Marchio denominativo
Richiedente:	ITALIAN IMAGE INSTITUTE S.R.L. VIA DANIELE MANIN, 5 I-20121 MILANO ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 16/09/2021 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 15/11/2021 e il 28/01/2022, che possono essere sintetizzate come segue.

1. “Armocromia” è una dicitura di fantasia che non è presente in alcun dizionario. Le evidenze presentate dall’Ufficio sono posteriori al deposito della domanda del 18/03/2020; in particolare, la definizione di Wikipedia su cui si basa l’obiezione è inserita da utente sconosciuto il 30/09/2020 e priva di fonti (v. All. 1, contenente l’estratto relativo alla cronologia degli inserimenti della voce “Armocromia” nella pagina “Analisi del colore”). Tale citazione deve essere ignorata. È dubbio il livello di diffusione delle pagine web recanti la definizione di “Armocromia” citate nella lettera di obiezione.
2. Secondo la definizione dell’Ufficio, al fine di avere “armocromia” occorre avere un termine di confronto in relazione con un altro; “Armocromia” non può risultare descrittivo per un prodotto a sé stante. I prodotti delle classi 3, ad esempio “make‑up”, non sono relazionabili con altri elementi. I software della classe 9, come da chiesta limitazione (v. All. 2a e 2b), non possono essere utilizzati al fine di creare, o provare, ecc., gli accostamenti di colore (degli altri prodotti) rispetto all’immagine, o all’aspetto complessivo, o lo stile, ecc., di una persona, come dedotto in obiezione. I prodotti della classe 14, ad esempio “metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose”, rappresentano ampie categorie di prodotti, per certi versi astratte, che non sono relazionabili con altri elementi volti a modificare o migliorare l’aspetto estetico complessivo, o l’immagine di una persona, come dedotto in obiezione. Lo stesso dicasi per i prodotti della classe 18.
3. Si indicano 12 MUE per marchi denominativi contenenti i termini “ARMONIA”, “HARMONY” E “CROMIA”, nelle stesse classi dell’odierna domanda.

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 16/09/2021, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in relazione ai prodotti che, in seguito a limitazione, sono i seguenti:

Classe 3	Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.
Classe 9	Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, spray per fissare il trucco, dischetti d’ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], henné per uso cosmetico, idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, mascara, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, ombretti, rossetti, saponi cosmetici, saponi di bellezza, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, prodotti di profumeria, profumi, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da viaggio, borse da palestra, borse da spiaggia, valigie, valigie con rotelle, zaini, zainetti, valigette per documenti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, casette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all’americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di natale, decorazioni e ornamenti per alberi di natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di natale artificiali, alberi di natale giocattolo, alberi di natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, portagioie, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, orologi a pendolo, orologi da tavolo, cronometri, cronografi [orologi], astucci per orologi, catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli], nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, identificazione, informazione, condivisione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile; orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 14	Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
Classe 18	Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
Classe 26	Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso il 15/11/2021 e il 28/01/2022, adducendo che l’uso intenso e continuativo da parte della titolare ha reso il termine “ARMOCROMIA” di tendenza (v. All. 3, rassegna stampa di cui al link citato a pagina 9 delle osservazioni del richiedente e grafico a pagina 10, relativi alle vendite del libro della titolare, pubblicato il 24/10/2019, dal titolo “Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine”, Vallardi Editore).

Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

Informazioni relative a quote di mercato, dati sul fatturato e sulle vendite:

1. Elenco paesi per vendite effettuate nel 2021 ed evoluzione di fatturato dal 2019 al 2021 (Report E-Commerce)

Articoli di stampa:

2. Estratto de “Il Giornale” dell’8/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varie” dei libri più venduti
3. Estratto del “Corriere della Sera”, del 22/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
4. Estratto del “Corriere della Sera”, dell’1/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varia” dei libri più venduti
5. Estratto del “Corriere della Sera”, del 10/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 3 della classifica “Varia” dei libri più venduti
6. Estratto del “Corriere della Sera”, del 24/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 5 della classifica “Varia” dei libri più venduti
7. Estratto de “la Repubblica”, dell’1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica “Varia” dei libri più venduti
8. Estratto de “la Repubblica”, del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
9. Estratto de “la Repubblica”, del 04/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 12 della classifica “Varia” dei libri più venduti
10. Estratto de “la Repubblica”, del 09/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 4 della classifica “Varia” dei libri più venduti
11. Estratto de “la Repubblica”, del 15/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
12. Estratto de “la Repubblica”, del 18/01/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
13. Estratto de “la Repubblica”, del 21/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
14. Estratto de “la Repubblica”, del 22/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 10 della classifica “Varia” dei libri più venduti
15. Estratto de “la Repubblica”, del 29/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 9 della classifica “Varia” dei libri più venduti
16. Estratto di “tuttolibri”, dell’1/02/2020, in cui il libro della titolare figura al numero 8 della classifica “Varia” dei libri più venduti
17. Estratto di “tuttolibri”, del 07/12/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
18. Estratto di “tuttolibri”, del 23/11/2019, in cui il libro della titolare figura al numero 7 della classifica “Varia” dei libri più venduti
19. Ritagli di 11 articoli privi di data di riviste italiane di moda in cui non compare il termine “ARMOCROMIA”

Altro:

20. Elenco di progetti di beneficienza, speech e talk, programmi tv, consulenze a celebrità, eventi stampa, progetti editoriali e recensioni trustpilot della titolare dal 21/01/2019 al 26/11/2021, tra i quali Detto Fatto, RAI 2, del 21/01/19, è l’unico evento precedente al 18/03/2020
21. Elenco top client con cui la titolare ha collaborato in quanto esperta di armocromia, privo di data
22. 5 estratti dal sito Amazon relativi alla vendita del libro della titolare, privi di data
23. Pagina di Amazon del 05/11/2021 per l’acquisto del libro della titolare
24. 7 presentazioni prive di data, riferite a collaborazioni della titolare con firme e personalità nel campo cosmetico e della moda
25. Presentazione con oggetto l’attività della titolare (Case History 2015)

III. Motivazione

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti e tutte. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore, o consumatrice, che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).

Conseguentemente, affinché un segno ricada nell’impedimento alla registrazione enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T‑567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).

In base a una giurisprudenza costante, sussiste un’evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, il che implica, in particolare, che un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In merito al punto 1, l’Ufficio non deve dimostrare che il segno sia registrato in un dizionario. Infatti, la registrabilità di un segno come MUE deve essere valutata solo sulla base della normativa applicabile dell’Unione, come interpretata dalla giurisprudenza dell’Unione (23/10/2017, T-810/16, Mediline, EU:T:2017:749, § 31 e giurisprudenza citata). In tal senso, il criterio determinante è la percezione del pubblico e non unicamente le definizioni del dizionario (per analogia, 18/05/2017, T-375/16, Instasite, EU:T:2017:348, § 47).

In virtù di quanto sopra, a nulla rileva il fatto che la definizione di Wikipedia e di altre pagine web citate dall’Ufficio possano avere una data successiva al deposito della domanda. Il livello di diffusione delle 22 pagine web indicate in obiezione è altresì ininfluente dato che tali riferimenti devono essere considerati come puramente illustrativi al fine di stabilire il carattere descrittivo del marchio richiesto. Per tale ragione l’obiezione non si limita ai risultati di una ricerca su Internet e non si basa solo sulle definizioni comunque non contestate dal richiedente, ma consiste in un accertamento rispetto al significato descrittivo del segno in relazione ai prodotti per i quali è sollevata obiezione nel caso di specie (per analogia, 30/09/2015, T-610/13, Greasecutter, EU:T:2015:737, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, dalle 22 pagine web, riguardanti sia la nascita e sviluppo dell’ARMOCROMIA come disciplina sia l’uso di detto termine per definire la disciplina stessa, si evince che il termine “ARMOCROMIA” è utilizzato in Italia e in Spagna nell’ambito della consulenza d’immagine e, più in generale, della cura di aspetti legati all’estetica della persona, con i seguenti significati: disciplina che studia la relazione tra le caratteristiche fisiche di una persona e i colori, per mettere le prime in risalto secondo un criterio di armonia; relazione che intercorre tra le caratteristiche cromatiche di un soggetto e la sua percezione di armonia; metodo per determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona, con il vantaggio di poter utilizzare questo strumento per la pianificazione del guardaroba e la consulenza di stile; armonia/analisi del/i colore/i.

Nell’argomento di cui al punto 2 il richiedente non contesta le definizioni di cui sopra ma ritiene che le stesse non siano applicabili ai prodotti in oggetto e, di conseguenza, rispetto a tali prodotti il segno non possa consistere in un’indicazione descrittiva. Tuttavia, tale ragionamento è per un verso erroneo e per l’altro fraintende la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Secondo tale articolo, tutte le caratteristiche commercialmente essenziali sono rilevanti per valutare il carattere descrittivo, vale a dire non solo il tipo o il nome generico del prodotto, ma anche la destinazione d’uso e altre caratteristiche (per analogia, 13/07/2016, R 262/2016-4, VENT (fig.), § 16).

Rispetto ai cosmetici della classe 3, come ad esempio il “make-up” citato, e ai capelli posticci della classe 26, il segno “ARMOCROMIA” informa che tali prodotti da un lato possono presentare essi stessi una certa armonia dei colori di cui sono composti, mentre dall’altro possono armonizzarsi con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Lo stesso è con tutta evidenza riscontrabile per i “metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose” e gli altri prodotti di gioielleria e orologeria della classe 14, nonché gli ornamenti per capelli, della classe 26, e gli occhiali e smartwatch della classe 9, i quali possono da un lato presentare armonia nei colori dei quali sono composti e, dall’alto, essere indossati come ornamenti per mettere in risalto le caratteristiche fisiche di una persona secondo un criterio di armonia. Similmente, i complementi e accessori della classe 18, quali ad esempio “marsupi e borse da portare alla vita”, da una parte, contrariamente a quanto afferma il richiedente, possono presentare di per sé armonia nei colori, per esempio perché sono di specifiche tonalità di colore che possono rispondere a un determinato criterio di armonia, mentre, dall’altra, possono essere indossati seguendo un criterio di armonia rispetto alle caratteristiche cromatiche di un soggetto. Infine, i software oggetto di obiezione della classe 9 hanno come scopo quello di promuovere e vendere i prodotti di cui sopra applicando un’analisi del colore, o fornire servizi consulenza di stile per la pianificazione del guardaroba, o determinare i colori dell’abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di una persona. Di conseguenza, è ragionevole supporre che il marchio “ARMOCROMIA” sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati di lingua italiana e spagnola dell’Unione europea come una descrizione della natura, la qualità e la destinazione dei prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 elencati in precedenza.

Pertanto, il marchio richiesto è, nel suo complesso, descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

In merito all’argomento di cui al punto 3, l’Ufficio considera che i MUE citati non sono comparabili con il segno “ARMOCROMIA” in oggetto in quanto composti da vocaboli differenti, invero “ARMONIA”, “HARMONY” e “CROMIA”. Sul punto, è opportuno notare che la valutazione del carattere distintivo non può limitarsi ad un esame di ciascuno degli eventuali termini o elementi di un segno considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tale segno da parte del pubblico destinatario. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che la legittimità di tali registrazioni deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61; per analogia, 11/05/2005, T-390/03, CM, EU:T:2005:170, § 68).

È opportuno rimarcare che la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi. Inoltre, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità; conseguentemente, la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 e giurisprudenza citata).

Valutazione delle prove

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve, quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione (21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).

Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia e dalla Spagna.

La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione europea (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22), nella fattispecie prima del 18/03/2020.

Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso, deve essere valutato in relazione alla percezione della consumatrice, o del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo le/gli acquirenti dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata, nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41).

Nella fattispecie, il richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione significativa del pubblico di lingua italiana e spagnola di riferimento possa identificare, grazie al marchio, i prodotti rilevanti delle classi 3, 9, 14, 18 e 26 come provenienti da un’impresa determinata (15/12/2015, T‑262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e giurisprudenza ivi citata).

Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.

L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44).

Se, sulla base di tali elementi, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).

Alla luce dei criteri suesposti, l’Ufficio ritiene che la documentazione fornita dal richiedente sia insufficiente a provare che, a seguito dell’uso del segno “ARMOCROMIA” anteriormente alla data della domanda di registrazione, quanto meno una frazione significativa del pubblico destinatario di lingua italiana, e spagnola dell’Unione sia in grado d’identificare, grazie al marchio, i prodotti in contestazione come provenienti da una determinata impresa.

In primo luogo, nessun tipo di prova è stato fornito con riguardo al pubblico di riferimento in Spagna.

In secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione i dati successivi alla data della domanda di registrazione, l’evoluzione di fatturato, che comunque non cita espressamente i prodotti interessati dal segno, non fornisce alcuna indicazione quanto alla percezione del segno in questione quale indicatore di origine commerciale dei prodotti in contestazione da parte del pubblico di riferimento.

In terzo luogo, in merito agli allegati con data precedente alla domanda del 18/03/2020, gli articoli di stampa e l’evento del 21/01/2019, nonché la presentazione con oggetto l’attività della titolare (Case History 2015), informano sull’attività della titolare e sull’andamento delle vendite del libro “Armocromia: il metodo dei colori amici che rivoluziona la vita e non solo l’immagine”, della titolare, ma non permettono di affermare, neppure in via presuntiva, che il termine “ARMOCROMIA” sia riconosciuto dal pubblico interessato come un marchio della titolare.

Per questi motivi, si deve constatare che il richiedente non ha dimostrato che il segno richiesto “ARMOCROMIA” avesse acquisito, in Italia e Spagna, un carattere distintivo a motivo dell’uso fattone anteriormente alla domanda di registrazione.

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio richiesto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 212 247 è respinta in parte, vale a dire per:

Classe 3	Make-up; cosmetici; cosmetici di bellezza; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per il trucco; preparati per il trucco per il viso e il corpo; trucco per gli occhi; trucco per il viso; fondotinta per il trucco; matite per il trucco; cipria per il trucco; basi per il trucco sotto forma di creme; cosmetici sotto forma di ombretti; cosmetici sotto forma di fard; cosmetici sotto forma di lozioni; cosmetici venduti in kit; henné per uso cosmetico; mascara; ombretti; rossetti; smalti per le unghie; tinture cosmetiche.
Classe 9	Software, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi; software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di make-up, cosmetici, cosmetici di bellezza, cosmetici e preparati cosmetici, prodotti per il trucco, preparati per il trucco per il viso e il corpo, trucco per gli occhi, trucco per il viso, fondotinta per il trucco, matite per il trucco, cipria per il trucco, cosmetici sotto forma di ombretti, cosmetici sotto forma di fard, cosmetici sotto forma di lozioni, cosmetici venduti in kit, henné per uso cosmetico, mascara, ombretti, rossetti, smalti per le unghie, tinture cosmetiche, borse, borse in pelle, borsette, borse a tracolla, borse da spiaggia, zaini, zainetti, portafogli, marsupi e borse da portare alla vita, metalli preziosi, metalli preziosi e loro leghe, pietre preziose, pietre preziose e semipreziose, gioielli, articoli di gioielleria in metalli preziosi, articoli di gioielleria in argento, articoli di gioielleria in acciaio, articoli di bigiotteria, brillanti, braccialetti, braccialetti in pelle e finta pelle, braccialetti in acciaio inossidabile, braccialetti in metalli preziosi, bracciali rigidi in acciaio inossidabile, collane [gioielleria], collane in pelle e in finta pelle, ciondoli per la gioielleria, ciondoli in pelle e finta pelle, spille ornamentali in metallo prezioso, anelli [gioielleria], anelli portachiavi in metalli preziosi, orecchini, gemelli, fermacravatte, orologeria e strumenti cronometrici, orologi da polso, orologi da tasca, cronometri, cronografi [orologi], catene di orologi, catene di orologi da tasca, cinturini di orologi, ornamenti per capelli, fasce per capelli, fasce elastiche per i capelli, mollette per capelli, cerchietti per capelli, fermagli per capelli, spille per capelli, spilli per capelli, fiocchi per capelli, elastici per capelli, nastri per capelli, trecce di capelli, ornamenti per capelli in forma di pettini, forcine per capelli, nastri elastici per capelli, nastri per capelli e per code di cavallo, parrucche, capelli sintetici, capelli finti, extension per capelli, toupet [posticcio di capelli]; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali; software applicativi scaricabili per smartphone, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali, per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la promozione e vendita online di prodotti e servizi di terzi, per la fornitura di servizi social online a scopo di commento, confronto, collaborazione, consulenza, valutazione, consiglio, discussione, ricerca, notifica, comunicazione, informazione, condivisione, o interessi generali e per la fornitura di servizi di consulenza personale di acquisto, consulenza nello stile del guardaroba personale, consulenza in materia di moda personale; applicazioni mobili scaricabili per la trasmissione d’informazioni; occhiali; occhiali da sole; occhiali da vista; orologi intelligenti [smartwatch].
Classe 14	Metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe; pietre preziose; pietre preziose e semipreziose; gioielli; articoli di gioielleria in metalli preziosi; articoli di gioielleria in argento; articoli di gioielleria in acciaio; articoli di bigiotteria; brillanti; braccialetti; braccialetti in pelle e finta pelle; braccialetti in acciaio inossidabile; braccialetti in metalli preziosi; bracciali rigidi in acciaio inossidabile; collane [gioielleria]; collane in pelle e in finta pelle; ciondoli per la gioielleria; ciondoli in pelle e finta pelle; spille ornamentali in metallo prezioso; anelli [gioielleria]; anelli portachiavi in metalli preziosi; orecchini; gemelli; fermacravatte; orologeria e strumenti cronometrici; orologi da polso; orologi da tasca; cronometri; cronografi [orologi]; catene di orologi; catene di orologi da tasca; cinturini di orologi.
Classe 18	Borse; borse in pelle; borsette; borse a tracolla; borse da spiaggia; zaini; zainetti; portafogli; marsupi e borse da portare alla vita.
Classe 26	Ornamenti per capelli; fasce per capelli; fasce elastiche per i capelli; mollette per capelli; cerchietti per capelli; fermagli per capelli; spille per capelli; spilli per capelli; fiocchi per capelli; elastici per capelli; nastri per capelli; trecce di capelli; ornamenti per capelli in forma di pettini; forcine per capelli; nastri elastici per capelli; nastri per capelli e per code di cavallo; parrucche; capelli sintetici; capelli finti; extension per capelli; toupet [posticcio di capelli].

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti: 

Classe 3	Spray per fissare il trucco; dischetti d’ovatta per il trucco; creme cosmetiche; creme per il viso [cosmetiche]; creme per il viso e il corpo [cosmetici]; idratanti cosmetici; lozioni cosmetiche per il viso; lozioni per uso cosmetico; maschere cosmetiche; maschere di bellezza; oli cosmetici; saponi cosmetici; saponi di bellezza; prodotti di profumeria; profumi; preparati per rimuovere il trucco; gel per rimuovere il trucco; prodotti per togliere il trucco.
Classe 9	Software applicativi per dispositivi mobili, ovvero software applicativi per la promozione e vendita online di spray per fissare il trucco, dischetti d’ovatta per il trucco, basi per il trucco sotto forma di creme, creme cosmetiche, creme per il viso [cosmetiche], creme per il viso e il corpo [cosmetici], idratanti cosmetici, lozioni cosmetiche per il viso, lozioni per uso cosmetico, maschere cosmetiche, maschere di bellezza, oli cosmetici, prodotti di profumeria, profumi, saponi cosmetici, saponi di bellezza, preparati per rimuovere il trucco, gel per rimuovere il trucco, prodotti per togliere il trucco, custodie per occhiali, astucci per occhiali, cover per telefoni cellulari, custodie per telefoni cellulari, cover per smartphone, custodie per smartphone, cover per iPhone, custodie per iPhone, custodie per tablet, custodie per computer portatile, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, articoli di cartoleria, carta, cartone, cartoncini, penne, pennarelli, penne a sfera, stilografiche, portapenne, matite, matite colorate, agende e diari, agende tascabili, agende da tavolo, calendari, calendari da tavolo, calendari da muro, astucci portapenne [cartoleria], astucci per articoli di cancelleria, cartelline, gomme per cancellare, pastelli, pastelli ad olio, pastelli per colorare, pennelli, pennelli per artisti, pennelli per disegnare, quaderni, quaderni a spirale, quaderni ad anelli, quaderni per appunti, bloc-notes, blocchetti per appunti, blocchi da disegno, brochure, brochure informative stampate, autoadesivi, album da colorare, album per fotografie, taccuini, cataloghi, manifesti pubblicitari, manifesti incorniciati, borse da viaggio, borse da palestra, valigie, valigie con rotelle, valigette per documenti, bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases, ombrelli, ombrelli da sole, mobili e complementi di arredo, mobili bar [mobili], mobili per ufficio, mobili metallici, mobili componibili, mobili per computer [mobili], mobili per interni, mobili per la casa, mobili su misura, armadi, armadietti [mobili], attaccapanni, divani, letti, credenze, poltrone, tavoli [mobili], tavoli da disegno, tavoli metallici, tavolini, tavolini per computer, scrittoi, scrivanie, scrivanie da ufficio, scrivanie modulari [mobili], sedie, sedie a sdraio, sgabelli, pouf [mobili], cornici, specchi, espositori, porta-ombrelli, portariviste, scaffali, vassoi, non in metallo, casette e cucce per animali, barattoli, barattoli da cucina, barattoli per conservazione di alimenti, bicchieri, bicchieri da vino, bicchieri da birra, bicchieri e tazze, bicchierini da liquore, boccali, borracce, borracce da viaggio, calici per bevande, casseruole, caraffe, cestini per il pane, contenitore per il pranzo in plastica, insalatiere, padelle, padelle da cucina [non elettriche], padelle metalliche, padelle per friggere, pentole a pressione, pentole a pressione non elettriche, piatti, piatti biodegradabili, piatti compostabili, piatti da dessert, piatti da portata, piatti di carta, piatti di vetro, piatti in plastica, piatti monouso, piattini, recipienti per bere, recipienti per i pasti, recipienti per la cucina, stoviglie, stoviglie di vetro, stoviglie in ceramica, stoviglie in porcellana, stoviglie da forno e da tavola, tazze, tazze biodegradabili, tazze compostabili, tazze da tè, tazze da viaggio, tazze di carta, tazze di plastica, tazze in ceramica, tazze di porcellana, tazzine da caffè, tegami, tegami da cucina, teglie da forno, teiere, thermos per alimenti, thermos per bevande, vassoi, vassoi biodegradabili, vassoi compostabili, vassoi da portata, vassoi di carta, per uso domestico, zuppiere, zuppiere da portata, tende, tendaggi, tende di stoffa, tessuti per tende, tende di plastica, biancheria da bagno, biancheria da tavola, biancheria da cucina, biancheria da casa, biancheria da letto, biancheria per il bagno, tessuti per la biancheria, biancheria da tavola in tessuto, tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola], tessuti, prodotti tessili per la fabbricazione di federe, prodotti tessili per la produzione di asciugamani, prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola, tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze], asciugamani, asciugamani da bagno, asciugamani di spugna, asciugamani in tessuto, asciugamani da cucina, asciugamani in materie tessili, teli trapuntati di spugna, teli da bagno, lenzuola, lenzuola in tessuto, federe per cuscini, copriletto, copriletto di spugna, copriletti e coperte da letto, tovaglie, tovaglie in tessuto, tovagliette all’americana in tessuto, tovagliette individuali in materie tessili, tovaglie in materie tessili, strofinacci per i piatti, fodere per trapunte e piumini, nastro per fissare parrucche, carta da parati, carta da parati in vinile, carta da parati in plastica, carta da parati con rivestimento tessile, carta da parati non in materiali tessili, carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete, carte da tappezzeria, rivestimenti per pareti e soffitti, tappeti, tappetini, zerbini in stoffa, stuoie, decorazioni per alberi di Natale, decorazioni e ornamenti per alberi di Natale, decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali, alberi di Natale giocattolo, alberi di Natale finti, giocattoli, bambole giocattolo, giochi, giochi di società, giochi da tavolo, giochi di carte, portagioie, orologi a pendolo, orologi da tavolo, astucci per orologi, nastro per fissare parrucche; software applicativi per telefoni cellulari, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento; identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; software per applicazioni web, ovvero software applicativi per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni per cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; applicazioni scaricabili per uso su dispositivi cellulari, ovvero applicazioni per la fornitura di servizi social online a scopo di identificazione, indicizzazione, localizzazione, divertimento, svago; custodie per occhiali; astucci per occhiali; cover per telefoni cellulari; custodie per telefoni cellulari; cover per smartphone; custodie per smartphone; cover per iPhone; custodie per iPhone; custodie per tablet; custodie per computer portatile.
Classe 14	Portagioie; orologi a pendolo; orologi da tavolo; astucci per orologi.
Classe 16	Articoli di cartoleria; carta; cartone; cartoncini; penne; pennarelli; penne a sfera; stilografiche; portapenne; matite; matite colorate; agende e diari; agende tascabili; agende da tavolo; calendari; calendari da tavolo; calendari da muro; astucci portapenne [cartoleria]; astucci per articoli di cancelleria; cartelline; gomme per cancellare; pastelli; pastelli ad olio; pastelli per colorare; pennelli; pennelli per artisti; pennelli per disegnare; quaderni; quaderni a spirale; quaderni ad anelli; quaderni per appunti; bloc-notes; blocchetti per appunti; blocchi da disegno; brochure; brochure informative stampate; autoadesivi; album da colorare; album per fotografie; taccuini; cataloghi; manifesti pubblicitari; manifesti incorniciati.
Classe 18	Borse da viaggio; borse da palestra; valigie; valigie con rotelle; valigette per documenti; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; ombrelli da sole.
Classe 20	Mobili e complementi di arredo; mobili bar [mobili]; mobili per ufficio; mobili metallici; mobili componibili; mobili per computer [mobili]; mobili per interni; mobili per la casa; mobili su misura; armadi; armadietti [mobili]; attaccapanni; divani; letti; credenze; poltrone; tavoli [mobili]; tavoli da disegno; tavoli metallici; tavolini; tavolini per computer; scrittoi; scrivanie; scrivanie da ufficio; scrivanie modulari [mobili]; sedie; sedie a sdraio; sgabelli; pouf [mobili]; cornici; specchi; espositori; porta-ombrelli; porta-riviste; scaffali; vassoi, non in metallo; casette e cucce per animali.
Classe 21	Barattoli; barattoli da cucina; barattoli per conservazione di alimenti; bicchieri; bicchieri da vino; bicchieri da birra; bicchieri e tazze; bicchierini da liquore; boccali; borracce; borracce da viaggio; calici per bevande; casseruole; caraffe; cestini per il pane; contenitore per il pranzo in plastica; insalatiere; padelle; padelle da cucina [non elettriche]; padelle metalliche; padelle per friggere; pentole a pressione; pentole a pressione non elettriche; piatti; piatti biodegradabili; piatti compostabili; piatti da dessert; piatti da portata; piatti di carta; piatti di vetro; piatti in plastica; piatti monouso; piattini; recipienti per bere; recipienti per i pasti; recipienti per la cucina; stoviglie; stoviglie di vetro; stoviglie in ceramica; stoviglie in porcellana; stoviglie da forno e da tavola; tazze; tazze biodegradabili; tazze compostabili; tazze da tè; tazze da viaggio; tazze di carta; tazze di plastica; tazze in ceramica; tazze di porcellana; tazzine da caffè; tegami; tegami da cucina; teglie da forno; teiere; thermos per alimenti; thermos per bevande; vassoi; vassoi biodegradabili; vassoi compostabili; vassoi da portata; vassoi di carta, per uso domestico; zuppiere; zuppiere da portata.
Classe 24	Tende; tendaggi; tende di stoffa; tessuti per tende; tende di plastica; biancheria da bagno; biancheria da tavola; biancheria da cucina; biancheria da casa; biancheria da letto; biancheria per il bagno; tessuti per la biancheria; biancheria da tavola in tessuto; tovaglioli di tessuto [biancheria da tavola]; tessuti; prodotti tessili per la fabbricazione di federe; prodotti tessili per la produzione di asciugamani; prodotti tessili per la fabbricazione di lenzuola; tessuti di spugna [prodotti tessili in pezze]; asciugamani; asciugamani da bagno; asciugamani di spugna; asciugamani in tessuto; asciugamani da cucina; asciugamani in materie tessili; teli trapuntati di spugna; teli da bagno; lenzuola; lenzuola in tessuto; federe per cuscini; copriletto; copriletto di spugna; copriletti e coperte da letto; tovaglie; tovaglie in tessuto; tovagliette all’americana in tessuto; tovagliette individuali in materie tessili; tovaglie in materie tessili; strofinacci per i piatti; fodere per trapunte e piumini.
Classe 26	Nastro per fissare parrucche.
Classe 27	Carta da parati; carta da parati in vinile; carta da parati in plastica; carta da parati con rivestimento tessile; carta da parati non in materiali tessili; carta da parati sotto forma di rivestimenti decorativi adesivi a tutta parete; carte da tappezzeria; rivestimenti per pareti e soffitti; tappeti; tappetini; zerbini in stoffa; stuoie.
Classe 28	Decorazioni per alberi di Natale; decorazioni e ornamenti per alberi di Natale; decorazioni per feste, cotillon e alberi di Natale artificiali; alberi di Natale giocattolo; alberi di Natale finti; giocattoli; bambole giocattolo; giochi; giochi di società; giochi da tavolo; giochi di carte.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Inés GARCÍA LLEDÓ

Esaminatrice

Persona di contatto:

Lara FARRUGGIA 

“Spaghetto Quadrato” è un tipo di pasta del noto Pastificio di Campobasso La Molisana, marchio registrato nel 2013, è un tipo di spaghetto che, anziché esser fatto con la forma classica tonda, è quadrato. Secondo i giudici che hanno dovuto esprimersi riguardo alla opposizione fatta da Barilla, hanno confermato il principio secondo il quale un marchio non può essere tutelabile se descrive il prodotto che va a commercializzare. In questo caso oltretutto i due termini Spaghetto e quadrato sono anche termini comuni che non aggiungono distintività alla percezione che il consumatore finale ha del marchio. Per questi motivi il marchio non è degno di tutela ed è nullo.

Articolo riportato nel rispetto ai sensi dell’art. 70 L. Diritto Autore

Il marchio PROFESSIONALBET indicherebbe che i prodotti oggetto del marchio cioè software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti. In quanto descrittivo non supera l’esame dell’ufficio e viene rigettato.

 Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/03/2021

ALFONSO LUCIA  VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N.126 I-90143 PALERMO  ITALIA

Fascicolo nº:	018304315
Vostro riferimento:
Marchio:	ProfessionalBet
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	Isibet pro srl  Via Padre Semeria, 33 I-00154 Roma  IT

In data 23.09.2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione

è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata che fa parte integrante della presente decisione.

In data 23.11.2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che il marchio in esame non indica né i prodotti né i servizi per i quali si è sollevato un´obiezione ma si tratta di un´interfaccia per i concessionari statali;
2. La parola “bet” non è descrittiva;
3. Il richiedente ha già registrato presso l´Ufficio un marchio contenente la parola Bet, ovvero Betstream;
4. La scritta è distintiva per il fatto che il termine è composto da due parole unite aventi la prima lettera maiuscola e presenta due colori;
5. Il richiedente fa richiesta di rivendicazione di distintività acquisita attraverso l´uso di tipo secondario, o accessorio.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno 

 rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti e servizi o  se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

1, 2 – Nel caso di specie, poiché il marchio è formato da vari elementi, l’Ufficio ha provveduto a valutare il segno nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (v., per analogia, 19/09/2001, T-118/00, Pasticca quadrata bianca, ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi dei termini che compongono il segno, dapprima singolarmente e, in seguito, in combinazione tra loro. In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine a un sintagma lessicalmente e grammaticalmente corretto, oltre che facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali.

L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione plausibile che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento. Al riguardo conviene ricordare, che il significato del vocabolo in esame non deve essere esaminato in maniera astratta, ma in relazione ai prodotti per cui il marchio è richiesto.

Nella lettera inviata dall´Ufficio in data 23.09.2020 si riporta il significato trovato nei dizionari generici a conferma che i termini parte del segno hanno un chiaro e preciso significato. Conseguentemente il consumatore di riferimento percepirà i termini in questione come un’espressione dotata di un significato ben preciso, ovvero: scommessa professionale.

Per questo motivo il segno indicherebbe che i prodotti obbiettati, ovvero software per la gestione di dati, sono software relativi/ destinati a scommesse per professionisti, creati per essere utilizzati nell´ambito delle scommesse per professionisti.

Per quanto riguarda i servizi invece indicherebbe che i servizi di giochi d’azzardo o scommesse sono servizi che offrono la possibilità di realizzare scommesse con modalità e sistemi più complessi , per un pubblico di professionisti.

Il richiedente informa che si tratta di un interfaccia e quindi un software, per concessionari statali. L´Ufficio non entra in merito a chi il richiedente destina i suoi prodotti o servizi. L’Ufficio sottolinea altresì che la presentazione dei prodotti, cosi come strategie commerciali e il pubblico al quale i prodotti sono destinati sono elementi di carattere commerciale del tutto irrilevante nell’esame della distintività del marchio. Quest’ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti, senza tener conto delle strategie commerciali, di presentazione o di marketing del titolare del segno, che possono inoltre cambiare nel corso del tempo (v. sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, ‘Quantum’, punto 59).

La missione di questo Ufficio è quella di concedere titoli di proprietà industriale. Esso non è legittimato ad entrare nel merito dell’attività svolta dal richiedente, né a valutare i progetti di quest’ultima che sono del tutto ininfluenti all´ora della concessione della registrazione del marchio  il quale deve essere conforme con il Regolamento del marchio europeo vigente, ed esaminato affinché non rientri fra gli impedimenti alla registrazione.

In questo caso il marchio non presenta la distintività necessaria per svolgere la sua funzione, ovvero quella di consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.

4 – Il fatto che il segno sia costituito dalle due parole unite, con maiuscola e da due colori diversi non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

Il segno di cui alla domanda non consente al pubblico interessatodi distinguere prima facie,  immediatamente e con certezza i prodotti e servizi del richiedente da quelli, identici o simili, di altra origine commerciale.

3 – Per quanto riguarda l’argomento della richiedente secondo il quale la domanda di marchio in esame dovrebbe ottenere la registrazione alla luce del fatto che il marchio Betstream è stato registrato si rammenta innanzitutto che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’EUIPO a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata).

5  – L ´Ufficio prende nota della richiesta del richiedente riguardo la distintività attraverso l´uso da intendersi come secondaria.

Per le ragioni di cui sopra l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio comunitario n. 18304315 è respinta.

Ai sensi dell’articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Ad avviso dell’esaminatore EUIPO il marchio AIHUB è descrittivo dei prodotti e servizi della classe 9 e 37 cioè dei dispositivi elettronici (HUB) e funzionano tramite intelligenza artificiale (AI)

Per questo il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e servizi che va a proporre.

 Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 02/07/2021

FUMERO S.r.l.  Via Sant’Agnese, 12 I-20123 Milano  ITALIA

Fascicolo nº:	018404061
Vostro riferimento:	FPV/63243
Marchio:	AIHUB
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	INIM ELECTRONICS S.R.L.  Via dei Lavoratori 10 Frazione Centobuchi I-63076 MONTEPRANDONE (Ascoli Piceno)  IT

In data 26/03/2021 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.

I consumatori di riferimento di lingua inglese attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi elettronici che trasmettono dati e che utilizzano l’intelligenza artificiale. Il segno descrive quindi la specie, la qualità e altre caratteristiche come il mezzo utilizzato per fornire i prodotti e servizi in questione. Il segno sarebbe infatti percepito come indicativo dell’informazione che i prodotti e servizi della classe 9 e 37 sono dispositivi elettronici (HUB) che collegano tra loro altri dispositivi in una rete e che funzionano tramite intelligenza artificiale (AI) e servizi direttamente correlati a detti dispositivi. Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo in quanto non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Il segno è quindi descrittivo e privo di carattere distintivo, e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 404 061 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda, vale a dire per:

Classe 9

Sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione, sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi, sistemi di controllo accessi e presenze, sistemi di generazione e gestione di energia elettrica, sistemi di sorveglianza e video sorveglianza, sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni, elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.

Classe 37

Installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi anti-intrusione; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di rivelazione incendi, sistemi di soppressione incendi; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di controllo accessi e presenze; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di generazione e gestione di energia elettrica; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di sorveglianza e videosorveglianza; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali sistemi di trasmissione di informazioni dati, voce, video, sistemi per il trattamento di dati e di informazioni; installazione, riparazione, e manutenzione di sistemi di sicurezza elettrici ed elettronici, attivi e passivi, quali elaboratori elettronici, e loro parti strutturali.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il marchio Accademia del Volo ad avviso della commissione di esame è descrittivo dei servizi resi, il consumatore che si avvicina a tali servizi presso un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.  percepirebbe il marchio come afferente ai servizi di Istruzione e formazione, esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni, corsi di volo su aeroplani, servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 26/04/2021

STUDIUM SRL c/o FRACCANO HOLDING SRL VIA SENESE ARETINA 80 I-52037 SANSEPOLCRO (AR) ITALIA

Fascicolo nº:	018313107
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	STUDIUM SRL  Via Matera 18 I-00182 ROMA (RM)  IT

In data 28/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi (Istruzione e formazione; Esame di istruzione per gli utenti per qualificarsi per pilotare i droni; Corsi di volo su aeroplani; Servizi di intrattenimento e divertimento, attività sportive e culturali) sono resi da un istituto specializzato nell’insegnamento di volo con veicoli dotati di propulsore/motore.   Pertanto, il segno descrive il fornitore dei servizi in questione.

Assenza di carattere distintivo

Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di carattere distintivo e quindi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, inidoneo a svolgere la funzione essenziale del marchio, che è quella di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 313 107 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Siamo di fronte al marchio “TICONVIENE”, marchio anteriore. Il marchio impugnato è “E conviene l’acquisto che fa eco” La parola “CONVIENE” comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell’elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.
Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione è respinta.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 13 luglio 2021
Nel procedimento R 191/2021-5
Aldigiu’ S.r.l.
Viale Tricesimo, 103
33100 Udine (UD)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova, Italia
contro
PARFINA S.r.l.
Via T. Abbate, 65
30020 Quarto D’Altino (VE)
Italia Opponente / Convenuta
rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San Michele del
Carso 4, 20144 Milano, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
marchio dell’Unione europea n. 16 601 577)
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU’ S.r.l.
(“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
La richiedente rivendicava i seguenti colori:
Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;
La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:
ECONVIENE con sottostante dicitura “L’acquisto che fa eco” e prima lettera “E” posta all’interno
di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.
2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 19 maggio 2017.
3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. (“l’opponente”) presentava un’opposizione
alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e
servizi.
4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.
5 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:
a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682
TICONVIENE
depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i
denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi;
fungicidi, erbicidi.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori
di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori
elettronici; estintori.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura
Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole
(ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia
di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e
maiolica non comprese in altre classi.
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio.
b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106
depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e
servizi:
Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell’informazione, computer; software; estintori.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
5
per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
mancata presentazione da parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio
denominativo anteriore n. 1 452 682, l’opposizione era respinta con riferimento a
tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia, essendo
l’opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
sussisteva il requisito della prova dell’uso, il procedimento continuava in
relazione a quest’ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
7 Con decisione del 2 dicembre 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione
d’Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi in
contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
d’Opposizione ravvisava quanto segue:
– La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminarel’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 667 106
che non è soggetto a prove d’uso e per il quale tali prove non sono state
richieste.
– I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente
nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste
di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell’opponente includono,
sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;
– I prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti sia al grande
pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di
conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Il grado di
attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in
base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei
prodotti e dei servizi acquistati;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
7
– Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio
anteriore l’elemento ‘TI’, che sarà inteso come pronome personale e come
tale ha un ruolo accessorio, e ‘CONVIENE’ (presente anche nel segno
impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale
elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione
che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto
il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al
normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La lettera ‘e’ iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un
riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet.
Tale elemento è, pertanto, non distintivo.
– L’espressione ‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato sarà percepito dal
pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.
– Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.
– Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli
elementi ‘e conviene’ nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in
quanto dotati di maggiore impatto visivo.
– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento
‘CONVIENE’. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento ‘TI’ del marchio
anteriore e nella lettera ‘e’ (che è non distintiva) e nell’espressione
‘L’acquisto che fa eco’ del segno impugnato (che è debole e secondaria e
pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e,
visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi.
Pertanto, i segni sono simili in media misura;
– Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato
simile, i segni sono simili in media misura;
– Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che
1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente,
foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla
coincidenza dell’elemento ‘CONVIENE’ e al fatto che gli elementi differenti
hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha
un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo
del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al
normale per tutti i prodotti e servizi in questione.
– La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione
di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce
di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere
distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella
valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in
tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore
con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i
prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com,
EU:T:2007:387, § 70);
– Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il
marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio
anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi
che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);
– Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del
pubblico. Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio
italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende
che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi
contestati.
In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata, chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.
9 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 25 maggio 2021, l’opponente
chiedeva il rigetto del ricorso.
Conclusioni e argomenti delle parti
10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere
sintetizzati come segue:
– Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle
differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall’evidente natura
descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come
dell’espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo
commerciale, al pari dell’elementare concetto di CONVENIENZA da cui
esse provengono;
– La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo
della cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento
percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano
vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l’elementare significato
di “prodotto o servizio per te conveniente”, o che “ti conviene”;
– La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione
la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l’analisi del
marchio dell’opponente alla sua reale natura di marchio estremamente
carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del
rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo
caso è assente;
– Il marchio contestato presenta le parole italiane “e conviene” in stampatello
minuscolo. La lettera “e” iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di
colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

colori dell’arcobaleno, la parola “conviene” è in colore nero. Il triangolo
colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo
utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi
registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la
riproduzione del suono.
– Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma
contiene alcune peculiarità del tutto nuove:
• Il concetto di ECO (RISONANZA) (“echo” in Inglese, echo anche in
greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase “L’acquisto che
fa eco”, figura anche come una sorta di prefisso “e co”, originato dalla
giustapposizione della “e” su sfondo colorato con le prime due lettere
“co” della parola “conviene”;
• Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.
– Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo “eco” è di per sé
un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua
italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della “e”
anteposta a parola che inizia con “co” veicola anche un riferimento
all’espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete
internet;
– Non è però vero che la lettera “e” inziale nella domanda oggetto di
opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all’ecommerce. Anzitutto la lettera “e” nella lingua italiana è una parola a sé
stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera “e” posta all’inizio
della parola “conviene” dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla
parola “eco”, ripresa anche dalla frase sottostante;
– Quanto alla frase “L’acquisto che fa eco”, tale parte del marchio, nonostante
la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla
differenziazione dei due segni;
– I marchi si differenziano in modo chiaro nell’aspetto visivo. L’elemento TI
nel marchio dell’opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un’unica
parola, all’interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del
colore nero;
– Inoltre, i marchi si differenziano anche nell’aspetto fonetico, in quanto
proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto
destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è
completamente differente (“ti” – da “e”);
– Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente similari, in
quanto pur condividendo l’elementare concetto di convenienza, si
distinguono per l’esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio
contestato ed assenti nel marchio dell’opponente e viceversa. Nel marchio
dell’opponente è presente il concetto di “TI” cioè “A TE” (consumatore),
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che
contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il
concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed
Economico, ed il concetto di E-commerce);
– Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai
prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere
due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della
parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel
campo commerciale e nella pubblicità;
– Inoltre, l’espressione TICONVIENE non è soltanto “allusiva” ai concetti di
utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un’espressione
dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il
carattere distintivo non è solamente “in certa misura inferiore alla media”, ma
è nettamente inferiore alla media;
– La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE,
parola per sua natura non idonea ad identificare l’origine produttiva dei
prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta
detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella
prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche
gli elementi figurativi dei due segni a confronto.
– La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di
Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell’opposizione godano di
una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l’elemento
CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua
evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere
considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i
due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con
rischio di confusione;
– Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle
proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come
invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il
caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione
27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,
B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH
HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017,
T-628/15, BiancalunA (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la
richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione
dell’UIBM del 4 settembre 2018.
– La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l’esame dinanzi
all’Ufficio relative all’articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e
sottolinea, tra l’altro, che l’aggettivo “conveniente” è espressamente
menzionato come esempio tipico di un’espressione che non è idonea ad
essere tutelata come marchio.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

– In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a
confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un
rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.
11 Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere
sintetizzati come segue:
– Da un’analisi visiva i marchi in questione sono simili “a un grado elevato”
poiché condividono il termine “CONVIENE”, parte dominante dei segni
posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con
maggiore impatto sull’impressione complessiva suscitata nel pubblico di
riferimento;
– Gli elementi di differenziazione sono la “TI” del marchio anteriore e la lettera
“e” del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla
Divisione di Opposizione, è allusiva all’attività di commercio elettronico e
non presenta dunque un carattere distintivo;
– Allo stesso modo, l’espressione “L’acquisto che fa eco”, posizionata al di
sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è
meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e
da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in
quanto tale privo di rilevanza ai fini dell’analisi in esame;
– La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica
piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch’essa una funzione
meramente decorativa. L’opponente richiama al riguardo “la decisione del
Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23” in cui è stato
affermato che “un segno eccessivamente semplice quale una figura
geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono,
ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva
che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo
a seguito dell’uso”;
– Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili
“a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente
osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento si
soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero “CONVIENE”,
che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica,
mentre le lettere “E” e “TI” che precedono la parola “CONVIENE” nei
rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in
grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo della
pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan “L’acquisto che fa eco”, che
è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal
consumatore;
– Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili “a un
grado elevato”, posto che entrambi condividono “lo stesso nucleo ideologico
ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico”, come
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che i
segni siano “concettualmente identici”;
– Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i
segni oggetto del confronto devono considerarsi simili “ad un grado elevato”;
– La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio di
confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in
presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso di
specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame,
peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali
rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza
– Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul punto
che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto – la
componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà
l’attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire
sull’esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;
– Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo decorativo,
quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la “E” di “E CONVIENE”,
non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i marchi
sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione
risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per l’esattezza,
dalla comune componente visiva “CONVIENE”;
– Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che
ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
dominante.
– Assolutamente contestabile è l’affermazione della richiedente secondo la
quale la dicitura “CONVIENE” sarebbe dotata di una minima capacità
distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a
sostegno dell’opposizione godano di una presunzione di validità. La
decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio
dell’opponente, affermando che “il carattere distintivo del marchio anteriore
deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i
prodotti e servizi in questione”;
– Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti
a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente
considerato ai fini della decisione impugnata;
– I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano
globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere
distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
13
impedisce di constatare l’esistenza di un rischio di confusione nella
fattispecie;
– Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano
visivamente, foneticamente e concettualmente simili “ad alto grado”. La
rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai
marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.
Inoltre, il marchio dell’opponente è dotato di un grado di distintività normale,
essendo caratterizzato dalla dicitura “CONVIENE”, priva di un collegamento
diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.
Motivazione
12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Prova dell’uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso
14 La Commissione rileva che l’opponente non ha provato l’uso del marchio italiano
anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l’opposizione è stata ritenuta fondata
solo sulla base dell’altro diritto anteriore invocato dall’opponente, vale a dire il
marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il requisito
della prova dell’uso.
15 Non avendo l’opponente contestato in nessun momento il punto della mancata
prova dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo
nemmeno depositato la benché minima prova dell’uso di detto marchio, la
questione dell’uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi
esclusa dall’ambito dell’appello.
16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da
parte dell’opponente della prova dell’uso del marchio denominativo anteriore n.
1 452 682, l’opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L’esame
dell’opposizione in sede d’appello proseguirà quindi solo con riferimento all’altro
diritto anteriore invocato dall’opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.
1 667 106,
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE
17 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito
all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio
con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i
quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il
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pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di
confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
18 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei
prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui
trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di
confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un
tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
Territorio rilevante e pubblico di riferimento
21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall’Italia, posto che il diritto
anteriore su cui si basa l’opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri
pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del
territorio italiano.
22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre
prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in
questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d’appello sono i seguenti:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
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Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello
medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm,
EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di
attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in
generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere
attenti nell’acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di
sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l’effetto atteso dei
prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).
25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai
professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti farmaceutici,
prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute dei
consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di prestare un
grado elevato di attenzione all’atto della scelta e dell’acquisto dei prodotti
considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019, T-41/19,
nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
§ 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte dei
prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le
sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a migliorare la
salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i
consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e avveduti,
prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR,
EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).
Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della Classe
5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale così come
ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di attenzione
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rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda della
natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro prezzo
(26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016,
R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).
27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un pubblico di
professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della natura
specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla salute
umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico e
(perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non toglie in
primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che i
prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,
EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e
giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-
47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della
Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono
generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell’uso domestico e
nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella
scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono
offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del
consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL,
EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21,
il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.
29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al
settore dell’abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,
calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà
nell’acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado
medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14,
Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011,
T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI
(fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il
consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento
dell’acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del
consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l’insieme
dei prodotti della Classe 25.
30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità,
promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di
apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o
competenze professionali specifiche, il cui livello d’attenzione sarà superiore alla
media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;
15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che
concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente
al grande pubblico il cui livello d’attenzione sarà medio. Pertanto, il livello di
attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
Comparazione dei prodotti e servizi
31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va ricordato che
esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la
relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in
particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità d’utilizzo, nonché
la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l’origine dei
prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.
32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà i prodotti e
servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano normale
che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse imprese
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali;
impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie;
disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici,
di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e
d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione,
accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica,
dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per
apparecchi dì prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento
dell’informazione, computer; software; estintori.
Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.
Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i
pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di
ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati
all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla
silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i
terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli,
prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)
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destinati all’industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal
deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in
fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze
per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti
per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti, prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali, macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti, macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l’aspirazione dell’aria, macchine elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente, incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente, coltelleria, forchette e cucchiai,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o ondulare i capelli, apparecchi e
strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento, apparecchi e
strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o
controllo dell’elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi dì prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione, computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di
distribuzione d’acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli, apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d’artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta,
bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta
per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in
carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli
per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico,
materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili),
materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per
l’imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca,
gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non
compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti,
tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per
lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma,
tubi flessibili d’irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate,
materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in
queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci
per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
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passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non
metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche,
monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno,
sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma
di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle,
statuine di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d’arte in legno, cera, gesso o
materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non
metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica
per feste, divisori in plastica per cassetti, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno,
fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali
d’appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggii; maniglie non metalliche per mobili e per
porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca,
tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o
di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole,
materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele,
sacchi (non compresi in altre classi), materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie
plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi
in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.
Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche
per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie; disinfettanti.
Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti
di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.
Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione
arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;
misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;
sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.
Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né
in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);
spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro
grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non
comprese in altre classi.
Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.
Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al
dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
20
dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi
pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite
reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all’ingrosso, al
dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.
35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi
contestati sono identici ai prodotti e servizi dell’opponente nelle rispettive classi,
o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi
(inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell’opponente includono, sono
inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.
36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al
riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d’appello.
Comparazione dei segni
37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la
valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione
d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi
e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del
pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto
riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen,
EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d’uopo rilevare che non si deve prendere in
considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro
marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi
di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).
39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
21
40 Il territorio di riferimento è l’Italia.
41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall’espressione verbale
“TICONVIENE”, in carattere stampatello maiuscolo, posta all’interno di un
perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L’espressione e il perimetro
sono di colore grigio scuro.
42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole “e
conviene” in stampatello minuscolo, dove la lettera “e” iniziale è di colore bianco
ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno
direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola
“conviene” è di colore nero. Al di sotto di quest’ultima è presente la dicitura
“L’acquisto che fa eco”, riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto
all’espressione “e conviene”. La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del
marchio contestato: “Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione”.
43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola “conviene”, mentre differiscono
nel pronome “TI” del marchio anteriore e nella lettera “e”, nel triangolo colorato e
nella dicitura “L’acquisto che fa eco” del marchio contestato. Il perimetro
rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.
44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere
considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole
“e conviene” e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi
dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura
sottostante “L’acquisto che fa eco”.
45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca
normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettui un esame dei suoi
singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno
verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o
che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico
italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole
“TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo
accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio
anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.
marchio anteriore marchio contestato
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
22
46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti
prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,
convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La
parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel
campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non
idonea ad identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.
47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio
della parola “TI” e alla scarsa distintività della parola “CONVIENE”, il pubblico
di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio
ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,
in particolare la “e” di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di
colore arcobaleno posto dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero
dell’elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,
della dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.
48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti inziali “TI” ed
“e”, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei
segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente
l’attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso
destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al.,
EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell’elemento verbale
“conviene”, la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano
visivamente simili in misura inferiore alla media.
50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola
“conviene”, mentre differiscono nella pronuncia del pronome “TI” del marchio
anteriore e della lettera “e” del marchio contestato. La dicitura “L’acquisto che fa
eco” del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella
maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi
sono foneticamente simili (almeno) in misura media.
51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il
termine “conviene”. Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e
servizi aventi origine dall’impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso
per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti
e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto
un carattere distintivo molto limitato, l’attenzione del pubblico di riferimento si
focalizzerà su altri elementi.
52 La lettera “e” del marchio contestato sarà principalmente percepita come un
riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce.
L’espressione “L’acquisto che fa eco” rappresenta uno slogan promozionale il
quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di “eco”. A un
primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione
di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto
avente larga risonanza tra il pubblico.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
23
53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior
livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio
contestato, esso potrà cogliere nel termine “eco” un riferimento al concetto di
“ecologico”. Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio
contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente
secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.
54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine “eco” e la
lettera “e”, specialmente in connessione con la parola “conviene”, come un
riferimento al concetto di “economico”, il quale rafforzerebbe il concetto di
convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al
consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio contestato sia
vantaggioso in termini di risparmio economico.
55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore veicola
unicamente il messaggio “Ti conviene (comprare qui da noi / questo prodotto)”,
mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si
distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in quanto
assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni
quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in misura
inferiore alla media.
Carattere distintivo del marchio anteriore
56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere
conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante
giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è
il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528, § 24).
57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della
loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai
marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
58 Nel caso presente, l’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio
anteriore è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua
notorietà. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio
anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori, che
siano marchi dell’Unione europea o marchi nazionali, godono di una presunzione
di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea
nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e
pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo, non è
richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività, bastando un
carattere distintivo minimo.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
24
60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio anteriore,
sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini
della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.
61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane “TI”, pronome personale di
complemento che significa “a te”, e “CONVIENE”, terza persona singolare del
presente indicativo del verbo “convenire”, fuse in un’unica parola. Come già
precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l’espressione
“TICONVIENE” in “TI CONVIENE”, e la interpreterà unicamente secondo il
messaggio “Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto”.
62 L’espressione “TI CONVIENE” veicolata dal marchio anteriore, come
correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della
cartellonistica e della pubblicità in genere dall’essere a stento percepibile come
marchio dal pubblico. Minima è anche l’originalità del carattere adottato, essendo
in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare
che circonda il marchio.
63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un’unica
parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la
scompone in due parti, e l’essere tale parola circondata da un perimetro
rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo,
costituiscono l’unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima,
al marchio anteriore.
64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato
molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.
Valutazione globale del rischio di confusione
65 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere
oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che
entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella
dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni,
causato dall’elemento comune “CONVIENE”, è dell’avviso che esso sia assai
ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di
differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.
68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto
debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o
quasi nulla dell’elemento comune “CONVIENE” in relazione ai prodotti e servizi
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
25
rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di
attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene
che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante
l’identità dei prodotti e servizi a confronto.
69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in un caso
riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere
un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza
tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06,
Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di
confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere
indotto in errore circa l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati
dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).
70 Nella fattispecie, nonostante l’identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato
tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,
nonostante la presenza dell’elemento comune “CONVIENE”, a causa delle
differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte iniziale
“TI” del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la “e” di
colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto
dietro alla lettera “e”, e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante
“L’acquisto che fa eco”.
71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi
comune relativa all’impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere
distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall’Ufficio e un certo numero
di uffici dei marchi dell’Unione europea il 2 ottobre 2014 nell’ambito della Rete
europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di
convergenza “CP5”.
72 L’obiettivo di questa prassi comune è, tra l’altro, quello di determinare l’impatto su
un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto
hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un
elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio
di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo
inferiore o almeno altrettanto basso o se l’impressione generale dei segni è molto
simile o identica.
73 Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono
vincolate né dagli orientamenti dell’Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in
quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su
di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia. Tuttavia, la
Commissione sottolinea che l’approccio adottato nella summenzionata prassi
comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.
74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo
dell’elemento comune “CONVIENE” è molto basso (o addirittura nullo) per tutti
i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi
fanno sì che l’impressione d’insieme dei segni non possa qualificarsi come
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
26
“molto simile o identica”. Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,
anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la
coincidenza dell’elemento “CONVIENE” non sia sufficiente per ritenere che i
segni siano confondibili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dal
punto di vista del pubblico italiano di riferimento.
Conclusione
75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non
sussista di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMUE.
76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione
è respinta.
Spese
77 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE,
l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute
dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di
ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del
richiedente, pari a 550 EUR.
79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l’opponente è tenuta a
rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari a
300 EUR. L’importo totale è fissato in 1 570 EUR.
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.
27
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

1. La decisione impugnata è annullata;
2. L’opposizione è respinta in toto;
3. L’opponente sopporterà le spese sostenute dalla richiedente nei
   procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di
   1 570 EUR.

SELLEITALIA ad avviso della Quinta Commissione di Ricorso è un marchio descrittivo del prodotto selle, seppur contenga una certa caratterizzazione grafica.

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 2 giugno 2021
Nel procedimento R 55/2021-5
Selle Italia S.r.l.
Viale Enrico Fermi, 2
31011 Frazione Casella D’asolo – Asolo
(TV)
Italia Richiedente / Ricorrente
rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131, Padova,
Italia
RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea
n. 18 138 525
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)
Cancelliere: H. Dijkema
ha pronunciato la seguente
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)

Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 17 ottobre 2019, Selle Italia S.r.l. (“la
richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea
figurativo
per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli; Specchietti retrovisori; Nastri per manubri.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli,
nastri per manubri e specchietti retrovisori.
2 In data 17 dicembre 2019, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di
registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e
dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente ai seguenti prodotti e servizi:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
3 Le obiezioni dell’esaminatore possono essere sintetizzate come segue:
– Sulla base dei significati dei termini contenuti nel marchio, supportati dal
Dizionario online Treccani, il consumatore medio di lingua italiana
attribuirebbe al segno il seguente significato: dispositivi da utilizzarsi per
disporsi fisicamente/sedersi su un mezzo di trasporto quale una bicicletta,
una motocicletta o un cavallo che provengano dall’Italia.
– Nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati – che consistono nella
scelta di un font dalla differente grandezza per i due termini che compongono
il segno – il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno come
contenente informazioni riguardanti i prodotti e servizi, in particolare che i
prodotti presentino la forma e le caratteristiche tipiche di beni che facilitano
la seduta su mezzi di trasporto quali biciclette, cavalli o motociclette ed
esprimono una connessione con il paese Italia; e che i servizi abbiano ad
oggetto la vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line dei suddetti prodotti.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
3
– Pertanto, il segno descrive natura, destinazione e, allo stesso tempo, la
provenienza geografica, dei prodotti e servizi in questione.
– Poiché il segno ha un chiaro carattere descrittivo, esso è altresì privo di
carattere distintivo.
4 Nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore, il 27 aprile 2020 la richiedente
presentava le proprie osservazioni, mantenendo la propria domanda di
registrazione. Questi inoltre invocava che il segno aveva acquisito capacità
distintiva attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. La
richiedente confermava in data 8 luglio 2020 che la rivendicazione di distintività
acquisita doveva intendersi come principale. Le osservazioni della richiedente
possono essere sintetizzate come segue:
– In primo luogo, la richiedente presenta un’introduzione sulla storia
dell’azienda, che ha iniziato ad operare nel secolo XIX. Nel documento 13
sono incluse le informazioni sull’attività di Selle Italia S.r.l. Si segnala,
inoltre, che i prodotti realizzati dal richiedente sono stati utilizzati dai
migliori ciclisti di sempre e si fa riferimento ai documenti 21.1, 21.2 e 21.3,
relativi al museo ospitato presso la sede di Selle Italia. Infine, la richiedente
fa riferimento ai dati di fatturazione della società degli ultimi quattro anni.
– Successivamente, la richiedente invoca l’applicazione dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE in relazione al caso di specie e fornisce le seguenti prove
per dimostrare che il segno contestato ha acquisito carattere distintivo in
seguito all’uso che ne è stato fatto:
a) Documenti relativi all’Italia
o Documento 1.- Cataloghi dell’anno 2008 (suddiviso in documento 1.1,
documento 1.2, e documento 1.3).
o Documento 2.- Cataloghi dell’anno 2009 (suddiviso in documento 2.1,
documento 2.2, e documento 2.3).
o Documento 3.- Cataloghi dell’anno 2010 (suddiviso in documento 3.1
e documento 3.2).
o Documento 4.- Cataloghi dell’anno 2011 (suddiviso in documento 4.1,
documento 4.2, e documento 4.3).
o Documento 5.- Cataloghi dell’anno 2012 (suddiviso in documento 5.1
e documento 5.2). Documento 6.- Cataloghi dell’anno 2013 (suddiviso
in documento 6.1 e documento 6.2).
o Documento 7.- Cataloghi dell’anno 2014 (suddiviso in documento 7.1
e documento 7.2).
o Documento 8.- Cataloghi dell’anno 2015 (suddiviso in documento 8.1
e documento 8.2).
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
4
o Documento 9.- Cataloghi dell’anno 2016 (suddiviso in documento 9.1
e documento 9.2).
o Documento 10.- Cataloghi dell’anno 2017.
o Documento 11.- Cataloghi dell’anno 2018 (suddiviso in documento
11.1 e documento 11.2).
o Documento 12.- Cataloghi dell’anno 2019 (suddiviso in documento
12.1 e documento 12.2).
o Documento 13. – Visura storica della società Selle Italia S.r.l.
o Documento 14.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2019) (suddiviso in documento 14.1 e documento 14.2).
o Documento 14.3.- Fatture relative al mercato italiano (2010 – 2020).
o Documento 14.4.- Rassegna stampa dedicata a Selle Italia (2008 –
2019).
b) Documenti relativi alla Francia
o Documento 15.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2019). (Documento suddiviso nei documenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4).
o Documento 15.5.- Fatture emesse a favore di clienti francesi (2010 –
2020).
o Documento 15.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
c) Documenti relativi alla Spagna
o Documento 16.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
2020). (Documento suddiviso nei documenti 16.1 e 16.2).
o Documento 16.3.- Fatture emesse a favore di clienti spagnoli (2010-
2020).
o Documento 16.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
d) Documenti relativi alla Gran Bretagna
o Documento 17.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008-
2020). (Documento suddiviso nei documenti 17.1 e 17.2).
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
5
o Documento 17.3.- Fatture emesse a favore di clienti britannici (2010 –
2020).
o Documento 17.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008-2019).
e) Documenti relativi alla Germania
o Documento 18.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008
-2019). (Documento suddiviso nei documenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4).
o Documento 18.5.- Fatture emesse a favore di clienti tedeschi (2010 –
2020).
o Documento 18.6.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008 – 2019).
f) Documenti relativi al Benelux
o Documento 19.- Documenti contabili attestanti l’attività promozionale
in riviste di settore e di sponsorship condotta da Selle Italia (2008 –
2020). (Documento suddiviso nei documenti 19.1 e 19.2).
o Documento 19.3.- Fatture emesse a favore di clienti del Benelux (2010
– 2020).
o Documento 19.4.- Parte della rassegna stampa dedicata Selle Italia
(2008 – 2019).
g) Marchi e brevetti della richiedente
o Documento 20. – Portafoglio marchio Selle Italia. Si fa riferimento ai
marchi registrati in Italia, nell’Unione europea, in Giappone, in Corea
del Sud, negli USA, in Messico, in Russia e a Taiwan, e l’accento è
posto sui marchi dell’Unione europea e su un marchio identico a quello
in questione che è stato registrato in Italia.
o La richiedente fa inoltre riferimento al fatto che ‘SELLE ITALIA è
titolare di oltre 55 famiglie brevettuali’ e fornisce un link e una
schermata relativi alla banca dati brevettuale espacenet.com.
5 Con decisione del 12 novembre 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore,
riprendendo le motivazioni di cui alla precedente comunicazione e rispondendo
agli argomenti dalla richiedente relativamente alla capacità distintiva acquisita
attraverso l’uso, confermava il rifiuto della domanda rispetto ai prodotti e servizi
obiettati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato
disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue:
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Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE
– Tutti gli argomenti del richiedente sono relativi soltanto all’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, e non contestano le conclusioni dell’Ufficio del
17 dicembre 2019 relativamente al fatto che il marchio è descrittivo e privo
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, che sono pertanto confermate.
Esame ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE
– Dato che le parole incluse nel segno contestato sono parole italiane, il
pubblico di riferimento è composto da consumatori di lingua italiana. Di
conseguenza, l’estensione geografica dell’obiezione è relativa all’Italia. In tal
senso le prove prodotte dalla richiedente che si riferiscono ai consumatori
francesi, spagnoli, britannici, tedeschi e del Benelux sono irrilevanti.
– Nel caso presente è necessario determinare se una parte significativa del
pubblico di lingua italiana sia stata esposta al segno in esame (come
richiesto) per un congruo periodo di tempo, in modo tale da essere
immediatamente in grado di riconoscere il segno stesso come l’indicazione di
una ben determinata origine commerciale. Ad avviso dell’Ufficio, la
documentazione trasmessa non è in grado di fornire indicazioni chiare e
convincenti al riguardo.
– In primo luogo, in relazione ai cataloghi forniti come Documenti da 1 a 12,
non possono dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno,
poiché in tali cataloghi i segni che compaiono differiscono nella loro
struttura, in relazione al segno contestato:
– In relazione a quanto precede, non vi è dubbio che gli elementi figurativi
inclusi in detti segni (e che non compaiono nel marchio impugnato)
potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel consentire ai consumatori di
determinare l’origine commerciale dei prodotti in questione.
– D’altra parte, si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti
dal richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. Quindi è
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7
possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i consumatori a
determinare l’origine commerciale dei prodotti.
– Qualcosa di simile si può affermare in relazione ai documenti inclusi nel
Documento 14, poiché non si può determinare se i documenti contabili si
riferiscano al segno contestato: nelle fatture presentate compare un segno con
elementi figurativi e colori, diverso da quello richiesto (oltre a figurare
insieme ad altri elementi verbali) e nella rassegna stampa, i marchi che
compaiono differiscono strutturalmente da quello richiesto e in alcuni casi
sono accompagnati da altre parole.
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8
– La richiedente fa riferimento a studi di mercato, riferimenti a
sponsorizzazioni, presenza del marchio in tutto il mondo, ecc. Tuttavia,
questa informazione non ha valore probatorio, per vari motivi. In primo
luogo, poiché si tratta di dati forniti dal richiedente e non da terzi, il loro
valore probatorio è minore. In secondo luogo, perché tutte queste
affermazioni non consentono di determinare se i dati forniti dal richiedente si
riferiscano al marchio così come è stato richiesto o ad altri marchi che
potrebbero includere elementi figurativi. Infatti, in alcuni di questi
documenti, si nota che il marchio a cui si riferisce la richiedente è diverso da
quello ora richiesto.
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9
– Pertanto, l’Ufficio ritiene che nessuno dei documenti summenzionati possa
dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo del segno contestato.
– Quanto al Documento 20, si ricorda che, nel determinare il carattere
distintivo del segno, è del tutto irrilevante se segni simili siano stati registrati
dal richiedente dinanzi all’Ufficio o in altre giurisdizioni. Infatti, la
registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere
valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice
dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente
dell’Ufficio. Inoltre, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione secondo cui il
segno in questione è registrabile come marchio nazionale rilasciato in uno
Stato membro, anche qualora si tratti di un paese appartenente all’area
linguistica in cui ha avuto origine il segno in questione.
– In relazione ai brevetti di cui la richiedente può essere titolare, si tratta di un
fatto irrilevante.
– I Documenti 13 e 21 non possono dimostrare il carattere distintivo acquisito
in seguito all’uso del segno contestato, poiché non è possibile determinare se
si riferiscano a prodotti che includono tale segno e che sono immediatamente
collegati dai consumatori al richiedente, o se si tratta di altri prodotti / segni
utilizzati dal richiedente.
– Non è possibile determinare, con le prove fornite, la quota di pubblico
consumatore in Italia che identifichi i prodotti e servizi rivendicati,
attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
come richiesto.
– Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia
sufficiente per determinare se il marchio richiesto abbia acquisito un carattere
distintivo in Italia attraverso l’uso fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3,
RMUE, in relazione ai prodotti e servizi richiesti, al momento della
presentazione della richiesta.
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10
6 In data 12 gennaio 2021 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione
impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria
contenente i motivi di ricorso in data 11 marzo 2021.
Motivi del ricorso
7 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come
segue:
Sulla mancata valutazione delle prove prodotte dalla richiedente
– Il marchio SELLE ITALIA opera nel settore del ciclismo. La richiedente ha
dimostrato come, nel corso di decenni, il marchio SELLE ITALIA abbia
sponsorizzato ed affiancato i più famosi ciclisti della storia. Il marchio
SELLE ITALIA è stato scelto dai migliori ciclisti di ogni tempo, divenendo
così un brand noto in tutto il mondo. È difficile immaginare un metodo più
efficace di questo per ottenere quanto richiesto dalla giurisprudenza ovvero
per far sì che “una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi
grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una
determinata impresa”.
– Quanto al fatto che “il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale
marchio deve essere dimostrato nella parte dell’Unione europea (Italia in
questo caso) in cui esso ne era privo”, la richiedente ha prodotto decine di
documenti, tra i quali le fatture attestanti l’attività promozionale del
Documento 14.1, scelte a campione, che coprono ogni anno dal 2008 al 2019.
Inoltre, le fatture del Documento 14.2, oltre a dimostrare l’attività
promozionale effettuata nei giornali di settore, evidenzia come la richiedente
abbia investito decine di migliaia di euro per essere una dei “main sponsor”
del Giro d’Italia, la corsa a tappe più importante d’Italia e seconda nel mondo
solo a Tour del France. Oltre a ciò sono state depositate prove – i documenti
21.1, 21.2 e 21.3. – relative al museo allestito all’interno della sede di Selle
Italia, e un articolo di giornale dedicato a Giuseppe Bigolin, azionista di
maggioranza della richiedente, che ripercorre gli ultimi 30 anni della storia
del ciclismo.
– La richiedente ha, inoltre, depositato una considerevole quantità di prove
relativamente a “fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta
dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come
proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le
dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni
professionali”.
– Quanto all’intensità dell’uso sono stati depositati cataloghi (compresi listini e
opuscoli di vendita) e fatture (tanto di vendita come di investimenti
promozionali) per ogni anno dal 2008 al 2019; informazioni circa il fatturato
dell’azienda degli ultimi 5 anni (citando le fonti da cui tali informazioni
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
11
provengono); contratti di sponsorizzazione relativi ai più famosi ciclisti della
storia; contratti di sponsorizzazione con i team più prestigiosi del Protour;
materiale promozionale, rinvenibile sia dagli estratti delle riviste di settore in
cui le pubblicità sono state pubblicate, sia dai cataloghi stessi.
– Quanto all’estensione geografica, i documenti allegati riguardano non solo
l’Italia, ma le nazioni più popolose dell’Unione Europea quali Gran Bretagna,
Spagna, Germania e Francia. È chiaro che la descrittività del segno riguarda
il pubblico italiano, tuttavia il fatto che vi siano copiose prove relative sia
all’Italia che ad altri paesi, serve a comprendere la portata internazionale del
perimetro di conoscenza da parte del pubblico del marchio contestato.
– Infine, quanto al fatto che il carattere distintivo di un marchio “deve essere
valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la
registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione
presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi
in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”,
pare sia sufficiente affermare che, visionando le prove, la denominazione
SELLE ITALIA è sempre e soltanto utilizzato in connessione a “selle per
bicicletta” in modo tale da rendere evidente ed inequivocabile la percezione
del consumatore medio della categoria che sa benissimo, proprio in virtù di
un massiccio utilizzo pluriennale del marchio, che il marchio SELLE
ITALIA caratterizza selle di alta qualità.
– L’impressione che si ricava dalla lettura della decisione oggi impugnata è che
l’esaminatore abbia mal valutato il valore probatorio della copiosa
documentazione depositata. La richiedente riconosce che sono stati prodotti
solo in parte dati sulle quote di mercato e non sono state prodotte indagini
demoscopiche o dichiarazioni di associazioni professionali. Ciò tuttavia non
può significare – sic et simpliciter – che non sia stata dimostrata l’acquisita
distintività del segno distintivo. La giurisprudenza segnala che “le prove del
carattere distintivo acquisito devono essere analizzate nel loro complesso”.
Le indagini demoscopiche o i dati relativi alle quote di mercato sono solo una
parte delle prove che si possono fornire e non sono essenziali. L’articolo 97,
RMUE contiene un elenco non esaustivo di prove che possono aiutare a
dimostrare il carattere distintivo acquistato, quali opuscoli di vendita,
cataloghi, listini, fatture, relazioni annuali, fatturato, cifre e relazioni
riguardanti l’investimento pubblicitario, pubblicità (rassegne stampa,
tabelloni pubblicitari, spot televisivi), unitamente alle prove della loro
intensità ed estensione, sondaggi di clienti e/o di mercato, dichiarazioni
giurate. Ebbene tutte le prove qui citate sono state prodotte dalla richiedente
ed anche in quantità considerevole.
Sulla valutazione del logo in relazione al quale va valutata l’acquisizione di
carattere distintivo
– La censura emessa dall’Ufficio – descrittività e carenza di capacità distintiva
– è relativa alla denominazione SELLE ITALIA, ragione per a quale le prove
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
12
fornite dalla richiedente hanno riguardato tale denominazione a prescindere
dalla veste grafica.
– Peraltro, la veste grafica delle prove prodotte è minimale. In primo luogo, gli
elementi figurativi del vecchio marchio (peraltro registrato senza problemi in
Unione Europea) sono assolutamente minimali, consistono in una sorta di
segno dalla forma ovale e dunque non sono tali da attirare l’attenzione del
consumatore, il quale sarà interessato ad acquistare le selle del richiedente
per la qualità che i prodotti di SELLE ITALIA garantiscono. In secondo
luogo, è notorio che in ambito di valutazione della confondibilità tra due
marchi, l’aspetto fonetico prevalga su quello visivo e su quello concettuale e,
per analogia, il medesimo principio va applicato anche al caso di specie.
– La richiedente contesta altresì l’affermazione dell’esaminatore secondo la
quale “si deve tener conto che in quasi tutti i casi, nei prodotti offerti dal
richiedente compare il marchio SELLE ITALIA insieme ad altri elementi
verbali quali SLR, FLITE, TURBOMATIC, NEPAL, NUBAIN etc. […]
Quindi è possibile che questi elementi verbali aggiuntivi aiutassero i
consumatori a determinare l’origine commerciale dei prodotti”. Secondo
l’Ufficio l’elemento SELLE ITALIA, che ha dimensione più grandi sul
prodotto e che è usato da diversi decenni dalla richiedente, non sarebbe in
grado di identificare i prodotti e servizi contestati come provenienti da una
determinata azienda, ma dei piccoli e corti marchi di prodotto sì.
– Infine, la richiedente sostiene che il marchio oggetto di rifiuto sia una
ristilizzazione e, in quanto tale, è un marchio nuovo. La richiedente si chiede
pertanto come sarebbe stato possibile fornire le prove relativamente ad un
marchio appena lanciato sul mercato. A tal proposito, la richiedente ritiene
che l’erroneità del ragionamento seguito dall’esaminatore trovi conferma nel
paradosso a cui questo condurrebbe se adottato. Infatti, seguendo la logica
dell’esaminatore, un marchio che ha acquisito la distintività attraverso l’uso
non potrebbe mai essere depositato in una nuova veste grafica perché, non
essendo quella che ha procurato l’acquisizione della notorietà, il marchio
dovrebbe essere rifiutato.
Conclusioni
– La richiedente ritiene di aver dimostrato, ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 3
RMUE, l’acquisizione di capacità distintiva del marchio SELLE ITALIA
presso il consumatore medio italiano, attraverso un uso costante e continuo
dello stesso.
– In particolare, la sponsorizzazione dei migliori atleti italiani (e non), la
partnership pluridecennale con il Giro d’Italia, durante il quale il marchio
SELLE ITALIA è stato visibile non solo alle centinaia di migliaia di
spettatori presenti agli eventi ma anche ai milioni di telespettatori, il costante
successo commerciale che ha consentito al brand SELLE ITALIA di essere
leader di mercato in Italia ed in Europa, sono elementi grazie ai quali una
parte significativa del pubblico di riferimento è in grado d’identificare i
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
13
prodotti e i servizi oggetto della domanda di marchio SELLE ITALIA come
originari dell’omonima impresa. In tal modo, grazie al segno è possibile
distinguere i prodotti e i servizi da quelli di altre imprese, perché sono
percepiti come originari di una determinata impresa.
– Pertanto, si chiede alle Commissioni di ricorso di riesaminare le prove
prodotte dalla richiedente e “di riconoscere che il marchio SELLE ITALIA,
indipendentemente dalla sua connotazione grafica, ha acquisito carattere
distintivo”.
Motivazione
8 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al
RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente
indicato altrimenti nella presente decisione.
9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È
ricevibile.
Ambito del ricorso
10 Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, “[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi
con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non
abbia accolto le sue richieste”.
11 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la
decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte
disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio è stata
rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
12 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è
volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura in
cui l’esaminatore ha rifiutato la domanda di marchio.
13 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della
decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti
prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:
Classe 12 – Selle per biciclette, cicli e motocicli; Componenti per biciclette, cicli e motocicli;
Accessori per biciclette, cicli e motocicli.
Classe 35 – Servizi di vendita al dettaglio all’ingrosso ed on-line di selle per biciclette, cicli e
motocicli, componenti per biciclette, cicli e motocicli, accessori per biciclette, cicli e motocicli.
14 Inoltre, la Commissione rileva che tutti gli argomenti della richiedente sono
relativi soltanto all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, e non contestano le
conclusioni della decisione impugnata relativamente al fatto che il marchio in
questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
14
15 L’ambito dell’appello è, pertanto, circoscritto all’esame della rivendicazione della
richiedente che il segno avrebbe acquisito, per i prodotti e i servizi in
contestazione, un carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
16 Per completezza, tuttavia, la Commissione ritiene opportuno confermare la
motivazione e le conclusioni dell’esaminatore in merito alla natura descrittiva e
alla mancanza di carattere distintivo del segno in questione per il pubblico di
lingua italiana, relativamente ai prodotti e servizi contestati, per le ragioni
espresse nella comunicazione del 17 dicembre 2019 e nella decisione impugnata.
Articolo 7, paragrafo 3, RMUE
17 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE non si
applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si
chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato
fatto. Tale norma rappresenta una deroga agli impedimenti alla registrazione
stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. La sua portata deve,
quindi, essere interpretata in funzione di tali impedimenti alla registrazione
(21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39).
18 Un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base
all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, solo se viene fornita la prova che esso ha
acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte
dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere in virtù
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), RMUE. Nella fattispecie, il
territorio rilevante è l’Italia.
19 La prova deve dimostrare che il carattere distintivo in seguito all’uso è stato
acquistato prima della data di deposito della domanda di marchio dell’Unione
europea, nella fattispecie prima del 17 ottobre 2019 (11/06/2009, C-542/07 P,
Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis,
EU:C:2006:530, § 22).
20 Il carattere distintivo di un segno, compreso quello acquistato in seguito all’uso,
deve essere valutato in relazione alla percezione del consumatore medio della
categoria di prodotti o servizi in questione, che comprende non solo gli acquirenti
dei prodotti e dei servizi, ma anche qualsiasi persona potenzialmente interessata,
nel senso stretto di potenziali acquirenti (29/09/2010, T-378/07, Répresentation
d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 41 e segg.). Nella
fattispecie, il pubblico di riferimento è rappresentato dagli acquirenti di selle e
altri componenti e accessori per biciclette, cicli e motocicli, normalmente
informati e ragionevolmente attenti e avveduti.
21 Nel caso in esame, la richiedente ha pertanto l’onere di presentare prove chiare e
convincenti che consentano all’Ufficio di accertare che almeno una frazione
significativa del pubblico italiano di riferimento identifichi, grazie al marchio, i
prodotti e servizi rilevanti delle Classi 12 e 35 come provenienti da un’impresa
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
15
determinata (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61;
26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 65 e
giurisprudenza ivi citata).
22 Per una conclusione a favore dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito
all’uso, la giurisprudenza non prevede percentuali fisse di penetrazione del
mercato o di riconoscimento da parte del pubblico di riferimento (19/06/2014,
C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 48). Anziché utilizzare
una percentuale fissa del pubblico di riferimento in un determinato mercato, la
prova dovrebbe dimostrare che una parte significativa del pubblico identifica il
marchio con prodotti o servizi specifici di una particolare impresa.
23 L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE richiede che si prendano in
considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio,
l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità
degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa
determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di commercio e
industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d’opinione
(15/12/2016, T-112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D),
EU:T:2016:735, § 69; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 44;
21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige),
EU:T:2015:215, § 90).
24 Se, sulla base di tali fattori, il pubblico rilevante identifica il prodotto o servizio
come proveniente da una determinata impresa, il marchio può procedere a
registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE (10/12/2008, T-365/06,
BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 35 e giurisprudenza ivi citata).
25 Alla luce dei criteri suesposti, l’esame congiunto del materiale probatorio
presentato conduce la Commissione a concludere che la richiedente non ha
sufficientemente provato che una frazione significativa del pubblico italiano di
riferimento identifica (e identificava, anteriormente alla data di deposito della
domanda), grazie al segno , i prodotti e servizi in contestazione
come provenienti dalla richiedente. Seguono i motivi.
Valutazione delle prove depositate dalla richiedente
26 Per dimostrare che il segno ha acquisito carattere distintivo in
Italia, in seguito all’uso che ne è stato fatto, la richiedente ha depositato le prove
elencate nel paragrafo 4 della presente decisione.
27 La Commissione ritiene di dover prendere in considerazione, in particolare, le
prove che vanno dal Documento 1 al Documento 14.4, oltre al Documento 21,
perché si tratta di documentazione relativa al territorio e al pubblico italiano di
riferimento. Quanto al Documento 20, relativo al portafoglio marchi SELLE
ITALIA della richiedente, la Commissione non lo considera particolarmente
rilevante ai fini dell’accertamento del carattere distintivo acquisito ai sensi
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
16
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, perché detto documento non fornisce dati
rilevanti quanto all’uso del marchio in questione. Lo stesso dicasi per i riferimenti
ai brevetti titolarità della richiedente.
28 La Commissione rileva che gran parte dei documenti depositati, e concretamente
quelli che vanno dal Documento 1 al Documento 12.2, consistono in cataloghi dei
prodotti della richiedente che coprono un periodo di oltre dieci anni, in particolare
dall’anno 2008 all’anno 2019.
29 Tutti i cataloghi presentati dalla richiedente hanno le seguenti caratteristiche:
a. Sono redatti in varie lingue, tra le quali l’italiano;
b. Nella prima pagina è indicata la data del catalogo e nella penultima
pagina sono spesso rinvenibili indicazioni relative alla data di stampa
dello stesso;
c. I prodotti presenti nei cataloghi sono quasi esclusivamente selle per
biciclette. La presenza di altri prodotti per biciclette, quali nastri e
specchietti retrovisori, è del tutto marginale;
d. I prodotti sono identificati da nomi e codici che permettono di stabilire
un vincolo con gli articoli presenti nelle fatture depositate dalla
richiedente come Documento 14.3;
e. Il marchio SELLE ITALIA è riprodotto in varie versioni, tra le quali
principalmente le seguenti:
Versione n. 1:
Versione n. 2:
Versione n. 3:
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17
30 Contrariamente a quanto ravvisato nella decisione impugnata, la Commissione
ritiene che le differenze tra il segno oggetto del presente appello
e le summenzionate versioni di detto segno usate dalla richiedente non siano tali
da influenzare in modo decisivo la percezione del segno richiesto da parte del
pubblico di riferimento. In altri termini, a parere della Commissione, le minime
differenze grafiche tra il segno richiesto e il segno usato dalla richiedente non
sono tali da impedire al pubblico di riferimento di ricollegare il marchio
contestato con le summenzionate versioni usate dalla richiedente, soprattutto nel
caso delle versioni n. 2 e 3. Esiste quindi, a parere della Commissione, una
sostanziale equivalenza tra il segno usato dalla richiedente e il segno oggetto della
domanda di marchio, essenzialmente perché le differenze grafiche sono deboli e
non alterano la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.
31 Pertanto, la Commissione conclude che l’uso dei marchi presenti nei cataloghi
prodotti dalla richiedente può essere preso in considerazione nell’esame
dell’acquisizione del carattere distintivo del marchio contestato ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
32 Tuttavia, sebbene i cataloghi in questione possono essere utili per confermare che
i prodotti della richiedente con il segno in questione (seppur con alcune differenze
di stilizzazione) sono stati oggetto di atti di commercializzazione, non sono però
sufficienti per se a provare che il pubblico, a causa di tale uso, percepisce il segno
in questione come segno distintivo di una determinata impresa.
33 Quanto alle fatture di vendita dei prodotti della richiedente (Documento 14.3) la
Commissione rileva che solo diciotto di queste fatture hanno una data anteriore al
deposito del marchio in questione. La richiedente ha prodotto due fatture per
ciascun anno dal 2010 al 2018, emesse tra l’altro a un unico cliente italiano, la
società Ciclo Promo Components S.p.A.
34 In considerazione della natura dei prodotti e servizi in questione, e benché
l’importo di alcune di dette fatture sia relativamente elevato, la Commissione
ritiene che nel complesso queste fatture potrebbero al massimo essere sufficienti
per dimostrare un uso effettivo del marchio della richiedente, ma non sono
sufficienti per se a provare l’uso qualificato necessario ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, vale a dire un uso tale da far sì che il pubblico di riferimento
possa percepire come distintivo un segno che intrinsecamente è privo di carattere
distintivo. A tal proposito, la Commissione ricorda che i requisiti per dimostrare
l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, non sono gli stessi di quelli applicabili per dimostrare l’uso
effettivo ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE.
35 In relazione agli investimenti promozionali realizzati dalla della richiedente, la
Commissione rileva che le spese per inserzioni pubblicitarie (Documenti 14.1 e
14.4) ammontano a poco più di 50.000 euro nell’arco di un decennio. Nel
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
18
contesto del territorio italiano, si tratta di cifre che potrebbero al massimo
giustificare un uso effettivo del marchio, ma che non sono sufficienti per
dimostrare l’uso qualificato necessario per incidere sulla percezione del segno da
parte del pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
36 Quanto alle spese di sponsorizzazione relative alla corsa ciclistica a tappe “Giro
d’Italia” (Documento 14.2), la richiedente non fornisce prove certe quanto al
segno concreto al quale si riferiscono dette attività di sponsorizzazione e alle
modalità con le quali il pubblico di riferimento è stato eventualmente esposto al
segno de quo.
37 Ad ogni modo, anche a voler supporre che, grazie agli investimenti promozionali
della richiedente, il pubblico italiano è stato esposto al segno in questione durante
alcuni anni, va ricordato che la prova del carattere distintivo acquisito grazie
all’uso del marchio non può fondarsi su probabilità o presunzioni, bensì su dati
oggettivi.
38 A tal proposito, a parere della Commissione, la documentazione prodotta dalla
richiedente potrebbe, nel migliore dei casi, essere idonea a dimostrare l’uso nel
mercato italiano del marchio in questione, almeno per le “selle per biciclette”
della Classe 12, alle quali fa riferimento la quasi totalità della documentazione
prodotta dalla richiedente.
39 Le prove depositate dalla richiedente, tuttavia, non dimostrano come i
consumatori percepiscano il segno de quo e, in particolare, non forniscono
indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione quale
indicatore di origine commerciale dei servizi in contestazione da parte del
pubblico italiano di riferimento.
40 Mancano, infatti, ricerche ed indagini di mercato, dichiarazioni di camere di
commercio e industria o di altre associazioni professionali, o altre prove della
percezione del segno da parte del pubblico di riferimento, che non possono essere
sostituite, al contrario di quanto sostenuto dalla richiedente, da articoli, fatture,
sponsorizzazioni, ecc. i quali, di per sé soli, non sono sufficienti a provare che i
consumatori percepiscono il segno come segno distintivo
della richiedente.
41 A riguardo, la Commissione ricorda che le indagini di mercato concernenti il
livello di riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento sul
mercato in questione, se condotti correttamente, costituiscono la forma di prova
diretta per eccellenza, dal momento che possono dimostrare la percezione reale
del pubblico di riferimento. Si tratta, pertanto, dei mezzi più idonei a dimostrare
l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, rispetto ai quali altri tipi
di prove quali fatture, spese per la pubblicità, riviste e cataloghi rappresentano
prove secondarie che possono aiutare a corroborare tali prove dirette (29/01/13,
T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
42 Mancano inoltre dati certi relativi alla quota di mercato occupata dalla
richiedente. A tal proposito, quanto all’affermazione della richiedente che “A
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
19
pagina 3 del catalogo 4.2 vi è un documento di straordinaria importanza che
consente di comprendere la rilevanza del marchio SELLE ITALIA nell’ambito del
ciclismo mondiale: si tratta delle quote di mercato che riportiamo per comodità.
Come si può notare la quota di mercato di SELLE ITALIA nel settore strada è del
49%, mentre nel settore Mountain Bike del 46%”, la Commissione nota che si
tratta di dati estratti da un’unica competizione italiana tenutasi nel 2009, in
particolare la “Maratona les Dolomites” (le altre tre competizioni citate non si
riferiscono al territorio italiano), senza nessuna informazione che permetta di
capire come detti dati sono stati ottenuti, né tantomeno a che marchio in concreto
si riferiscano i dati in questione.
43 Per quanto riguarda i dati relativi al fatturato, la Commissione ritiene che la sola
indicazione del fatturato della richiedente (18,47 milioni di euro nel 2017, 19,81
milioni di euro nel 2017 e 19,10 milioni di euro nel 2018) non fornisca dati utili
per dimostrare che il segno in questione ha acquisito distintività tramite l’uso. La
richiedente non fornisce alcuna indicazione circa il volume di fatturato diviso per
Stato Membro dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’Italia, né specifica
quali sono stati i prodotti venduti, né quanti sono stati questi prodotti né, infine,
qual è la percentuale dei prodotti venduti che erano contraddistinti dal segno de
quo.
44 Alla luce di quanto sopra ed in mancanza di prove ulteriori che indichino, in
particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la proporzione degli
ambienti interessati che identifica il segno come riconducibile a un’impresa
determinata (ad esempio, tramite indagini di mercato), le dichiarazioni delle
camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali, ovvero tutti
quegli elementi che secondo giurisprudenza acquisita sono atti a dimostrare che il
marchio è in grado di identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da
un’impresa determinata, come correttamente affermato nella decisione
impugnata, si deve concludere che la richiedente non ha dimostrato che il segno
ha acquisito distintività tramite l’uso.
Sulle registrazioni anteriori
45 Infine, per quanto riguarda le registrazioni anteriori richiamate dalla richiedente, è
importante ricordare che le decisioni dell’Ufficio si basano sull’applicazione del
RMUE. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente
sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non
sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio stesso (28/06/2004,
C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35) o delle autorità nazionali degli
Stati Membri dell’UE. La giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea è
costante nell’affermare che l’Ufficio, per quanto debba sforzarsi di trattare le
domande in maniera coerente, non è vincolato dai propri precedenti e non può, in
nessun caso, concedere una registrazione per un marchio che non rispetti le
prescrizioni del RMUE semplicemente perché un marchio simile o identico sia
stato precedentemente ammesso alla registrazione dall’Ufficio stesso, oppure da
Paesi membri della stessa zona linguistica.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
20
46 Anzi, l’applicazione dei principi di parità deve essere conciliata con il rispetto del
principio di legittimità. Di conseguenza, la persona che chiede la registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea non può invocare a proprio
vantaggio un’eventuale illegittimità commessa a suo favore o a favore di altri al
fine di ottenere una decisione identica. Inoltre, è proprio per motivi di certezza del
diritto e di buona amministrazione che l’esame di ogni domanda di registrazione
deve essere rigoroso e completo per evitare l’indebita registrazione dei marchi.
Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto, poiché la registrazione di un
segno come marchio dell’Unione europea dipende da criteri specifici, applicabili
nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il
segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione. Risulta anche
dalla giurisprudenza della Corte che tali considerazioni valgono anche se il segno
di cui si chiede la registrazione come marchio dell’Unione europea è composto in
modo identico a quello di un marchio la cui registrazione è già stata approvata
dall’EUIPO come marchio dell’Unione europea e che riguarda prodotti o servizi
identici o simili a quelli per cui è richiesta la registrazione del segno di cui trattasi
(23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE,
EU:T:2018:212, § 47-48 e giurisprudenza ivi citata).
47 Nel caso in esame, è risultato evidente che la domanda è soggetta agli
impedimenti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c),
RMUE. D’altra parte, per le ragioni suesposte, la Commissione ha ritenuto che la
richiedente non ha dimostrato che il segno ha acquisito distintività tramite l’uso ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. In tali circostanze, la Commissione non
può concludere che il marchio in contestazione debba essere accettato a causa
delle precedenti decisioni dell’Ufficio.
48 A titolo di completezza, poiché la richiedente invoca, inter alia, registrazioni in
Italia, è doveroso richiamare che il sistema del marchio dell’Unione europea è un
sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche
che lo riguardano e che la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema
nazionale (12/12/2013, C-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
Conclusioni
49 La Commissione conferma che il marchio richiesto è descrittivo ed è sprovvisto
di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per tutti i prodotti e
servizi contestati nelle Classi 12 e 35.
50 Inoltre, la richiedente non ha provato l’acquisizione di un carattere distintivo
attraverso l’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE relativamente ai
prodotti e servizi contestati.
51 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione conferma la
decisione impugnata e respinge il ricorso.
02/06/2021, R 55/2021-5, selle italia (fig.)
21
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:

1. Il ricorso è respinto.
   Firmato
   V. Melgar
   Firmato
   S. Rizzo
   Firmato

L’OLIVA LECCINO ad avviso della Commissione di esame è un marchio descrittivo dei prodotti oggetto del marchio, prodotti in classe 29, principalmente olio, per cui viene rigettato e non supera l’esame.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/01/2021

ING. CLAUDIO BALDI S.R.L.  P.O. Box n. 187 I-60035 Jesi (Ancona)  ITALIA

Fascicolo nº:	018313098
Vostro riferimento:	MON/20209/PS
Marchio:	L’OLIVA LECCINO
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	MONINI S.P.A.  Strada Statale 3 Flaminia Km. 129 I- Spoleto (PG)  IT

In data   16/10/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nelle lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.  

Nel rilievo si comunicava , il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al

segno il seguente significato: oliva leccino.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere lettera b) e c)  e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018313098  è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il consumatore che si approcciasse al marchio percepirebbe il segno come contenente informazioni dei servizi forniti, nel caso di specie organizzazione di fiere e, l’organizzatore di fiere ha come oggetto tecnologie che prevedono anche “emissioni zero” cioè il non rilascio di gas nell’atmosfera da parte di autoveicoli a motore. Per cui il consumatore di riferimento, pur contenendo il marchio una forma grafica sufficientemente originale di colore verde, assocerebbe il marchio a informazioni sulla natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 18/01/2021

In data 21/09/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo di alcune caratteristiche dei servizi e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, la quale forma parte integrante della presente decisione.

Nel caso in questione, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che i servizi prestati/resi (Organizzazione di fiere) hanno come oggetto tecnologie che prevedono, per esempio, il non rilascio di gas nell’atmosfera derivanti da un processo di produzione o di autoveicoli dotati di motori a combustione interna, quindi emissioni zero. Pertanto, il consumatore di riferimento, nonostante la presenza di alcuni elementi stilizzati che consistono nella dicitura “ZEROEMISSION” congiunta di colore verde, percepirebbe il segno come in grado di fornire informazioni su elementi, quali la natura, il tipo e la destinazione qualità, dei servizi in questione.

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. Per le ragioni esposte nella lettera di obiezione, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 300 605è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO

Il sacco chiuso con un legaccio ivi rappresentato ad avviso di EUIPO non sarebbe originale rispetto al prodotto che si vuole tutelare, cioè i sacchi, allo stesso modo la parte verbale LEGA E CHIUDI non aggiungerebbe nulla di distintivo e originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 08/12/2020

Rossella Masetti  via G. Garibaldi n.1 I-41058 Vignola ( Modena)  ITALIA

Fascicolo nº:	018278515
Vostro riferimento:	S8-12.EM.1
Marchio:	LEGA & CHIUDI
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	SORAGNI S.R.L.  Via Nino Bixio 27 I-46012 BOZZOLO (MANTOVA)  ITALIA

In data 17/08/2020 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 18/09/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio in questione è un marchio complesso composto da tre elementi facilmente distinguibili: il primo caratterizzato dalla “bocca” di un sacco chiuso dalla particolare raffigurazione di un nastro che realizza un anello, il secondo elemento è un elemento geometrico, ovvero un doppio cerchio che forma un anello, all’interno del quale viene inciso il terzo elemento del segno consistente nella dicitura “LEGA & CHIUDI”. Di particolare distintività appare la forma del fiocco che chiude il sacco. Infatti, detto elemento [e caratterizzato da un doppio giro di corda che avvolge il sacco e dalla formazione di un anello che richiama il manico di una borsa. È altamente improbabile data la sua innaturalità che il consumatore lo percepisca come informativo e/o descrittivo della natura o della funzionalità del prodotto. Inoltre, va rilevato che gli elementi che chiudono i sacchi sono trasparenti e difficilmente notabili a primo impatto. Infine, l’elemento figurativo del fiocco nonché la sua particolare forma, non sono comunemente utilizzati o abituali in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda. L’elemento figurativo del legaccio e quella particolare forma che lo stesso assume nel marchio non è comunemente utilizzato o abituale in commercio in relazione ai prodotti oggetto della domanda
2. La figura geometrica ad anello non deve essere considerata come una mera cornice o margine in primo luogo perché al suo interno è presente l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI” caratterizzante il segno, in secondo luogo perché la raffigurazione del legaccio che forma il manico è in rilievo rispetto alla figura geometrica ad anello. Pertanto, si ritiene che detta figura geometrica non possa considerarsi come semplice ma piuttosto come un elemento caratterizzante il marchio idonea a creare un’impressione complessiva sufficientemente distintiva.
3. Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che il segno sia dotato di carattere distintivo.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. Nel caso che ci occupa, la percezione del marchio deve essere valutata in base al pubblico di lingua italiana.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Come giustamente osservato dal richiedente, poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).

Come già affermato dall’Ufficio nella sua precedente missiva gli elementi verbali del marchio in esame hanno un chiaro significato per il consumatore di lingua italiana ossia “avvolgere con una fune, spago o altro mezzo flessibile, al fine di impedire l’entrata o l’uscita di materiale o un liquido un gas da un contenitore”. Detto argomento non è stato contestato e, pertanto, l’Ufficio intende che il richiedente sia d’accordo con lo stesso. Egli sostiene, tuttavia, che gli elementi grafici siano sufficientemente originali da dotare di carattere distintivo il segno de quo.

Orbene, l’Ufficio non è di detto avviso in quanto tale argomento non è di applicazione al caso di specie. Infatti, il segno per cui è stata chiesta la registrazione, analizzato nel suo complesso, non presenta sufficienti elementi di fantasia che lo rendano distintivo e che permettano di superare il suo carattere sostanzialmente descrittivo.

In particolare, gli elementi figurativi consistono nella presenza di un sacco di colore nero, che viene chiuso grazie ad un legaccio (corda o spago), ed una figura geometrica consistente in un doppio cerchio al cui interno viene inserito l’elemento verbale “LEGA & CHIUDI”.

Orbene, appare evidente come detti elementi non solo non sono in grado di dotare di carattere distintivo il marchio ma, al contrario, non fanno altro che rafforzare il suo carattere descrittivo come verrà specificato in seguito.

La rappresentazione del sacco di colore nero è, infatti, piuttosto standard e richiama, in maniera inequivocabile, i prodotti per i quali si chiede protezione ossia dei sacchi. Stesso discorso vale per la rappresentazione del legaccio che, per quanto leggermente stilizzato, nel suo insieme ha una forma comune a questo tipo di prodotti e mostra quella che è la funzione stessa del legaccio, ossia quella di legare il sacco il sacco impedendo, in tal modo, la fuoriuscita del materiale presente al suo interno.

I due cerchi che contengono al loro interno gli elementi verbali sono figure geometriche semplici che non si distaccano in nessun modo dalla loro classica rappresentazione. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il fatto che ai detti cerchi venga sovrapposto il legaccio non è in alcun modo sufficiente a dotare il segno della necessaria distintività. Per ciò che concerne, infine, gli elementi verbali posti all’interno dei cerchi, occorre osservare come gli stessi siano rappresentati in caratteri standard e sono altresì leggibili prima facie dal consumatore.

Pertanto, detti elementi, visti nel loro complesso, trasmettono e/o comunicano al consumatore un messaggio chiaro ed inequivocabile ossia che è possibile chiudere i prodotti per i quali si chiede protezione (sostanzialmente sacchi) legando l’apposito legaccio. Il marchio, nel suo complesso, presenta perciò un legame diretto con i prodotti oggetto dell’obiezione, risultando pertanto, descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE.

Atteso che il segno de quo è descrittivo della natura dei prodotti nonché della loro funzionalità, il marchio in esame è, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) RMUE (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR, ECLI:EU:C:2004:86, § 86).

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018 278 515 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “amaro” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente), rappresentato
da Studio Bonini S.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italia(rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio,
6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1.       La domanda di nullità è
accolta.

2.       Il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente
nullo.

3.       Il titolare del marchio dell’Unione
europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità
contro il marchio dell’Unione europea n. 13
927 363 ‘amaro 33’ (marchio verbale) (nel prosieguo il ‘MUE contestato’),
depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato,
ossia:

Classe 33:  Bevande alcoliche
(escluse le birre).

Il richiedente ha
invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazione
presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE
contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola “amaro” descrittiva
dei prodotti contestati in quanto riferibile a un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero ‘33’ identificativo della
gradazione alcolica dell’amaro stesso, come indicato sul sito web dell’azienda
venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non
fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso
coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva
che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente
descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi
rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle
Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il
segno ‘15’ per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come
identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude
che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere
distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le
seguenti prove:

• Risultati di una ricerca effettuata sul motore di
  ricerca ‘Google’ che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione
  alcolica tra i 23 e i 35 gradi.

• Copia della scheda prodotto dell’Amaro 33 che viene
  presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di
  Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le
osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a
disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché,
alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data
01/07/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del
procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli
elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1,
LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1,
lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un
marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità
si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione
europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le
cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per quanto concerne la valutazione
degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE,
che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del
marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non
effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati
dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento
si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa
prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi
persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili
(23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al
periodo in cui è stata depositatala
domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo
successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla
situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma
persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che le indicazioni
o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali
si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire,
nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il
quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del
marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio,
al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la
stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra,
qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, §
28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al
divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti
un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di
riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione
dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007,
T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340,
§ 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni
e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al
momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi
coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come
emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e
indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15,
Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo
deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi
significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui
trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

La valutazione del carattere descrittivo di un
segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei
servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di
riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare
sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e
destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, §
48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella
lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il
carattere distintivo è il consumatore italofono dell’Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente
sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei
prodotti in esame poiché contenente un’espressione che ne identifica una determinata
caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste
nella dicitura ‘AMARO 33’.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni
fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine amaro designa
una tipologia di bevanda alcolica, ossia un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario online ‘Garzanti Linguistica’). Si tratta, pertanto, di un prodotto
che rientra nella categoria generale delle bevande alcoliche (escluse le
birre) per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno
si compone del numero ‘33’, che, a detta del richiedente, verrà percepito dal
consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla
precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle
singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da
numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§
29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla
condizione che quest’ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se
il numero ‘33’ possa ragionevolmente designare una “caratteristica” dei
prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti
di bevande alcoliche (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto
alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il
Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande
spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol. (v. Allegato II
‘Bevande Spiritose’ punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le
osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel
mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto
dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi
contengano una contenuto alcolico del 33%.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del
cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta
di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del
suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di
Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in
grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso
concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei
prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l’amaro
è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15
e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori
interessati, la quantità indicata dalla cifra ‘33’ identifichi il volume
alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto amaro è compreso nella
voce generale bevande alcoliche (eccetto le birre), il contenuto
descrittivo del segno è riconducibile all’intera categoria dei prodotti
contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del
carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei
quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla
quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata
dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §
18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,
EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta
e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al
pubblico italofono dell’Unione di percepire immediatamente e direttamente una
descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005,T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico
dell’Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è
sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto
per una parte dell’Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59,
paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla
registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi
di carattere distintivo. Tali marchi “sono reputati inidonei a svolgere la
funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine
del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al
consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in
questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta,
qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, §
26).

La nozione di interesse generale sottesa
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla
funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o
all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio
contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C‑304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante,
sussiste una certa interferenza tra l’impedimento alla registrazione attinente
alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di
marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che
si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è
necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e
servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla
registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist &Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di
caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è,
dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali
prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour,
EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la
mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti
dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto
che la dicitura ‘AMARO 33’ di cui il segno è costituito si riduce, come sopra
argomentato, ad un’indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica amaro.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì
di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento
rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato
disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere
b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre
verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli ulteriori
motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli
articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE
(13/09/2016, T−563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento
conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e ilmarchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti
i prodotti contestati.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in
una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio
dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché
tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1
e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di
annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla
base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Pierluigi M. VILLANI

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai
sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Marchio figurativo: “IMPIANTO SICURO” vuole designare gli Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento e relativi servizi concernenti.

Ad avviso della Seconda Commissione di Ricorso il marchio non è registrabile in quanto descrittivo dei prodotti e dei servizi oggetto del marchio. La presenza dell’aggettivo “SICURO” è oltre che descrittivo anche elogiativo e la parte figurativa, cioè il cursore freccia inserita nel cerchio, non aggiunge carattere distintivo ma anzi, è un elemento comune e generico.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 5 ottobre 2020

Nel procedimento R 790/2020-2

TRE-E S.c.r.l. Via Kennedy 49/51 20023 Cerro Maggiore (MI) Italia Richiedente / Ricorrente rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128 Bologna, Italia

RICORSO

concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 086 240 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

2 Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 24 giugno 2019, TRE-E S.c.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti e servizi: Classe 7 – Apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto; catene di trasporto; elettriche ascensori; attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori; elevatori; comandi per elevatori; elevatori su rampa; ingranaggi elevatori; piani elevatori; trasportatori elevatori mobili; montacarichi; trasportatori; impianti trasportatori automatici; nastri trasportatori; rulli trasportatori; tappeti mobili [per persone]; scale mobili; scale mobili [costruzione]; scale mobili

[motorizzate]

; relativi componenti e accessori. Classe 37 – Installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori; Servizi di informazione, consulenza e assistenza, anche da remoto, inerenti l’installazione, la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili, e relativi componenti e accessori. Classe 41 – Servizi di informazione, istruzione, formazione ed aggiornamento riguardanti l’installazione, la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di esercitazione pratica riguardanti l’installazione, la manutenzione, la riparazione e l’ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili; servizi di istruzione ed aggiornamento riguardanti la normativa vigente in tema di installazione, manutenzione, riparazione ed ammodernamento di apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili.

In data 1 agosto 2019, l’esaminatore trasmetteva alla richiedente una notifica di rifiuto provvisorio della domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, sintetizzata come segue: – Il segno oggetto di domanda è inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) perché descrive alcune caratteristiche dei prodotti e servizi per cui si richiede protezione, ed è, inoltre, privo di carattere distintivo. – La valutazione del carattere descrittivo si basa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per cui si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno, appunto, il significato di “impianto che è sicuro” con fine descrittivo oltre che elogiativo. – Il segno informerà immediatamente i consumatori, senza ulteriore riflessione, che i prodotti offerti in Classe 7 sono sicuri ovvero che possiedono o sono equipaggiati con un impianto di sicurezza o che rispondono a certi standard di sicurezza. – Per ciò che concerne, invece, i servizi offerti in Classe 37, il segno informerà il consumatore di riferimento che i summenzionati servizi sono sicuri ovvero che garantiscono la sicurezza del prodotto offerto. – In riferimento, poi, ai servizi obiettati in Classe 41, il segno informerà i consumatori che i servizi offerti hanno ad oggetto l’informazione, istruzione, formazione e/o corsi di aggiornamento in merito alla sicurezza degli impianti. – La presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare il messaggio informativo suggerito dal marchio. Si può pertanto affermare che, nel complesso, i predetti elementi non aggiungono alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Il consumatore di riferimento percepirebbe, dunque, il segno come contenente informazioni in merito alla qualità dei prodotti e servizi offerti. – Per quanto riguarda il carattere distintivo, la presenza dell’aggettivo “SICURO” rende il segno, oltre che descrittivo, anche elogiativo in quanto informa il consumatore che i prodotti e servizi offerti sono sicuri. L’aggettivo “SICURO”, infatti, farà sì che il consumatore legga all’interno del segno un messaggio promozionale elogiativo il cui proposito è quello di comunicare al consumatore di riferimento che i prodotti ed i servizi offerti, sono sicuri ovvero che non fanno temere pericoli. – Il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare le summenzionate caratteristiche dei prodotti e servizi contestati. Tale conclusione non è alterata dalla presenza degli elementi figurativi del segno.

La richiedente non ha ritirato la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore e, in data 19 settembre 2019, ha presentato le sue osservazioni, affermando, in particolare, che sebbene la dicitura “impianto sicuro” abbia un certo grado di descrittività, essa risulta tuttavia associata ad un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio, in quanto non vi è alcuna attinenza tra la stessa e i prodotti e servizi oggetto della domanda. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.)

Con decisione del 28 febbraio 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore, richiamando integralmente il contenuto della notifica del 1 agosto 2019, rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione può essere sintetizzata come segue: – L’obiezione sollevata dall’esaminatore in data 1 agosto 2019 è mantenuta nei confronti di tutti i prodotti e servizi della domanda. – Il segno di cui alla domanda si caratterizza per la presenza di un elemento grafico riportato di seguito: – Il pittogramma, rappresentato a forma di pulsante di colore verde, posto al centro di una figura di forma circolare, anch’essa di colore verde, non aggiunge alcuna caratteristica che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i prodotti e servizi per i quali si richiede protezione. – Gli argomenti della richiedente circa la distintività del segno non possono considerarsi validi. – Come ammesso dalla stessa richiedente, il segno contiene un elemento concettuale assolutamente descrittivo in relazione a tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda. Per esempio, si potrebbe leggere: apparecchi di sollevamento appartenenti ad un impianto sicuro; impianti di sollevamento sicuri e così via per tutti i prodotti della Classe 7, come apparecchi di sollevamento e trasporto di ogni tipo, in particolare ascensori, elevatori, montacarichi, trasportatori, pedane, rampe mobili, tappeti mobili, scale mobili. La simbologia rappresentata nel segno fa evidente riferimento ai pulsanti d’azionamento di apparati di questo tipo. – Anche con riferimento a prodotti che non sono impianti come, ad esempio, i motori per ascensori, la locuzione verrà interpretata come meramente descrittiva del fatto che il motore fa parte di un sistema ad elevata sicurezza. Si potrebbe anche dire che, con riferimento a questi prodotti, il segno manca di carattere distintivo dato il suo carattere di dichiarazione laudatoria o elogiativa destinata a mettere in evidenza una qualità del prodotto essenziale dal punto di vista commerciale. – Lo stesso argomento va applicato in relazione a tutti i servizi della classe 37 e della classe 41, al trattarsi di prodotti e servizi tutti direttamente o indirettamente (ma chiaramente) destinati alla realizzazione di attività di sollevamento e trasporto di persone e merci attraverso l’uso di impianti. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 5 – Pertanto, il segno grafico, banale e descrittivo, verrà molto probabilmente interpretato alla luce del senso espresso dalla locuzione “impianto” (di sollevamento e, quindi di trasporto: il trasporto implica il sollevamento e il sollevamento è un tipo di trasporto) “sicuro”. Si ha quindi una sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda a un’azione di sollevamento con quello della locuzione. – La freccia inserita in un cerchio è un elemento grafico dei più comuni e banali, cosicché è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento non sia affatto colpito dallo stesso in modo da poterlo interpretare come elemento caratterizzato da arbitrarietà e quindi distintività. Inoltre, la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere distintivo, assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell’elemento verbale. I due elementi del segno diventano così complementari che la descrittività dell’elemento verbale va a rafforzare la banalità di quello grafico e viceversa. – Inoltre, il segno sarà possibilmente interpretato come slogan ovvero come una dichiarazione commerciale. Lo slogan “impianto sicuro” ha una natura di mera esclamazione pubblicitaria che non contiene altri significati chiaramente e immediatamente percepibili, essendo un messaggio di carattere squisitamente propagandistico ed elogiativo. – Il segno, nel suo insieme, esprime un concetto e rimanda a delle finalità di natura, funzione o destinazione chiare e immediate per il pubblico italiano di riferimento, sia esso il pubblico in generale che, a maggior ragione, il pubblico professionale. Se da una parte si accetta che un marchio possa essere percepito sia come formula promozionale sia come segno capace di identificare l’origine o la provenienza dei servizi dal titolare del segno stesso, in questo caso il pubblico di riferimento non tenderà a percepire nel segno alcuna particolare informazione commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato. – L’espressione di cui si tratta è così comunemente usata che non presenta elementi residuali che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, fornire delle indicazioni al consumatore per l’individuazione del prodotto o del servizio in quanto offerto da un soggetto determinato. – Inoltre, tale dicitura non costituisce, di primo acchito, un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. – Affinché uno slogan possa essere accettato come marchio, la percezione da parte del pubblico del carattere distintivo inerente al segno deve essere simultanea alla funzione meramente promozionale e non ritardata nel tempo a causa di un processo cognitivo. – Infine, l’elemento figurativo del segno de quo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa. Ciò significa che, 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 6 data la dialettica degli elementi del segno, il pubblico di riferimento sarà colpito in primo luogo e unicamente dall’elemento descrittivo e propagandistico del segno e non dal suo carattere allusivo, come peraltro affermato dalla richiedente. 5 In data 29 aprile 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l’annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 3 giugno 2020. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Sebbene la dicitura “impianto sicuro” abbia un certo grado di descrittività, essa risulta associata a un elemento figurativo che conferisce sufficiente distintività al marchio. – Tale ultimo elemento potrebbe anche essere considerato come la rappresentazione stilizzata e fantasiosa di un pulsante di comando per ascensore, quindi di una parte di prodotto accessorio (pulsantiera) del prodotto “ascensori”. Il collegamento non è però certamente immediato né univoco, né il segno può essere considerato “banale e descrittivo” o un “elemento grafico dei più comuni e banali”. Inoltre, il pittogramma generalmente raffigurato nelle pulsantiere per ascensori presenta tratti più essenziali. Alle osservazioni depositate in data 19 settembre 2019 sono state allegate alcune foto rappresentanti il tipico pittogramma raffigurato nelle pulsantiere degli ascensori, che ha un aspetto differente rispetto all’elemento figurativo del marchio in oggetto. – Nella decisione impugnata si afferma che vi è “sinergia tra il messaggio contenuto nel segno che rimanda ad un’azione di sollevamento con quello della locuzione” e che “la combinazione con la parte verbale “impianto sicuro” ne svaluta ancor di più il carattere assoggettandone il significato a integrazione del concetto descrittivo dell’elemento verbale. In altri termini i due elementi del segno diventano così complementari”. Se anche si volesse accettare il fatto che l’elemento figurativo di freccia/boomerang all’interno di una figura circolare si possa ricollegare ad impianti di sollevamento, l’elemento verbale “impianto sicuro” trasmette un altro messaggio, legato alla sicurezza di un qualsiasi impianto e non alla funzione di sollevamento. – L’elemento figurativo del marchio in oggetto può essere tutt’al più allusivo rispetto al prodotto “ascensori” e solo ad esso. – Non vi invece è alcun collegamento, neanche indiretto, con gli altri prodotti elencati nella classe 7. Non è stata fornita alcuna dimostrazione o spiegazione di come l’elemento figurativo del marchio possa essere la rappresentazione di un comando di tali prodotti o possa comunque essere ricollegato ad essi. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 7 – Collegamento ancor più forzato e indiretto vi è tra l’elemento figurativo del marchio e i servizi rivendicati per le classi 37 e 41. In questo caso, l’elemento figurativo sarebbe al massimo una rappresentazione stilizzata e fantasiosa di una parte di un accessorio di prodotti (e non tutti) ai quali i servizi sono relativi. Il collegamento è oltremodo vago. – I prodotti della classe 7 e i servizi delle classi 37 e 41 non costituiscono una categoria sufficientemente omogenea, per cui si ritiene che la motivazione data dalla decisione impugnata sia insufficiente. In particolare, non è affatto spiegato come l’elemento figurativo di freccia/boomerang all’interno della figura circolare abbia un collegamento diretto e immediato con tali servizi. – La decisione impugnata si è limitata ad asserire che tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio hanno un legame con il pittogramma di freccia, senza spiegare come, e senza indicare il motivo per cui il marchio consentirebbe al pubblico di riferimento di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti e servizi interessati. – La domanda de qua non può essere rifiutata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE in quanto: (i) l’immagine di freccia/boomerang all’interno di figura circolare non è certo una rappresentazione verosimile o standard del prodotto “ascensori”, meno degli altri prodotti, e meno che meno dei servizi relativi ad essi; (ii) l’elemento figurativo non è comunemente usato in commercio in relazione al prodotto “ascensori”, né agli altri prodotti, e meno che meno ai servizi relativi; (iii) l’elemento figurativo non verrà percepito immediatamente come la descrizione immediata dei prodotti e servizi, né di una delle loro caratteristiche; (iv) non vi è alcun collegamento diretto, specifico e immediato con il prodotto “ascensori” e con gli altri prodotti, e meno che meno con i servizi relativi ad essi. – L’elemento figurativo, chiaramente riconoscibile nel segno e sufficientemente stilizzato, si discosta significativamente da una rappresentazione comune dei prodotti o servizi, per cui conferisce al marchio un’impressione visiva sufficientemente diversa dal messaggio descrittivo/non distintivo trasmesso dagli elementi verbali e lo rende distintivo nel suo complesso. – Il collegamento con i prodotti e servizi è indiretto, vago e semplicemente allusivo. Il consumatore non perverrà immediatamente e senza ulteriore riflessione alla conclusione che l’elemento figurativo in oggetto concerne i prodotti e servizi rivendicati. Non è stata data alcuna dimostrazione del fatto che il pubblico di riferimento lo percepisca, immediatamente e senza ulteriore riflessione, come una descrizione dei prodotti o servizi o di caratteristiche inerenti e intrinseche alla loro natura. – Anche nella rara eventualità che i prodotti elencati nella classe 7 e i servizi elencati nella classe 37 venissero richiesti da parte di un consumatore finale, in considerazione dell’importanza della spesa e della rilevanza dell’aspetto della sicurezza, verrebbe prestato sicuramente un livello di attenzione molto alto nella selezione e acquisto. I servizi della classe 41 sono ovviamente destinati ad un pubblico professionista. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 8 – L’attenzione del consumatore si focalizzerà sull’elemento figurativo, che non presenta carattere di descrittività. – L’elemento verbale “impianto sicuro” non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l’ascoltatore o il consumatore. Le sentenze nella decisione impugnata sono state emesse in riferimento a marchi puramente verbali. – Quanto infine all’affermazione presente nella decisione impugnata secondo la quale “il segno va valutato nel suo insieme per cui l’elemento figurativo non può che essere visto come elemento funzionale al messaggio verbale che lo completa […]”, si precisa che la sentenza citata per analogia fa riferimento ad un marchio costituito dall’elemento verbale “BioID.” in caratteri maiuscoli e minuscoli alternati, senza alcun elemento grafico. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 e all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile. Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE Quadro normativo e giurisprudenziale 9 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. 11 Per costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 e giurisprudenza citata; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 43; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, §

Inoltre, segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione sono, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ritenuti inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, vale a 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 9 dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa (23/10/2003, C−191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 44; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28). 12 Ne consegue che, affinché un segno ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29).

Inoltre, qualora l’Ufficio opponga un diniego di registrazione di un marchio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio di cui a detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi per i quali è presentata la domanda, ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 54; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38 e giurisprudenza ivi citata).

Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi (31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 47; 07/11/2014, T−567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). Pubblico di riferimento

Il pubblico di riferimento, al fine della valutazione del carattere descrittivo del segno, sarà composto da consumatori/utenti dell’Unione Europea di lingua italiana. 16 Una parte di tali consumatori/utenti è costituita da professionisti di vari settori industriali e un’altra è formata dal grande pubblico (ad esempio amministratori di condominio etc.). Sebbene quest’ultimo non sia dotato di conoscenze tecniche comparabili a quelle dei consumatori professionisti, il grado di attenzione rimarrà invariabilmente elevato per entrambi, tenuto conto della natura dei prodotti (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto di oggetti e di persone) e dei servizi (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in relazione ai prodotti di cui sopra e, in relazione ai predetti servizi i seguenti: informazione, consulenza e assistenza e informazione, istruzione, formazione e aggiornamento, inclusa l’esercitazione pratica e istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente), i quali non sono 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 10 acquistati con frequenza e dai quali ci si aspetta sicurezza, affidabilità e ottime prestazioni per un lungo arco di tempo. 17 Al riguardo è importante chiarire, tuttavia, che tale circostanza non è in grado di avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati al fine di valutare il carattere descrittivo del segno. Il fatto che il consumatore presti una particolare attenzione nell’acquisto di determinati prodotti e servizi non significa necessariamente che la “soglia del carattere descrittivo” del segno debba essere in certa misura “più elevata” affinché tale segno rientri nel divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE (si veda, per analogia, 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). La Commissione non trova alcun valido motivo, e non è assistita in ciò dalla richiedente, per sostenere che, nel caso di specie, il maggiore o minore livello di attenzione del pubblico costituisca un elemento discriminante nella percezione del segno come descrittivo o meno. Categoria omogenea di prodotti e servizi 18 L’esame della registrabilità di un marchio deve essere effettuato tenendo in considerazione ciascuno dei beni o servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta. La decisione di rifiuto di una domanda di marchio dovrà, in principio, indicare le ragioni relative a ciascuno dei prodotti o servizi in questione. Tuttavia, è possibile utilizzare un ragionamento generale per tutti i prodotti o servizi interessati dal medesimo motivo di rifiuto, qualora tali prodotti o servizi siano uniti da un collegamento sufficientemente diretto e specifico da formare una categoria omogenea (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37). 19 I prodotti oggetto di domanda (apparecchi, macchinari e impianti di sollevamento e trasporto) rientrano tutti nel settore degli impianti edilizi (ad esempio ascensori, scale mobili, elevatori, montacarichi), in cui si includono i relativi accessori (quali motori per ascensori, meccanismi robotici di sollevamento o di trasporto, catene di trasporto etc.) e, nello specifico, nel settore degli impianti meccanici di trasporto o di sollevamento, di oggetti come di persone. È proprio questa la caratteristica più importante e che sarà necessario tenere in considerazione al momento dell’esame della registrabilità del segno, cioè che tali prodotti hanno a che fare con il sollevamento o il trasporto di un oggetto o una persona verso una data direzione, ad esempio in avanti o verso l’alto.

I servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in Classe 37 hanno come oggetto gli impianti meccanici di trasporto e sollevamento in Classe 7. I restanti servizi di cui alle Classi 37 e 41 e cioè di informazione, consulenza e assistenza, di istruzione e aggiornamento, inclusa l’esercitazione pratica e di istruzione e aggiornamento in relazione alla normativa vigente, si riferiscono tutti ai servizi di installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento di impianti di sollevamento e di trasporto e relativi accessori. Anche in questo caso, la caratteristica da tenere in considerazione al fine dell’esame della registrabilità del segno è che tali servizi si riferiscono ai prodotti in Classe 7, cioè agli impianti di trasporto o sollevamento di beni o persone. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 11

Si ritiene pertanto corretta la scelta dell’esaminatore di raggruppare i detti prodotti e servizi nella medesima categoria omogenea, in quanto tutti inerenti ai medesimi prodotti, al fine di esaminare il marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. 22 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del Tribunale (19/06/2019, T-213/18, SHAPE OF FAUCET/TAP FOR PREPARING AND DISPENSING BEVERAGES (3D), EU:T:2019:435, § 39-40) il quale confermò la decisione della Commissione di Ricorso di raggruppare in un unico gruppo omogeneo erogatori d’acqua e macchinari per la composizione di bevande e relativi servizi di installazione, vendita al dettaglio e riparazione relativi ai medesimi, al fine dell’esame del carattere distintivo del segno.

Carattere descrittivo

Il marchio oggetto di domanda è un marchio figurativo composto da una figura di forma circolare di colore verde, al cui interno vengono rappresentate su sfondo bianco le parole “IMPIANTO” (nella parte superiore) e “SICURO” (nella parte inferiore). Nella parte centrale della figura è rappresentato un pittogramma di colore verde a forma di punta di freccia stilizzata, rivolta verso l’alto. 24 In lingua italiana, la parola “impianto” significa insieme di dispositivi, apparecchi e manufatti concorrenti ad un medesimo scopo (si veda a tal proposito la voce “impianto” del vocabolario online Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/impianto/). Esistono vari tipi di impianti, tra i quali rientrano gli impianti di ascensore e montacarichi (si veda in tal senso la voce “impianto” dell’enciclopedia online Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/impianto/). La stessa specificazione dei prodotti in Classe 7 utilizza la parola “impianto” per descrivere i prodotti oggetto di domanda, e in particolare “impianti di sollevamento per il trasporto di persone e merci” e “impianti trasportatori automatici”.

La parola “sicuro” è un aggettivo che indica le qualità di sicurezza e affidabilità. La lettura congiunta delle due parole come proposta dal segno descrive un impianto affidabile, rispondente ad un canone generale di sicurezza. Tali conclusioni non sono contestate dalla richiedente. 26 Con riguardo ai prodotti della Classe 7 (ad esempio, “apparecchi di sollevamento; impianti di sollevamento per il trasporto di persone e di merci; macchinari di sollevamento; rampe di sollevamento; piattaforme mobili [di sollevamento]; meccanismi robotici di sollevamento; meccanismi robotici di trasporto”, ecc.), la dicitura “IMPIANTO SICURO” indica dunque, in maniera immediata e diretta, che si tratta di impianti affidabili e, appunto, sicuri (l’affidabilità e la sicurezza sono caratteristiche essenziali di un buon macchinario di trasporto o sollevamento, sia esso di oggetti o di persone). Allo stesso modo, qualora utilizzata in relazione agli accessori dei suddetti impianti (quali “attrezzatura per ascensori e sollevatori, elevatori e scale mobili; dispositivi di comando per ascensori; motori per ascensori; trasmissioni per ascensori”, ecc.) l’espressione “IMPIANTO SICURO” indicherà che tali prodotti accessori sono destinati a un impianto sicuro e/o alla cui sicurezza essi contribuiscono. 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 12

Conformemente a quanto concluso dall’esaminatore nella decisione impugnata e nel rifiuto provvisorio ivi richiamato, con riguardo ai servizi in Classe 37 (installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento e informazione, consulenza e assistenza a proposito dei servizi precedenti), la locuzione “IMPIANTO SICURO” suggerisce immediatamente al consumatore che tali servizi hanno l’obiettivo di assicurare, garantire nel tempo la sicurezza dell’impianto che si intende installare, riparare, ecc. o assistere il pubblico circa la sicurezza degli impianti installati, riparati, ecc.

Parimenti, con riguardo ai servizi di cui alla Classe 41, l’espressione “IMPIANTO SICURO” non avrà altra funzione che informare i consumatori che tali servizi hanno ad oggetto l’informazione, istruzione, formazione e/o offerta di corsi di aggiornamento in merito alla installazione, manutenzione, riparazione e ammodernamento in tutta sicurezza degli impianti.

L’espressione “IMPIANTO SICURO” veicola, dunque, come correttamente affermato nella decisione impugnata, delle informazioni relative alla qualità dei prodotti e servizi oggetto di domanda, nonché alla natura dei primi e all’oggetto finale dei secondi.

Quanto alla rappresentazione grafica del segno, premettendo incidentalmente che quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, oggetto di maggior attenzione rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in questione citandone il nome piuttosto che descrivendo l’elemento figurativo del marchio (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37), si osserva quanto segue.

La conclusione dell’esaminatore, secondo la quale la presenza degli elementi figurativi non fa altro che enfatizzare, completandolo, il messaggio informativo suggerito dal segno, dev’essere condivisa, per i motivi indicati a continuazione.

Nel caso di specie, l’elemento figurativo è costituito dalla punta di una freccia, debolmente stilizzata, di colore verde, inserita in un doppio cerchio, il maggiore dei quali include al suo interno la componente verbale. Il pittogramma in sé non ha alcun significato particolare, tuttavia nel contesto dei prodotti e servizi in questione, tutti concernenti impianti di sollevamento e trasporto, esso sarà verosimilmente percepito come indicativo di una direzione, in avanti o verso l’alto.

Ebbene, la rappresentazione di una freccia che indica una direzione, verso l’alto o in avanti, non fa altro che completare l’informazione descrittiva fornita dall’elemento verbale “IMPIANTO SICURO”, evidenziando che gli impianti descritti come sicuri, e in cui consistono o si riferiscono i prodotti e servizi in questione, sono, nello specifico, impianti che provvedono al sollevamento o al trasporto. Il significato dell’elemento verbale del segno è dunque ulteriormente specificato dal pittogramma della freccia (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 13 34 Inoltre e in ogni caso, l’elemento grafico della freccia occupa uno spazio inferiore nel segno rispetto all’espressione “IMPIANTO SICURO”, iscritta nel doppio cerchio, e non è certo tale da distrarre l’attenzione del consumatore dall’elemento denominativo e dal messaggio da esso convogliato (si vedano in tal senso 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 71, 74; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27, 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 31; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20;).

A titolo di chiarezza, qualora poi si volesse ritenere, come suggerito dalla richiedente, che il pittogramma possa richiamare alla memoria una pulsantiera di un ascensore, la conclusione che il segno è descrittivo, nel senso suindicato, dei prodotti e dei servizi oggetto di domanda non sarebbe affatto alterata, ma semmai rafforzata. Se il segno nel suo complesso è descrittivo in via chiara e immediata per la parte (senz’altro non trascurabile) dei consumatori/utenti che percepiscono la freccia iscritta nel cerchio come indicativa della direzione dell’azione del trasporto o del sollevamento operata dall’impianto, lo sarà ancora di più per quella parte del pubblico che percepirà tale elemento grafico come il pulsante di chiamata di un ascensore. Infatti, quest’ultimo rientra nella categoria degli impianti di sollevamento della Classe 7 e, in quanto tale, è oggetto, come da specificazione della lista del marchio, di svariati servizi rivendicati nella domanda nelle classi 37 e 41. 36 Alla luce del fatto che l’elemento figurativo non è atto a modificare il messaggio trasmesso dall’elemento verbale del marchio e posto che la registrabilità del segno deve essere valutata sinteticamente, tenendo in considerazione non i suoi singoli elementi ma la loro sinergia, la Commissione conferma la decisione impugnata circa la non registrabilità della domanda di marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19). Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

A mero titolo esaustivo, si ritiene opportuno proseguire l’esame del ricorso anche alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d’incitamento all’acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata).

Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 14 (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).

Infine, il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

Prima di procedere all’esame del presente motivo di rifiuto, si ritiene opportuno richiamare l’analisi e le relative conclusioni svolte in precedenza a proposito: del raggruppamento in una unica categoria omogenea dei prodotti e servizi oggetto di domanda; della locuzione “IMPIANTO SICURO”; e dell’elemento figurativo della freccia.

Innanzitutto, l’argomento della richiedente di cui a pag. 7 della propria memoria secondo cui “IMPIANTO SICURO” non ha natura di slogan, potendo essere una asserzione sulla qualità dei prodotti, ma non una frase concettosa e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l’ascoltatore o il consumatore”, è privo di pregio. La portata elogiativa di un segno, tale da renderlo suscettibile all’applicazione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è data dalla sua capacità suggestiva o orecchiabilità, bensì dalla sua incapacità di trasmettere al consumatore un messaggio che non sia puramente promozionale. Tenuto conto del significato della locuzione “IMPIANTO SICURO” in relazione ai prodotti e servizi in questione, descritta anteriormente, è evidente che essa trasmette un messaggio positivo, chiaramente elogiativo e tipicamente e meramente promozionale, circa la sicurezza degli impianti commercializzati o relativamente ai quali si offrono i servizi specificati nella domanda. 45 Ad abundantiam, si ritiene utile notare che quand’anche l’elemento figurativo fosse dotato di una minima distintività, quod non, il pubblico di riferimento avrà comunque una percezione d’insieme – e non analitica – del segno, tale per cui, a causa della rilevanza della locuzione “IMPIANTO SICURO”, questi verrà in ogni caso considerato non distintivo (si veda, per analogia, 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58). 05/10/2020, R 790/2020-2, IMPIANTO SICURO (fig.) 15

Si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. Il segno richiesto, avente una connotazione evidentemente laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

In relazione al fatto che l’esaminatore ha menzionato dei casi decisi dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell’Unione europea che non avevano ad oggetto un marchio figurativo comprendente, oltre all’elemento verbale, anche un pittogramma, ma solo un elemento denominativo stilizzato, si richiama l’attenzione della richiedente sul fatto che tale circostanza non implica che la decisione impugnata sia viziata da un errore. In ogni caso, si ritiene di aver richiamato sufficiente giurisprudenza pertinente in questa sede. Conclusione

In conclusione, il carattere descrittivo del segno e la sua forte connotazione elogiativa rendono il segno non registrabile non solo in quanto descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ma anche in quanto non distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, come giustamente concluso nella decisione impugnata. 49 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

Il marchio che viene respinto dall’esaminatore è SOLUTION.bank, marchio in classe 36 Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; servizi bancari. La motivazione è la mancanza di distintività dovuta al legame istintivo con un mero slogan pubblicitario, il che renderebbe il marchio non distintivo dei servizi che andrebbe ad offrire.

DECISIONE della Seconda Commissione di ricorso del 17 luglio 2020

Nel procedimento R 1228/2019-2 CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore 47122 Forlì Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Viviana Carini, Corso Cristoforo Colombo 10, 20144 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 984 084 LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 17/07/2020, R 1228/2019-2,

Solution.bank

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 12 novembre 2018, CREDITO DI ROMAGNA S.p.A. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea di tipo denominativo SOLUTION.bank per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42. 2 In data 11 gennaio 2019, l’esaminatrice comunicava un rifiuto provvisorio della domanda di marchio, in relazione a parte dei servizi oggetto di domanda, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, argomentando come segue: – I servizi ai quali si applica la presente obiezione sono i seguenti:

Classe 36 – Assicurazioni; Affari finanziari; Affari monetari; Servizi relativi ad affari immobiliari; sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; pagamento a rate; locazione di beni immobiliari; brokeraggio; servizi di agenzie di credito; servizi di agenzie immobiliari; mediazione in beni immobiliari; servizi di agenzie di recupero di crediti; servizi di credito; mediazione in assicurazioni; servizi finanziari di brokeraggio doganale; sottoscrizione di assicurazioni; servizi bancari; stima di beni immobiliari; servizi di collette di beneficenza; costituzione di capitali; investimento di capitali; organizzazione di aperture di credito; garanzie (cauzioni); concessione di crediti; operazioni di cambio; emissione di assegni di viaggio; operazioni di compensazione (cambio); Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili); servizi fiduciari; servizi di finanziamento; finanziamento di anticipi di contanti; emissione di buoni sconto; amministrazione di patrimoni; servizi di prestito; prestito su garanzia di beni mobili e immobili; prestito contro cessione del quinto della pensione o dello stipendio; amministrazione di beni immobiliari; amministrazione di condomini; sottoscrizione di assicurazioni antincendio; affitto di appartamenti; sottoscrizione di assicurazioni malattia; sottoscrizione di assicurazioni marittime; servizi di prestito su pegno; servizi di cassa di previdenza; leasing; factoring; brokeraggio di valori mobiliari; sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; analisi finanziaria; verifica degli assegni; consulenza in materia finanziaria; consulenza in materia di assicurazioni; trattamento di pagamenti con carte di credito; trattamento di pagamenti con carte di debito; trattamento di pagamenti; trattamento di pagamenti a mezzo ricevute bancarie; trattamento di pagamenti a mezzo R.I.D.; trasferimento elettronico di fondi; informazioni finanziarie; informazioni in materia di assicurazioni; emissione di buoni di valore; Servizi di emissione di azioni; servizi di emissione di obbligazioni; emissione di lettere di credito e certificati di deposito; deposito di valori; emissione di carte di credito; servizi di pagamento delle pensioni; sponsorizzazione finanziaria; prestiti contro sicurezza; servizi di fondo di previdenza; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; servizi di consulenza sull’indebitamento; progettazione di finanziamenti per progetti di costruzione; informazioni finanziarie diffuse tramite siti web; fondi di investimento; intermediazione di azioni, obbligazioni e altri titoli di debito; Servizi di conto corrente; emissione di assegni; emissione libretti di deposito al risparmio; online banking; phone banking.

Il pubblico di riferimento nel caso di specie è il consumatore medio di lingua inglese che attribuirebbe al segno il significato “soluzione banca”, come illustrato dai seguenti estratti del dizionario online Oxford: • Solution: “Products or services designed to meet a particular need” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/solution). Traduzione non ufficiale all´italiano: “ prodotti o servizi atti a soddisfare una specifica necessità”. • bank: “A financial establishment that uses money deposited by customers for investment, pays it out when required, makes loans at interest, and exchanges currency.” (informazione estratta dal dizionario Oxford consultato in data 11.01.2019 all’indirizzo https://en.oxforddictionaries.com/definition/bank). Traduzione non ufficiale all’italiano: “ uno stabilimento finanziario che utilizza il denaro depositato dai clienti per investire, lo ripaga quando necessario, concede prestiti con interessi e cambia le valute”. – Il segno “SOLUTION.bank” sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan promozionale elogiativo il cui proposito è di descrivere una caratteristica positiva dei servizi e comunicare un’informazione commerciale. Il pubblico non tenderà a percepire il segno come un’indicazione di origine commerciale che vada oltre il contenuto promozionale veicolato, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi in questione, ossia che tali servizi (Affari finanziari; Affari monetari; Servizi di deposito in cassette di sicurezza; organizzazione di raccolte di denaro; prestiti (finanziamenti); stime finanziarie (assicurazioni, banche, immobili; servizi fiduciari etc.)) sono intesi a soddisfare/risolvere le necessità finanziarie dei clienti e sono erogate da un istituto bancario. – Nel suo insieme, il marchio è pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione e, in data 11 marzo 2019, rispondeva ai rilievi dell’esaminatrice come segue: – La lingua del consumatore di riferimento è l’inglese. Si possono attribuire diversi significati al termine “SOLUTION”, il quale non ha di per sé alcuna attinenza concettuale con i servizi rivendicati in classe 36. – Qualora si volesse attribuire al termine “SOLUTION” il significato di “soluzione” intesa nel senso di “risposta”, ciò non farebbe venir meno la capacità distintiva del marchio “SOLUTION.bank” intesa come capacità di indicare l’origine commerciale dei servizi da esso contraddistinti, poiché “SOLUTION” non contiene alcun messaggio direttamente associabile con i servizi finanziari, immobiliari, etc. né tanto meno dà indicazioni in relazione alle modalità con le quali tali servizi sono forniti dal suo titolare. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 4 – Il segno richiesto non è comunemente usato nel commercio, né esistono indizi concreti che permettono di concludere che esso è idoneo a essere usato in tale modo” (15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463), pertanto deve essere ritenuto provvisto di carattere distintivo. – Infatti, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintivitá, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. – Il pubblico rilevante cui sono diretti servizi finanziari, immobiliari, ecc., sarà composto tanto dal grande pubblico che da professionisti. Il grado di attenzione del pubblico sarà pertanto da considerarsi superiore alla media. – Il termine “SOLUTION” non è direttamente associabile ai servizi contraddistinti, pertanto il marchio in esame tutt’al più potrebbe possedere solo indirettamente un messaggio elogiativo/promozionale. – Del resto, proprio nel settore dei servizi finanziari/bancari (classe 36), risultano registrati a livello dell’Unione europea svariati marchi denominativi che contengono termini aventi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al marchio “SOLUTION.bank”. – L’EUIPO ha registrato numerosi marchi denominativi che contengono il termine “SOLUTION”; il che conferma che l’Ufficio ritiene che tale termine non possegga un carattere elogiativo/promozionale tale da escludere la capacità distintiva del marchio in cui è ricompreso.

Con decisione del 4 aprile 2019 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice rifiutava parzialmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i servizi precedentemente obiettati, elencati al primo punto del paragrafo 2. La decisione può essere riassunta come segue: – L’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero “SOLUTION” e “BANK”. L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore di lingua inglese, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. – È altresì ininfluente che esistano più significati di un termine. Affinché si possa porre diniego alla registrazione è sufficiente che il segno sia privo di carattere distintivo almeno per uno dei suoi possibili significati. – Considerando la natura del marchio, i servizi obiettati, nonché il pubblico di riferimento, l’Ufficio ritiene che la dicitura “SOLUTION.bank” può solamente essere considerata come slogan promozionale elogiativo, destinato a indicare che i servizi erogati da una banca soddisfano/risolvono le necessità dei clienti.

Il messaggio trasmesso è, infatti, chiaro e inequivoco. Il segno è composto da due parole grammaticalmente corrette perfettamente chiare e leggibili, che hanno un preciso significato riportato nei dizionari generici e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Tale segno nel complesso non possiede alcuna caratteristica, per quanto riguarda il modo in cui i due termini sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per i servizi obiettati. Non esiste alcun elemento aggiuntivo rispetto agli elementi verbali, perfettamente riconoscibili, che possa imprimersi nella mente del consumatore come elemento impattante tale da dotare il segno di un carattere distintivo minimo. – L’Ufficio non concorda con la richiedente quando afferma che non esiste alcun nesso tra i servizi obiettati ed il segno in questione. Infatti, se applicata a servizi quali ad esempio “Servizi di conto corrente; online banking; verifica degli assegni” ecc., il termine non sarà interpretato dai consumatori come marchio e quindi indicante un’origine commerciale, bensì come un messaggio elogiativo promozionale, destinato a evidenziare da un lato la possibilità di soddisfare e trovare una soluzione alle richieste/necessità del consumatore e dall’altra che tali servizi e soluzioni sono erogati da una banca. – Inoltre, una dicitura elogiativa quale “SOLUTION.Bank” possiede il medesimo significato sia per il consumatore medio sia per il pubblico specializzato e, pertanto, ammesso e non concesso che il pubblico di cui trattasi possa essere composto da specialisti del settore, tale circostanza non sarebbe sufficiente a modificare la percezione che questi ultimi hanno del segno. – Per quanto riguarda il riferimento ai marchi anteriori registrati, L’Ufficio ha esaminato i numeri di fascicolo indicati e ha riscontrato molte differenze rispetto al segno in questione. In primo luogo, alcuni dei marchi sono registrati alcuni anni orsono e quindi secondo una prassi decisionale diversa, comunque essi non sono paragonabili con il segno della fattispecie. Esistono differenze sia nella dicitura, sia nei prodotti o servizi richiesti. Il fatto che l´Ufficio abbia registrato uno o più marchi contenenti la parola “SOLUTION” non implica che tale termine debba e possa essere sempre accettato indipendentemente dai prodotti o servizi richiesti o dalla combinazione con altri termini. Inoltre, si sottolinea che il segno obiettato è “SOLUTION. Bank” e non “SOLUTION”.

In data 4 giugno 2019, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, nella misura in cui l’esaminatrice aveva rifiutato la domanda di marchio in relazione ai servizi elencati al paragrafo 2. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 5 agosto 2019. Motivi del ricorso 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 6 – Il segno “SOLUTION.bank”, presenta un grado di distintività sicuramente superiore a marchi precedentemente rifiutati quali ad esempio “HIPERDRIVE” in classe 7 e “Graphene” per le classi 13, 23 e 25, per il fatto che non è costituito da una dicitura/espressione ovvia per i servizi assicurativi, bancari, finanziari, di leasing, etc. (classe 36) per i quali è stato depositato. – Ciò poiché, in primo luogo, si caratterizza per avere elementi distintivi, quali la dicitura “SOLUTION” scritta in lettere maiuscole e il “.” che separa il primo termine dalla parola “bank”. Inoltre, il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, le modalità di erogazione, le tempistiche di gestione, ecc. In definitiva, il pubblico deve compiere uno sforzo di elaborazione del messaggio che il segno trasmette in relazione ai servizi della classe 36, che gli permetterà di identificare proprio con tale marchio i servizi offerti dal suo titolare. – Anche volendo considerare tale segno come uno slogan, esso non può essere ritenuto banale ed esclusivamente elogiativo, e come tale privo del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione, tenendo in considerazione che, ad esempio, si sono ritenute in passato registrabili la dicitura “baby-dry” per pannolini (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461) e anche “EASYBANK” per servizi di una banca telematica (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119), che presentano sicuramente un livello di ovvietà maggiore rispetto al segno in esame. – A ciò si aggiunga che la parola “SOLUTION”, con particolare riferimento alla lingua inglese, ha svariati significati, al riguardo si allegano i risultati di una ricerca svolta sul dizionario online Oxford Dictionary (Allegato 1). Pertanto, il messaggio che il pubblico potrà percepire non è diretto né di immediata soluzione, quindi il segno “SOLUTION.bank” non può essere ritenuto uno slogan banale e meramente elogiativo. – Sull’importanza di valutare i diversi significati e messaggi di parole che compongono un segno, si richiama la decisione della Divisione di Annullamento (29/03/2018, 12800C, go clean) in merito al segno “GO CLEAN” per il quale si chiedeva la registrazione (sic) per prodotti in classe 11. Al riguardo, la decisione ha affermato che “occorre considerare ai fini della presente valutazione il messaggio complessivo derivante dalla locuzione “go clean” e non solo i singoli termini che la costituiscono. Ebbene l’espressione in esame per quanto vagamente attinente al concetto di ‘pulizia’ e di ‘igiene’, non contiene alcun messaggio direttamente associabile alla natura, né tantomeno alla destinazione d’uso dei prodotti contestati”. – In questo senso non si rivelano ininfluenti gli ulteriori e diversi significati riportati nell’Allegato 1, in quanto il termine “SOLUTION”, anche qualora si consideri il significato rilevato dalla decisione impugnata, e ancor di più il segno considerato nel suo complesso, non è descrittivo dei servizi rivendicati, tanto che il consumatore dovrebbe effettuare uno sforzo interpretativo ulteriore e soggettivo al fine di attribuirgli tale significato positivo.

La decisione impugnata, inoltre, è errata nella parte in cui richiede che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione. Tale condizione richiesta dall’esaminatrice è ulteriore ed eccessivamente severa rispetto alle condizioni stabilite dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed a quelle normalmente applicate dalla giurisprudenza dell’Unione europea per valutare la registrabilità di un marchio denominativo. – Del resto, nella valutazione del carattere distintivo di un segno non è richiesto il raggiungimento di una determinata “soglia” di distintività, essendo sufficiente un carattere distintivo minimo. La Corte di Giustizia (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 44) ha più volte affermato che “agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzati per altri tipi di segni”, aggiungendo che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un “carattere di fantasia” o persino “un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa” e quindi di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del carattere distintivo”. – In ultimo, il segno “SOLUTION.bank” deve essere valutato anche in relazione al pubblico di riferimento. Nel caso in esame il pubblico di riferimento per i servizi appartenenti alla classe 36 è composto sia dal consumatore medio sia dal pubblico specializzato. Trattandosi quindi di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per gli utenti, al momento della scelta del consumatore, il livello di attenzione di tale pubblico è da considerarsi superiore alla media e quindi piuttosto elevato. Di conseguenza, il consumatore che si troverà di fronte a tale segno sarà in grado di riconoscere e cogliere la particolarità di tale dicitura, individuando e ricordando l’origine commerciale dello stesso (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444). – Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, l’EUIPO ha registrato in passato o ritenuto registrabili come marchi per servizi bancari, finanziari e assicurativi (classe 36) svariati segni denominativi che contengono le parole “SOLUTION” e “BANK”, aventi quindi una connotazione elogiativa uguale o persino superiore al segno “SOLUTION.bank” oggetto del presente ricorso. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo sancisce l’applicabilità del paragrafo 1 anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione. 10 I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un’esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T−281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) o suscettibili di esserlo (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 11 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T−320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T−251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata).

Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T−34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T−79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27). 13 In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi oggetto del marchio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T−216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T−310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24), tenendo altresì conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T−194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42).

Con riguardo agli utenti di riferimento, i servizi in oggetto (assicurativi, finanziari, immobiliari), compresi nella classe 36, si rivolgono sia al grande pubblico sia a un pubblico di professionisti.

Quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento, la Commissione concorda con la richiedente che tale pubblico è normalmente suscettibile di prestare una particolare attenzione (di grado superiore alla media) nell’acquisizione dei servizi di cui trattasi, che hanno una certa importanza economica per il consumatore, essendo servizi relativi al suo patrimonio finanziario ed economico (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 26). 16 Tuttavia, la richiedente non indica in che modo tale circostanza possa avere un’influenza decisiva sui criteri utilizzati dall’esaminatrice per valutare il carattere distintivo del segno richiesto (15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27). Il riferimento operato al riguardo alla sentenza F@ir Credit (19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444) è inappropriato, in quanto tale sentenza, peraltro concernente motivi relativi di rifiuto, e non assoluti come nella fattispecie, non afferma alcunché circa l’influenza del livello di attenzione sul carattere distintivo di un segno. In ogni caso, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente debole quando si tratta di indicazioni di carattere promozionale, indipendentemente dal fatto che ad essere coinvolto sia il grande pubblico o un pubblico più circospetto o specializzato (09/10/2018, T−697/17, COOKING CHEF GOURMET, EU:T:2018:661, § 44; 17/11/2009, T−473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T−291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 20/01/2009, T−424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 27) anche qualora, come nel caso in esame, i prodotti e i servizi in questione sono servizi finanziari, assicurativi e immobiliari (per analogia, 15/09/2018, T-860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 28).

Il segno richiesto ha un preciso significato in lingua inglese, in base alle definizioni dei termini “solution” e “bank” (corrispondenti rispettivamente ai termini “soluzione” e “banca” in italiano) fornite nella decisione impugnata e tratte dal dizionario di lingua inglese Oxford – oxforddictionaries.com. In particolare, quanto al vocabolo “solution”, in base a tale dizionario esso ha il seguente significato nella sua forma plurale solutions: “Products or services designed to meet a particular need”, traducibile in italiano come “prodotti o servizi concepiti per soddisfare un particolare bisogno”. Inoltre, in base al medesimo dizionario, il termine solution al singolare ha il seguente significato: “A means of solving a problem or dealing with a difficult situation”, traducibile in italiano come “un modo di risolvere un problema o di gestire una situazione difficile” (soluzione).

L’esaminatore ha pertanto correttamente individuato nel consumatore di lingua inglese nell’Unione il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere esaminato l’impedimento assoluto alla registrazione. La Commissione concorda con questa constatazione indiscussa e ritiene che, nella fattispecie, il pubblico in riferimento al quale deve essere valutato il motivo assoluto di rifiuto non sia solo il pubblico degli Stati membri in cui l’inglese è una lingua ufficiale, ma anche il pubblico dei restanti Stati Membri dell’Unione europea in possesso di una conoscenza di base di detta lingua, e in primis il pubblico nei territori dell’Unione europea in cui l’inglese è ampiamente compreso come i Paesi Bassi, i Paesi scandinavi e la Finlandia (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 10 20 Tenuto conto di quanto sopra, la dicitura “SOLUTION.bank” è suscettibile di essere percepita dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale elogiativo volto a evidenziare una caratteristica positiva dei servizi in questione, nel senso che questi offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e sono erogati da una banca, o anche che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni. 21 Si ricorda che l’autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26). 22 Una siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto per formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità (17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).

Al fine di valutare se i prodotti e i servizi indicati in una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere suddivisi in categorie o gruppi sufficientemente omogenei, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente, si deve tener conto dell’obiettivo di tale apprezzamento volto a consentire e a facilitare la valutazione in concreto della questione se il marchio oggetto della domanda di registrazione rientri o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la suddivisione dei prodotti e servizi di cui trattasi in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata in particolare sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l’analisi dell’opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l’esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32-33).

Da quanto precede risulta che non può escludersi a priori che i prodotti e i servizi oggetto di una domanda di registrazione presentino tutti una caratteristica pertinente per l’analisi di un impedimento assoluto alla registrazione e che possano essere raggruppati, ai fini dell’esame della domanda di registrazione in questione, in relazione a tale impedimento assoluto alla registrazione, in una sola categoria o in un solo gruppo sufficientemente omogeneo, ai sensi della giurisprudenza innanzi citata (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 34). 25 Nella fattispecie, tutti i servizi obiettati (assicurativi, finanziari, immobiliari, di vario tipo), compresi nella Classe 36, senza eccezione, sono suscettibili di essere erogati da un’entità bancaria e possono essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione (di tipo finanziario, tecnico, commerciale, amministrativo, economico, ecc.), che sono intesi a soddisfare un particolare bisogno. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 11

Si ritiene, in sostanza, che tutti i servizi obiettati possiedono una caratteristica pertinente per l’esame dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, ossia il fatto che essi sono tutti suscettibili di essere erogati da un’entità bancaria e di essere pubblicizzati come servizi che offrono una soluzione, sono intesi a soddisfare un particolare bisogno e che, di conseguenza, fanno tutti parte di un’unica categoria e di un unico gruppo sufficientemente omogenei, ai fini dell’esame di tale impedimento assoluto alla registrazione. 27 Si ricorda, al riguardo, che per assodare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno di cui trattasi indica al consumatore una caratteristica del prodotto o servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, procede da un’informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o servizi (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19). 28 Con riguardo all’affermazione della richiedente che il segno in esame non è immediatamente descrittivo dei servizi rivendicati, né ne descrive le caratteristiche, è sufficiente constatare che il rifiuto del segno non è basato sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ma su quella dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ne consegue che l’esaminatrice non era tenuta a dimostrare il carattere descrittivo del segni in causa per i servizi controversi (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 78). 29 Ad avviso della richiedente, la grafia di “SOLUTION” in lettere maiuscole e il punto che separa tale termine dalla parola “bank” sarebbero elementi distintivi e in quanto tali sarebbero atti a conferire distintività al segno, che per essere compreso necessiterebbe di uno sforzo di elaborazione del messaggio che esso trasmette in relazione ai servizi in esame.

La Commissione non concorda con la tesi della richiedente. Tali particolarità tipografiche non sono tali da ostacolare una lettura scorrevole dei due termini, per cui i segni in causa sarebbero percepiti senza sforzo dal pubblico di riferimento come la successione degli elementi denominativi “solution” e “bank” (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 59), la quale è immediatamente comprensibile in inglese. In tale lingua, infatti, è usuale combinare due sostantivi, il primo dei quali avente funzione aggettivale (ad esempio, “dream girl”, traducibile come “ragazza dei sogni”). Nella fattispecie, inoltre, non è escluso che la presenza di un punto tra “SOLUTION” e “bank” sia tale da incoraggiare la percezione del segno da parte di alcuni come una sorta di indirizzo internet, in cui “.bank” sarebbe strutturato come un dominio di primo livello (top-level domain – TLD) indicativo del settore di operatività – alla stregua, ad esempio, di TLD quali .museum, .travel, .biz) e “SOLUTION” come il nome del dominio Internet “(www.)solution”. In entrambi i casi, la comprensione del segno nel senso elogiativo innanzi indicato (volto a informare che i servizi in questione offrono una soluzione e sono erogati da una banca – o che si tratta di servizi erogati da una banca che offre soluzioni) non 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 12 richiede alcun particolare sforzo intellettuale di elaborazione per il pubblico anglofono (per analogia, 28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.), EU:T:2019:202, § 63), il quale non sarà indotto, al di là di tale informazione di carattere promozionale, a percepire nel segno l’indicazione di una specifica origine commerciale (per analogia, 24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 29).

Con riguardo all’argomento della richiedente in base al quale il termine “SOLUTION” avrebbe diversi significati, va osservato che il fatto che il marchio richiesto o le parole che lo compongono possano avere altri significati non osta all’applicazione dell’impedimento alla registrazione assoluto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione, in applicazione della suddetta disposizione, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (19/12/2019, T-54/19, BIANCOFINO, EU:T:2019:893, § 41).

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che il segno in esame sia sprovvisto del minimo carattere distintivo necessario per la sua registrazione. 33 Ad avviso della richiedente, la decisione impugnata, laddove afferma che uno slogan per essere registrato come marchio debba essere “immediatamente” percepito dal pubblico come un’indicazione dell’origine dei servizi in questione, stabilisce una condizione “ulteriore ed eccessivamente severa” rispetto alle condizioni fissate dalla normativa e dalla giurisprudenza. Tale osservazione è del tutto infondata. L’avverbio “immediatamente” utilizzato nella decisione impugnata, altresì tradotto come “prima facie”, è utilizzato nella medesima giurisprudenza del Tribunale UE citata nella decisione impugnata, nonché nella presente decisione (si veda § 11). 34 Quanto alla decisione della Divisione di Annullamento in merito al segno “GO CLEAN” (29/03/2018, 12 800 C, go clean), è sufficiente notare che tale decisione non è definitiva, in quanto è stata annullata da questa Commissione di ricorso (16/03/2020, R 991/2018-2, Goclean (fig.)), la cui pronuncia è stata a sua volta impugnata dinanzi al Tribunale UE. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, che il segno richiesto rientri in tale tipologia di segni privi di carattere distintivo. L’espressione “SOLUTION.bank”, percepita dal pubblico di riferimento nel senso innanzi indicato, avente una connotazione laudativa, si riduce a un messaggio pubblicitario ordinario, che non necessita di alcuno sforzo interpretativo, ancorché minimo, né innesca un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).

Il pubblico pertinente non percepirà dunque l’espressione “SOLUTION.bank” come indicativa dell’origine commerciale dei servizi in questione, bensì come un semplice messaggio pubblicitario a contenuto laudativo, carente di carattere 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 13 distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE in relazione ai servizi obiettati. 37 Il riferimento operato dalla richiedente ad alcune registrazioni anteriori da parte dell’Ufficio di marchi contenenti le parole “SOLUTION” o “BANK”, asseritamente simili al presente, non è in grado di modificare la suddetta conclusione. 38 Al riguardo, oltre a constatare che non tutti i marchi citati possono essere considerati comparabili alla fattispecie, si rammenta che la legittimità delle decisioni dell’EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale dell’Ufficio stesso (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 35). Inoltre, l’Ufficio è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, l’Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L’applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. La persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale errore commesso dall’Ufficio a proprio beneficio, o a beneficio di altri, al fine di ottenere una decisione identica. Per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 50 e giurisprudenza ivi citata). 39 Inoltre, la Commissione rileva che, con l’unica eccezione del caso “EASYBANK”, peraltro non comparabile alla fattispecie (per analogia, (27/06/2017, T-685/16, B2B SOLUTIONS, EU:T:2017:438, § 35), le Commissioni non hanno avuto la possibilità di esprimersi riguardo alla registrabilità dei marchi citati. Sarebbe contrario alla stessa ragion d’essere delle Commissioni, così come definita nel considerando n. 30 e negli articoli 66-73 RMUE, se le Commissioni fossero obbligate al rispetto delle decisioni di primo grado dell’Ufficio (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 e giurisprudenza ivi citata). 40 Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto. 17/07/2020, R 1228/2019-2, Solution.bank 14 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto.

Firmato C. Negro Cancelliere

“BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi” marchio che afferisce a prodotti della classe 29, 30, 31 funghi, salse, caffè, riso, tartufi ecc. Ad avviso dell’esaminatore il marchio è descrittivo e non ha capacità distintiva nella sua parte denominativa e la parte figurativa non conferisce originalità al marchio e non aggiunge nulla ad un comune slogan pubblicitario. Per questo il marchio non è registrabile.

DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 11 giugno 2020

Nel procedimento R 604/2020-1

Athenor Loc. Ponte Sargano S.S. Sellanese Km 22.500 06041 Cerreto di Spoleto (PG) Italia Richiedente / Ricorrente

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea n. 18 102 664

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da G. Humphreys in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 165, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 36 RDMUE e dell’articolo 7 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore Cancelliere: H. Dijkema ha pronunciato la seguente 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.)

Decisione Sintesi dei fatti

Con domanda depositata in data 2 agosto 2019, Athenor (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo per i seguenti prodotti:

Classe 29 – Olii e grassi commestibili; Olio extra vergine d’oliva; Olio di arachide; Olio di granturco; Olio di mais; Olio di soia; Grassi per cucinare; Grassi di mais; Grasso di manzo; Grassi vegetali per la cucina; Frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a guscio e legumi); Frutta pronta; Frutta cotta; Frutta conservata; Frutta congelata; Frutta secca; Polpa di frutta; Frutta a fette; Dessert a base di frutta; Frutta in scatola; Macedonia di frutta; Snack a base di frutta; Frullati; Gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili; Confetture; Tartufi conservati; Tartufi secchi; Funghi conservati; Funghi commestibili secchi; Funghi pronti; Olive trasformate; Olive conservate; Olive [pronte]; Pasta di olive; Conserve di pomodoro; Patate fritte; Sottaceti; Legumi secchi; Legumi cotti; Legumi in scatola; Legumi conservati; Conserve di legumi; Semi commestibili; Soia [pronta]; Snack a base di soia; Succhi vegetali per la cucina; Uova; Latte; Latticini; Formaggi; Formaggi cremosi; Formaggio fresco; Yogurt; Carne; Pollame; Selvaggina; Prodotti di salumeria; Ripieni di carne per tortini; Piatti pronti di carne; Pesce; Pesce congelato; Pesce conservato; Pesce lavorato; Cibi a base di pesce; Zuppa di pesce; Pesce in scatola; Olio di oliva; Carne spalmabile;

Classe 30 – Salse [condimenti]; Sughi per pasta; Sughi di carne [salse]; Condimenti a base vegetale per pasta; Salsa di carciofi; Salsa di pomodoro; Alimenti pronti sotto forma di salse; Paste alimentari; Pasta fresca; Pasta in fogli; Pasta all’uovo; Pasta integrale; Involucri di pasta; Piatti pronti principalmente a base di pasta; Pasta sfoglia; Pasticci pronti da cuocere; Preparati fatti di cereali; Alimenti a base di cereali; Spuntini a base di cereali; Cereali preparati per il consumo umano; Cereali pronti da mangiare; Cereali per la prima colazione contenenti frutta; Pane e panini; Pane d’azzimo; Pangrattato; Impasto per il pane; Pasta per pane; Prodotti da forno; Pizze; Focacce; Lievito; Crackers; Crostini; Snack a base di cereali; Farine alimentari; Farina per pizza; Farina per paste alimentari; Farina di cereali; Farina per dolci; Farina di soia; Pasticceria; Confetti; Biscotti; Dolci; Wafer; Budini pronti da mangiare; Cioccolatini sotto forma di praline; Prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato; Aromi per dolci; Pasta per dolci; Polvere per dolci; Dolcificanti naturali; Gelati; Miele; Sciroppo di melassa; Polveri lievitanti; Sale; Aceto; Senape; Spezie; Caffè; Succedanei del caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Cacao; Zucchero; Riso; Tapioca; Sago; Ghiaccio;

Classe 31 – Tartufi freschi; Funghi freschi; Frutta fresca; Ortaggi freschi; Verdure non lavorate; Patate non lavorate; Insalate verdi fresche; Insalate di prodotti orticoli; Olive non lavorate; Prodotti agricoli (allo stato grezzo); Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Cereali grezzi [non lavorati]; Legumi freschi; Legumi crudi; Lenticchie fresche; Fave fresche; Orzo non lavorato; Avena; Granaglie [cereali]; Grano grezzo per uso alimentare; Sesamo commestibile non lavorato; 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 3 Piselli freschi; Malto; Soia fresca; Alimenti per animali domestici; Alimenti per animali contenenti fieno; Alimenti per animali d’allevamento; Semi naturali; Funghi non lavorati.

In data 23 agosto 2019, l’esaminatore obiettava la domanda di marchio ravvisando che il segno era privo di capacità distintiva rispetto ai prodotti rivendicati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. In particolare, l’esaminatore affermava che il pubblico di riferimento, costituito da consumatori medi di lingua italiana, percepirebbe il marchio come uno slogan promozionale elogiativo, il cui proposito è quello di comunicare che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori. L’esaminatore concludeva che la natura di degli elementi figurativi del segno fosse trascurabile e che quindi essi non erano in grado di dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.

La richiedente non ritirava la propria domanda di registrazione, nonostante i rilievi sollevati dall’esaminatore e depositava le proprie osservazioni a sostegno della registrazione della domanda di marchio. La richiedente argomentava essenzialmente quanto segue: – Per ottenere la registrazione come marchio, non si può esigere un elevato livello di creatività ed originalità. Inoltre, è necessario contemperare due differenti esigenze: quella dei consumatori a poter agevolmente distinguere tra i vari prodotti in commercio, e quella dei restanti operatori sul mercato, interessati al libero utilizzo di determinanti segni. Un marchio (slogan) può essere validamente registrato se dotato di novità (ovvero che non si confonda con i segni distintivi anteriori) e liceità. – Il segno contiene elementi che attireranno l’attenzione del consumatore, che lo vedrà come un segno distintivo in relazione ai prodotti richiesti. Gli elementi stilizzati inclusi nel segno, conferiranno allo stesso carattere distintivo sufficiente e necessario per la sua registrazione. In particolare, i caratteri tipografici con cui sono rappresentati gli elementi verbali «Bell’e PRONTO – li mangi dove vuoi», sono molto particolari e, il fatto che, in questo caso una parola appaia disposta sopra l’altra farà sì che il segno abbia un grande impatto visivo sul consumatore. D’altra parte, il simbolo che ricorda un piatto, non fa altro che ricordare i prodotti richiesti. – Il consumatore di riferimento dei prodotti venduti dal richiedente, percepirà e memorizzerà le peculiari caratterizzazioni grafiche del marchio richiesto, e percepirà questo marchio non come indicatore della qualità, bensì come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti.

Con decisione del 4 febbraio 2020 (“la decisione impugnata”), l’esaminatore confermava il rifiuto alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 4 l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. La decisione impugnata può essere sintetizzata come segue: – L’Ufficio non è d’accordo con gli argomenti presentati dal richiedente. – In questo senso, e se si analizza il segno contestato, si può vedere che in esso le parole (slogan) “Bell’e PRONTO” da un lato e lo slogan “li mangi dove vuoi” sono perfettamente identificabili e i caratteri tipografici con cui sono scritti presentano una stilizzazione minima di uso comune. Allo stesso modo, le differenze dal punto di vista della disposizione e della dimensione tra i vari elementi denominativi sono di uso frequente. – Inoltre, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non è idonea a conferire un carattere distintivo al marchio di cui trattasi. Infatti, la rappresentazione grafica (piatto) su cui figura l’espressione “Bell’e PRONTO – li mangi dove vuoi” del marchio richiesto nonché la tipografia delle parole che la compongono, non comporteranno, nel consumatore di riferimento, un ragionamento che resterà impresso nella sua mente in modo tale che detto segno gli consentirà di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. – Pertanto, una valutazione globale del marchio richiesto rivela che lo stesso è privo di carattere distintivo, tenuto conto del suo messaggio meramente promozionale (che i prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, possono essere consumati immediatamente o possono essere utilizzati come ingredienti per preparare altri piatti in un modo più semplice del solito, e in entrambi i casi possono essere consumati / utilizzati in qualsiasi situazione, ad es., non necessariamente a casa ma anche quando si viaggia o si cucina fuori) e dei suoi elementi figurativi non distintivi. Il consumatore di riferimento posto di fronte a detto marchio non potrà identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti dal richiedente e distinguerli da quelli di altre imprese.

In data 24 marzo 2020, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone e, contestualmente, la memoria contenente i motivi di ricorso. Motivi del ricorso

Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue: – Contrariamente a quanto affermato dall’esaminatore, la stilizzazione e la disposizione degli elementi verbali del segno lo dotano di gradiente distintiva poiché il suo impatto visivo gli permetterà di essere percepito come una indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 5 – Gli elementi tipografici e l’alternanza tra corsivo e stampatello, così come la posizione di questi elementi al centro di un elemento figurativo costituito da un piatto rotondo stilizzato, rendono il segno memorabile agli occhi del pubblico di riferimento. – Il segno è caratterizzato da un insieme di elementi che lo faranno percepire come distinguibile. Infatti, esso è nuovo e dotato di liceità. – Il segno presenta un gioco di parole che introduce un intrigo concettuale che, in linea con la giurisprudenza della Corte, permette al marchio di essere registrabile. Motivazione 7 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione. 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È pertanto ricevibile. 9 Tuttavia, il ricorso è infondato. Le ragioni di questa Commissione sonno esposte in seguito. Sull’assenza di carattere distintivo ai sensi dell’ articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE 10 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo il paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

I marchi contemplati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25) al fine di consentire così al consumatore che acquista tale prodotto o servizio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l’esperienza si rivelasse positiva o di fare un’altra scelta se la stessa si rivelasse negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 19; 30/04/2003, dorato, EU:T:2003:123, § 23). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 34). 12 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 6 espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce, non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66). Il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di marchi costituiti da segni o indicazioni utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o d’incitamento all’acquisto dei prodotti o servizi contraddistinti, che non è opportuno applicare a tali marchi criteri più severi di quelli applicabili ad altri tipi di segni (28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 17 e giurisprudenza ivi citata). 13 Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, solo se può essere percepito prima facie come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 e giurisprudenza ivi citata). 14 Ne consegue che un marchio costituito da uno slogan pubblicitario deve essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo se è suscettibile di essere percepito dal pubblico interessato come mera formula promozionale. Al contrario, tale marchio deve essere riconosciuto come avente carattere distintivo se, oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico interessato quale indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 37; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24). 15 Il carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 27).

In merito al pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 26; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 24) tenendo, altresì, conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 07/10/2010, T-244/09 Acsensa, EU:T:2010:430, § 18). 17 Nella fattispecie, i prodotti richiesti si dirigono al grande pubblico e il consumatore di detti prodotti presta un livello medio di attenzione nel momento dell’acquisto. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 7 18 Inoltre, poiché gli elementi che compongono il marchio consistono in termini appartenenti alla lingua italiana, il pubblico di riferimento è rappresentato dai consumatori italofoni dell’Unione europea (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 19 Quanto al segno, la Commissione concorda che, benché non si possa prescindere dallo svolgere una valutazione tenuto conto della impressione complessiva di questi, è comunque appropriato esaminare in primo luogo i singoli elementi che lo compongono.

Nella fattispecie, detti elementi sono le componenti verbali, costituite dalle parole che formano l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi”, e le componenti figurative, costituite dalla tipografia delle dette componenti verbali e dalla rappresentazione sullo sfondo di una figura rotondeggiante che può richiamare un piatto.

L’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” è formata da vocaboli appartenenti al linguaggio corrente e aventi, inter alia, i seguenti significati: “Bello”: Agg. In molti casi equivale genericamente a buono (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/bello/) “E”: Cong. La più comune fra le congiunzioni; ha funzione semplicem a unire due parti del discorso che nella proposizione compiono il medesimo ufficio (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/e/) “Pronto”: Agg. Cosa, che è già preparata, apparecchiata, o comunque nelle condizioni opportune per essere adoperata subito, per servire senza ritardo al suo scopo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/pronto/) “Li”: Plur. del pron. lo (v.); significa essi, quelli, in funzione di compl. oggetto, e si riferisce a persone o cose (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/li3/) “Mangi”: Seconda persona del verbo mangiare – L’atto, l’operazione del mangiare, del prendere il cibo (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/mangiare1/) “Quando”: Avv., cong. e s. m. [lat. quando] Con valore temporale (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/quando/) “Vuoi”: Seconda persona del verbo volere – Tendere con decisione, o anche soltanto con il desiderio, a fare o conseguire qualche cosa (ricerca effettuata il 19 maggio 2020: http://www.treccani.it/vocabolario/volere2/) 22 L’espressione in questione è impiegata nella sua forma grammaticale abituale e non si discosta da una costruzione lessicalmente corretta (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 25). Come confermato dalla sua presenza nei dizionari, quella in esame è un’espressione che appartiene al gergo comune della 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 8 lingua italiana il cui significato sarà facilmente compreso dal pubblico di riferimento. Essa, infatti, sarà immediatamente intesa come un’indicazione diretta che i prodotti oggetto della domanda, i quali si riferiscono ad alimenti per il consumo umano e animale, sono buoni e pratici da consumare e/o usare come ingredienti in qualsiasi luogo e in qualsivoglia situazione.

Detta valutazione è in linea con quella espressa dall’esaminatore. La Commissione nota che la richiedente non ha contestato che l’espressione di cui trattasi veicolerà essenzialmente il significato sopracitato.

I prodotti coperti dalla domanda di marchio sono alimenti commestibili di vario genere i quali sono destinati al consumo umano e animale. Ebbene, nel contesto di detti prodotti, l’espressione “bell’e pronto – li mangi dove vuoi” sarà di primo acchito percepita come uno slogan promozionale cui mero scopo è quello di comunicare in maniera elogiativa delle qualità dei prodotti della richiedente.

Tale semplice e ordinario messaggio promozionale non possiede nessuna risonanza particolare per i prodotti di cui trattasi. Infatti, essa non mostra nemmeno quella certa originalità e risonanza che permettano di ricordarlo con facilità quando sarà applicato ai prodotti in questione (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59).

Quanto agli elementi figurativi del segno, la Commissione, nonostante le doglianze della richiedente, non può fare a meno di concordare con l’esaminatore nel ritenere che essi non avranno impatto alcuno nella percezione del consumatore rilevante, il quale focalizzerà la propria attenzione sul messaggio promozionale veicolato dai suoi elementi verbali. Nonostante la richiedente insista nell’argomentare che i differenti caratteri tipografici e che la figura circolare sul fondo doterebbe il segno di carattere distintivo, si osserva come gli elementi figurativi siano invece sprovvisti di caratterizzazione grafica in grado di imprimersi in modo duraturo e diretto nella mente del consumatore (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-29, confermata da 13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15). 28 In particolare, il carattere corsivo impiegato nelle parole “BELL’E PRONTO” è alquanto comune, così come è altrettanto comune il carattere stampatello impiegato nelle parole “LI MANGI DOVE VUOI”. Con riguardo alla rappresentazione di una figura circolare che, stante la richiedente, sarebbe percepita come un piatto, la Commissione reputa che, oltre che fungere a uno scopo meramente ornamentale, tale elemento sia una chiara, per stessa ammissione della richiedente, indicazione del proposito e della natura dei prodotti in causa. 29 Per queste ragioni, tenendo in conto della giurisprudenza in materia, questa Commissione ritiene che, in assenza d’informazione previa alcuna, nel caso di specie il pubblico destinatario non possa percepire nell’espressione contenuta nella domanda di marchio nient’altro che una mera connotazione promozionale. L’espressione per cui è richiesta la registrazione non costituisce un gioco di 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi (fig.) 9 parole e, contrariamente a quanto allegato dalla richiedente, non è né capricciosa, né sorprendente, né inaspettata.

Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, il pubblico destinatario, in quanto poco attento a un segno che gli dà di primo acchito non un’indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che questi intende acquistare, bensì un’informazione esclusivamente astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29). 31 Anche se gli enunciati delle liste dei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio si riferiscono a una gran varietà di prodotti, la Commissione rammenta che il consumatore non si aspetta che tipi di messaggi promozionali come quello in esame siano precisi o che descrivano le caratteristiche dei prodotti e/o servizi. Piuttosto, questi messaggi promozionali sono accomunati dalla medesima caratteristica di fornire unicamente un’informazione, anche se di carattere non specifico, che permetta a qualsiasi consumatore di apprezzare che i suoi bisogni individuali vengono considerati. Consolidata giurisprudenza ha rifiutato la registrazione a messaggi promozionali che a priori potessero sembrare vaghi e indefiniti (si veda 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9; 03/07/2003, T122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12; Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460; 07/09/2011, T-524/09, Better homes and gardens, EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). 32 Non è possibile ammettere che la sentenza “Vorsprung durch Technik” citata dalla richiedente in supporto dei suoi argomenti in difesa della domanda di marchio abbia cambiato i criteri riguardanti la registrabilità dei messaggi promozionali o pubblicitari come marchi (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36-39). Anche se questa sentenza effettivamente offre chiarimenti su certe questioni relative all’accettabilità dei marchi, essa non può essere né deve essere interpretata come un suggerimento che qualsiasi frase promozionale che, tuttavia, è, come nel caso di specie, estremamente banale, possa registrarsi come marchio solo perché si presenta nella forma di un messaggio pubblicitario (si veda decisione dell’ 08/07/2011, R 1798/2010-G, ‘La qualité est la meilleure des recettes’, § 28, confermata dalla sentenza 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72). 33 Inoltre, in questa sentenza in base alla quale la richiedente critica le ragioni di rifiuto espresse dall’esaminatore, la “risonanza” dello slogan “Vorsprung durch Technik”, identificata dalla Corte era, fra le altre cose, dovuta al fatto che il segno in questione era “uno slogan assai conosciuto che durante svariati anni è stato usato da Audi” (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 59). Pertanto, nel caso citato dalla richiedente la Corte ha ritenuto che tale slogan fosse distintivo per un’ampia gamma di prodotti e servizi anche in vista del suo carattere distintivo acquisito attraverso un uso duraturo come slogan per promuovere la vendita di autoveicoli. Tuttavia, queste circostanze sono assenti nel presente caso. 11/06/2020, R 604/2020-1, BELL’E PRONTO – li mangi dove vuoi. Ne consegue che gli argomenti della richiedente basati su questa sentenza non risultano pertinenti e devono essere rigettati.

Ne deriva che l’obiezione alla registrazione del marchio in esame sollevata dall’esaminatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, deve ritenersi fondata relativamente a tutti i prodotti richiesti. Il ricorso è dunque respinto.

Il marchio denominativo ” 20100 MILANO” per le classi 18 e 25 rispettivamente articoli in cuoio, borse e articoli di abbigliamento ad avviso dell’ufficio predisposto ad esaminare i marchi comunitari è un marchio non registrabile in quanto descrittivo dei prodotti oggetto del marchio stesso e della provenienza geografica.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea

(Articolo 7 RMUE)]

Alicante, 04/09/2019

Fascicolo nº:	018002673
Marchio:	20100 MILANO
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	I.F.B. S.R.L.  VIA BONAZZI, 32 I-40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  ITALIA

In data 03/04/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio
in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato
un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c)
e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella
lettera allegata.

In data 15/04/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni,
che possono essere sintetizzate come segue:

l’Ufficio considera i due elementi del segno separatamente giudicandoli descrittivi
della provenienza geografica dei prodotti. Pertanto viola il
principio che nella valutazione degli elementi distintivi componenti il segno,
così come nella valutazione della confondibilità tra marchi, la
valutazione deve avvenire globalmente, prendendo in considerazione tutti i
fattori rilevanti per le circostanze del caso di riferimento”

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una
decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto
presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio
ha deciso di mantenere la propria obiezione contro TUTTI i prodotti:

Classe 18 Cuoio: borse; borsoni;
borsette; borse da viaggio; borse multiuso; zaini; zainetti; zainetti per la
scuola; bauli e valigie; astucci per chiavi; portachiavi in cuoio e in pelle;
portafogli; portamonete; porta documenti in cuoio; portacarte; borse porta
trucco vendute vuote; ombrelli.

Classe 25: Articoli di abbigliamento
per uomo, donna e bambino in qualsiasi tipo di tessuto o materiale; gonne;
pantaloni; pantaloncini; jeans; camicie; camicette; maglie; maglioni;
magliette; canottiere; tute; tute sportive; mantelli; casacche; cappotti;
giubbotti; giubbe; giacche; giacche a vento; impermeabili; cappelli; copricapo;
sciarpe; guanti; cravatte; costumi da bagno; cinture; scarpe; calzature;
pantofole; calze; calzini; calzamaglia; stivali; accappatoi; biancheria intima;
abbigliamento sportivo; felpe; abiti da sera; abiti da giorno; maglieria.

L’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È
giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione
indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno
dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla
registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a
ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve
rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P,
SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione
europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c) RMUE

persegue una finalità di
interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi
delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la
registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione”
(26/11/2003, T‑222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).

Un marchio costituito
da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali
descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene
richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
tali prodotti o servizi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, salvo che esista uno scarto percettibile tra il
neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono:
ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto
ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un’impressione
sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle
indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere
sulla somma di questi ultimi …

(12/01/2005, T‑367/02 –
T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Nello stesso senso, è
utile anche un’analisi del termine in questione alla luce delle pertinenti
regole lessicali e grammaticali (30/11/2004, T‑173/03, Nurseryroom,
EU:T:2004:347, § 21).

Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di
registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è
sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali,
designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C‑191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32,
sottolineatura aggiunta).

Come indicato nella nostra precedente nota, il
segno indica chiaramente l’origine geografica dei prodotti per le ragioni
contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019.
Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l’Ufficio abbia argomentato il
rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio,
rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l’associazione della
cifra 20100 con la città di Milano.

Pertanto l’argomento della richiedente è privo di
fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di
carattere descrittivo.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b)-c), e dell’articolo 7, paragrafo 2
RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18002673  è TOTALMENTE respinta.

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha
facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi
dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve
essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal
giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre deve
essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro
mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di
720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO

Il marchio anteriore è il marchio denominativo “DONNA INES”. Il marchio impugnato è il marchio figurativo “DONNA INES 1932 – Tenuta Bianco di Castel Rovere” .

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.

Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta
secca.

Classe 43: Servizi di ristorazione.

La Divisione di Opposizione ha deciso che esiste un rischio di confusione tra i due marchi per la parte “DONNA INES”, “1932” e Tenuta Bianco di Castel Rovere” sono marginali e privi di carattere distintivo. Ne discende che il marchio impugnato debba essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Donna Ines S.r.l., Corso Vittorio Emmanuele n. 253, 83100 Avellino,
Italia, e Ines Fruncillo, Piazzale Amedeo Guarino n.72, 83100 Avellino,
Italia (opponente), rappresentati da Luigi Martin, Borgo Ronchini, 3,
43121 Parma, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

Biancaffé S.r.l., Via Santa Maria a Vico, 33, 84095 Giffoni Valle
Piana (SA), Italia (richiedente), rappresentata da Studio Legale Militerni &
Associati, via Giosuè Carducci n. 42, 80121 Napoli, Italia (rappresentante
professionale).

Il 16/05/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 2 811 597 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 15 779 473 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di
marchio dell’Unione europea n. 15 779 473 per il marchio
figurativo . L’opposizione si basasulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 745 541 per
il marchio denominativo “DONNA INES”. L’opponente ha invocato
l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e
servizi

I
prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 29: Alimenti
salati [cibi conservati sotto sale]; alimenti da sgranocchiare a base di frutta
a guscio; assortimenti di stuzzichini composti di frutta disidratata e frutta
secca trattata; burro; capocollo; carne di maiale conservata; ciliegie
trattate; cipolle lavorate; cipolle [ortaggi] conservate; cipolle sottaceto;
concentrato di pomodori [purea]; concentrato di pomodoro; condensato di
pomodori; confetture; conserve di frutta; conserve di legumi; conserve di
pomodoro; conserve, sottaceti; crema di burro; crema di formaggio fresco; creme
da spalmare a base di nocciole; creme da spalmare a base di formaggio; creme da
spalmare a base di latticini; estratti di pomodoro; fagioli; fagioli secchi;
fichi secchi; formaggi; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi frutta a
guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura spalmabili;
gnocchi a base di patate; gnocchi di patate; latticini; legumi conservati;
legumi cotti; legumi in scatola; legumi secchi; legumi trattati; lenticchie;
lenticchie [legumi] conservate; lenticchie secche; marmellate; marmellate di
agrumi; marmellate di frutta; mele cotogne trattate; mele lavorate; mirtilli
rossi essiccati; mirtilli trattati; miscele di burro; miscele di formaggi;
miscele di frutta e noci; miscele di frutta secca; nocciole, preparate;
noccioline in scatola; noci aromatizzate; noci candite; noci commestibili; noci
preparate; noci salate; noci sgusciate; noci speziate; noci tostate; olii e
grassi alimentari; olio extra vergine d’oliva; pancetta a pezzetti; passato di
pomodoro; patate dolci; patate trattate; peperoncino rosso in conserva; pesche
lavorate; piselli conservati; pinoli trattati; pistacchi preparati; polpa di
frutta; pomodori (conservati); pomodori in scatola; pomodori pelati; pomodori
trattati; prodotti a base di frutta secca; prodotti caseari e loro succedanei;
prodotti lattieri; prosciutti; prosciutto; prosciutto crudo; prugne; prugne
conservate; purea di frutta; purè di funghi; purè di mele; purè di verdure;
ragù; salame; salame piccante; salse; salse al formaggio; salse [sottaceti];
salsicce affumicate; salsicce conservate; salumi; semi commestibili; semi

[trattati]

; semi, preparati; snack a base di frutta; snack a base di frutta
candita; snack a base di frutta secca; snack a base di verdure; snack alla
frutta; soppressata; sottaceti; spuntini a base di frutta secca; spuntini a
base di verdure; spuntini in barrette a base di noci e semi organici;
succedanei del formaggio; succhi di frutta per cucinare; succhi di verdura
concentrati per uso alimentare; succo di pomodoro per la cucina; succo di
tartufo; tartufi conservati; tartufi secchi; uva passa; uva sultanina; verdura
essiccata; verdura spalmabile; verdure affettate in scatola; verdure sottaceto;
verdure trattate; zucche [piante, conservate].

Classe 30: Aceti;
aceto; aceto di vino; aceto aromatizzato; aglio trattato da utilizzare come
condimento; alimenti a base di cereali; alimenti a base di farina; alimenti a
base di impasti; alimenti da colazione a base di cereali; alimenti (farinacei);
alimenti pronti sotto forma di salse; aromi a base di frutta; aromi alla
frutta, escluse essenze; aromi alle erbe per la produzione di bevande; aromi di
limoni per alimenti o bevande; aromi di limone; aromi e condimenti; aromi
(eccetto oli essenziali); aromi per alimenti; aromi sotto forma di salse
disidratate; aromi sotto forma di salse concentrate; basi per la preparazione
di frullati [aromi]; bevande a base di caffè; bevande preparate al caffè;
biscotteria; biscotti; brioches; budini; bustine di caffé; caffè; caffè, tè e
cacao e loro succedanei; capsule per caffè; caramelle; cereali; cereali
lavorati; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da
forno e lieviti; cereali lavorati per l’alimentazione umana; cereali per
l’alimentazione umana; cereali per la produzione della pasta; cereali preparati
per il consumo umano; chicchi di caffè; chicchi di caffè in confetti; chicchi
di caffè macinati; chicchi di caffè tostati; cialde; cibi estrusi a base di
grano; cibi estrusi a base di mais; cioccolatini; cioccolato; composte di
frutta; composti aromatici per uso alimentare; concentrati a base di ortaggi
per condimenti; concentrati al caffè; concentrati di farina per uso alimentare;
concentrati per pane; condimenti; condimenti a base vegetale per pasta; condimenti
alimentari; condimenti secchi; confetteria; confetteria con ripieno al vino;
confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni
liquidi di frutta; confetteria contenente marmellate; confetteria e caramelle
non medicinali; confetteria non medicinale; confetti; conserve di pasta;
crackers; creme al cioccolato; creme a base di cacao sotto forma di creme da
spalmare; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare a base di
cioccolato e noci; creme di zucchero invertito [miele artificiale]; creme

[dessert cotti al forno]

; creme dolci da spalmare [miele]; croccante di
arachidi; croccanti [pasticceria]; croissant; crostate di mele; crostini;
derivati dell’amido per l’alimentazione umana; derivati di amido di mais in
polvere per la preparazione di bevande; distillati affumicanti a base di legno
per aromatizzare alimenti; dolci; dolci [caramelle] contenenti frutta; dolci di
cereali per l’alimentazione umana; dolci di pane; dolci per la prima colazione;
dolci pronti [pasticceria]; dolciumi; espresso; essenza di caffè; essenze al
caffè da utilizzarsi come succedanei del caffè; essenze alimentari [eccetto le
essenze eteriche e gli oli essenziali]; essenze commestibili per alimenti

[eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali]

; essenze da cucina; essenze
di caffè; essenze per alimenti [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la
cucina [esclusi gli oli essenziali]; essenze per la preparazione di alimenti

[esclusi gli oli essenziali]

; estratti di caffè; estratti di cioccolato; estratti
di lievito; estratti di lievito per l’alimentazione umana; estratti di lievito
per uso alimentare; estratti utilizzati come aromi [non oli essenziali]; farina
commestibile; farina di amido di grano; farina di amido di mais; farina di
cereali; farina di cereali tostati; farina di frumento; farina di grano; farina
di grano non selezionata; farina di grano [per uso alimentare]; farina di grano
saraceno per alimenti; farina di granoturco; farina di mais; farina di
nocciole; farina per dolci; farina per paste alimentari; farina per pizza;
farina pronta per la panificazione; farine alimentari; farine vegetali; fette
biscottate, biscotti; fiocchi di cereali essiccati; fiocchi di grano; fiocchi
di granturco; fiocchi di frumento; fiocchi di mais; fior di farina per
l’alimentazione; focacce; focaccine; focaccine alla frutta; frollini; frumento
maltato; frumento tritato; germe di grano; germi di grano per l’alimentazione
umana; gnocchi; gnocchi a base di farina; grano lavorato; grano macinato;
granturco tostato; granturco macinato; grissini; grissini spessi; impasti,
pastelle e loro miscele; insaporitori per alimenti [non oli essenziali];
involucri di pasta; involucri di pane ripieni di frutta; ketchup [salsa];
maccheroni; maccheroni non cotti; mais lavorato; mandorle allo zucchero;
mandorle ricoperte di cioccolato; mentine; miele; miele a base di erbe; miele
biologico per l’alimentazione umana; miele naturale; miele naturale stagionato;
miscele di caffè; miscele di condimenti; miscele di condimenti per stufati; miscele
di condimenti secchi per stufati; miscele di essenze di caffè e estratti di
caffè; miscele di farina; miscele di farina per la cottura al forno; miscele di
farina per uso alimentare; miscele per pane; miscele integrali per pane;
miscele per paste; miscele per pizza; miscele per pasticceria; miscele per
preparare salse; miscele per ripieni [alimenti]; miscele per ripieni contenenti
pane; miscele per salse; miscele per sughi in forma granulare; nocciole
rivestite di cioccolato; noci ricoperte [confetteria]; noci ricoperte di
cioccolato; olio al peperoncino per condimenti; orzo frantumato; orzo macinato;
orzo maltato per l’alimentazione umana; pane; panettone; panini; panini
croccanti; panini imbottiti; panini morbidi; pasta alimentare; pasta alimentare

[pasta per dolci]

; pasta all’uovo; pasta con farciture; pasta confezionata e
fresca, tagliatelle e gnocchi; pasta fresca; pasta in fogli; pasta integrale;
pasta lievitata con ripieni alle verdure; pasta lievitata con ripieni di carne;
pasta lievitata con ripieni di frutta; pasta madre; pasta per biscotti; pasta
per dolci; pasta per pane; pasta per pizza; pasta per torte; pasta ripiena;
pasta secca; pasta sfoglia contenente prosciutto; pasta sfoglia; pasta
surgelata; pastafrolla; paste alimentari preparate; paste alimentari ripiene;
pasti preparati a base di pasta; pasticceria; pasticceria fresca; pasticceria
salata; pasticceria surgelata; pasticceria secca; pasticcini, torte, crostate e
biscotti; farina di patate per uso alimentare; peperoncino in polvere; peperoncino
in polvere [spezia]; piatti a base di pasta; piatti di pasta pronti; piatti
essenzialmente a base di pasta; piatti pronti a base di pizza; piatti pronti
asciutti o liquidi costituiti principalmente da paste alimentari; piatti pronti
contenenti pasta; piatti pronti in forma di pizza; piatti pronti principalmente
a base di pasta; piatto a base di granturco cotto e macinato (hominy); pizza;
polpe di verdure [salse – alimenti]; polveri di cereali; polveri lievitanti;
praline; preparati a base di cereali; preparati a base di erbe per fare
bevande; preparati alimentari a base di farina; preparati da utilizzare come
agenti lievitanti per alimenti; preparati di cereali rivestiti con zucchero e
miele; preparati per bevande [a base di caffè]; preparati per salse; preparati
per dolci; preparati per sughi; preparati vegetali succedanei del caffè;
prodotti a base di cacao; prodotti a base di carboidrati per uso alimentare;
prodotti a base di cereali in barrette; prodotti a base di cereali per
l’alimentazione umana; prodotti a base di cioccolato; prodotti alimentari per
spuntini a base di farina di mais; prodotti alimentari per spuntini a base di
amidi di cereali; prodotti alimentari per snack a base di farina di pane
biscottato; prodotti amidacei per uso alimentare; prodotti da forno; prodotti
da forno, pasticceria, cioccolato e dolci; prodotti di biscotteria; prodotti di
panetteria pronti da infornare; prodotti di pasticceria ripieni di frutta;
prodotti dolciari in barrette; prodotti essiccati a base di pasta; prodotti in
scatola a base di pasta; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto
di apicoltura]; propoli per uso alimentare; ravioli; ravioli a base di farina;
ravioli [pronti]; riccioli di mais; riccoli al formaggio [snack]; ripieni a
base di caffè; ripieni a base di cioccolato; ripieni di cioccolato per prodotti
da forno; riso; sale, spezie, aromi e condimenti; salsa concentrata; salsa di
pomodoro; salsa per pizza; salsa piccante; salse; salse a base di pomodoro;
salse aromatiche, chutney (salsa indiana); salse condimentate; salse da cucina;
salse in scatola; salse per alimenti; salse per pasta; salse pronte; salse
salate; salse salate usate come condimento; sapori [condimenti]; scaglie di
cioccolato contenenti chicchi di caffè; semolino; sfogliatine a base di
cereali; sfogliatine di mais; snack a base di cereali; snack a base di cereali
aromatizzati al formaggio; snack a base di farina di cereali; snack a base di
frumento; snack a base di frumento integrale; snack a base di mais; snack ai
cereali; snack a base di pane croccante; snack dolci alla frutta; snack estrusi
contenenti mais; snack in barrette contenenti miscele di cereali, noci e frutta
secca [confetteria]; snack principalmente a base di pasta; snack principalmente
a base di cereali estrusi; snack principalmente a base di cereali; snack pronti
a base di cereali; snack salati a base di farina; snack salati pronti a base di
farina di mais e formati tramite estrusione; sostanze che impartiscon profumo
da aggiungere agli alimenti [non oli essenziali]; sostanze che impartiscono
gusto da aggiungere agli alimenti [tranne gli oli essenziali]; sostanze che
impartiscono sapore da aggiungere ad alimenti [tranne gli oli essenziali];
spaghetti; spaghetti non cotti; spezie; spezie commestibili; spezie miste; spuntini
a base di cereali; spuntini a base di mais; spuntini di frumento estruso;
succedanei del caffè e del tè; succedanei del miele; sughi di carne; sughi per
pasta; sughi per riso; sugo per pollo; sugo per spaghetti; tagliatelle;
tagliatelle all’uovo; tagliatelle di grano saraceno; tagliatelle di farina
integrale; tagliolini secchi; tartine; tè istantaneo; tè; tè in bustine (non
medicinale); tisane (infusi); toast; torrone; torta di pasta frolla; torte;
torte alla frutta; torte all’uovo; torte dolci o salate; torte fresche; torte
salate; torte speciali; tortelli; tortellini; tortellini secchi; tortini; uova
di cioccolato; uova di pasqua; vermicelli; wafer; ziti; zucchero; zucchero,
dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29: Pomodori pelati; olio extra vergine d’oliva.

Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; pasta
secca.

Classe 43: Servizi di ristorazione.

In via preliminare, occorre osservare che,
secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 29

I pomodori
pelati; olio extra vergine d’oliva sono identicamente contenuti in
entrambe le liste di prodotti.

Prodotti
contestati in classe 30

Caffè,
tè e cacao e loro succedanei; pasta secca sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di prodotti.

Servizi
contestati in classe 43

I servizi
di ristorazione sono simili in basso grado al caffè dell’opponente in classe 30, dal momento che hanno in comune
i fornitori/produttori e i canali di distribuzione. Inoltre, sono
complementari, in quanto i prodotti dell’opponente sono necessari per la
fornitura dei servizi contestati. 

b)      Pubblico di riferimento –grado di
attenzione

Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in
considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può
variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o
servizi.

Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere identici o simili in basso gradosono diretti al grande
pubblico e si ritiene che il
grado di attenzione sia medio.

c)      I segni

DONNA INES – MARCHIO ANTERIORE

Il
territorio di riferimento è l’Unione
europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio
dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa
essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda
di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione
del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori
in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

Gli elementi
comuni “DONNA INES” saranno associati con un nome proprio preceduto da un
titolo di riguardo in taluni territori (informazione estratta da Garzanti
Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=donna),
per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la
Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni
sulla parte del pubblico che parla italiano. Non essendo descrittivi, allusivi
o altrimenti deboli per i prodotti e servizi di riferimento, questi elementi
presentano carattere distintivo.

Tali elementi sono gli unici che compongono il
marchio anteriore, che, essendo un marchio denominativo, è protetto in quanto
tale, a prescindere dal fatto che sia riprodotto in stampatello maiuscolo.

Il segno impugnato è un segno figurativo formato
dai termini comuni “Donna Ines”
riprodotti in caratteri ordinari di colore bianco, essendo i primi caratteri di
ciascuna parola maiuscoli e i restanti minuscoli, posizionati su di un elemento
stilizzato simile ad una sorta di etichetta dai contorni bianchi su uno sfondo
nero. Tale elemento figurativo ha una natura puramente decorativa. Ad ogni
modo, quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da
elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno
di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento
figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i
segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i
loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi
(14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Il segno impugnato contiene altresì nella parte superiore
il numero “1932” e nella parte inferiore l’espressione “Tenuta Bianco di Castel
Rovere”. Entrambi questi elementi sono riprodotti in caratteri di dimensioni
significativamente inferiori e conseguentemente hanno un ruolo secondario. Specialmente
l’espressione verbale si legge con difficoltà a causa della sua dimensione. In
particolare, il numero “1932”, che può tra le altre cose indicare un anno del
Ventesimo secolo, è da considerarsi come un elemento non distintivo, dal
momento che potrebbe essere semplicemente inteso come un riferimento, ad
esempio, dell’anno di inizio dell’attività di un qualsivoglia operatore
economico. L’espressione “Tenuta Bianco di Castel Rovere” sarà percepita come
il nome della proprietà fondiaria o comunque come il nome del proprietario
della tenuta in cui i prodotti in questione sono coltivati o lavorati e i
servizi sono forniti, in quanto “Tenuta” si riferisce a un “vasto possedimento
fondiario, specialmente se coltivato” (informazione ottenuta da Garzanti
Linguistica in data 06/05/2019 all’indirizzo
http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenuta) – pertanto normalmente
distintiva. Ad ogni modo, gli elementi verbali comuni, “Donna Ines”, sono gli
elementi dominanti del segno in quanto dotati di maggiore
impatto visivo.

Visivamente, i segni
coincidono in termini di “Donna
Ines”, che sono gli elementi distintivi e chiaramente dominanti del segno impugnato. Tuttavia, i segni differiscono in termini di “1932”,
non distintivo, e “Tenuta
Bianco di Castel Rovere”, normalmente distintivo – elementi inclusi solamente
nel segno impugnato, ma secondari. I segni differiscono anche nella
rappresentazione grafica del segno impugnato che però ha funzione meramente
decorativa, come spiegato sopra.

Pertanto, i segni sono visivamente
simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere
“Donna Ines”, presenti in modo identico in entrambi i segni e che
costituiscono gli elementi dominanti e distintivi del segno impugnato. La
pronuncia differisce nel suono del numero “1932”, il quale è però un elemento
non distintivo oltre che secondario, e nel suono delle lettere dell’espressione
“Tenuta Bianco di Castel
Rovere”, la quale ha un grado di distintività normale ma che è un elemento
secondario nell’insieme del segno impugnato per le ragioni viste poc’anzi e che
in alcuni casi non verrà probabilmente pronunciato.

Pertanto, i
segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni
riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi, per il pubblico nel
territorio di riferimento. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dai
termini comuni “Donna Ines”. Gli elementi aggiuntivi del segno impugnato – “1932”,
che non svolge alcun ruolo dal punto di vista concettuale a causa del proprio
significato ma anche per il suo ruolo secondario nell’insieme grafico del
segno, e “Tenuta Bianco di Castel Rovere”, che svolge anch’esso un ruolo
secondario – non sono in grado di distanziare sensibilmente i segni sotto il
profilo concettuale.  

Pertanto, i segni sono concettualmente
molto simili.

Dato che i segni sono stati
rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio
di confusione procederà.

d)      Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione
globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio
di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione. Pertanto, il carattere distintivo
del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e)      Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate. È sufficiente
che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti
o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti
o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o
potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di
tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale
valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di
riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può
fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o
servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-

251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle
classi 29, 30 e 43 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte
simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel
presente caso presterà un grado di attenzione medio. I segni sono simili in
media misura da un punto di vista visivo e molto simili da un punto di vista
fonetico e concettuale, a causa della coincidenza negli elementi verbali
dominanti e distintivi “Donna Ines”. Questi elementi svolgono nel segno
impugnato un ruolo preponderante. Di fatto, gli elementi aggiuntivi di
quest’ultimo svolgono un ruolo secondario per le ragioni dettagliatamente
esplicitate nella sezione c) della presente decisione.

Nel caso di specie è altamente possibile che il pubblico di riferimento
percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del
marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o
servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la
possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi
del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, come già
ribadito, i prodotti in esame sono identici. Detta circostanza gioca un ruolo
cruciale in considerazione del fatto che valutare il rischio di confusione
implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Per quanto riguarda i
servizi in esame, che sono stati considerati simili in basso grado, il suddetto
principio d’interdipendenza pure svolge un ruolo alla luce della somiglianza
visiva tra i marchi e della forte somiglianza fonetica e concettuale degli
elementi dominanti dei segni.

Le differenze tra i segni,
limitate all’espressione distintiva ma secondaria “Tenuta Bianco di Castel
Rovere” e all’elemento non distintivo “1932” e anch’esso secondario del segno
impugnato, assumono un ruolo necessariamente assai marginale.

Considerato quanto sopra,
sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di
lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente
decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Ne discende che il marchio
impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi
considerati identici o simili in basso grado a quelli del marchio anteriore.

Il richiedente rivendica nelle
sue osservazioni in risposta del 21/07/2017 i seguenti punti: l’anteriorità del
proprio marchio di fatto ex articolo 8(4) RMUE, a
sostegno della quale richiama precedenti sentenze nazionali, e la malafede
dell’opponente, nell’affrettarsi a depositare una domanda di marchio europeo omettendo
la parte figurativa e per una molteplicità di classi estranee alla sua attività,
il tutto nonostante la coesistenza pacifica “da sempre” delle due aziende. Per
quanto riguarda il primo punto, il diritto connesso a un marchio dell’Unione
europea sorge a partire dal deposito della domanda, non prima. Per quanto
riguarda il procedimento di opposizione è quindi necessario prendere in esame
il marchio dell’Unione europea a partire da tale data. Pertanto, nel valutare
se un marchio dell’Unione europea ricade nell’ambito di applicazione di uno
degli impedimenti relativi alla registrazione, gli eventi o i fatti
verificatisi prima della data di deposito del marchio dell’Unione europea sono
privi di rilievo, in quanto i diritti dell’opponente, nella misura in cui
precedono il marchio dell’Unione europea, debbono considerarsi anteriori
rispetto al marchio dell’Unione europea del richiedente. In merito al secondo
punto, la Divisione d’Opposizione osserva che la malafede non costituisce una
difesa per il richiedente prevista nel procedimento di opposizione. Infatti, il
fatto che l’opponente non utilizzi il marchio “DONNA INES” in relazione a
tutti i prodotti delle classi registrate è di fatto irrilevante, in quanto il
marchio anteriore si trova ancora nel “periodo di tolleranza (grace period)” di
cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l’uso del marchio per
poterlo invocare. Inoltre, la Divisione d’Opposizione osserva che il sistema RMUE non richiede l’intenzione
di utilizzare il marchio UE al momento del deposito. Gli argomenti del richiedente esulano pertanto
dall’ambito del presente procedimento e devono essere respinti.

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base
al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE,
non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero
quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente,
deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute
dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Valeria ANCHINI

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Si tratta di tre diversi marchi anteriori: Alfredo’ Gallery, Alfredo alla Scrofa, Alfredo 1907. Il marchio impugnato è “Il vero Alfredo Imperatore delle fettucine” Le classi di riferimento contestate sono la classe 43 ristorazione, la classe 29 carne, pesce, pollame ecc, la classe 30 riso tapioca farine ecc, la classe 35 pubblicità. L’elemento ‘ALFREDO’ sarà percepito come prenome di persona e non essendo descrittivo, elogiativo o allusivo relativamente ai prodotti e servizi oggetto del marchio, si considera normalmente distintivo. Le parole del marchio impugnato ‘IL VERO ALFREDO’ saranno intese come un riferimento al ‘vero” prodotto o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’ di conseguenza tutti i prodotti “imitati” saranno intesi di qualità inferiori. L’espressione “L’imperatore delle fettuccine” è invece descrittiva dei prodotti/servizi. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione per la parte del pubblico di lingua italiana.

OPPOSIZIONE N. B 1 914 111

Mario Mozzetti, Via della Scrofa, 103, 00186 Roma, Italia
(opponente), rappresentato da Lexico S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi
28, 06121 Perugia, Italia (rappresentante professionale)

c
o n t r o

L’Originale Alfredo
All’Augusteo S.r.l., Piazza Augusto Imperatore 30,
00186 Roma,

Italia
(richiedente), rappresentata da De Simone & Partners S.p.A., Via
Vincenzo Bellini 20, 00198 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 29/01/2019, la
Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.       L’opposizione n. B 1 914 111 è accolta per
tutti i prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30:       Riso,
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35:       Pubblicità;
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario,
borse e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria
quali anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,
giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di
marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e
tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti
sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in
carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero,
sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta,
arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche,
materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity
card.

Classe 43:       Servizi
di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

2.       La domanda di marchio dell’Unione europea
n. 10 148 492 è totalmente respinta.

3.       Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 650

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 148 492 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulle seguenti registrazioni anteriori: registrazione di marchio dell’Unione europea n. 6 779 151 per il marchio figurativo , registrazione di marchio dell’Unione europea n. 3 108 289 nonche’ registrazione di marchio italiano n. 873 003, entrambe per il marchio figurativo, e registrazione di marchio italiano n. 1 292 986 (rinnovo della registrazione di marchio precedente n. 845 124) per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA
DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL MARCHIO ANTERIORE ITALIANO n. 873 003

Ai
sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento
dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE),
nel corso del procedimento
l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti
concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in
tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste
presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti
asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio),
l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove
e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali
fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto
di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente
alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento
dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove
dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio
anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre
opposizione.

In
particolare, se l’opposizione è basata su un
marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve
presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente
dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione
del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali
proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla
quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2,
lettera a), punto ii), REMUE(nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, non sono state accluse all’atto di
opposizione prove riguardanti il marchio anteriore italiano n. 873 003 per il marchio figurativosul
quale, inter alia, si basa l’opposizione.

In data 28/12/2011 sono
stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di
riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo
termine è scaduto in data 04/05/2012.

Conformemente alla regola
20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della
fase di contraddittorio), se entro il
termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella
versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e
la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto
anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene
respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve
pertanto essere respinta in quanto infondata, in relazione al suddetto marchio.

Di consequenza,
l’opposizione verrà esaminata qui di seguito in relazione alle registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 3 108 289  e
n. 6 779 151, nonché in relazione alla registrazione di marchio italiano anteriore
n. 1 292 986 dell’opponente.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a)      I prodotti e
servizi

Dopo
I’adozione delle decisioni definitive nei procedimenti di cancellazione contro
i marchi UE anteriori n. 3 108 289 e n. 6 779 151,
i prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

marchio
UE n. 3 108 289

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti
derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30:       Tapioca,
sago; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 33:      Bevande
alcoliche.

marchio
UE n. 6 779 151

Classe 30:       Tapioca,
sago, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 35:       Servizi
di rivendita di prodotti alimentari; pubblicità; gestione di affari
commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

marchio
italiano n. 1 292 986

Classe 42:      Servizi
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione.

In
seguito alla limitazione richiesta dalla richiedente l’08/11/2012 ed accettata
dall’Ufficio il 12/11/2012, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 29:       Carne,
pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e
prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili.

Classe 30:       Riso,
tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati; miele,
sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto,
salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Classe 35:       Pubblicità;
gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio;
servizi di vendita al dettaglio dei seguenti prodotti: carne, pesce, pollame e
selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, congelati,
essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti
derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca, sago, farine e
preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito,
polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie,
ghiaccio, prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, animali
vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per
gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande
analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati
per fare bevande, bevande alcoliche (tranne le birre), apparati per la
misurazione e contatori, orologi , gioielli, chincaglieria, borse, tubi e
materiale da costruzione, bitume, prodotti alimentari, giornali, vestiario, borse
e oggetti in pelle, diari, calendari e strumenti per scrivere, cartoleria quali
anche adesivi, penne, quaderni, profumi e preparati per la sbianca e per
pulire, prodotti chimici, carburanti e lubrificanti, strumenti musicali, armi,
fuochi d’artificio, CD, DVD, software e computer, apparati elettronici,
apparati elettrici, luci lampade, elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria,
orologi, occhiali, tende e tessuti quali anche canovacci da cucina, presine,
tovaglie, borse stopper e grembiuli, oggetti per la casa e contenitori di ogni
tipo, utensili e complementi di arredo per casa e cucina, prodotti da fumo,
giochi e giocattoli, attrezzature sportive, oggetti in gomma, di plastica, di
marmo, mobili per arredamento, tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e
tovaglie, giornali, riviste e libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare,
riscaldare, cuocere e refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti
sanitari, equipment da bar e ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in
carta e in vetro), tazze e tazzine in porcellana, bustine da zucchero,
sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta, borse in carta,
arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture elettriche,
materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti, fidelity
card.

Classe 43:       Servizi
di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Successivamente, la
richiedente ha richiesto un’altra limitazione che, tuttavia, non era stata
espressa in maniera chiara: l’Ufficio, pertanto, ha richiesto di chiarire tale
limitazione entro un termine di due mesi, informando la richiedente che in caso
di mancata risposta, la lista di cui sopra sarebbe stata mantenuta. In assenza
di risposta al riguardo da parte della richiedente, l’Ufficio mantiene la lista
sopra.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo
l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono
considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa
classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

Inoltre,
al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un
elenco di prodotti o servizi, e’ necessario interpretarne la formulazione. In
particolare, i servizi coperti dal marchio italiano anteriore n. 1 292 986
nella classe 42, ovvero i servizi vari
inerenti il comparto alimentare e della ristorazione, sono stati trasferiti
dalla classe 42 alla classe 43 con l’8ª edizione della classificazione di
Nizza. Tuttavia, la natura di tali servizi non è cambiata. Infatti, a ogni
revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione
di servizi (in particolare, si trasferiscono servizi da una classe all’altra,
come nel caso in esame) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In
tali casi, l’elenco di servizi sia del marchio anteriore che del segno
impugnato deve essere interpretato in base all’edizione della Classificazione
di Nizza vigente al momento del deposito. Nel presente caso,
poiché la natura di tali servizi non è cambiata, e nonostante l’uso di una
dicitura leggermente diversa, i servizi di ristorazione in questione
classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle
rispettive domande, sono considerati identici.

I
fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter
alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali
di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o
complementarità.

Prodotti
contestati in classe 29

Carne, pesce, pollame e
selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti;
gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii
e grassi commestibili sono identicamente contenuti in entrambe le
liste di prodotti coperti nella classe 29 dal marchio UE
n. 3 108 289, da un lato, e dal segno contestato dall’altro.

I rimanenti prodotti contestati, frutta e ortaggi congelati, sono
compresi nell’ampia categoría di frutta e
ortaggi conservati nella classe 30 coperti dal marchio UE
n. 3 108 289 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti
contestati in classe 30

Tapioca,
sagu; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse
(condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di prodotti coperti nella classe 30 dal marchio
UE n. 3 108 289, da un lato, e del segno contestato, dall’altro
(nonostante che nel segno contestato sago
è scritto con un ovvio errore di battitura, perciò, anche essi sono da
considerare identici).

I rimanenti prodotti contestati riso, farine e preparati fatti di cereali,
pane, gelati; miele, sciroppo di melassa sono tutti prodotti alimentari.

I
servizi di rivendita coperti in classe 35 dal marchio anteriore UE
n. 6 779 151 dell’opponente concernenti la vendita di
prodotti alimentari presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti.
Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti
e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento
che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi
luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti e i
servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i prodotti
contestati riso, farine e preparati fatti
di cereali, pane, gelati; miele, sciroppo di melassa nella classe 30
presentano un basso grado di somiglianza con i servizi di rivendita di prodotti alimentari nella
classe 35 dell’opponente.

Servizi
contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di
affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio sono identicamente
contenuti in entrambe le liste di servizi nella classe 35  coperti dal marchio UE anteriore
n. 6 779 151, da un lato, e del segno contestato dall’altro.   

I
servizi di vendita al dettaglio dei
seguenti prodotti: carne, pesce, estratti di carne, frutta e ortaggi
conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova,
latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, riso, tapioca,
sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, gelati, miele, sciroppo di
melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, prodotti agricoli, orticoli, forestali e
granaglie, frutta e ortaggi freschi, sementi, alimenti per gli animali,
malto, birre, acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche, bevande di
frutta e succhi di frutta, sciroppi ed altri preparati per fare bevande,
bevande alcoliche (tranne le birre); prodotti alimentari, bustine da zucchero sono
da ritenersi compresi nell’ ampia categoria di servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35, coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Inoltre,
secondo la giurisprudenza, i servizi di “vendita al dettaglio” concernenti la
vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali
prodotti (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) /Castelló y Juan S.A. (fig.) et
al., § 33). Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di
detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune
somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati
generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita.
Inoltre, i prodotti e i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico. Pertanto, i servizi contestati: servizi di vendita al dettaglio dei seguenti
prodotti: pollame e selvaggina nella classe 35 presentano un basso grado
di somiglianza con i prodotti anteriori pollame
e selvaggina nella classe 29 dell’opponente, rivendicati all’interno del
marchio UE anteriore No  3 108 289. Allo stesso modo, i servizi
contestati: servizi di vendita al
dettaglio dei seguenti prodotti: ghiaccio presentano un basso grado di
somiglianza con il ghiaccio  nella classe 30 dell’opponente,
rivendicato, inter alia, all’interno del marchio UE anteriore No
3 3 108 289.

Per
quanto riguarda, invece, i restanti servizi contestati in classe 35, ovvero i servizi di vendita al dettaglio dei seguenti
prodotti: animali vivi, piante e fiori naturali, apparati per la misurazione e
contatori, orologi, gioielli, chincaglieria, borse, tubi e materiale da costruzione,
bitume, giornali, vestiario, borse e oggetti in pelle, diari, calendari e
strumenti per scrivere, cartoleria quali anche adesivi, penne, quaderni,
profumi e preparati per la sbianca e per pulire, prodotti chimici, carburanti e
lubrificanti, strumenti musicali, armi, fuochi d’artificio, CD, DVD, software e
computer, apparati elettronici, apparati elettrici, luci lampade,
elettrodomestici, gioielleria e bigiotteria, orologi, occhiali, tende e tessuti
quali anche canovacci da cucina, presine, tovaglie, borse stopper e grembiuli,
oggetti per la casa e contenitori di ogni tipo, utensili e complementi di
arredo per casa e cucina, prodotti da fumo, giochi e giocattoli, attrezzature
sportive, oggetti in gomma, di plastica, di marmo, mobili per arredamento,
tappeti, corde, prodotti in lino, lenzuola e tovaglie, giornali, riviste e
libri, farmaci, vernici, apparati per illuminare, riscaldare, cuocere e
refrigerare, di distribuzione di acqua e impianti sanitari, equipment da bar e
ristoranti quali anche tovaglioli, bicchieri (in carta e in vetro), tazze e
tazzine in porcellana, sottobicchieri, carta per pacchetti, sacchetti in carta,
borse in carta, arredi, autoveicoli, mezzi di locomozione quali anche vetture
elettriche, materiale pubblicitario quale anche leaflet, brochure, manifesti,
fidelity card, va notato che i servizi di vendita al dettaglio di prodotti
specifici sono considerati simili ai servizi di vendita al dettaglio di altri
prodotti specifici, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una somiglianza
tra i prodotti in questione. I servizi a confronto hanno in comune la stessa
natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa
destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare
comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d’uso.
Inoltre a seconda che i prodotti in questione siano venduti comunemente al
dettaglio negli stessi negozi, essi possono coincidere per quanto riguarda il
pubblico di riferimento e i canali di distribuzione, nel qual caso devono
essere considerati molto simili. Pertanto, i servizi di vendita al dettaglio
citati sopra sono da considerarsi almeno simili ai servizi di rivendita di prodotti alimentari in classe 35 coperti
dal marchio UE n. 6 779 151 dell’opponente.

Servizi
contestati in classe 43

Considerato
quanto sopra riguardante la protezione attribuibile all’elenco dei servizi
anteriori nella classe 42 del marchio italiano n. 1 292 986(servizi
vari inerenti il comparto alimentare e della ristorazione), i servizi di ristorazione contestati nella classe 43 si sovrappongono
con essi. Pertanto, questi servizi sono da ritenersi identici.

I
rimanenti servizi contestati in classe 43, alloggi
temporani, sono da considerarsi simili ai servizi anteriori di
ristorazione coperti dal marchio italiano n. 1 292 986 anteriore poiche
questi prodotti spesso presentano i medesimi canali di distribuzione, fornitori
e pubblico di riferimento.      

b)      Pubblico di riferimento – grado di
attenzione

Si ritiene che il consumatore
medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel
presente caso, la maggior parte dei prodotti e servizi che risultano essere identici o simili
(in vario grado) sono diretti al grande pubblico, anche se alcuni servizi, come
ad esempio i servizi di pubblicita e gestione di affari commerciali in classe
35 sono servizi specializzati, destinati a una clientela commerciale composta
da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.
Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per tutti i prodotti in
questione e variabile da medio ad alto con riferimento a certi servizi nella
classe 35, in base al prezzo, alla loro natura
specialistica o ai termini e alle condizioni dei servizi acquistati.

c)      I segni

(marchio UE n. 3 108 289)       (marchio UE n. 6 779 151)      (marchio italiano n. 1 292 9869)
Marchi anteriori	Segno impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea, per quanto riguarda i marchi
anteriori UE, e l’Italia per quanto riguarda il marchio anteriore italiano.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi
(11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio
dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa
essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda
di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione
del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori
in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P,
Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo
per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per
respingere la domanda contestata.

L’elemento
comune, ‘ALFREDO’ verra’ percipito come un prenome maschile (di origine
italiano, spagnolo, portogese) in tutta l’Unione europea. Nel presente caso,
tenuto conto anche del fatto che i marchi in conflitto contengono termini di
origine italiana, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il segno
contestato è un marchio figurativo, composto dall’elemento verbale ‘IL VERO
ALFREDO’ riprodotto in caratteri stampatelli neri e grassetto, dall’elemento
verbale ‘IMPERATORE DELLE FETTUCCINE’ riprodotto in stampatello nero in dimensioni
assai piu piccole, e da elementi figurativi consistenti in un disegno
stilizzato della cupola di San Pietro e del Colosseo a Roma circondati da una
corona d’alloro, simbolo trionfale utilizzato nell’impero romano, riprodotto in
color giallo/oro.

L’elemento
‘ALFREDO’ sarà percipito come indicato sopra: tale prenome, pur non essendo
estremamente raro, non e’ molto diffuso in Italia,. Giacchè non è descrittivo,
elogiativo o allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione, è
considerato normalmente distintivo. L’espressione consistente nei termini
italiani ‘IL VERO ALFREDO’ sara’ intesa come un riferimento al ‘reale’ prodotto
o servizio contraddistinto con il nome ‘Alfredo’, o alla reale origine del
prodotto/servizio in questione, al contrario delle sue ‘imitazioni’ la cui
qualita’, o un’altra caratteristica rispetto al prodotto/servizio ‘vero e
prioprio’, è intesa come inferiore. E’, dunque, il termine ‘ALFREDO’ l’elemento
verbale maggiormente distintivo rispetto agli altri termini (l’articolo
maschile ‘IL’ e l’aggettivo ‘VERO’) all’interno dell’espressione ‘IL VERO
ALFREDO’). Gli elementi figurativi verranno immediatamente percipiti come
riferimento al luogo dove hanno origine i prodotti/servizi contraddistinti,
ossia Roma e/o l’Italia; percio’, essi hanno un grado di distintivita’ minima
(se non descrittivi della provenienza dei prodotti e servizi).    

L’ espressione
‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ se percipita, considerando le sue ridotte
dimensioni – sarà intesa come altamente allusiva (se non descrittiva ) all’altissima
qualita o natura di almeno una parte dei prodotti contraddistinti dal segno
impugnato o dei prodotti oggetto dei servizi in questione. Pertanto, il
carattere distintivo di tale elemento è al massimo limitato per almeno una
parte dei prodotti e servizi in questione.   

Inoltre, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di
principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte
sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il
pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai
segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che
descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Considerando quanto sopra, è fuor
di dubbio che nel presente caso l’impatto visivo dell’espressione ‘IL VERO
ALFREDO’, e in particolar modo della parola ‘ALFREDO’, e’ piu’ immediato in
virtu delle sue maggiori dimensioni e – per quanto riguarda la parola ‘ALFREDO’
– della sua maggior distintivita’, che permette alla stessa di risaltare da un
punto visivo e di dominare l’impressione complessiva del segno. Di conseguenza tale
espressione in generale e piu’ in particulare il termine  ‘ALFREDO’, hanno un impatto piu’ forte sul
consumatore. 

I tre marchi
figurativi dell’opponente sono composti dai seguenti elementi:

–           per quanto riguarda il marchio UE n. 3 108 289: ‘ALFREDO’S GALLERY’ riprodotto in caratteri stampatelli
neri e grassetto, posizionato sopra la dicitura ‘alla Scrofa Roma’, quest’ultima
riprodotta in dimensioni ben piu’ piccole, il tutto sopra lo sfondo di un
cappello da cuoco;

–     per quanto riguarda il marchio
UE n. 6 779 151: ‘Alfredo’
riprodotto in caratteri leggermenti stilizzati corsivi che appaiono come scritti
 a mano ed in color oro, posizionati sopra
la dicitura ‘alla Scrofa’, quest’ultima riprodotta in dimensioni ben piu’
piccole;

–     per quanto riguarda il marchio
italiano: ‘Alfredo 1907’ riprodotto in
caratteri leggermente stillizzati in color grigio, posizionato sopra il termine
‘restaurant’ e l’espressione inglese ‘The original of Rome’, questi ultimi
riprodotti in dimensioni ben piu’ piccole ed il tutto circondato da un quadrato
riprodotto con linee tratteggiate;

In tutti i tre marchi anteriori, l’elemento ‘ALFREDO’ (di
piena distintivita’, in linea con quanto visto sopra con riferimento al segno
contestato) constituisce il primo elemento verbale. A tale riguardo, va
sottolineato che i consumatori
tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un
segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata
dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la
parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per
prima cattura l’attenzione del lettore.

Con specifico riferimento al marchio
UE anteriore n. 3 108 289, la seconda parola ‘GALLERY’, sebbene di origine inglese, sarà
compresa dal pubblico di riferimentopreso in considerazione come dettagliato
sopra, perché molto simile alla parola equivalente (GALLERIA) nella lingua
ufficiale del territorio di riferimento. Essa verra’ percipita, inter alia,
come alquanto allusiva  al luogo fisico
dove si svolge un’ attivita’ commerciale che in genere comporta l’esposizione
al pubblico dei prodotti (per esempio ‘opere d’arte’), poste in vendita. E’ poi
chiaramente collegata al prenome che la precede dal genitivo sassone ‘S’.
Pertanto, in combinazione con il prenome ‘ALFREDO’, il suo grado di distintività
nonche’ il suo impatto è da considerarsi inferiore con rispetto al termine
‘ALFREDO’. L’espressione ‘alla Scrofa Roma’ (in una posizione e di dimensioni
nettamente subordinate) verra’ percepita como un toponimo a causa della
preposizione articolata ‘ALLA’ che introduce un complemento di luogo,
nonostante il fatto che la parola ‘scrofa’ faccia riferimento all’animale
femmina del maiale o del cinghiale). Cio è confermato dalla successiva parola
‘Roma’, anche per la parte di pubblico che non conoscesse la omonima, e
peraltro piuttosto famosa, strada nel centro di Roma (via della Scrofa). Di
consequenza, il carattere distintivo di tale espressione e’ al massimo molto
limitato, perche’ essa e’ indicativa 
della provenienza dei prodotti/ servizi. Leconsiderazioni di cui
sopra, valgono anche per quanto riguarda il marchio UE anteriore
n. 6 779 151, con riferimento ai rispettivi (medesimi) elementi
verbali (‘Alfredo’ e
‘alla Scrofa’).

Infine,
con riferimento al marchio italiano, il numero ‘1907’ che segue il primo
elemento ‘Alfredo’, verra percipito come l’anno
di fondazione (del produttore/fornitore), mentre i termini ‘restaurant’ e ‘The
Original of Rome’, sebbene di origine inglese, saranno compresi dal pubblico di
riferimento, perché molto simili ai loro rispettivi termini equivalenti in italiano
cioe ‘ristorante’ e ‘L’Originale di Roma’, rispettivamente. Essi sono quindi descrittivi
dei servizi in questione o di una loro caratteristica (il vero, l’autentico Alfredo
di Roma – al contrario delle sue ‘imitazioni’).

Gli elementi figurativi di tutti
i tre marchi anteriori (il disegno di un cappello da cuoco, la semplice cornice
quadrata formata da linee punteggiate) e le leggere stilizzazioni presenti sono
da considerarsi o descrittive (il cappello da cuoco) in relazione ai
prodotti/servizi (prodotti alimentari /settore della ristorazione) o di un
carattere distintivo inferiore (se non del tutto privo di distintivita’)
perche’ di una natura piuttosto decorativa (cornice, stilizzazioni delle
lettere). Pertanto, e considerando inoltre quanto gia’ descritto poc’anzi riguardante
l’impatto degli elementi denominativi dei segni rispetto ai loro elementi
figurativi, saranno gli elementi denominativi dei marchi anteriori che avranno
un impatto piu’ forte sul consumatore. In particolare, considerando
quanto sopra, sara’ il primo elemento verbale ‘ALFREDO’ – che è anche
l’elemento verbale piu’ distintivo in tutti i tre marchi anteriori –, che avra’
l’impatto più forte sul consumatore.

Visivamente, i segni
coincidono nel loro primo elemento verbale ‘ALFREDO’ che e’ normalmente
distintivo, nonche’ l’elemento con il maggior carattere distintivo e il maggior
impatto sul consumatore rilevante in tutti i segni a confronto. Differiscono,
tuttavía, nei loro elementi verbali e figurativi secondari e
d’impatto minore, a causa della loro natura, distintivita minore o mancanza di
distintivita’ per descrittivita’, e/o posizione subordinata, come dettagliato
sopra.

Pertanto, i segni sono
visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono del termine
‘ALFREDO’, presente in modo identico in tutti i segni e dotato di normale
distintivita’, oltre ad essere l’elemento di maggior impatto e di maggior
distintivita’. La pronuncia differisce in essenza in elementi di minor
distintivita’ ed impatto (inpratica , differisce nel suono dei termini ‘IL
VERO’ del segno contestato e degli elementi addizionali ‘ ’S GALLERY’ o ‘1907’,
nei marchi anteriori, mentre e’ molto probabile che gli elementi aggiuntivi e
secondari ‘IMPERATORE DELLE FETTUCINE’ nel segno contestato, nonche’ ‘alla Scrofa’,
‘Roma’, ‘restaurant’, ‘The Original of Rome’ nei marchi anteriori, non vengano
pronunciati a causa delle loro dimensioni assai ridotte,. La giurisprudenza ha
riconsciuto, infatti, che quando un segno è composto da piu’ parole e la prima
parola produce (o le prime parole producono) un impatto fonetico chiaro mentre
le altre appaiono avere carattere accessorio, i consumatori, riferendosi
oralmente al segno di cui trattasi, tendono ad abbrevviarlo, limitandosi a
menzionare solo la prima o le prime parole.

Pertanto, i
segni sono da considerarsi foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si
fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico
trasmesso dai marchi. Dato che tutti i segni saranno percepiti come facenti
riferimento al prenome maschile ‘ALFREDO’ (l’elemento di maggior impatto e di
maggior distintivita’ in tutti i segni a confronto) nonche’ – anche se in
misura minore – alla capitale italiana (cio’ dovuto alle locuzioni ‘alla Scrofa
Roma’, ‘The Original of Rome’ e agli elementi figurativi del Colosseo, dela
cupola di San Pietro e della corona trionfale) i segni sono concettualmente
simili. Gli altri elementi differenzianti
(associabili al concetto di una galleria, di un cappello da cuoco, dell’anno
1907, e dell’’imperatore delle fettuccine’) sono dotati di un minor grado di
distintivita’ o ne sono del tutto privi e ad ogni modo possono produrre
soltanto un impatto molto ridotto sulla valutazione della
somiglianza concettuale fra
i segni rispetto all’elemento comune
‘ALFREDO’.

Dato che i segni sono stati
rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio
di confusione procederà.

d)      Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che i marchi anteriori sono particolarmente
distintivi in virtù del loro uso intensivo o della loro notorietà.

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i marchi anteriori risultano,
nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del
territorio di riferimento in relazione ai prodotti e/o servizi in questione.
Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la
presenza in essi di alcuni elementi non distintivi e di modesta capacità
distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente
decisione.

e)      Valutazione globale,
altri argomenti e conclusione

Valutare il rischio di confusione implica
una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in
considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o
servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può
essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa
(29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il rischio di confusione riguarda situazioni
nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure
nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e
presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o
a imprese economicamente collegate.

I prodotti e servizi in
questione sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili, in
parte simili in basso grado. Come esplicitato nella sezione b) della presente
decisione, essi sono maggiormente diretti al grande pubblico il cui grado di
attenzione sara’ medio, ma anche ad un pubblico professionale il cui  grado di attenzione variera’ tra medio ed
alto. I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale,
considerando che condividono il loro primo elemento piu’ distintivo e di
maggior impatto sul consumatore, ‘ALFREDO’ che il pubblico assocera’ ad un
prenome maschile italiano, non particularmente comune. Come rilevati sopra, gli
altri elementi addizionali svolgono un ruolo secondario all’interno dei segni.
Infine, tutti i marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale.

Si deve tener conto del
fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto
diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli
stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad
affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).

E’ poi altamente possibile
che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come una
variante dei marchi anteriori, configurato in modo diverso a seconda del tipo
di prodotti o servizi che designa, anche qualora il livello di attenzione per
alcuni servizi fosse più alto.

La divisione d’Opposizione
ritiene pertanto che i segni a confronto non presentino differenze sufficienti
a creare due impressioni distinte e a scongiurare il rischio di confusione
nella mente dei consumatori italiani. Nella loro struttura, pur differente per
vari aspetti, è ben percipile sul piano visivo, fonetico e concettuale il
termine ‘ALFREDO’.

Considerato quanto
precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di
confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che
pertanto l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione
dei marchi dell’Unione europea n. 3 108 289 e n. 6 779 151
e della registrazione del marchio italiano n. 1 292 9869 dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della
presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di
riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Ne discende che il segno
contestato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati,
anche per i prodotti e servizi considerati simili in basso grado.

SPESE

Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento
d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute
dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino
soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo
richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché
il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa
d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del
procedimento.

Conformemente
all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94,
paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in
vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la
tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base
dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Francesca CANGERI SERRANO

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] e la classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.  Oltre alla notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.

OPPOSIZIONE N. B 3 047 681

F. Divella
S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano
(BA), Italia (opponente), rappresentata da De Tullio & Partners S.r.l.,
Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Normanna
Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa
(CE), Italia (richiedente).

Il 15/01/2019,
la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1.         L’opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia
per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 30:       Caffè, tè e cacao e loro
succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti
delle api.

Classe 35:       Servizi
pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed
amministrativi; servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in
relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al
dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt
gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in
relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno;
servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione
a dolci.

2.         La domanda di marchio dell’Unione
europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i
prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.

3.         Ciascuna parte sopporta le proprie
spese.

MOTIVAZIONE

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo  e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di
confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i
servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano
dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate.
La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento,
nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto
di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la
somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio
anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come
il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione
d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in
relazione alla
registrazione di marchio dell’Unione europea n.
15 036 411 e alla registrazione di marchio dell’Unione europea n.
12 121 554.

I prodotti e servizisui quali si basa l’opposizione sono i
seguenti:

Registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411

Classe 35:      Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in
materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito
di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese
commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di
un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario;
distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o
pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising;
fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in
franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa
pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità
televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza
aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.

Registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554

Classe 30:      Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare
pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di
pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta
fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin,
merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per
uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine
di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per
basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito,
polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi,
sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie;
couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei
del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata;
aceto.

I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:

Classe 30:      Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali,
glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.

Classe 35:      Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi
di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori
automatici; servizi di vendita all’asta; servizi al dettaglio in relazione a
stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta;
servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio
in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al
dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione
a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio
in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione
ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature
igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al
dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi
al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione
all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo
sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia
fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al
dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti
medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al
dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a
materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori
alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio
in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a
contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al
dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad
apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per
il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in
relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie;
servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione
a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per
la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio
in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi
di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al
dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali;
servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi
al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a
giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in
relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi
all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione
ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad
apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi
di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura
per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi
al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a
smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi
all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in
relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi
all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in
relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di
marketing e promozionali.

I fattori pertinenti per la
comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura
e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e
punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti
contestati in classe 30

Caffè; tè;
cacao; zucchero; succedanei [caffè]
sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).

I prodotti
delle api e i dolcificanti
naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più
ampia, il miele della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono
considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Le glasse e i ripieni dolci del marchio
impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pasticceria della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.

I succedanei

[cacao]

del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al cacao della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso
nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.
Inoltre, essi sono in concorrenza.

Per quanto
riguarda i succedanei [tè] del marchio impugnato, essi sono simili in
alto grado rispetto al tè della registrazione
di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
poiché essi coincidono nella
loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento
e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.

Servizi
contestati in classe 35

Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e
nella lista della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).

Assistenza negli
affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto
categoria più ampia, i servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione
e il funzionamento di franchising della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I servizi di
analisi, ricerca e informazione negli affari del marchio impugnato
includono, in quanto categoria più ampia, fornitura di informazioni
commerciali in materia di franchising 
della registrazione di marchio
dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non
può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono
considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

I
servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti
presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura,
la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non
siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono
complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui
i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in
questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto,
i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al
dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao;
servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in
relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al
dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a
dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati  presentano
un basso grado di somiglianza con caffè; tè; cacao;
gelati; croissant
della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
dell’opponente.

Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi
al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio
in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a
copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del
tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al
dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi
di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento;
servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al
dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in
relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad
attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione
all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi
al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in
relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione
a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al
dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione
a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria;
servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al
dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a
decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti
registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio
in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature
audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito;
servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione
a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti;
servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al
dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili;
servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a
dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili;
servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia
dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la
bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la
bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per
l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene
degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio
in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare;
servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio
in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione;
servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi
all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi
all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso
in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in
relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a
smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al
dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in
relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a
ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in
relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad
accessori per la preparazione di alimenti
e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa
l’opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i
servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano
altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel
raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi,
consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto
diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il
metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né
concorrenti né complementari.

La somiglianza fra i servizi
di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli
specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo
quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti
dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel
presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo
simili o ancora sono dissimili.

I servizi di affitto
di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; noleggio di stand per la
vendita del marchio
impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei
marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in
comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in
concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non
sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da
imprese diverse.

Si
ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Occorre
anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del
consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui
appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti
e servizi che
risultano essere identici
o simili
in vario grado sono
diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30,
che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e
competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi
nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

(registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411)     (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554)
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea
comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere
in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di
marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio,
anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte
dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico
di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda
contestata.

Gli elementi
verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in
taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di
conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la
comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale,
ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto
dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore
arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure
di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno
significato e sono,
pertanto, distintivi.

Per quanto riguarda le registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine
“DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di
etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di
colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra
della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo
data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente
pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411,
aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una
vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.

Come già visto poc’anzi, il
termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.

I marchi
figurativi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati
più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Inoltre, si
deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi
verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento
denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non
tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in
questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli
elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).

Visivamente, i segni
coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero
tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del
termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi
figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di
marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554
che il marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media
misura.

Sotto il
profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia
in diverse parti del territorio di riferimento,
la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di
Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi
anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il
profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà
il significato degli elementi figurativi delle registrazioni
di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n.
12 121 554, come sopra
spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione.
Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in
questione non sono concettualmente simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del
confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei
fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente,
i marchi anteriori sono stati usati in modo intensivo e godono di un ambito di
protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso
presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a
sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si
baserà sul loro carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, i
marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato
per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti
e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale.

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa
opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio
di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i
prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro
economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del
pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi
confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre
pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti
o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve
essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le
circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e,
in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato,
dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di
somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati
riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte
simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b)
della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno
per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di
attenzione sarà medio.

I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e
simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i
segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le
ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio
raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma
deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista
un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono
limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro
posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere
riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei
marchi sui quali si basa l’opposizione.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione
ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente
soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende
l’italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto
l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di
marchio dell’Unione europea dell’opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere
respinto per i prodotti e
servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio
anteriore.

I
restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e
servizi è
una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro
i suddetti servizinon può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione
è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei
marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo
dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a
prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso
anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è
necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su
cui si fonda l’opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che
la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il
risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un
carattere distintivo accresciuto.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio
anteriore:

• Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio
  denominativo DIVELLA.

L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente copre
un elenco più ristretto di prodotti
nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati
dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può
essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata
respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione
non sussiste.

La Divisione d’Opposizione esaminerà in
seguito l’opposizione in relazione alla registrazione di
marchio italiano n. 469 710 per la quale
pure è stato invocato l’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità
dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il
marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i
prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici,
simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore,
qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia
il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio
nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello
Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato
possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto
detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti
dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

I requisiti
summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà
luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente
rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque
essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del
marchio impugnato.

Nel caso specifico, la richiedente non
ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene
proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve
presumere che non esista alcun giusto motivo.

L’uso del
marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti
situazioni:

Benché il
pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei
procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per
applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio
anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e
attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere
prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio
o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 53).

Ne consegue che
l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono
probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo,
l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione
da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio
e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Nel caso specifico,
oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili e i
consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che si
riscontrano fra di essi, l’opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o
prova a sostegno della conclusione che l’uso del marchio contro cui viene
proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

L’articolo 8,
paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi
identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza
consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…

[si]

dovrà procedere all’esame del secondo requisito… cioè l’esistenza di un
pregiudizio senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente» (14/09/1999,
C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o
probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso
per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori
il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato
tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C‑252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 71).

Come si è già detto, l’opponente avrebbe dovuto
presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse
in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come
potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è
effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nell’articolo 7,
paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si
basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato
all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da
cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da
cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato
costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere
distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che
l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a
detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le
circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del
carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o
dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una
dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione
alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei
segni e dellapresunta notorietà del
marchio anteriore.Non sembrano però
esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il
verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto
la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo
visto ciò non basta.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE,
nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti.
Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione,
l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle
parti.

Dal momento che l’opponente non è stato in grado di
fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato
possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del
marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata
infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la
parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere
delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove
le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o
qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una
ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata
accolta solo per una parte deiprodotti e servizi contestati, entrambe
le parti sono risultate soccombenti
rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza,
ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione
d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Valeria ANCHINI

Ai
sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste.
Ai
sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata
redatta la decisione impugnata. Inoltre deve
essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro
mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

PONTI vs PONTINOVA

 

PONTI è il marchio anteriore, il marchio PONTINOVA è il marchio posteriore. I servizi oggetto della contestazione sono i servizi legali relativi alla classe 45.

I servizi del marchio spagnolo anteriore PONTI, sono relativi alla Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione. Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda contestata è stata respinta.

 

DECISIONE della quinta commissione di ricorso del 27 novembre 2018
Nel caso R 566/2018-5
Pontinova AG
Rotes Schiloss, Beetenstraße 7
8002 Zürich
Svizzera Ricorrente/ricorrente
rappresentato da LindenPartner, Friedrichstr. 95, 10117 Berlino, Germania
V
Ponti & Partners S.L.P.
Consell de Cent, 322 bxs.
08007 Barcellona
Spagna Opponente/convenuto
Ricorso contro il procedimento di opposizione n. b 2 828 997 (domanda di marchio
dell’Unione europea n. 15 878 085)

LA QUINTA COMMISSIONE DEI RICORSI
composta da G. Humphreys (presidente e relatore), C. G
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]

Decisione
Fatto
Con domanda depositata il 29 settembre 2016, Pontinova AG («il richiedente») ha
cercato di registrare il marchio figurativo
per il seguente elenco di servizi:
Classe 45 — Servizi legali.
La domanda è stata pubblicata il 11 ottobre 2016.

Il 9 gennaio 2017, PONTI & PARTNERS S.L.P. (in precedenza OFICINA PONTI
S.L.P, di seguito «l’opponente») presentava un’opposizione contro la registrazione
della domanda di marchio pubblicato per tutti i servizi di cui sopra.
I motivi dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
dell’UE RMT.
L’opposizione si basava, tra l’altro, sui seguenti diritti:
a) Registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 716 576 per il marchio
figurativo
depositata il 5 febbraio 2015 e protocollata in data 6 luglio 2015, per i
seguenti servizi:
Classe 42 — Programmazione informatica per l’utilizzo di dati e documentazioni nei
settori della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza in materia di ricerca tecnica e
di servizi nel settore della proprietà intellettuale e industriale; L’assistenza tecnica
informatizzata fornita da ingegneri nel settore della proprietà intellettuale e industriale;
Ricerca tecnica nel campo della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel
settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza tecnica nel settore delle
falsificazioni;
Classe 45 — Consulenza in materia di ricerca e servizi legali nel settore della proprietà
intellettuale ed industriale; Indagini legali fornite da avvocati nel settore della proprietà
intellettuale e industriale; Ricerca giuridica nel settore della proprietà intellettuale e
industriale; Assistenza legale in materia di proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
nel settore della protezione e della difesa dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;
La gestione dei diritti industriali e intellettuali, compresa la consulenza nelle strategie di
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
protezione e classificazione; Studi, pareri, attività di monitoraggio e ricerca nel campo della
proprietà industriale; La gestione, per gli altri, dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale relativi alla redazione dei testi in tali settori, e il loro deposito, la loro
acquisizione o il loro mantenimento o in connessione con la modifica, la trasmissione, la
difesa e la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, in particolare nel
settore dei brevetti, dei marchi, dei disegni e dei modelli e a fini pubblicitari; Affari
giuridici e relative attività di ricerca; Gestione dei diritti d’autore; Gestione della proprietà
industriale; La tutela giuridica dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; Rilascio di
licenze per software nel settore della proprietà intellettuale e industriale; Consulenza
giuridica nel settore delle falsificazioni;
b) Registrazione del marchio spagnolo n. 2 334 075 per il termine «marchio»
PONTI
depositata il 19 luglio 2000 e protocollata in data 19 marzo 2001, per i
seguenti servizi:
Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
c) Registrazione del marchio spagnolo n. 3 049 995 per il termine «marchio»
OFICINA PONTI SERVIZI STRATEGICI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
depositata il 24 ottobre 2012 e protocollata in data 10 febbraio 2013, per i
seguenti servizi:
Classe 45 — Servizi di consulenza per la proprietà industriale e intellettuale; Servizi legali.
Con decisione del 31 gennaio 2018 («la decisione impugnata»), la divisione di
opposizione ha consentito l’opposizione e ha rifiutato il marchio richiesto per tutti
i servizi oggetto della contestazione in ragione del rischio di confusione. In
particolare, ha motivato la sua decisione:
– La divisione di opposizione ritiene opportuno in primo luogo esaminare
l’opposizione in relazione alla registrazione del marchio spagnolo
dell’opponente n. 2 334 075 per il termine «PONTI» dell’opponente;
– I servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale
dell’opponente sono stati classificati nella classe 42 nell’edizione della
classificazione di Nizza che era in vigore al momento della presentazione del
marchio anteriore. Tuttavia, in un’edizione successiva della classificazione di
Nizza, tali servizi sono stati trasferiti alla classe 45. I servizi giuridici
contestati si sovrappongono ai servizi di consulenza in materia di proprietà
industriale e intellettuale dell’opponente. Sono identici;
– I servizi contestati si rivolgono al pubblico in generale e a quello
professionale e i servizi del marchio anteriore sono destinati esclusivamente a
professionisti. Pertanto, il pubblico interessato per valutare un rischio di
confusione sarà pubblico solo (14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, punto 81). Il grado di attenzione del pubblico può variare da
una media a elevata, a seconda del prezzo, della natura specializzata o dei
termini e delle condizioni dei servizi acquistati;
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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– Il marchio anteriore «PONTI» è un marchio di parola. Essa sarà percepita
come cognome da parte del pubblico interessato. La parte restante del
pertinente pubblico lo percepisce dal punto di vista del suo significato. In ogni
caso, questo elemento ha un grado normale di distinguibilità rispetto ai servizi
interessati.
– il segno contestato nel suo insieme non ha alcun significato. Tuttavia, la
Corte ha dichiarato che, sebbene il consumatore medio percepisca
generalmente un marchio nel suo complesso e non proceda ad un’analisi dei
suoi vari elementi, resta il fatto che, quando ottiene un segno di parola, ne
suddividerà gli elementi che, per loro, suggerirà un significato specifico o che
assomiglia a quello che sa (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
punto 57). Nel caso di specie, è ragionevole suppo
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– Dal punto di vista concettuale si fa riferimento alle precedenti affermazioni in
merito al contenuto semantico veicolato dai marchi. Nell’opinione pubblica in
questione l’elemento «PONTI» sarà percepito come cognome, mentre il
concetto aggiuntivo trasmesso dall’elemento «NOVA» del segno contestato
presenta un debole grado di distinguibilità, ma i segni sono concettualmente
simili a un livello elevato per questa parte del pubblico interessato. Per la
parte del pubblico interessata che affermerà soltanto il significato
dell’elemento «NOVA», i punteggi non sono concettualmente simili;
– L’opponente non ha esplicitamente sostenuto che il suo marchio è
particolarmente distintivo a causa dell’uso intensivo o della reputazione. Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore
poggia di per sé sul suo carattere distintivo. Nel caso di specie, il marchio
anteriore nel suo insieme non ha alcun significato per nessuno dei servizi in
questione dal punto di vista del pubblico sul territorio in questione. Pertanto,
il marchio anteriore deve essere considerato come un marchio normale;
– I segni sono visivamente e celamente simili a un grado medio e per parte del
pertinente pubblico concettualmente simile in larga misura, sulla base del fatto
che il marchio anteriore «PONTI» è pienamente incluso all’inizio del segno
contestato, dove sarà oggetto di sezionamento per i motivi di cui sopra. Di
norma, quando il marchio anteriore è interamente incorporato nel segno
contestato ed esercita un ruolo autonomo e peculiare, ciò indica che i due
segni sono simili. Si tiene conto del fatto che i consumatori medi raramente
hanno la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i vari marchi, ma
devono avere fiducia nella loro raccolta imperfetta. Anche i consumatori che
pagano un alto grado di attenzione devono fare affidamento sulla loro raccolta
imperfetta dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, punto
54).
– Tenendo conto del grado di distinguibilità medio del marchio anteriore, delle
somiglianze tra i segnali e dell’identità tra i servizi, si ritiene che esista un
rischio di confusione, anche per il pubblico professionale con un maggiore
grado di attenzione. Un rischio di confusione riguarda situazioni in cui i
consumatori confondono direttamente i marchi stessi o se i consumatori fanno
un collegamento tra i segnali contrastanti e presumono che i beni/servizi
contemplati siano da imprese collegate o collegate. Infatti, è molto
concepibile che il consumatore in questione percepisca il marchio contestato
come una sottomarca, una variazione del marchio anteriore, configurato in
modo diverso a seconda del tipo di beni o servizi da esso designati
(23/10/2002, T-104/01, 55ties, EU:T:2002:262, punto 49).
Il 27 marzo 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione
impugnata e il 30 maggio 2 018 ha presentato la memoria contenente i motivi del
ricorso.

Il 31 agosto 2018, l’opponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al
ricorso.
Avendo constatato che l’opponente era uno studio legale e che il rappresentante
professionale nominato dall’opponente sembrava essere la stessa entità
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
dell’opponente stesso, il consiglio ha informato l’opponente che non poteva essere
considerato un caso di rappresentanza professionale ai sensi dell’articolo 119,
paragrafo 2, dell’EUTR.
In risposta, l’opponente ha ritirato la sua rappresentanza legale nel procedimento
di ricorso e ha dichiarato di agire per proprio conto.
Argomentazioni e argomentazioni delle parti
Il richiedente chiede che il consiglio di amministrazione annulli la decisione
impugnata e respinga l’opposizione. Le argomentazioni esposte nella memoria di
motivazione possono essere riassunte nel modo seguente:
– I servizi in conflitto non sono identici. Vi può essere solo una sovrapposizione
in materia di proprietà intellettuale. Tuttavia, il richiedente non fornisce
nemmeno tali servizi. I servizi di consulenza gestionale differiscono
sostanzialmente dai servizi forniti da uno studio legale. Anche se entrambe le
imprese offrono servizi nello stesso campo, questi servizi riguardano aspetti
diversi di questo settore. In effetti, una società di consulenza gestionale non è
nemmeno autorizzata a prestare i servizi di uno studio legale perché non
dispone della necessaria licenza per rappresentare i clienti dinanzi ai tribunali
tedeschi. La semplice sovrapposizione non è sufficiente per trovare
un’identità;
– La sfera dei servizi che si sovrappongono deve essere giudicata in
proporzione ai settori non interessati in cui solo il richiedente offre servizi.
Ciò è stato del tutto ignorato dalla divisione di opposizione;
– La semplice somiglianza tra i servizi in conflitto non è sufficiente a
compensare il basso livello di somiglianza tra i segni e, di conseguenza, non vi
è alcun rischio di confusione;
– Inoltre, i servizi dell’opponente sono rivolti a un pubblico professionista che
potrebbe presentare un maggiore grado di attenzione;
– L’impressione visiva dei segnali è diversa. Il segno contestato è un segno
complesso, composto di parole e elementi figurativi. La coincidenza delle
lettere «PONTI» non è sufficiente a considerare i segni analoghi;
– I marchi sono di lunghezza diversa e presentano un’intonazione diversa. Nel
termine «PONINOVA» lo stress si porrà alla terza «NO», il che rappresenta
una differenza di rischio di confusione;
– «PONTI» significa «ponte» in italiano ed è un cognome molto comune in
molte lingue. È evidente che il marchio anteriore possiede un livello molto
basso di carattere distintivo. Al contrario, il marchio contestato ha aggiunto il
suffisso «-NOVA» e gli elementi figurativi;
– Alla luce di quanto precede, nonostante l’elemento comune «PONTI», non vi
è alcun rischio di confusione nel caso di specie.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
L’opponente chiede al Comitato di respingere il ricorso e di confermare la
decisione impugnata. Le argomentazioni presentate in risposta possono essere
riassunte nel modo seguente:
– Contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni del richiedente, i servizi
dell’opponente non si limitano ai servizi di consulenza. L’opponente impiega
dieci avvocati che forniscono i servizi di «ricorsi amministrativi contro le
decisioni degli uffici nazionali dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte di
giustizia dell’Unione europea». Ad esempio, la rappresentanza presso
l’EUIPO, come nel caso di specie. L’opponente è iscritto al foro di Barcellona
e, ovviamente, fornisce servizi legali. Pertanto, i servizi in conflitto sono
identici;
– Inoltre, i servizi dell’opponente non sono rivolti esclusivamente ai
professionisti. L’opponente fornisce servizi sia alle imprese che ai privati
cittadini che difendono i loro diritti di proprietà intellettuale;
– I segni in conflitto condividono l’elemento «PONTI» e differiscono per
quanto riguarda l’elemento «NOVA» del segno contestato (ossia «nuovo» in
spagnolo). Il segno nella sua interezza dà l’impressione di «NEW PONTI» e
può quindi essere collegato al segno precedente. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’opponente, «PONTI» non è una parola comune. Non ha alcun
significato in spagnolo, inglese o tedesco e il numero di persone con questo
cognome in Italia non è significativo. Anche se il termine «ponte» è inteso
come «ponte», questo significa distintivo per i servizi legali;
– Considerando l’identità tra i servizi in conflitto e l’elevato grado di
somiglianza tra i segni, esiste un rischio di confusione tra i punti controversi.
In particolare, è molto probabile che il segno contestato, percepito come
«NEW PONTI», sia associato a un nuovo sotto-marchio di «PONTI».
Motivi
Tutti i riferimenti fatti nella presente decisione vanno intesi come riferimenti
all’EUTMR (UE) 2017/1001 (GU 2017, L 154, pag. 1), che codifica il
regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo espressa indicazione contraria
nella presente decisione.
Il ricorso è conforme agli articoli 66 e 67 e all’articolo 68, paragrafo 1,
dell’EUTMR. È ammissibile.
Confronto dei beni e dei servizi

I servizi oggetto della contestazione oggetto del presente ricorso sono i seguenti:
Classe 45 — Servizi legali.
I servizi di cui al precedente marchio spagnolo n. 2 334 075 sono i seguenti:
Classe 42 — Servizi di consulenza in materia di proprietà industriale e intellettuale.
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Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Come è stato osservato dalla divisione di opposizione, questi servizi rientrano
attualmente anche nella classe 45. «I servizi di consulenza in materia di proprietà
industriale e intellettuale», cui si riferisce il marchio anteriore, consistono nel
fornire consulenza professionale sulla proprietà industriale e intellettuale. Tale
consulenza professionale implica necessariamente una consulenza sotto forma di
protezione, concessione di licenze e applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale e rientra in un’ampia gamma di servizi giuridici. L’argomentazione del
richiedente secondo la quale la società di consulenza non è autorizzata a
rappresentare le persone dinanzi ai tribunali non è fondata. In primo luogo, la
nozione di servizi giuridici non riguarda solo la rappresentanza dinanzi a un
tribunale, ma comprende anche l’elaborazione di contratti di redazione e di altri
documenti legali nonché la consultazione preventiva. In secondo luogo, nulla
impedisce a una società di consulenza di assumere avvocati o di appaltare i propri
servizi, sia per la regolare consulenza legale sia per la rappresentanza dinanzi a un
organo giurisdizionale. Di fatto, non è concepibile che la consulenza in materia di
proprietà intellettuale escluda la consulenza legale in materia.
Poiché i servizi in questione includono i servizi del marchio anteriore, essi devono
essere considerati identici. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, è
irrilevante il fatto che i servizi contestati comprendano anche servizi diversi da
quelli oggetto del marchio anteriore. Non spetta all’Ufficio ripartire d’ ufficio la
categoria generale dei servizi oggetto della contestazione.
Pubblico pertinente
Il pubblico pertinente per la valutazione del rischio di confusione è composto da
utenti che potrebbero utilizzare i servizi coperti dal marchio anteriore e quelli che
sono stati oggetto del marchio per i quali è stato apposto un marchio identico o
simile (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, punto 38 e la
giurisprudenza ivi citata); 01/07/2008, T-328/05, Quarantz, EU:T:2008:238, punto
23 confermata dagli emendamenti 10/07/2009, C-416/08 P, Quarantz,
EU:C:2009:450). Inoltre, il pubblico in questione è identificato mediante la natura
dei servizi oggetto dei punteggi divergenti.
Nel caso di specie, la divisione di opposizione ha ritenuto che i servizi del marchio
anteriore erano rivolti esclusivamente a un pubblico professionista. L’opponente
sostiene, nelle sue osservazioni, che i suoi servizi sono prestati sia a imprese che a
singoli clienti.
Il Comitato osserva che, mentre «i servizi di consulenza in materia industriale e
intellettuale di proprietà» possono anche essere rivolti a privati, tali servizi saranno
ovviamente prestati in relazione ad attività professionali o creative di tali persone.
Pertanto, i servizi sono considerati destinati sia alle imprese che alle persone
fisiche.
Considerando la natura creativa di questi servizi e la spesa personale in termini di
tempo, di idee e, spesso, di finanziamenti, è probabile che il livello di attenzione
del pubblico pertinente sia superiore alla media.
Poiché il marchio anteriore «PONTI» è registrato in Spagna, la Spagna è il
territorio in questione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.
Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Confronto dei segni
I segni da confrontare sono:

Il
segno contestato è costituito dalla parola «pontenova», scritta in una copione
minuscola e da un elemento figurativo, che può essere percepito come due anelli di
una catena. Il segno precedente è un marchio formato da una sola parola
«PONTI». Si ricorda che, nel caso dei marchi di parola, è la parola in quanto tale
che è protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, le differenze nell’uso delle
lettere minuscole o maiuscole in tali marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione
delle loro similitudini.Pertanto, la segnaletica coincide con la parola «PONTI», che
costituisce l’unico elemento del segno precedente ed è integralmente riprodotta nel
segno contestato. I segni sono diversi per quanto riguarda l’elemento figurativo
del segno contestato e il suffisso «-nova». I segni sono quindi visivamente simili a
un livello medio.
I segni saranno pronunciati come ‘PON-TI’ e ‘PON-TI-NO-VA’ da parte del
pubblico spagnolo. Anche se l’ «NO» dovesse essere stressato all’interno di
«PONTEINOVA» e i segni sono di diversa lunghezza, la coincidenza in due
sillabe, l’unica sillabella del segno precedente e le prime sillabe del cartello
contestato, sono completamente udibili. Pertanto, i segni sono paragonabili a un
grado medio.
Il termine «PONTI» non ha significato in spagnolo. È molto improbabile che sia
associato alla parola italiana per i «ponti» (forma plurale di «pontete», cioè
«ponte»). Il suo equivalente spagnolo — «puente» — non è immediatamente
riconoscibile in «PONTI». Pertanto, il termine «PONTI» sarà probabilmente
percepito dai consumatori spagnoli senza senso. Può anche essere considerato
come un cognome da parte del pubblico. Non è raro utilizzare il nome di un
fondatore/partner di gestione come un identificativo dei servizi in questione.
Il segno contestato «PONTEINOVA» non ha senso nel suo insieme. Tuttavia, è
probabile che il suffisso «-nova» sia riconosciuto come «nuovo» (dalla parola
latina).

Poiché nessuno dei segni ha un significato chiaro, l’aspetto concettuale non ha
alcun impatto sul loro confronto.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il marchio anteriore non ha alcun significato in relazione ai servizi in questione dal
punto di vista del pubblico nel territorio in questione. Pertanto, il carattere
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PONTI
Segno anteriore Segno contestato
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distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. L’opponente non
ha dichiarato il carattere distintivo rafforzato del marchio anteriore in virtù
dell’uso.
Valutazione complessiva del rischio di confusione
Secondo una giurisprudenza consolidata, il rischio di confusione deve essere
apprezzato a livello mondiale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle
circostanze del caso (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, punto 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punto 16; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, punto 18).
Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti
e, in particolare, la somiglianza tra i marchi e i beni o servizi contemplati. Di
conseguenza, un minore grado di somiglianza tra tali prodotti o servizi può essere
compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
Nel caso di specie, i servizi in conflitto sono identici. Di conseguenza, un minore
grado di somiglianza tra i segnali è sufficiente per creare un rischio di confusione.
I segni sono visivamente e visivamente simili a un grado medio. In particolare, essi
coincidono con l’elemento verbale «PONTI», che è l’unico elemento del segno
precedente e l’elemento verbale iniziale del segno contestato. Si ricorda che, in
caso di segni composti sia dal componente verbale che da quello figurativo, si
tratta dell’elemento verbale che di solito ha un impatto più forte sul consumatore
rispetto al componente figurativo. Ciò in quanto il pubblico non tende ad
analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione in base al
loro elemento verbale piuttosto che descrivendo i loro elementi figurativi
(14/07/2005, T-312/03, Selenio-Ace, EU:T:2005:289, punto 37). È inoltre
rilevante il fatto che «PONTI» sia inserito come primo elemento verbale del segno
contestato, seguito da «-NOVA». La coincidenza tra il marchio anteriore e l’inizio
del segno contestato è particolarmente rilevante poiché generalmente i
consumatori tendono a concentrarsi sull’inizio di un segnale di fronte a un
marchio. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico è da sinistra a destra e pertanto è la
prima parte che le prime catture hanno preso in considerazione. Infine, l’elemento
«NOVA», in considerazione del suo significato per il pubblico spagnolo («nuovo»)
deve essere considerato meno caratteristico. Si tratta di un modello che non ha
soltanto significato laudativo o che si limita a indicare una nuova sottomarca di
«PONTI».
Pertanto, il Comitato conclude che vi è un rischio di confusione nel caso di specie,
nonostante il maggiore grado di attenzione del pubblico interessato.
Il ricorso è respinto in quanto l’opposizione è stata ammessa e la domanda
contestata è stata respinta.
Poiché l’opposizione ha avuto successo sulla base del precedente marchio
commerciale spagnolo PONTI, non vi è alcuna necessità di esaminare
l’opposizione facendo riferimento ai diritti precedenti invocati nell’atto di
opposizione.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

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Costi
norma dell’articolo 109, paragrafo 1, dell’EUTMR e dell’articolo 18 EUTMIR,
il richiedente, in qualità di parte soccombente, deve sostenere i costi
dell’opposizione e dei procedimenti di ricorso dell’opponente.
L’opponente non era rappresentato da un rappresentante professionale nel
procedimento di ricorso. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
dell’EUTMIR e dell’articolo 120, paragrafo 1, dell’EUTMR, possono essere
rimborsati solo i costi di rappresentanza sostenuti in relazione ai rappresentanti
professionali (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Pertanto,
per il ricorso non possono essere sostenute spese di rappresentanza.

Il consiglio rileva inoltre che la divisione di opposizione ha ordinato al richiedente
di sostenere la tassa di opposizione e i costi della rappresentanza legale. Poiché la
decisione impugnata è stata impugnata nella sua totalità, il Comitato è competente
anche per annullare la decisione impugnata per quanto riguarda la liquidazione dei
costi. Considerando che l’opponente non era stato rappresentato da un
rappresentante professionale dinanzi alla divisione di opposizione, il richiedente è
solo condannato a sostenere la tassa di opposizione di 320 EUR.
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

Si prega di notare che questa è una traduzione generata automaticamente fornita soltanto per scopi informativi. Non è possibile garantirne l’accuratezza o l’idoneità per specifici scopi. [06-12-2018]
Ordine
Per questi motivi,
IL COMITATO
dichiara e statuisce:
Respinge il ricorso nella misura in cui la decisione impugnata ha accolto
l’opposizione e ha respinto la domanda contestata;
La decisione impugnata è annullata in quanto ha imposto al ricorrente di
farsi carico delle spese di rappresentanza dell’opponente;
La ricorrente sopporterà l’importo di 320 EUR corrispondente alla tassa
di opposizione sostenuta dall’opponente.
Firmato
G. Humphreys
Firmato
C. Gevers
Firmato
A. Pohlmann
Cancelliere:
Firmato
P.O. P. Nafz
27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.)/Ponti e altri.

 

 

 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti oggetto di contestazione sono relativi alla Classe 7: Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

Il marchio anteriore è formato da due “M”poste all’interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro. Il marchio impugnato è composto da una griglia formata da quadrati all’interno dei quali si trovano una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” le tre lettere “SPA”.

Sul lato destro vi sono i  termini “MARMO MECCANICA”.

Per il pubblico di lingua italiana il termine Spa è acronimo di Società per Azioni e i termini MARMO MECCANICA designano un tipo di roccia calcarea o ciò che riguarda macchine che hanno rapporto con essa.

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l’opposizione deve essere respinta.

 

 

 

 

OPPOSIZIONE N. B 2 968 868

 

Mille Miglia Engineering S.r.l., Via Ettore de Sonnaz, 17, 10121 Torino, Italia (opponente), rappresentata da Serena Corbellini, Via Frascarolo, 45, 15046 San Salvatore Monferrato (AL), Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

 

Marmo Meccanica – S.p.A., Via Sant’Ubaldo, 20, 60030 Monsano (AN), Italia (richiedente), rappresentata da Ing. Claudio Baldi S.r.l., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (AN), Italia (rappresentante professionale).

 

Il 08/10/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 2 968 868 è totalmente respinta.

 

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

 

MOTIVAZIONE:

 

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 921 777 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 112 253 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

1. I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 7:         Macchine e macchine utensili per il trattamento di materiali e per la manifattura; attrezzatura per la movimentazione e la manipolazione.

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

 

Classe 7:         Macchine per lavorare la pietra; macchine trapanatrici laser per la lavorazione della pietra; macchine da taglio per uso industriale; macchine utensili per taglio; macchine utensili di precisione per la lavorazione a macchina di materiali; seghe [macchine]; seghe circolari; seghe meccaniche; seghe per intagliare [macchine]; seghe per piastrelle [utensili a motore]; seghe a nastro; seghe da traforo; macchine utensili per segare; macchine per il taglio di lastre; lucidatrici elettriche; lucidatrici elettriche per uso industriale; macchine pulitrici industriali [lucidatrici].

 

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti sopra elencati. L’esame dell’opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene che non sussista rischio di confusione e quindi l’opposizione deve essere respinta.

1. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che sono considerati essere identici o simili sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

 

1. I segni

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

In sede di valutazione della somiglianza dei segni viene svolta un’analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l’origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi riguardo l’origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi.

 

Il marchio anteriore è formato da due elementi identici posti all’interno di un cerchio di colore per metà grigio scuro e per metà grigio chiaro la cui forma rammenta quella di due lettere stilizzate, la cui posizione però, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente nelle proprie osservazioni del 13/0272018, fa sì che esse siano più facilmente ricollegabili ad una lettera “M” e una lettera “W”. Non si può, tuttavia, escludere che almeno una parte del pubblico possa vedere gli elementi, la cui forma è per l’appunto identica, come due lettere “M” delle quali la seconda è collocata in posizione capovolta. Nessuno degli elementi del marchio anteriore ha un significato in relazione ai prodotti nella classe 7. Il marchio è quindi distintivo.

 

Per quanto riguarda il marchio impugnato, esso è composto da una griglia formata da nove quadrati posti in file di tre. All’interno dei tre quadrati superiori si trovano rispettivamente da sinistra una lettera “M” maiuscola nera,  un’altra lettera “M” e, in quadrati ancora più piccoli, le tre lettere “SPA”. Nell’ultimo quadrato, in basso a destra, si trova un elemento di assai ridotte dimensioni, la cui natura è indefinibile proprio a causa delle ridotte dimensioni. Questo elemento è da considerarsi pertanto trascurabile e non sarà più preso in considerazione nel seguito della decisione.

 

Il marchio è inoltre caratterizzato dalla presenza, sul lato destro, dei due termini “MARMO MECCANICA” raffigurati in forma verticale per mezzo di lettere minuscole di colore nero.

 

Mentre le lettere “M” ed “M” sono da considerarsi normalmente distintive, così come i le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, per la parte del pubblico che non li comprende, quali ad esempio i consumatori di lingua bulgara o ungherese, lo stesso non vale per quanto riguarda per l’appunto le lettere “SPA” e i termini “MARMO MECCANICA”, nel caso in cui ad essi vengano attributi dei significati. Si pensi ad esempio all’idea di “SPA”, che sarà compreso da almeno una parte del pubblico come il termine usato per indicare genericamente degli stabilimenti termali, o come il nome di una cittadina del Belgio orientale. In questo caso, il termine è distintivo. È poi chiaro il significato che la parte del pubblico di lingua italiana, ma non soltanto quella, assegnerà ai termini “SPA” e “MARMO MECCANICA”. Questi termini hanno contenuti descrittivi, e pertanto risultano essere non distintivi. Infatti, mentre le tre lettere “SPA” del marchio impugnato sono comunemente utilizzate in Italia come acronimo di “Società per azioni” e definiscono una società di capitali caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, i termini “MARMO MECCANICA” saranno semplicemente intesi come, da un lato, il termine che designa un tipo di roccia calcarea, e dall’altro un aggettivo/sostantivo che fa riferimento a una parte della scienza fisica e in senso lato che riguarda le macchine o in qualsiasi modo ha rapporto con esse.

 

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 

Per quanto riguarda entrambi i segni, si deve tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visivamente, considerato che le coincidenze esistenti tra i segni sono irrilevanti, dato che le lettere “M” sono raffigurate utilizzando caratteristiche assai differenti,  e in considerazione dei restanti elementi dei segni, si conclude che i marchi non sono simili sotto il profilo visivo.

 

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere “M”, e ancora di più nel caso nel segno anteriore vengano riconosciute due lettere “M” invece che una lettera “M” e una lettera “W”. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “SPA” e “MARMO MECCANICA” del marchio contestato, che non hanno controparti nel segno anteriore. In questo caso diversa rilevanza è assunta da questi ultimi elementi a seconda della loro distintività.

 

Pertanto, la Divisione d’Opposizione ritiene opportuno tracciare due conclusioni distinte a seconda della percezione degli elementi dei segni. Se, infatti, per una parte del pubblico di riferimento, ossia quella parte che riconoscerà due lettere “M” nel segno anteriore, e intenderà gli elementi verbali “SPA” e “MARMO MECCANICA” come elementi descrittivi, i segni sono foneticamente simili in media misura, dato che l’attenzione si concentrerà per l’appunto sulle due lettere “M”, per un’altra parte del medesimo pubblico, la quale leggerà “M” e “W” nel marchio anteriore e percepirà gli ulteriori elementi verbali del segno impugnato come distintivi, i segni sono foneticamente simili in ridotta misura.

 

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che l’unico elemento che i segni hanno in comune sono le lettere “M”, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura, anche in considerazione degli ulteriori elementi del marchio impugnato, o, nel caso del marchio anteriore, anche per quella parte di pubblico che percepirà una lettera “W” nel secondo elemento.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

 

 

1. Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

 

1. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

 

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

 

I prodotti sono stati considerati essere, per motivi di economia procedurale, come se fossero identici a quelli del marchio anteriore. Essi sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.

 

Nel caso in oggetto, i segni sono solo foneticamente e concettualmente simili. In particolare, la somiglianza è media per un settore del pubblico di riferimento del tutto specifico, costituito da coloro i quali non solo interpreteranno le due lettere del marchio anteriore entrambe come lettere “M” ma percepiranno pure gli elementi verbali aggiuntivi del marchio impugnato come elementi descrittivi. Anche considerando questa particolare percezione che, si ribadisce, è proprio di solo una parte del pubblico di riferimento, le differenze sono, purtuttavia, evidenti.

 

Nello specifico, dal punto di vista visivo i segni sono dissimili. Le lettere “M”, anche quando riconoscibili come tali, sono raffigurate in modi radicalmente distinti nei due segni oggetto di comparazione. Questa circostanza assume carattere cruciale se si tiene conto del fatto che per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce un’impressione visiva sufficientemente diversa può escludersi senz’altro un rischio di confusione (sentenza T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

 

Nel presente caso, come poc’anzi ribadito, i segni producono un’impressione visiva assai diversa, sia in virtù della loro particolare veste grafica che degli elementi aggiuntivi.

 

La Divisione d’Opposizione ritiene quindi che non sussista rischio di confusione dopo aver considerato tutte le circostanze, anche qualora i prodotti fossero identici e a maggior ragione per le restanti sezioni del pubblico di riferimento, quali ad esempio quelle costituite da consumatori che non comprenderanno, tra gli altri, i termini “MARMO MECCANICA”. Le differenze visive e fonetiche sono evidenti e sufficienti per controbilanciare le scarse somiglianze.

 

Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

 

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

Aldo BLASI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

 

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.