Ad avviso dell’esaminatore il marchio “Fast Puller ” per Utensili in classe 7 nel settore meccanico, è descrittivo poiché tradotto in italiano si tradurrebbe in “estrattore rapido”
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 16/02/2023
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Fascicolo nº: ********************
Vostro riferimento: **************
Marchio: FAST PULLER
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ********
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 21/10/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
macchine.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
- Il consumatore di riferimento di lingua inglese, ovvero un professionista dei settori
meccanico e meccanico automobilistico, percepirebbe il segno in relazione ai prodotti
e servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “estrattore rapido”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario inglese (informazioni estratte da Collins
English Dictionary in data 21/10/2022 agli indirizz
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fast e
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pull). - Nel contesto in esame, ‘PULLERS’, o estrattori, sono strumenti meccanici e idraulici per la rimozione di componenti utilizzati in molti settori industriali e molto comuni nel
settore automobilistico, come evidenziato dai risultati di una ricerca su internet effettuata in data 21/10/2022 (1. https://blog.enerpac.com/different-types-of-pullerand-key-features-to-consider/, 2. https://jlbradshaw.ie/productcategory/draper/mechanics-automotive-andworkshop/automotive-pullers/, 3.
https://www.halfords.ie/motoring/paints-body-repair/fillers-preparation/laser-paintlessdentpuller-tool-set-208342.html. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati nella Classe 7 siano un tipo di estrattore (‘PULLER’)
particolarmente rapidi e veloci (‘FAST’), o siano correlati a tali tipi di strumenti
meccanici e idraulici per la rimozione di componenti, come ad esempio supporti per
macchine estrattrici. Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. - Da una ricerca su Internet condotta in data 21/10/2022 è risultato che i termini
«FAST PULLER» sono utilizzati abitualmente nel mercato di riferimento. Pertanto,
sono privi di carattere distintivo per quei prodotti (1. https://www.alibaba.com/productdetail/Automotive-spot-welder-fast-pullercar_60635637188.html,
https://www.bodymanautomotive.com/index/component/k2/item/52-bodymanfastpuller.html, https://www.sistemfix.it/prodotto/fast-puller-sistema-di-tiro-a-catenaper-riparazioni-dicarrozzeria/).
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 21/012/2022, che possono essere
sintetizzate come segue.
- Gli estrattori sono utensili molto specifici che servono ad estrarre pezzi meccanici durante
lo smontaggio. Ricadono in classe 8, come anche indicato dagli esempi nei motivi di rifiuto.
Quindi le obiezioni potrebbero essere pertinenti se il marchio fosse stato richiesto in classe
8, per “estrattori”. - Gli esempi di uso anteriore sono parimenti non pertinenti. Il primo riguarda una saldatrice,
cioè un prodotto non rivendicato, e proviene da un sito cinese, con descrizione poco
comprensibile. Il secondo riguarda un uso non descrittivo, ma come marchio. Il terzo
riguarda un prodotto del richiedente che vende il prodotto Fast Puller in tutto il mondo,
direttamente o attraverso vari rivenditori (si indicano 6 link di siti che vendono itale prodotto
del richiedente). - Il tipo di macchina contraddistinto dal marchio FAST PULLER viene normalmente
chiamato con terminologia diversa (è allegata tabella con denominazioni d’uso in USA, Italia,
Francia, Germania e Spagna). - III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Ufficio ritiene che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
riferimento, ossia estrattore rapido.
Dato il suo significato, l’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “FAST
PULLER” in relazione ai prodotti contestati delle classi 7, che consistono in strumenti,
utensili e apparecchi meccanici e pneumatici, inclusi quelli con la funzione di tirare o estrarre
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(‘tiratori’ o “estrattori’ = PULLER), in maniera rapida (FAST).
L’Ufficio constata che il richiedente non ha contestato il significato delle parole che formano il
segno “FAST” e “PULLER”. Pertanto, la loro definizione e il loro carattere descrittivo, come
riportato nella lettera di obiezione, sono incontestati. Poiché le parole del segno hanno una
costruzione grammaticalmente corretta e nel loro insieme significano ‘tiratore” o “estrattore”
“rapido” o “veloce”, il loro significato complessivo non si discosta dalla somma dei significati
dei termini presi singolarmente.
Il richiedente sostiene che gli esempi di prodotti descritti dai termini “FAST PULLER” nei
motivi di rifiuto ricadano nella Classe 8, cioè una classe diversa da quella rivendicata.
L’Ufficio non concorda. Nella Classe 8 ricadono, tra gli altri, “Utensili e strumenti azionati
manualmente”. Tuttavia, utensili e strumenti, anche con la stessa funzione, ma azionati non
manualmente, ricadono nella Classe 7. Ad esempio, estrattori manuali ricadono nella Classe
8 mentre estrattori meccanici o idraulici nella Classe 7. Poiché nel caso in esame sono
rivendicati e obiettati prodotti che sono meccanici e pneumatici, l’Ufficio ritiene che gli
esempi di uso di ‘PULLER’ e “FAST PULLER” inclusi nei motivi di rifiuto siano pertinenti
perché riguardano strumenti meccanici, idraulici o elettrici.
Le obiezioni relative al carattere descrittivo si applicano non solo ai prodotti per i quali il
marchio oggetto della domanda di registrazione è direttamente descrittivo, ma anche alla
categoria più ampia che (almeno potenzialmente) contiene una sottocategoria identificabile
o prodotti specifici per i quali il marchio oggetto della domanda di registrazione è
direttamente descrittivo. Qualora il richiedente non richieda alcuna limitazione adeguata,
l’obiezione relativa al carattere descrittivo incide necessariamente sulla categoria più ampia
(07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
Nel caso di specie, le ampie categorie rivendicate “Raddrizzatori per carrozzeria (macchine),
Utensili azionati meccanicamente, Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici,
Verricelli, Supporti per macchine” comprendono elementi specifici quali estrattori di
carrozzeria o macchine per sollevare carichi (o loro supporti), che possono farlo
rapidamente, per cui il segno oggetto della domanda di registrazione è chiaramente
descrittivo. Pertanto, l’obiezione si applica anche a tali ampie categorie.
Il richiedente obietta che gli esempi di uso sul mercato di “FAST PULLER” riguardano un
prodotto non rivendicato, un sito cinese e un uso non in funzione di marchio e, pertanto,
sono irrilevanti.
L’Ufficio dissente. Come spiegato nei paragrafi precedenti, le categorie rivendicate sono
ampie e ben comprendono varie tipologie di apparecchi azionati meccanicamente o
pneumaticamente, tra cui si può includere una saldatrice, nella misura in cui sia meccanica o
pneumatica. L’origine del sito è in questo caso poco rilevante, posto che l’acquisto può
essere effettuato in EURO e, pertanto, è accessibile sul mercato europeo, ove risiede il
pubblico rilevante. Infine, è opinabile che si tratti, nel secondo esempio, di uso in funzione di
marchio in quanto non vi sono indicazioni chiare e precise in tal senso (come, ad esempio,
sarebbe stata la presenza del simbolo ®).
Il richiedente sostiene di utilizzare il marchio sul mercato, come indicato da uno degli esempi
dell’Ufficio e dai link aggiunti nella propria memoria (di cui però non vi è nessun estratto).
Tuttavia, il semplice fatto che un segno sia stato utilizzato sul mercato non dice nulla sul suo
carattere distintivo intrinseco o su come sarà percepito e compreso dai consumatori effettivi.
Gli argomenti del richiedente in merito al proprio uso sul mercato non sono riusciti a
convincere l’Ufficio che il segno oggetto della domanda di registrazione costituisca un’effettiva indicazione dell’origine nonostante la sua intrinseca mancanza di carattere distintivo ab initio. Il richiedente non ha depositato alcun documento a sostegno e i semplici
link non sono sufficienti a dimostrare il carattere distintivo del segno.
Il richiedente sostiene che nessun altro concorrente utilizzi la stessa combinazione verbale.
Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che il pubblico
interessato possa a prima vista percepire il marchio come un’indicazione dell’origine
commerciale del prodotto o servizio in questione. La mancanza di precedente uso non è
necessariamente indicativa di siffatta percezione (15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 88).
Il richiedente sostiene che esistano modi più appropriati per fare riferimento alle
caratteristiche dei prodotti.
Tuttavia, nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più
usuali di quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei
prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di
impedimento alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o
indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi
interessati, non richiede, però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare
le dette caratteristiche (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Peraltro,
gli usi cui si riferisce il richiedente concernono paesi esterni all’Unione Europea e lingue
diverse dall’inglese, che è la lingua del pubblico di riferimento nel caso in esame. Pertanto
sono irrilevanti.
Pertanto, il segno descrive tipo e qualità dei prodotti. Poiché il segno ha un chiaro significato
descrittivo, è altresì privo di carattere distinti - Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018762681 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 7 Raddrizzatori per carrozzeria (macchine); Utensili azionati meccanicamente;
Apparecchi di sollevamento meccanici e pneumatici; Verricelli; Supporti per
macchine.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
Classe 37 Riparazione di automobili; Riparazione e manutenzione di parti di telaio e
carrozzeria per veicoli; Servizi di carrozzeria per manutenzione di veicoli;
Servizi di officina per riparazione di automobili.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.
