Stiamo parlando del marchio “Asolo Prosecco” in classe 33 classe riservata ai vini. Ad avviso dell’ufficio esaminatore, il pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO – PROSECCO» semplicemente come un’indicazione non distintiva che indica che i vini sono vini prodotti conformemente al disciplinare della denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
Per cui il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla provenienza geografica dei prodotti.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 76 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/09/2022
BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A.
Via Borgonuovo, 10
I-20121 Milano
ITALIA
Fascicolo nº: 017903752
Vostro riferimento: TM-ANP-cp-CTM11005-00
Marchio: ASOLO – PROSECCO
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: CONSORZIO VINI ASOLO MONTELLO
Via Strada Muson, 2/C
I-31011 ASOLO (TV)
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 05/07/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 76,
paragrafo 1, RMUE, dopo aver riscontrato che il marchio collettivo dell’Unione
europea richiesto non soddisfa i requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2, RMUE e, pertanto, non è idoneo alla registrazione.
L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa
è accessibile tramite il link incluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 01/09/2022 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono
essere sintetizzate come segue:
• Il marchio richiesto non è un mero marchio collettivo, ma corrisponde ad una
denominazione di origine protetta, «Asolo – Prosecco / Colli Asolani –
Prosecco».
• Il marchio «ASOLO – PROSECCO» solamente può essere utilizzato da
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo e l’uso del marchio è
concesso solamente ai membri del Consorzio e ai soggetti che rispettano il
disciplinare di produzione relation alla DOCG «Colli Asolani – Prosecco /
Asolo – Prosecco».
• Pertanto, «ASOLO – PROSECCO» non è una mera indicazione della
provenienza geografica dei vini richiesti, ma è un marchio distintivo dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani – Prosecco /
Asolo – Prosecco».
• L’Ufficio deve accettare il marchio «ASOLO – PROSECCO», poiché ha
accettato altre denominazioni di origine protetta quali:
- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
- MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI
Particolarmente rilevante è il MUE COLLI EUGANEI, perché si riferisce ad
una area geografica veneta, che potrebbe considerarsi una denominazione
geografica generica, e quindi un marchio privo di capacità distintiva.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere la propria obiezione.
L’articolo 74, paragrafo 1, RMUE stabilisce che i marchi collettivi dell’Unione europea
sono quelli «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione
titolare da quelli di altre imprese».
Si evince che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell’Unione europea è
quella di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell’associazione titolare da
quelli di altre imprese che non appartengono all’associazione (20/09/2017,
C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) /
DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT
ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57, 58). Quindi il marchio collettivo
dell’Unione europea indica l’origine commerciale di alcuni prodotti e servizi
informando il consumatore che il fabbricante dei prodotti o il fornitore dei servizi
appartengono a una determinata associazione e hanno il diritto di utilizzare il
marchio.
Come previsto agli articoli 74, paragrafo 3 ed articolo 76, RMUE una domanda di
marchio collettivo dell’Unione europea è, in linea di principio, soggetta alla stessa
procedura d’esame e alle stesse condizioni di una domanda di marchio individuale.
In termini generali, gli impedimenti assoluti alla registrazione si svolgono secondo la
stessa procedura applicata ai marchi individuali.
A questo punto una domanda di marchio collettivo dell’Unione europea, come
qualsiasi altra domanda di marchio, sarà esaminata sulla base di tutti gli impedimenti
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generali alla registrazione in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE.
Di conseguenza, un marchio collettivo dell’Unione europea deve essere rifiutato se
non è intrinsecamente distintivo (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere
valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
In questo caso, come l’Ufficio ha dimostrato nella sua lettera del 05/07/2022, il
pubblico di riferimento di lingua italiana percepirebbe il segno «ASOLO –
PROSECCO» semplicemente come un’indicazione non distintiva che indica che i vini
richiesti nella Classe 33, sono vini prodotti conformemente al disciplinare della
denominazione di origine protetta «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
relativa alla provenienza geografica dei prodotti.
Di conseguenza, il segno in questione non è conforme all’articolo 76, paragrafo 1
RMUE, in quanto è privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i
prodotti dei membri dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare
questa conclusione.
- Sulla distintività del marchio collettivo «ASOLO – PROSECCO».
In primo luogo, il richiedente sottolinea il fatto che il segno richiesto non è un mero
marchio collettivo, ma corrisponde a una denominazione di origine protetta, e
solamente può essere utilizzato da chiunque produca prosecco nel territorio di Asolo.
Inoltre, l’uso del Marchio «ASOLO – PROSECCO» è concesso solamente ai membri
del Consorzio e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla
DOCG «Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
In accordo con l’argomentazione del richiedente, un marchio collettivo può essere
utilizzato solo dai membri del Consorzio che ha fatto la richiesta del marchio
collettivo, e ai soggetti che rispettino il disciplinare di produzione relativo alla DOCG
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«Colli Asolani – Prosecco / Asolo – Prosecco».
In questo senso l’Ufficio desidera ricordare che un segno non distintivo è un segno
che non permette al consumatore di poter «fare, in occasione di un acquisto
successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra
scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26).
Ne consegue che il rifiuto di un marchio non distintivo è giustamente a tutela del
consumatore, affinché lo stesso possa discernere l’origine commerciale del prodotto
e comprarlo di nuovo, in caso d’esperienza positiva, o di evitare lo stesso acquisto
laddove il prodotto non abbia incontrato i suoi gusti. Tale scelta non sarebbe
possibile nel caso in cui il consumatore non sia in grado di identificare l’origine
commerciale del prodotto.
L’Ufficio ritiene che un segno non possa essere distintivo quando è costituito
semplicemente da un DOCG, poiché i consumatori lo percepiranno proprio come un
DOCG e non come un marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a
vedere il segno «ASOLO – PROSECCO» non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione relativa alla provenienza
geografica dei prodotti (vino prosecco, prodotto nel territorio di Asolo).
Occorre rilevare che, se il marchio collettivo dell’Unione europea oggetto della
domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, pur
beneficiando della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, ai sensi
dell’articolo 74, paragrafo 2, RMUE, l’associazione richiedente è tenuta a assicurarsi
che tale segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i
prodotti o i servizi dei membri dell’associazione da quelli di altre imprese per essere
considerato distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE
(05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig. ) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73).
Di conseguenza, l’eccezione di cui all’articolo 74, paragrafo 2, RMUE è riservata ai
marchi collettivi che hanno carattere distintivo nel senso di essere in grado di
distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione da quelli di altre
imprese, anche se tali marchi, allo stesso tempo, possono servire a designare la
provenienza geografica dei prodotti o servizi designati. Ciò significa che solo i marchi
collettivi conformi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono in grado di
svolgere la loro funzione essenziale ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, RMUE.
Poiché in questo caso il segno è costituito da una mera DOCG, l’Ufficio ritiene che il
segno in questione non sia conforme all’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, in quanto è
privo di carattere distintivo e non è in grado di distinguere i prodotti dei membri
dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. - Registrazione di marchi collettivi simili
Il richiedente fa inoltre riferimento al fatto che l’Ufficio ha accettato la registrazione
dei seguenti marchi:
- MUE n.12 842 266 CONEGLIANO VALDOBBIADENE – PROSECCO
- MUE n.14 736 722 VERNACCIA DI SAN GIMINIANO
4 /6 - MUE n.18 189 793 COLLI EUGANEI
In relazione a questo argomento, l’Ufficio ricorda che, secondo la giurisprudenza
consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio
dell’Unione europea, «rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in
quello di un potere discrezionale». Pertanto, la registrabilità di un segno come
marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo
regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una
prassi decisionale dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e
09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui
nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri»
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l’esame
di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di
impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tale esame deve essere
eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come
marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di
ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è
soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame
rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, EU:T:2015:301,
Splendid, § 47-60).
Inoltre, i marchi citate dal richiedente non sono direttamente confrontabile con
l’attuale domanda in quanto le prassi dell’Ufficio sono cambiate, in particolare dopo la
sentenza della Corte di giustizia nel caso C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) /
HALLOUMI, EU:C:2020:170).
Per questi motivi, l’argomento del richiedente sulla registrazione precedente di
marchi collettivi simili deve essere respinto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE, dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio
dell’Unione europea n. 17 903 752 è respinta per tutti i prodotti.
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta
la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso.
