Il noto marchio DiVella è il marchio anteriore, il marchio impugnato è il marchio DiLella, le classi di riferimento sono la classe 30 Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] e la classe 35 Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali. Oltre alla notorietà del segno anteriore, i segni sono simili e i consumatori stabiliranno un nesso tra i marchi a causa delle somiglianze che esistono tra i due segni.
F. Divella S.p.A., Largo Domenico Divella, 1, 70018, Rutigliano (BA), Italia (opponente), rappresentata da De Tullio & Partners S.r.l., Viale Liegi, 48/b, 00198, Roma, Italia (rappresentante professionale)
c o n t r o
Normanna Investimenti, Via Marzabotto, 81031, Aversa (CE), Italia (richiedente).
Il 15/01/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 3 047 681 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:
Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
Classe 35: Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali; assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci.
2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti servizi.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
MOTIVAZIONE
L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 541 087 per il marchio figurativo , vale a dire contro tutti i prodotti e servizi compresi nelle classi 30 e 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 per il marchio figurativo e sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE e soltanto per quanto riguarda la registrazione di marchio italiano n. 469 710, l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554.
I prodotti e servizisui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411
Classe 35: Affissioni; annunci pubblicitari on line; assistenza aziendale in materia di franchising; assistenza nella commercializzazione di prodotti nell’ambito di un contratto di franchising; assistenza nella gestione di imprese commerciali in franchising; assistenza nella gestione aziendale nell’ambito di un contratto di franchising; diffusione di materiale pubblicitario; distribuzione di materiale pubblicitario; esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising; fornitura di assistenza [affari] per la costituzione di attività in franchising; pubblicità digitale; pubblicità e marketing; pubblicità, compresa pubblicità on-line su una rete informatica; pubblicità radiofonica; pubblicità televisiva; pubblicità su riviste, opuscoli e quotidiani; servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising.
Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554
Classe 30: Farine e preparati fatti di cereali ed in particolare pasta di ogni forma e tipo; pasta all’uovo, pasta integrale, specialità di pasta, pasta fresca, pasta fresca di semola, pasta fresca integrale, pasta fresca all’uovo, pasta fresca ripiena, lasagne, gnocchi; biscotti, muffin, merendine, croissant, pasticceria, pane, piadine; farine e semole, farine per uso domestico, semole per uso domestico, farine per uso professionale, farine di mais tostato per impanature, semole per uso professionale; preparati per basi per pizze; basi per pasta sfoglia, per crostate, per pizze, lievito, polvere per fare lievitare; salse (condimenti), preparati per sughi, sughi, sughi per pasta e per pizze, sughi per carne, sale, senape, aceto, spezie; couscous, riso; polenta; caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; salse per insalata; aceto.
I prodotti e servizicontestati sono i seguenti:
Classe 30: Caffè, tè e cacao e loro succedanei; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api.
Classe 35: Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi; servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari; affitto di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; noleggio di stand per la vendita; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi al dettaglio in relazione a dolci; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti; servizi pubblicitari, di marketing e promozionali.
I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.
Prodotti contestati in classe 30
Caffè; tè; cacao; zucchero; succedanei [caffè] sono identicamente contenuti sia nella lista del marchio impugnato che nella lista della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 (inclusi i sinonimi).
I prodotti delle api e i dolcificanti naturali del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, il miele della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.
Le glasse e i ripieni dolci del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria della pasticceria della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554. Pertanto, sono identici.
I succedanei
[cacao]del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto al cacao della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.
Per quanto riguarda i succedanei [tè] del marchio impugnato, essi sono simili in alto grado rispetto al tè della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 poiché essi coincidono nella loro modalità d’uso nonché in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre, essi sono in concorrenza.
Servizi contestati in classe 35
Servizi pubblicitari, di marketing e promozionali sono identicamente contenuti nella lista del marchio impugnato e nella lista della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 (inclusi i sinonimi).
Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di consulenza aziendale inerenti la creazione e il funzionamento di franchising della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.
I servizi di analisi, ricerca e informazione negli affari del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, fornitura di informazioni commerciali in materia di franchising della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l’ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.
I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.
Pertanto, i servizi al dettaglio in relazione al caffè; servizi al dettaglio in relazione al tè; servizi al dettaglio in relazione al cacao; servizi al dettaglio in relazione a yogurt gelato; servizi al dettaglio in relazione a sorbetti; servizi al dettaglio in relazione a gelati; servizi al dettaglio in relazione a prodotti da forno; servizi al dettaglio in relazione a dolciumi; servizi al dettaglio in relazione a dolci contestati presentano un basso grado di somiglianza con caffè; tè; cacao; gelati; croissant della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554 dell’opponente.
Tuttavia, servizi al dettaglio in relazione a stampe; servizi al dettaglio in relazione a prodotti di carta usa e getta; servizi al dettaglio in relazione a preparati per bevande; servizi al dettaglio in relazione a copricapo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti di misurazione del tempo; servizi al dettaglio in relazione a strumenti musicali; servizi al dettaglio in relazione a stufe; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi di riscaldamento; servizi al dettaglio in relazione ad articoli associati al tabacco; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il giardinaggio; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature igienico-sanitarie; servizi al dettaglio in relazione all’illuminazione; servizi al dettaglio in relazione all’abbigliamento; servizi al dettaglio in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiatura per la terapia fisica; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi al dettaglio in relazione a valigie; servizi al dettaglio in relazione a strumenti medici; servizi al dettaglio in relazione a preparati dietetici; servizi al dettaglio in relazione a ombrelli; servizi al dettaglio in relazione a materiale di cancelleria; servizi al dettaglio in relazione a integratori alimentari; servizi al dettaglio in relazione a gioielleria; servizi al dettaglio in relazione a decorazioni per le feste; servizi al dettaglio in relazione a contenuti registrati; servizi al dettaglio in relazione a calzature; servizi al dettaglio in relazione a borse; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature audiovisive; servizi al dettaglio in relazione ad articoli per il cucito; servizi al dettaglio in relazione ad arredi; servizi al dettaglio in relazione a stoviglie; servizi al dettaglio in relazione a rivestimenti per pavimenti; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a pentole; servizi al dettaglio in relazione a mobili; servizi al dettaglio in relazione a fili; servizi al dettaglio in relazione a dispositivi di navigazione; servizi al dettaglio in relazione a combustibili; servizi al dettaglio in relazione ad apparecchiature di tecnologia dell’informazione; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per la bellezza degli animali; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene dell’uomo; servizi al dettaglio in relazione ad accessori per l’igiene degli animali; servizi al dettaglio in relazione a giochi; servizi al dettaglio in relazione a giocattoli; servizi al dettaglio in relazione a frutti di mare; servizi al dettaglio in relazione a bevande non alcoliche; servizi al dettaglio in relazione a carni; servizi all’ingrosso in relazione all’illuminazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per la refrigerazione; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi per il congelamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di raffreddamento; servizi all’ingrosso in relazione ad apparecchi di cottura per cibi; servizi all’ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a smartwatch; servizi al dettaglio in relazione a smartphone; servizi al dettaglio in relazione a computer indossabili; servizi all’ingrosso in relazione ad articoli per il cucito; servizi all’ingrosso in relazione a ombrelli; servizi all’ingrosso in relazione a mobili; servizi all’ingrosso in relazione ad attrezzature per lo sport; servizi all’ingrosso in relazione ad accessori per la preparazione di alimenti e i prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 dei marchi sui quali si basa l’opposizione non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari.
La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall’altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione non sono identici o sono solo simili o ancora sono dissimili.
I servizi di affitto di distributori automatici; servizi di vendita all’asta; noleggio di stand per la vendita del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi dei marchi anteriori poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. Essi hanno diversa natura e destinazione. Non sono complementari né in concorrenza. Essi non hanno gli stessi canali di distribuzione. Inoltre, non sono diretti allo stesso pubblico di riferimento e sono generalmente forniti da imprese diverse.
Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico, per quanto riguarda i prodotti nella classe 30, che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, per quanto riguarda i servizi nella classe 35. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.
| (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411) (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 121 554) | |
| Marchi anteriori | Marchio impugnato |
Il territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.
Gli elementi verbali dei marchi, ovvero “DIVELLA” e “Di Lella” sono privi di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano non viene capito. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla italiano, quale, ad esempio la parte del pubblico di lingua bulgara o lituana.
Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dai due termini “Di Lella” riprodotti in caratteri di fantasia di colore arancione al di sotto e al si sopra dei quali si trovano due linee curve, pure di colore arancione. I termini “Di Lella” non hanno significato e sono, pertanto, distintivi.
Per quanto riguarda le registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, esse sono marchi figurativi che consistono nel termine “DIVELLA” riprodotto in caratteri bianchi maiuscoli posti su di una specie di etichetta rossa contornata da due elementi formati da strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso, che rammentano la bandiera italiana, al di sopra della quale si trova la raffigurazione stilizzata di una paesaggio, mediterraneo data la presenza di case bianche nel marchio n. 12 121 554 e verosimilmente pugliese data la presenza di due trulli nel marchio n. 15 036 411, aventi in primo piano la raffigurazione di spighe di grano e sullo sfondo una vista sul cielo e il mare blu solcato da una vela bianca.
Come già visto poc’anzi, il termine “DIVELLA” non ha significato ed è, pertanto, distintivo.
I marchi figurativi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato. Essi differiscono poi negli elementi figurativi che contraddistinguono sia le registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554 che il marchio impugnato.
Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.
Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nelle lettere che i termini “DIVELLA” e “Di Lella” hanno in comune, ovvero tutte tranne la terza lettera “V” dei marchi anteriori e la prima “L” del termine “Lella” del marchio impugnato.
Pertanto, i segni sono foneticamente molto simili.
Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà il significato degli elementi figurativi delle registrazioni di marchio dell’Unione europea n. 15 036 411 e n. 12 121 554, come sopra spiegato, l’altro segno non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.
Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.
In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
I prodotti e servizi nelle classi 30 e 35 sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in alto grado, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che, almeno per quanto riguarda alcuni di essi, a un pubblico professionale. Il grado di attenzione sarà medio.
I segni sono molto simili da un punto di vista fonetico e simili da un punto di vista visivo. Le sole differenze significative tra i segni sono limitate ad una lettera e agli elementi figurativi, i quali, per le ragioni viste avanti nella decisione, svolgono un ruolo secondario.
Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari quali una sola lettera, peraltro posta nel mezzo degli elementi verbali, il che la rende meno prona ad essere riconosciuta o gli elementi figurativi del marchio impugnato e di due dei marchi sui quali si basa l’opposizione.
Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione almeno, e non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento che non comprende l’italiano, quale ad esempio quella di lingua bulgara e lituana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base delle registrazioni di marchio dell’Unione europea dell’opponente.
Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli del marchio anteriore.
I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizinon può essere accolta.
Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a prodotti e servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo.
Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto dei marchi su cui si fonda l’opposizione in relazione ai servizi dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora i marchi anteriori godessero di un carattere distintivo accresciuto.
L’opponente ha basato l’opposizione anche sul seguente marchio anteriore:
- Registrazione di marchio italiano n. 469 710 per il marchio denominativo DIVELLA.
L’altro diritto anteriore invocato dall’opponente copre un elenco più ristretto di prodotti nella classe 30 che sono chiaramente dissimili dai servizi rimanenti rivendicati dal marchio contestato nella classe 35. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali servizi, il rischio di confusione non sussiste.
La Divisione d’Opposizione esaminerà in seguito l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 469 710 per la quale pure è stato invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se la richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.
L’uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, quando si verificano una qualsiasi delle seguenti situazioni:
Benché il pregiudizio o l’indebito vantaggio possano essere solo potenziali nei procedimenti di opposizione, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve «addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Ne consegue che l’opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l’indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l’opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.
L’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non intende impedire la registrazione di tutti i marchi identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza consolidata, «qualora [si] consideri… soddisfatto il requisito della notorietà…
[si]dovrà procedere all’esame del secondo requisito… cioè l’esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d’impresa precedente» (14/09/1999, C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).
A tale proposito si deve notare che dalla possibilità o probabilità che i consumatori stabiliscano un nesso tra i due marchi, nel senso per esempio che il marchio impugnato possa evocare nella mente dei consumatori il marchio anteriore, non consegue automaticamente che il marchio impugnato tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).
Come si è già detto, l’opponente avrebbe dovuto presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l’indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.
Ciò trova conferma nell’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), RDMUE, ai cui sensi, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.
In questo caso, l’opponente si limita ad affermare che l’uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come “detrimento della reputazione”, “detrimento del carattere distintivo”, e “indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore”, sono in realtà molto diverse l’una dall’altra. L’opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e dellapresunta notorietà del marchio anteriore.Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l’uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.
Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
Dal momento che l’opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l’uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l’opposizione è considerata infondata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.
SPESE
Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.
Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte deiprodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Divisione d’Opposizione
| Riccardo RAPONI | Andrea VALISA | Valeria ANCHINI |
Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
