AtelierRoma è il marchio in questione depositato in classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali; Esposizione commerciale di merci per attività promozionali; Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli, manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda; Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
Ad avviso dell’esaminatore il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti significati: un luogo di lavoro di artigiani ubicato nella capitale della Repubblica Italiana, oppure un laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica Italiana.
Di conseguenza, il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e
articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 13/09/2022
BUGNION S.P.A.
Via Sallustiana, 15
I-00187 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018627025
Vostro riferimento: 11.U2023.22.EM.1
Marchio: AtelierRoma
Tipo de marchio: Marchio figurativo
Nome del richiedente: UNINDUSTRIA – Unione degli Industriali
e delle imprese di Roma, Frosinone,
Rieti, Viterbo, Latina
Via Andrea Noale 206
I-00155 ROMA
IT
I. Sintesi dei fatti
In data 31/01/2022 l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE. L’obiezione motivata
costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è accessibile tramite
il link accluso.
L’obiezione si basava sui seguenti fatti:
Servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione:
Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
Motivazione dell’obiezione:
• Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno i seguenti
significati: Un luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
Repubblica Italiana. Uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
situato nella capitale della Repubblica Italiana.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i servizi obiettati nelle classi 35 e 41, quali, ad esempio,
pubblicità e marketing, servizi relativi all’esposizione, alle mostre, a fiere, etc.,
sono forniti in un laboratorio artigianale o in uno studio di artisti situato a
Roma. Pertanto, nonostante alcuni elementi grafici, costituiti da lettere
piuttosto comuni e perfettamente leggibili, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni ovvie e dirette sul luogo
in cui sono forniti i servizi obiettati, inteso sia come luogo fisico (il laboratorio)
sia come provenienza geografica (Roma).
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a
svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
• Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono
un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai servizi per i quali si richiede la protezione.
• Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
Prove a supporto dell’obiezione:
• il significato dei termini “ATELIER” e “ROMA”, contenuti nel marchio, è
supportato da riferimenti di dizionario/enciclopedia indicati sui link che
seguono (estratti in data 31/01/2022):
(ATELIER)
https://www.treccani.it/vocabolario/atelier
(ROMA)
https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Roma/
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II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
In data 27/05/2022, dopo aver richiesto una proroga concessa dall’Ufficio, il
richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come
segue:
- Il segno contiene determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un certo
grado di ‘connotazione’ e quindi distintività. - Il marchio figurativo corrisponde ad un progetto ideato da Unindustria. Non
c’è alcuna provenienza da, né attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a
Roma né altrove. Il marchio dovrebbe contraddistinguere iniziative – quali
fiere, concerti, spettacoli, film, registrazioni musicali, balletti, sfilate,
manifestazioni sportive, regate – ed una molteplicità di servizi turistici,
fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto (quali i Roma sightseeing),
escursionistici (quali gli itinerari della moda, del lusso, della cucina, della
spiritualità, dei parchi regionali, delle oasi naturali), ecc., accuratamente
selezionati. Il progetto presenta carattere prettamente istituzionale, in quanto
costituirà una selezione e promozione da parte di Unindustria a favore del
territorio e delle proprie aziende associate e sarà di supporto all’attività di
sviluppo e promozione turistica, gastronomica, museale, dell’alta moda, ecc.
del territorio, normalmente effettuate da Regione Lazio e Comune di Roma.
L’idea di base del progetto è individuare stimoli legati ad un nuovo
posizionamento di Roma verso la fascia alta del mercato turistico e di
accoglienza, rilanciando l’immagine della città attraverso l’ideazione di un
prodotto generale innovativo, che valorizzi le strutture ricettive di lusso, la
ristorazione di qualità, il tessile e l’alta moda nonché i luoghi dell’arte e della
cultura presenti nella capitale, solo richiamando lo spirito di ‘atelier’ e di studio
di progettazione di alto livello.
Il marchio di Unindustria non farà riferimento ad una sola azienda, che sia
manifattura o servizi, bensì ad un insieme composito di realtà che operano in
settori diversi (turistici, fieristici, di ricettività, di ristorazione, trasporto, moda),
capaci di rappresentare un valore unico e fortemente identitario.
L’unione delle parole “Atelier” e Roma”, non ha dunque un valore descrittivo
dei servizi che si vogliono designare, dato che non è assolutamente destinato
né riferito a “…luogo di lavoro di artigiani situato nella capitale della
Repubblica Italiana…uno studio oppure laboratorio, soprattutto di artisti,
situato nella capitale della Repubblica Italiana” ma solo intende richiamarsi
all’artigianalità e, con essa, al valore del bello, attraente, lussuoso, che da
sempre risiede e succede a Roma, nel senso di creazione di una diversa e
rinnovata rappresentazione del luogo – ma anche di esclusività legata al
valore dei prodotti/servizi di interesse coinvolti nell’iniziativa. - L’Ufficio ha accettato i seguenti marchi in cui, al parere del richiedente, la
descrittività sarebbe più marcata rispetto al marchio in discussione:
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marchio dell’UE concesso nel 2021 , in favore di
Confindustria, n. 018513332, per servizi nelle classi 35 e 41.
• il marchio dell’UE , n. 017981872, concesso nel 2019, alla
Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera, per servizi nelle classi 35 e 41.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su
motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere la propria obiezione.
Considerazioni generali:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i
motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione.
In questo caso, la percezione del marchio «ATELIER ROMA» dev’essere valutata
con riferimento ai consumatori di lingua italiana.
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o
indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di
interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle
caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano
essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti
segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione
come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli
che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a
designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche
essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003,
T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che
esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o
servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire
immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o
di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
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registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per
la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03,
Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere
valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la
registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico
pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
In merito alle osservazioni del richiedente: - Il richiedente sostiene che gli elementi stilizzati conferiscono al marchio un
certo grado di distintività. L’Ufficio non concorda con questa osservazione.
Infatti, come spiegato nella notifica di rifiuto, gli elementi grafici nel segno
, sono costituiti da lettere piuttosto comuni e perfettamente
leggibili e sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio
nel suo insieme.
In tal senso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’incidenza degli
elementi figurativi sul significato del marchio richiesto, secondo la
giurisprudenza, la questione determinante è se gli elementi figurativi cambino,
nella percezione del pubblico di riferimento, il significato del marchio richiesto
rispetto ai prodotti/servizi di cui trattasi. Di conseguenza, occorre esaminare
se, dal punto di vista del consumatore medio e ragionevolmente attento e
avveduto, detti elementi consentano al marchio richiesto di discostarsi dalla
mera percezione degli elementi denominativi utilizzati e, pertanto, siano in
grado di rimettere in discussione il suo carattere descrittivo (08/11/2018, T759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30).
I segni che consistono in una formulazione descrittiva e non distintiva
presentata in caratteri tipografici di base/standard, – con o senza effetti di stile
(grassetto, corsivo) – non sono registrabili. Nella fattispecie, nel marchio
richiesto non esiste un elemento aggiuntivo che possa permettere di
considerare che la unione dei termini “ATELIER” e “ROMA” sia inconsueta o
abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del
pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un’altra origine
commerciale. In particolare, contrariamente a quanto asserito dal richiedente,
la grafia impiegata nel marchio in esame non è affatto inedita né possiede
elementi di particolare originalità e distintività. - Il richiedente sostiene che non intende utilizzare il marchio in modo descrittivo
nel mercato, bensì come una sorta di marchio collettivo che farà riferimento
ad un insieme di realtà che operano in settori diversi. Tuttavia, l’esame di un
marchio deve essere basato su criteri oggettivi. Le presunte intenzioni del
richiedente possono non avere alcuna incidenza sul modo in cui un marchio
viene valutato in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui
all’articolo 7, RMUE. Il messaggio trasmesso dal segno, analizzato
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dettagliatamente nella notifica di rifiuto, è chiaro e indiscutibile: il segno
informa i consumatori sul fatto che i servizi obiettati sono forniti in un atelier o
da un atelier situato a Roma. Pertanto, la rivendicazione del richiedente non
sminuisce la descrittività del segno, poiché ciò che conta è il significato che
probabilmente gli acquirenti o gli utenti dei servizi percepiranno. Ai fini
dell’esame del segno effettuato dall’Ufficio, non si può considerare
l’intenzione del richiedente sul modo in cui il pubblico dovrebbe percepire il
marchio. Va peraltro rilevato che tali intenzioni possono cambiare nel corso
del tempo ed essere dettate da criteri commerciali e di marketing che esulano
dallo scopo dell’analisi da realizzare ai fini della registrabilità del segno.
Il fatto che, come sostiene il richiedente, non ci sia alcuna provenienza da, né
attinenza a, laboratori o studi di artisti, situati a Roma né altrove, è irrilevante
poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che i segni
e le indicazioni componenti il marchio previsti dal sopracitato articolo siano
effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, per fini
descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda. È
sufficiente, come emerge dal tono di tale disposizione, che questi segni e
indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente, per essere
escluso dalla registrazione, che un segno, ai sensi di tale disposizione, possa
designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica
dei prodotti o servizi di cui trattasi.
Il richiedente sostiene che il segno non sia descrittivo poiché si limita a
rilanciare l’immagine della città di Roma e richiamare lo spirito di “atelier”.
L’Ufficio non con concorda con questa osservazione. Come spiegato nella
notifica di rifiuto, il segno in esame è composto da due elementi, ovverosia
“ATELIER” e “ROMA”. Il significato veicolato da questi due termini sarà
facilmente compreso dal pubblico di lingua italiana come ‘Un luogo di lavoro
di artigiani situato nella capitale della Repubblica Italiana. Uno studio oppure
laboratorio, soprattutto di artisti, situato nella capitale della Repubblica
Italiana’.
L’espressione “ATELIER ROMA” contenuta nel segno è grammaticamente
corretta e semplice da capire, considerato che la separazione tra le parole è
garantita dall’alternanza di minuscole e maiuscole. Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione non è considerata nient’altro che la somma delle sue parti perché, nella lingua italiana, ‘ATELIER’ è un nome comune per definire un luogo di produzione / rendimento di servizi, e ‘ROMA’ è la capitale d’Italia e quindi conosciuta da tutti.
L’espressione di cui sopra non richiederà alcun passaggio mentale ulteriore da parte del pubblico di riferimento, il quale percepirà il suo significato in
maniera intuitiva. La combinazione dei termini “ATELIER ROMA” non è prima facie idonea a dotare il marchio di un sufficiente grado di distintività, poiché l’espressione è perfettamente leggibile e corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico, nonché di immediata comprensione in relazione ai servizi in oggetto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dal richiedente, il consumatore medio di lingua italiana usufruendo dei servizi del
richiedente contraddistinti dal segno in questione, quali ad esempio
‘esposizione commerciale di merci, organizzazione di fieri e spettacoli,
organizzazione di convegni, organizzazione di eventi ricreativi e culturali, ecc.’ non penserebbe a concetti astratti di artigianalità e valore del bello, attraente, lussuoso, che da sempre risiede e succede a Roma, bensì percepirebbe, in maniera molto diretta ed intuitiva, che il fornitore dei servizi
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in questione è un atelier, ovvero un luogo dove si sviluppano diverse
progettualità, che si trova a Roma. È quindi ravvisabile nel caso di specie una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il significato del segno e i servizi in questione.
Pertanto, il segno nel suo complesso non contiene alcun
ulteriore elemento che possa divergere da ciò che in commercio serve a designare le caratteristiche essenziali dei servizi nelle classi 35 e 41, per cui è richiesta la registrazione (per analogia, 20/09/2001, C-383/99 P, BABYDRY, EU:C:2001:461, § 39-40).
Oltre a ciò, il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il marchio oggetto della domanda di
registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio.
Alla luce di quanto detto, i consumatori di riferimento non saranno in grado di percepire il segno come un identificatore commerciale appartenente a un
determinato fornitore. Lo vedranno semplicemente come un’indicazione
descrittiva e non distintiva. Si concentreranno solo sul significato intrinseco
dell’espressione piuttosto che sulla sua presunta funzione di marchio.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere
distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i servizi per i quali è stata
sollevata un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e
dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE. - Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni
[…]relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione
europea rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello
di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di un segno
come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla
base del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della
precedente prassi dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del
principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio
di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito
commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con
l’attuale domanda in quanto essi, oltre alla stilizzazione grafica dei termini
contenuti nel marchio, presentano ulteriori elementi figurativi che dotano i
rispettivi segni di distintività. Peraltro, a titolo meramente informativo, si indica
che la versione denominativa del segno ‘VENICE SUSTAINABLE’ è stata
rifiutata per mancanza di capacità distintiva.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e
dell’articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18
7 /8
627 025 è respinta in parte, vale a dire per:
Classe 35 Pubblicità e marketing; Servizi pubblicitari e promozionali;
Esposizione commerciale di merci per attività promozionali;
Organizzazione di eventi, esposizioni, fiere per fini
commerciali, promozionali e pubblicitari; Organizzazione di
spettacoli per fini commerciali, promozionali e pubblicitari.
Classe 41 Servizi di educazione e svago; servizi resi nell’organizzazione
di convegni, seminari, mostre rassegne, spettacoli,
manifestazioni, fiere, esposizioni, concorsi, sfilate di moda;
Organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
Classe 35 Gestione commerciale.
Classe 41 Fornitura di informazioni in materia di intrattenimento.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la
presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato
per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i
motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato
soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.
Judit CSENKE
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